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目 次 I. 총칙 II. 특허 요건 III. 특허 출원 IV. 심사 절차 V. 특허 등록 및 특허권 VI. 특허권자 보호

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0 특허쟁송 쟁점 판례 2006. 10 제어기계심사 팀장 이상철 특허심판 소송 심화 과정
-      5년 이상 대상자 기초 과정 이수 자가 대부분… -      주로 심판 및 소송과 관련한 주요 판례를 소개하고자 함

1 目 次 I. 총칙 II. 특허 요건 III. 특허 출원 IV. 심사 절차 V. 특허 등록 및 특허권 VI. 특허권자 보호
目 次 I. 총칙 II. 특허 요건 III. 특허 출원 IV. 심사 절차 V. 특허 등록 및 특허권 VI. 특허권자 보호 1일차: 총칙, 특허 요건, 특허 출원,  2일차: 심사절차, 특허 등록 및 특허권, 특허권자 의 보호, 심판 일반  3일차: 권리범위 확인 심판, 심결 취소 소송 Ⅶ. 심판 Ⅷ. 권리범위 확인 심판 Ⅸ. 심결취소 소송

2 심사 심판 심결취소소송 침해소송 출 원 심사 특허결정 거절결정 이의신청 유지결정 취소결정 형사소송 행정소송 무효심판 침해금지
출 원 심사 특허제도개요 거절이유 없음 거절이유 있음 특허결정 거절결정 심사 이의신청 이유 있음 이유 없음 유지결정 취소결정 형사소송 행정소송 심판 무효심판 침해금지 본안,가처분 정정심판 심결 (심판원) 불복심판 권리범위 판결 (지방법원) 제 소 손해배상 항 소 사건 건수도 같이 설명 출원40만, 심판, 1만, 특허법원, 1천, 대법원 3-4백건 신용회복 판결 (특허법원) 판결 (고등법원) 상 고 판결 (대법원) 상 고 심결취소소송 침해소송

3 지식재산 쟁송 주요 통계 구분 2001 2002 2003 2004 2005 심사 (천건) 출원 심판 청구 심결 특허법원 소제기
단위:건, ( )는 특허 및 실용 건 구분 2001 2002 2003 2004 2005 심사 (천건) 출원 326 (146) 330 (145) 348 (160) 368 (178) 401 (198) 267 (111) 305 (128) 342 (142) 350 (151) 393 (180) 심판 청구 7,028 (3,908) 7,729 (4,263) 8,398 4,609() 9,667 (5,625) 12,754 (7,928) 심결 5,163 (1,745) 5,541 (1,976) 6,232 (1,981) 7,899 (3,160) 10,058 (4,570) 특허법원 소제기 726 (314) 840 (361) 747 (288) 873 (425) 1,111 (622) 판결 796 (311) 776 (320) 752 (316) 855 (371) 938 (430) 대법원 상고 355 (120) 308 (132) 300 (135) 363 366 (150) 461 (172) (159) 283 (140) 383 294 - 기술사건 비율이 점차 증가 침해소송(본안, 가처분)에 대한 정확한 통계는 없으나 연간 200건 내외로 추정

4 Ⅰ. 총칙 법 제1조 내지 28조의 5 대리인 기간 절차의 무효(방식심사) 심판 및 소송 당사자의 권리 능력 행위
- 총칙은 특허법 제1조 내지 28조의 5로 심사는 물론 심판이나 소송에도 적용 되는 기준 - 당사자의 권리능력, 대리인, 기간 , 방식 심사 규정 등에 관하여 쟁점

5 법인의 권리능력 법인의 권리능력 : 인정 - 기관의 행위를 법인의 행위로 간주
- 국가 및 지자체(특별.광역시, 도 및 시, 군, 자치구)의 권리능력 인정 ※입법부,사법부 및 행정각부는 행정관청으로 법인격이 없으므로 권리 의무의 주체가 될 수 없음 회사가 정리개시결정이 있는 경우에는 정리회사의 관리인이 당사자 가됨 법인격 없는 사단 등의 권리능력 : 불인정 - 예외적으로  대표자가 정하여져 있는 경우 그 사단 또는 재단의 이름으로  심사청구, 이의신청, 기술평가청구, 심판청구 및 피청구, 재심청구 및 피청구에 한하여 절차의 당사자가 될 수 있음(법제4조) 자치단체는 지방 자치제 이후 권리 능력 인정 지방 자치단체중 자치구의 권리 만 잉정 되고 행정 구는 권리 능력 부인 국가기관중 국립대학은 기술이전 촉진법에 따라 법인을 설립하여 법인에 권리능력 인정

6 법인의 권리능력 관련 사례 ■ 특허법원 1999. 9. 10. 선고 99허4163 판결: 확정【등록무효(실)】
정리회사의 관리인을 당사자로 삼아야 함에도 정리회사 자체를 당사 자로 하여 진행된 심결을 위법한 것으로 본 사례 ■ 대법원 선고 96후825 판결 【거절사정(특)】 국립 경북대학교는 특허 출원의 주체 및 특허 심판·소송에서의 권리 능력이 없다고 한 사례(기술이전 촉진법 제9조제1항의 개정으로 현 재는 국공립 대학의 경우 별도의 법인을 설립하여 권리 행사 가능) ■ 대법원 선고 93후275 판결 행정관청 철도청장은 권리의무 주체가 아니므로 특허무효심판 이해 관계인이라고 볼 수 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 87후131 판결 【권리범위확인】 행정관청인 도지사는 권리의무의 주체가 아니므로 권리범위확인심 판을 청구할 수 있는 이해관계인이라고 볼 수 없다고 한 사례(지방자 치제의 시행으로 지방 자치단체가 권리능력의 행사 주체가됨) -회사 정리법에 의하여 정리절차가 개시되는 경우 회사의 사업과 관련된 권리는 관리인에게 전속

7 대리 제도 개요 대리인의 종류 - 법정대리인: 법률규정에 의한 대리인(친권자, 후견인 등)
- 법정대리인: 법률규정에 의한 대리인(친권자, 후견인 등) - 임의대리인: 본인의 의사에 의한 대리인(특허관리인, 지정대리인) ※국내에 체제하는 재외자를 제외하고 특허에 관한 절차를 밟는 경우 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 경우 취급 - 대표가 없는 경우 특별수권 사항을 제외하고 각자가 전원 대표 - 대표가 있는 경우 대표자 만이 전원 대표 다만, 특별수권 사항은 수권이 있는 경우에 한 함

8 대리 제도 관련 판례 ■ 특허법원 2006.4.13. 선고 2006허978 판결 【취소결정(상)】
■ 특허법원 선고 2006허978 판결 【취소결정(상)】  심결의 취소에 따라 다시 심판절차가 개시된 경우 아직 심결이 없는 상태이므로 종전 심판절차에서의 대리인의 대리권은 부활하므로 종 전 대리인에게 한 송달은 당사자에게 한 송달과 마찬가지의 효력이 있다고 한 사례 ■ 대법원 선고 2003후182 판결【거절결정(특)】 재외자가 직접 제출한 서류를 수리하여 절차를 진행한 경우 이후 특 허청장은 그 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다고 한 사례 공동출원인에 대한 공시송달은 공동출원인 전원의 주소 또는 영업소 가 불분명할 때에 한하여 하여야 한다고 한 사례 재외자가 절차를 밟고자 하는 경우 법 조5조 규정에 따라 특허 관리인을 선임 하여야 함 선임하지 않고 절차를 밟는 경우 서류를 반려)규칙 11조 제1항 제6호)

9 기간의 계산 초일 불 산입. 다만, 오전 0시부터 시작한 경우 초일 산입 기간을 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산
기간의 만료 - 말일이 없는 경우 전일로 기간만료 - 특허에 관한 절차에 있어서 말일이 공휴일인 경우 그 다음 날로 만료( 특허에 관한 절차와 관련 없는 기간은 공휴일로 만료 (특허권존속기간)) 2회 이상의 기간연장이 있는 경우 각 회마다 계산 ※ 특허법 개정으로 공휴일에 토요일 포함 - 의견제출 통지서를 1. 28일과 통지하고 지정 기간을 2월로 준 경우 모두 만료일은 3, 31일임

10 기간의 계산 관련 사례 ■ 대법원 1991.2.8. 선고 90후1680 판결 【거절사정】
기간의 말일을 계산함에 있어서 연휴와 공휴일이 연이은 경우 기간의 말일은 다음 근무일로 종료한다고 한 사례 ※아래에에서 추석연휴가 아닌 경우 지정기간은 10.5.일에 만료하나 추석 연휴와 공휴일이 겹쳐 에 지정기간 만료 10.5 통지서 발송일 기산일 (추석연휴) (일요일) 지정기간 만료일 8.5 8.6 ( 지정기간 2월) 10.8 10.5-7 10.9

11 출원서(명세서)흠결의 취급 심사관 명의의 거절이유통지 - 62조 거절이유통지 대상 흠결(무권리자 및 권리무능력자 출원 포함)
특허청장 명의의 협의통지 - 36조 및 38조의 협의 대상(동일날 동일출원, 명의변경) 심사관 명의의 불인정(예고) 통지 - 이중출원 및 분할출원 범위 위반, 지정 및 법정기간 연장 불승인시 심사관 명의의 우선심사신청 보완지시 상기 흠결 이외에는 출원서에 흠결이 있는 경우 특허청장 명의로 보정명령이나 반려이유통지 발려와 무효의 차이 반려 이유는 특허법 시행 규칙 11조에 열거된 경우만 반려, 나머지 절차적 흠결은 보정 명령

12 방식심사 일반 방식심사 근거 - 반려: 특허법 시행규칙 제11조
* 반려 대상은 시행규칙 개정으로 명확히 함 - 무효처분: 특허법 제46조 및 제16조 방식심사 주체 -서류를 최초로 접수한 부서에서 특허청장 또는 심판원장 명의로 -보정 명령 또는 소명기회부여에도 불구하고 흠결이 치유 되지 않은 경우 무효처분 또는 반려 ※ 심판 청구서의 방식 심사는 후술 보정후 지정 기간 이 경과후 보정된 경우 무효처분 전이라면보정 인정 명세서등 보정서는 불인정

13 방식심사 관련 판례 ■ 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 【거절사정(특)】
보정기간 경과 후 제출된 특허출원의 일부 취하서를 반려하는 것은 정당하다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 99허4538 판결【거절결정불복(특)】 특허심판원장이 보정을 명하고 심판장이 각하결정하는 것은 심판장 이 보정을 명한 것이 아니므로 위법하다고 한 사례 ■ 대법원 선고 96후658 판결 【거절사정(특)】 미생물 기탁 증명서류를 미첨부한 출원에 대하여 특허청장이 보정 명령할 사항은  아니라고 한 사례 ■ 대법원 선고 80누414 판결【특허출원서반려처분취소청 구사건】 발명자가 외국인으로서 특허법 제25조에 규정된 권리능력을 갖지 않 는 경우 그 특허출원을 불수리처분하는 것은 위법하다고 한 사례 - 특허출원의 일부취하는 보정과 동일한 효과를 나타 내므로 보정의 시기제한등 엄격한 절차를 두고 있는 특허법의 취지에 반한다 . 심판 청구서등 심판 관련서류에 흠결이 있는 경우 특허법 제46조 규정에 따라 특허 심판원장이 보정 명령후 그 절차를 무효처분 하거나 심판장이 특허법 제141조 규정에 따라 보정을 명한 후 보정되지 않은 경우 심판장이 심판청구서를 결정 각하 하여야 함 미생물 기탁은 당업자가 발명을 실시 할수 있게 하는 것으로 특허법 제42조 규정에 따른 명세서와 유사한 성격, 미생물 기탁에 흠결이 있는 경우 거절이유 통지 대상 이며, 절차 보정 명령의 대상이 아님 외국인의 권리능력 유무는 거절이유의 하나이므로 보정 명령의 대상이 아님

14 Ⅱ. 특허 요건 법 제29조 내지 41조 특허요건 일반 - 선행기술, 발명의 성립성, 산업상 이용 가능성
신규성, 확대된선원, 공지예외 주장, 선출원 및 경합 출원 진보성 불 특허 발명, 모인출원

15 발 명 발명 - “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것” 발명에 해당하지 않는 유형
- “고도한 것”이란 실용신안법상 “고안”과 구별하기 위한 개념 발명에 해당하지 않는 유형 자연법칙자체, 발견이어서 창작이 아닌 것, 자연법칙을 위반한 것,자연법칙을 이용하지 않은 것, 기능, 단순한 정보의 제시, 미적창조물, 컴퓨터 프로그램 자체, 반복하여 동일한 효과를 얻 을 수 없는 것, 미완성 발명

16 비 발명 및 미완성 발명 사례 ■ 특허법원 선고 2001허4937 판결【등록무효(특)】 발명의 정의에서 ‘고도한 것’이라는 의미는 당업자에 자명한 것이 아 닌 것이라는 의미에 불과하고 그 자체가 발명(고안)의 본질적 특징은 아니라고 한 사례 또한 실용신안법 제2조 제1호가 실용신안권의 대상인 고안의 정의에 관하여 『“고안” 이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다.』고 규정하고 있는 점을 함께 보면 특허법 제2조 제1호 소정의 ‘고도한 것’이라 는 의미는 당해 발명이 속하는 기술분야의 전문가에 대하여 자명한 것이 아 닌 것을 의미하는 것이나 이는 실용신안법의 고안과 특허법상의 발명을 구 별하기 위한 것으로 기술적 사상의 창작 중 비교적 기술의 정도가 높은 것을 발명으로, 그렇지 못한 것을 고안으로 본다는 의미에 불과하고 그 자체가 발 명의 본질적 특징은 아니라고 해석된다. - 24쪽 사례

17 비 발명 및 미완성 발명 사례 미완성 발명의 판단 기준?
■ 특허법원 선고 2000허7038 판결【거절결정불복(특)】 미완성 발명의 판단 기준? 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단 만에 의 하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성 요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ② 해결하고자 하 는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결 과제․해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 용도를 밝히지 못한 경우, ⑤ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도 록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상 태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이며, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재 요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없 다고 할 것이다. - 27쪽 상기 기준 대부분은 기재불비와 미완성 발명을 구분 할수 있는 기준인지는 의문이 있음 미완성 발명은 보정에 의하여도 그 하자를 치유할 수 없다고 하고, 미완성이란 거절이유와 기재불비란 거절이유를 혼용 할수 없다고 함

18 비 발명 및 미완성 발명 사례 ■ 특허법원 2005.11.25. 선고 2005허537 판결 【거절결정(특)】
■ 특허법원 선고 2005허537 판결  【거절결정(특)】  발전기’에 관한 출원발명이 산업상 이용할 수 없는 발명으로 특허법 제29조 제1항에서 정한 발명의 요건을 충족하지 못한다고 한 사례 특허 법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에서 말하는 ‘발 명’은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 말하는 것이어서(특허법 제2조 제1호), 자연법칙에 어긋나는 발명은 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하고 있는 발명의 요건을 충족하지 못한다고 할 것인바 (대법원 선고 98후744 판결 참조), 이 사건 출원발명은…., 자연 법칙 중 에너지보존법칙에 어긋나고, 한편 에너지보존법칙에 반하는 물리현 상이 있음을 인정할 아무런 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 명세서에 의하더라도 이 사건 출원발명이 어떠한 원리에 의하여 에너지보존 법칙에 반하여 입력전력보다 더 큰 출력전력을 얻을 수 있는지 전혀 알 수 없어서(갑 제2호증의 1, 2) 이 사건 출원발명이 에너지보존법칙을 뛰어넘거 나 보완하는 새로운 발견을 한 것으로 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원발명 은 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없다. -17쪽 - 입력 전력보다 더큰 출력 전력을 얻는 발전기

19 비 발명 및 미완성 발명 사례 ■ 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 【거절사정(특)】
자연법칙을 이용하지 않은 발명은 "산업상 이용할 수 있는 발명"의 요건을 충 족하지 못함을 이유로 법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다고 한 사례. 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 "발명"으로 정의하고 있고, 위 특허법 제2조 제1호가 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특 허출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출 원이 거절된다(대법원 선고 98후744 판결 참조). ….이 사건 출 원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비 되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없 으며,….. 이 사건 출원발명은 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'이라고 할 수 없다는 취지로 판단하였다. 생활 쓰레기 재활용 종합관리 방법 관련 법령이 정비되어야 만 실시 될수 있고 관할 관청 , 배출자, 수거자등의 약소등에 의하여 이루어지는 인위적인 결정이나

20 비 발명 및 미완성 발명 사례 돌연변이는 반복 재연성이 없으므로 미완성 발명이라고 한 사례
■ 특허법원 선고 2000허7519 판결 【거절사정(특)】  돌연변이는 반복 재연성이 없으므로 미완성 발명이라고 한 사례 식물에 있어서 일단 신품종이 얻어지면 그 이후는 고접·아접 등의 무성적 증 식방법에 의해 동일한 특성을 재현할 수 있다 할 것이므로, 이 사건 출원발 명도 발견된 복숭아 변이종을 고정화하는 과정에서는 반복재현성이 인정된 다 할 것이다. 그러나 이 사건 출원발명의 복숭아와 동일한 특징을 갖는 복 숭아나무는 인위적인 조작 없이 자연교잡과정에서 돌연변이를 일으킨 변이 종을 우연히 발견한 것으로서, 동일한 특징을 갖는 변이종이 돌연변이에 의 해 생길 가능성은 극히 희박하므로, 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원발명의 복숭아나무 가지를 용이하게 얻을 수 있다 할 수 없어, 이 사건 출원발명의 복숭아 변이종을 얻는 과정에 대한 반복재현성은 인정할 수 없다. … 이 사건 출원발명의 변이종을 얻는 과정에 반복재현성이 인정되 지 아니하므로, 이는 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명이라고 할 수 없다. 21, 25쪽 돌연변이는 반복 재연성이 없으므로 미완성 발명이라고도 하고 , 기재 불비라고도 하는데 어떤 것이 ㅏㅁㅈ는지 돌연변이를 우연히 발견한 것이면, 미완성 발명이 아니라 비발명이 아닌지 의문

21 비 발명 및 미완성 발명 사례 문자표기방법은 인위적인 결정이어서 발명이아니라고 한 사례
■ 특허법원 선고 2001허3453 판결【거절결정불복(특)】 문자표기방법은 인위적인 결정이어서 발명이아니라고 한 사례 출원발명이 인간의 추리력 기타 순지능적․정신적 활동에 의하여 발견되고 안 출된 법칙(수학 또는 논리학적 법칙 등), 인위적인 결정(금융보험제도, 과세 제도, 유희방법 등) 또는 경제학상의 법칙에 해당하거나 이와 같은 것만을 이용하고 있는 경우에는 자연법칙을 이용하지 아니한 것이어서 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다. 이 사건 출원발명이 문자표기방법으로서 의미 를 가지려면 언어사회에서 원고가 정하는 특정한 모양의 기호를 특정한 외 국어 발음의 표기방법으로 정한다는 약속을 하고 이를 준수하는 것이 필요 한 것이고 이는 자연법칙과는 관계없는 인위적 결정에 지나지 않는 것이어 서 특허법상의 발명에 해당되는 것이라고 할 수 없으므로 이 사건 출원 발명은 특허를 받을 수 없다. -훈민정음을 특정한 외국어로 표시하는 방법에 관한 발명임

22 비 발명 및 미완성 발명 사례 하드웨어와 결합된 프로그램을 발명으로 인정한 사례
■ 대법원 선고 97후2507 판결 【거절사정(특)】 하드웨어와 결합된 프로그램을 발명으로 인정한 사례 기록에 의하면 제5항 발명은 기본워드에 서브워드를 부가하여 명령 어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조 합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제 어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변 환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있으므로 이 와 같은 제5항 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정 신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다. - 프로그램과 그 프로그램과 연계된 하드웨어가 외부적으로 작동 하는 경우 발명에 해당 한다고 한 사례

23 비 발명 및 미완성 발명 사례 ■ 특허법원 선고 2002허5715 판결【거절결정불복(특)】 과거 양자론의 수소 원자 모델의 문제점을 해소하기 위해 제시된 발 명이 곧바로 자연법칙을 위배하여 산업상 이용가능성이 없다고 할 것은 아니라고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2002허7575 판결【거절결정불복(실)】 명세서에 고안의 목적을 달성할 수 있는 구체적인 기술수단이 기재 되어 있지 않고 그 기술수단은 출원 당시의 기술수준에 비추어그 실 현이 불가능한 것으로 보이므로 미완성 고안이라고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2001허1471 판결【거절결정불복(특)】 정상적인 작동을 위한 수단이 빠져 있어 명확히 정상적인 작동이 불 가하다면 그 발명은 미완성 발명에 해당한다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2000허7038 판결【거절결정불복(특)】 발명의 미완성과 명세서 기재불비를 거절사유로서 선택적으로 혼용 할 수 없다고 한 사례 - 명세서에 과거 양자모델과 위배되는 이론을 제시하여 을뿐, 이 모델을 청구범위에 직점 기재하여 보호 대상으로 한것도 아니므로 산업상 이용가능성이 없다고 할수 없으며, 그 모델이 과거 양자모델에 위배된다고 하더라도 곧바로 산업상 이용 가능성이 없다고 할 수없다.

24 실용신안 대상 실용신안 대상(고안) -물품의 형상: 선이나 면으로 표현된 물건의 외형
-물품의 구조: 공간적, 입체적으로 조립된 물건의 구성 -물품의 조합: 2 이상의 물품이 조합되어 사용가치를 발휘하는 것 실용신안 대상에 포함되지 않는 것 -방법, 조성물, 화학물질,동물이나 식물품종 등 * 구성요소의 일부를 방법적 형식이나 재료로 한정하는 물품의 형상이나 구조 또는 조합에 관한 물건의 고안은 실용신안 대상으로 함 (진보성 등 판단시 물건의 구조(내부구조나 재질포함)를 비교하여 판단)

25 산업상 이용가능성 개요 산업상 이용할 수 없는 발명 - 특허법의 목적상 발명은 산업상 이용가능성이 필요
- 산업은 최광의로 해석 산업상 이용할 수 없는 발명 - 의료행위: 인간을 수술하거나 치료하거나 진단하는 방법 * 의료기기, 의약품, 혈액 등 분석방법은 산업상 이용가능성 인정 - 업으로 이용할 수 없는 발명, 명백히 실시할 수 없는 발명 * 2 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법은 산업상 이용가능성은 인 정되나, 특허권의 효력이 미치지 아니하는 행위에 해당(제96조) 인체를 필수 구성 요소로 하는 경우 산업상 이용가는 성의 문제 인지, 공서 양속에 관한 문제 인지? 인체(사체)에서 분리하는 것는 대상인지 현재 화장이나 미용 문신 등은 어떠한지(의료 행위가 아닌)

26 산업상 이용가능성 관련 사례 ■ 대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결 【거절사정(특)】
산업상 실시 가능성의 의미 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요 건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포 함하는 것은 아니라 할 것인바, 원심도 인정한 바와 같이 이 사건 출 원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으 로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것 은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유 발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 이 사 건 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액 으로부터 분리하여 이 사건 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산 업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다 할 것이다. -32쪽 - 이건은 당초 심사에서 부터 산업상 이용 가능성 측면이 아니라, 실시 가능여부로 접근 하는 것이 타당하다고 판단..

27 산업상 이용가능성 관련 사례 ■ 특허법원 2004. 8. 26. 선고 2003허6524 판결【등록무효(특)】
발명을 실시함에 있어 어떠한 문제점을 수반한다고 하더라도 발명의 실시가 불가능하지 않다면 그 발명은 산업상 이용 가능성이 있다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2003허6104 판결【거절결정불복(특)】 ‘모발의 웨이브방법’에 관한 발명은 의료행위에 해당하지 않고, 공서 양속을 해할 염려가 없는 발명으로 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당한다고 한 사례 ■ 대법원 선고 90후250 판결 【거절사정】 사람을 포함한 동물에 적용할수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발 명을 사람을 제외한 동물로 한정한 경우 산업상 이용할 수 있는 발명 이라고 한 사례 ■ 대법원 선고 82후45 판결 기존 발명에 비하여 산업성이 저하되는 발명은 산업상 이용가능성이 없다고 한 사례 문제가 이익을 넘어서 훨씬 크고 그 문제가 해결할 가능성이 극히 히박한경우, 퇴보 발명 등은 특허성 부인 이들은 주관적 관점으로 쟁송에서는 충분 히 설득 가능

28 선 행 기 술 관련 규정 선행기술이 될 수 있는 발명 비고 제29조 제1,2항
(신규성, 진보성) 심사대상 출원을 출원하기 전에 공지 또는 공개된 발명 공지 또는 공개 형태에 따라 국내 또는 국제주의 적용 제29조 제3,4항 (확대된 선원) 당해 출원의 출원일전에 출원되어 출원 후에 공개된 출원명세서 또는 도면에 기재된 발명 발명자나 출원인이 같은 경우 미적용 제36조 제1항 (선출원) 선출원의 청구항에 기재된 발명 선출원이 취하,각하 무효된 경우 제외 제36조 제3,4항 (경합출원) 경합출원의 청구항에 기재된 발명

29 공지공연히 실시된 발명 공지공연히 실시된 시점: 특허출원 전
공지공연히 실시된 장소: 국내( 이후 국제주의) 공지공연의 대상: 비밀준수 의무가 없는 일반 공중 공지공연 형태: - 알려지거나 알려질 수 있는 상태에 있는 발명 - 공연(公然)히 알려지거나 알려질 수 있는 상태에서 실시된 발명 * 등록후 등록공고 또는 출원공개전 등록명세서에 기재된 발명은 제29조제1항 제1호의 선행기술로 사용가능

30 공지공연 실시 인정 사례 ■ 대법원 2005.12.23. 선고 2004후2031 판결 【등록무효(실)】
등록고안의 명세서에 기재된 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 공 지 공연히 실시된 고안으로 보아야 한다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2005허2328 판결【특허무효(특)】 설치된 장치를 사용하는 자들은 그 장치의 내용을 특별히 비밀로 유 지해야 할 계약상 또는 상관습상 의무가 없으므로 국내에서 공연히 실시된 발명으로 본 사례 ■ 특허법원 선고 2001허3934 판결【소극권리범위(실)】 바닥에 고정 설치된 기계에 납품일자가 기재된 표지가 붙어 있다면 특별한 사정이 없는 한 그 기계는 납품일자 경에 공지된 것으로 보아 야 한다고 한 사례

31 명세서에 기재된 종래기술

32 공지공연 실시 인정 사례 ■ 대법원 2001. 7. 27. 선고 99후2020 판결 【등록무효(실)】
의장 등록일 이후에는 당해 의장의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓 여지게 되어 공지된 것으로 보아야 한다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2000허5063 판결: 상고【등록무효(실)】 발명이 적용된 제품을 생산하여 납품하였다면 비밀유지계약 등에 관 한 입증이 없는 한 그 발명은 공지된 것으로 보아야 한다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2000허747판결: 확정【등록무효(특)】 특허발명을 출원 전에 수출하였다면 그 발명에 관하여 비밀을 유지 했다는 입증이 없는 한 그 발명은 출원 전에 국내에서 공지․공연히 실시된 발명이라고 한 사례

33 공지공연 실시 인정 사례 ■ 특허법원 2000. 6. 1. 선고 99허7636 판결: 상고【등록무효(특)】
도면과 샘플을 소수의 공사 실무자들이 자유롭게 열람할 수 있는 상 태에 있었다면 그 발명은 공연히 실시되었다고 판단한 사례 ■ 특허법원 선고 99허17 판결: 상고【등록무효(특)】 물(物)에 관한 발명을 수입하여 비밀준수 의무가 없는 자가 시험을 하였다면 그 발명은 국내에서 공연히 실시되었다고 판단한 사례 ■ 대법원 선고 69후2 판결 비밀에 관한 특별의무를 요구하지 않는 일반 공장에서 실시되고 있 는 발명은 공지된 것으로 보아야 한다고 한 사례

34 공지공연 실시 불인정 사례 ■ 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결【등록무효(특)】
기술이전을 위한 교육자료는 비밀 유지 의무를 지고 있는 특정인에 게만 배포된 것으로서 결국 공지된 것이라 할 수 없다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 98허2009 판결: 상고 【등록무효(실)】 방송장치를 공사 중인 터널 내에 설치하여 시험방송한 후 이를 철거 한 경우 그 장치는 공연실시 되었다고 볼 수 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 84후8 판결 사양서는 관련 기관의 실무자간 작성된 것 만으로는 공지되었다고 볼 수 없고 동종업자들에게 배부된 때로부터 비로서 그 내용상의 고 안이 공지된 것으로 볼 수 있다고 한 사례

35 반포된 간행물에 기재된 발명 반포 : 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여지는 것 간행물
- 마이크로필름, CD-ROM, 플로피 디스크, 슬라이드, 프리 젠테이션 또는 OHP용 자료 등도 포함 간행물 반포시기: 간행물에 기재된 날의 말일(시간) 간행물에 기재된 발명 - 간행물에 직접적으로 기재된 발명과, 당업자가 자명하게 파악해 낼 수 있는 발명 불특정 인은 그자가 소수인 경우에도 비밀 준수 의무가없는 경우 반포된것으로 봄 반포는 실제로 본것뿐만 아니라 볼수 있는 상태도 포함

36 인터넷을 통해 공개된 발명 도입 취지 제29조제1항제2호의 선행기술로 사용하기 위한 요건
- 변조 가능성이 적은 대통령령이 정하는 공신력있는 인터넷사이트에 게재된 발명에 대하여 간행물과 같이 국제주의의 지위 부여 제29조제1항제2호의 선행기술로 사용하기 위한 요건 - 대통령령이 정하는 자가 운영하는 - 전기통신회선을 통하여 - 공중이 이용 가능하게 된 발명 일 것  상기 자료는 신뢰성에 대한 추가조사 없이 인터넷을 통하여 공개된 것으로 표시된날에 공개된 내용대로 공개된 것으로 인정하여 선행기술로 사용 * 상기 요건을 충족하지 못한 경우라도 국내에서 일반공중이 이용 가능하게 된 발명은 제29조 제1항 제1호의 국내주의 적용을 받는 선행기술은 될 수 있음 - 실제에 있어서 자료의 진실성에 관한 입증 책임이 누구에 있는 지는 아직까지는 불분명

37 간행물을 선행기술로 인정한 사례 ■ 대법원 2006.3.24. 선고 2004후2307 판결 【거절결정(특)】
비교대상발명이 명세서의 일부 기재에 흠결이 있지만, 출원발명의 특 허청구범위의 진보성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있다고 한 사례 ■ 대법원 선고 2005후94 판결【등록무효(특)】 이건 발명과 비교대상발명은 카테고리가 상이하나 이러한 카테고리 의 차이는 단순한 표현의 차이에 불과하여 비교대상발명을 선행기술 로 사용할 수 있다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2002허734판결【등록무효(특)】 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 의하여 작성된 ‘원가계산보고서’는 반포된 간행물에 해당하지 않는다고 한 사례 - 기재불비가 있는발명 뿐만 아니라 미완성 발명의 경우도 선행 기술로 사용 가능

38 간행물을 선행기술로 인정한 사례 ■ 특허법원 2000. 8. 24. 선고 99허4231판결【등록무효(실)】
서비스 매뉴얼은 간단한 정비 방법 등이 기재된 간행물로 불특정 다수 인이 알 수 있는 상태에 놓여진 반포된 간행물로 본 사례 ■ 대법원 선고 95후19 판결 【거절사정】 박사학위논문은 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓인다고 본 사례 ■ 대법원 선고 91후1410 판결 【특허무효】 카타로그가 제작되었다면 카타로그의 배부범위 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 반포되었다고 볼 것이라고 한 사례 - 대학 도서관 입고와 관련하여 반포 시점이 불분명(2000후1689는 국회 도서관임)

39 간행물을 선행기술로 불인정한 사례 ■ 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결 【등록무효(특)】
박사학위나 석사학위 논문의 반포 및 공지 시점은 대학도서관의 서가 에 진열되거나 주위의 불특정인에게 배포된 때라고 한 사례 ■ 특허법원 선고 99허8905 판결: 상고【등록무효(실)】 서류의 성질상 비밀로 취급될 뿐만 아니라 그 서류의 내용을 특정 소 수인만이 알 수 있다면 그 서류는 간행물이라고 할 수 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 82후84 판결 자가제품 소개 선전책자가 반포 간행물이 아니라고 한 사례 ■ 대법원 선고 81후64 판결 일반인이 자유롭게 출입할 수 없는 특정지역 내에 놓여있는 간행물이 공지된 것으로 볼수 없다고 한 사례 관공서 또는 공적 업무 대행기관(중소기업진흥공단)에 자금 지원을 받기 위해 제출한 서류 자가 제품 선전책자와 카다로그나 팜플렛이 무엇이 다른 지? 용사미군기지내 하사관 크럽내의 비치된 “주화 계산기의 안내서 및 그 부품 가격표”란 책자에 기재된 것?

40 청구범위 해석 기준 기본원칙 유형별 해석기준 - 물건발명의 진보성은 물건 자체의 구성만으로 진보성을 판단
- 청구범위에 기재된 문언을 기준으로 해석 - 청구범위가 불분명한 경우 명세서나 도면 참작 가능 ※ 심사시에는 거절이유 통지 유형별 해석기준 -  물건발명의 진보성은 물건 자체의 구성만으로 진보성을 판단 - 기능식 청구항 해석시 청구범위를 가능한 한 넓게 해석하여 신규성 이나 진보성 판단

41 청구범위 해석 사례 ■ 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 【등록무효(실)】
청구범위 만으로 명확한 경우에는 청구범위만으로 해석 실용신안권의 권리범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정 하여지는 것이므로, 고안이 실용신안등록을 받을 수 있는지 여부를 판단함 에 있어 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 청구범 위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 고안의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 보완하여 제한 해석하는 것은 허용되지 않는 것이고(대법원 선고 99후734 판결 참조), 따라서 청구범위 그 자체의 기재만으로 권리범위를 명확하게 이해할 수 있는 등록고안에 그 명세서 도면으로부터 유추할 수 있는 내부구조나 조립순서에 관한 구성을 추가하여 해석하는 것은 등록고안의 권리범위를 도면에 의하여 제한 해석하 는 결과로 되는 것이어서 허용될 수 없다고 할 것이다.

42 청구범위 해석 사례 ■ 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 【등록무효(실)】
청구범위 만으로 명확한 경우에는 청구범위만으로 해석 실용신안권의 권리범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로, 고안이 실용신안등록을 받을 수 있는 지 여부를 판단함에 있어 청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하 게 되는 경우에는 청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이 지 고안의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 보완하여 제한 해석하는 것은 허용되지 않는 것이고(대법원 선고 99후734 판결 참조), 따라서 청구범위 그 자체의 기재만으로 권리범위를 명확하게 이해할 수 있는 등록고안에 그 명세서 도면으 로부터 유추할 수 있는 내부구조나 조립순서에 관한 구성을 추가하 여 해석하는 것은 등록고안의 권리범위를 도면에 의하여 제한 해석 하는 결과로 되는 것이어서 허용될 수 없다고 할 것이다.

43 청구범위 해석 사례 ■ 대법원 2005. 6. 10. 선고 2004후3430 판결【(등록무효(특)】
■  대법원 선고 2004후3430 판결【(등록무효(특)】 청구범위 해석시 명세서를 참작할 수 있으나 이 경우에도 확장이나 제한 해석은 허용되지 않는 다고 한 사례 특허발명의 신규성 내지 진보성 구비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재 된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기 술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경 우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명 세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수는 없다(대법원 선고 96후1118 판결 참조).

44 청구범위 해석 사례 ■ 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 【등록무효(실)】
인용형식의 항이라도 독립항으로 해석 할수 있다고 한 사례 실용신안의 등록청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청 구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한 정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이 지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있 는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로(대법원 선고 96후1040 판결 참조), 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생 략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 할 것이고, 이 사건에 있어 이 사건 제2항 내지 제5항 고안은 기재형식 에 있어서는 "제1항에 있어서"라는 표현을 사용하여 그 기재형식에 있어서는 마치 이 사건 제1항 고안의 종속항인 양 기재되어 있으나 고안의 내용에 있어서는 이 사건 제1항 고안의 체결볼트로 체결하는 구성을 생략하고 있으므로 이를 독립항으로 보아야 한다는 상고이유 의 주장은 수긍이 된다. - 종속항이란 형식적으로 다른 항을 인용하고 내용적으로 인요하느 항을 한정하거나 부가 하는 항임

45 청구범위 해석 사례 ■ 특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허11 판결: 상고【등록무효(특)】
물건의 구성을 방법적으로 한정한 청구항의 해석 사례 "물건을 생산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서 이른바 생산방 법을 한정한 물건에 관한 청구항(product by process claim)에 대하 여는, 특허법 제42조 제4항 제3호가 청구항은 발명의 구성에 없어서 는 아니되는 사항만으로 기재될 것을 요구하고 있으므로 이러한 청 구항도 그 권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할 것이지만, 그 진보성 유무를 판단함에 있어서는 물건 그 자체로 해석되어야 할 것 인데 생산방법에 관한 기재가 물건의 성질이나 특성, 혹은 구조 등을 간결하게 표현하기 위한 것이라는 점 등의 특별한 사정이 없는 한 비 록 비교대상발명에 개시된 물건의 생산방법이 이러한 청구항에서 나 타난 생산방법과는 다른 것이었다고 하더라도 그러한 이유만으로 진 보성이 인정될 수는 없는 것이라 할 것이다." - 생산 방법에 의하여 물건의 구성이 다르게 된 경우로 그 구성이 다른 것을 알수 있다면 그 구성을 포함 하여 청구 범위 해석 필요

46 청구범위 해석 사례 ■ 대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181 판결 【등록무효(특)】
복수의 구성요소로 된 청구항의 해석 특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 특허발명의 요지를 이루는 것이 고, 이러한 경우 특허청구범위를 해석함에 있어서 출원경위에 나타난 출원인 의 의사를 참작한다고 하더라도 그 구성요소의 일부를 배제하는 것은 허용될 수 없다고 할 것이다. 위와 같은 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 그 와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다 - 청구범위의 전재부에 나타난 구성의 경우에도 신규성이나 진보성 판단시 포함되며, 권리범위 해석시에도 제외하여서는 않됨

47 신규성 판단 기본원칙 신규성 판단절차 - 청구항에 기재된 발명 특정: 필요시 명세서 등 참작
- 신규성은 청구항에 기재된 발명과 공지된 발명의 동일성 여부로 판단 - 신규성은 원칙적으로 구성의 동일성 여부로 판단 - 청구항이 2이상인 경우 청구항 마다 판단 신규성 판단절차 - 청구항에 기재된 발명 특정: 필요시 명세서 등 참작 - 인용발명 특정: 공지된 발명으로부터 자명하게 파악할 수 있는 발명 도 공지된 발명으로 인정 - 청구항에 기재된 발명과 인용발명 비교  차이 유무로 신규성 판단 - 신규성 , 확대된 선원에서의 동일성. 선원에서의 동일성은 동일 한지 여부

48 신규성 판단 관련 사례 ■ 대법원 1995.6.9. 선고 93후1940 판결 【거절사정】 신규성 판단 기준
발명의 신규성 판단시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위 에 기재된 사항과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하 여야 하고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라 할 것이다(당원 선고 84후30 판 결 참조). -인용하고 있는 판례는 선출원 에서 동일성 판단 기준 판례임

49 신규성 판단 사례 ■ 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결 【등록무효(특)】
■ 특허법원 선고 2004허5160 판결 【등록무효(특)】  특허발명의 신규성을 판단하는 데에는 그 특허발명과 선행발명을 1 대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어 야 된다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 98허11188 판결【소극권리범위(특)】 인용발명의 제약발명을 복용하기 위하여 물에 개거나 풀어놓아야 하 므로 이와 같은 구성은 이 사건 발명과 동일하므로 이 사건 발명이 공지된 것으로 본 사례 ■ 특허법원 허3269, 3282(병합)【등록무효(특)】 출원발명이 보정으로 요지가 변경됨으로써 출원 발명은 보정서를 제 출한 날에 출원한 것으로 되어 신규성이 없는 발명이라고 한 사례 1대 1로 비교하고 인용문헌을 선명하기 위한 용어 등은 부가 가능 사용중 동일한 상태가 동일하다고 할수 있는 지 의문 무효를 해소 하기 위한 정정의 독립특허 요건 판단시도 요지변경일이 됨

50 확대된 선원규정 적용 기준 ■ 특허법원 1999. 4. 22. 선고 98허4227 판결: 확정【등록무효(실)】
확대된 선원에서 동일성 판단 기준 실용신안법 제4조 제3항에서의 고안 또는 발명의 “동일”이라 함은 그 기술구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이며, 그 기술구성 의 일부에 차이점이 있더라도 기술적 사상이 동일한 범주에 속하고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도 의 변경에 지나지 아니하며 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이 를 일으키지 아니하는 경우도 포함한다(대법원 선고 84 후30 판결, 선고 81후8 판결참조). - 인용하고 있는 판례는 선출원 에서 동일성 판단 기준 판례임

51 확대된 선원 규정의 취지 및 선행기술 ■ 특허법원 1999. 5. 28. 선고 98허7110 판결: 확정【등록무효(특)】
확대된 선원의 규정 취지 및 선행기술 특허법 제29조 제3항(확대된 선원) 규정의 취지는 특허법 제36조 소정의 선 원주의가 특허청구의 범위에 기재된 발명만을 기준으로 선․후원의 동일성 여부를 판단하므로, 선원의 특허청구범위에는 기재되지 아니하였으나 발명 의 상세한 설명이나 도면에는 기재된 기술내용에 대하여 아무런 발명적 기 여도 없는 제3자가 후출원으로 특허를 받을 수 있는 경우가 생길 수 있어 그 러한 부분을 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 공공의 영역으로 두려는 선원 자의 의사에 반하여 부당하고, 출원공개기간이 길어짐으로써 발명적 업적이 없는 자가 특허를 받게 되는 불공평이 초래될 우려도 있으므로, 선원의 범위 를 확대하여 선원이 출원공개 또는 출원공고된 경우 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명내용 전부에 비추어 동일성이 있다고 판단되면 특허를 받을 수 없도록 한 것이라고 하면서, 어떠한 발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하 는지를 판단하기 위해서는 그 전제로서 선원의 존재와 그 선원이 출원공개 또는 출원공고될 것이 요구되고, 그 경우 대비되는 발명은 후에 보정되었는 지에 관계없이 선원의 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명이다. 동일인에 대하여 확대된 선원의 규정을 적용하지 않는 이유는 무엇인지요? 선출원에서 포기한 발명을 후출원에서 기재하는 경우 포기하였다고 할수 없기 때문

52 확대된선원 규정 적용 사례 ■ 대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 【등록무효(실)】
확대된 선원의 규정에서 '고안의 동일성'판단은 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이도 포함한다고 한 사례 ■ 대법원 선고 98후1013 판결 【등록무효(실)】 확대된 선원의 규정을 적용함에 있어서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과 하다고 볼 수 없다는 이유로 양 고안이 동일하지 않다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 99허1867 판결【거절결정불복(특)】 출원발명과 비교대상발명은 몇 가지 차이는 있지만 이와 같은 차이는 특이한 기술적인 의미가 없으므로 사실상 동일한 발명이라고 한 사례

53 확대된 선원 및 선출원 비교 구 분 제29조 제3,4항 제36조 제1내지3항 비교대상 발명
구 분 제29조 제3,4항 제36조 제1내지3항 비교대상 발명 타출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명 선출원 또는 경합출원의 심사시 청구항에 기재된 발명 선원의 지위가 없는 발명 공개되지 않은 발명(공개후 절차의 계속여부 무관) 무효,취하,각하된 발명(개정법 포기,거절출원 포함,공개여부 무관) 발명자 또는 출원인 동일여부 동일한 경우 미적용 동일 여부 무관 같은날 출원된출원간 적용 미적용 적용 이중•분할출원의 출원일 소급 소급하지 않음 소급(적용시 이중•분할출원의 인정여부 검토) 경합출원이라는 이유로 협의 명령 했으나 협의 되지 않고 거절되는 경우 선원의 지위 있음 특허법 제36조의 의미가 변경 되었음

54 선출원 및 경합출원 규정 적용기준 ■ 대법원 1985.8.20. 선고 84후30 판결 선출원 규정에서의 동일성 판단 기준
선출원 규정에서의 동일성 판단 기준  구 특허법( 법률 제3325호로 개정되기 전의 것) 제11조는 동일한 발명에 대하여는 최선출원자에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있는 바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부 분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규 의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명 의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역 시 동일한 발명이라 할 것이다.

55 선출원 및 경합출원 규정 적용사례 ■ 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2004허7005 판결: 상고【등록무효(특)】
특허법 제36조에 의한 경합출원이 모두 등록된 후 하나가 포기된 경 우, 나머지 발명의 무효사유가 치유되지 않는다고 판시한 사례 ■ 대법원 선고 97후2576 판결 동일한 고안에 대하여 같은 날에 2 이상의 실용신안등록출원이 있는 때 그 고안이 신규성이나 진보성을 결여한 경우 출원인간의 협의절차 생략 가능하다고 한 사례 ■ 대법원 선고 93후190 판결 실용신안등록출원과 의장등록출원이 경합하는 경우 협의가 필요하 지 않다고 한 사례 출원이 포기된 경우 해결 방법이 있을 까요… 다른 거절이유가 있는 경우 다른 거절이유로 거절하는 것이 간명함 동일날 의장 출원이 있는 경우 의 장은 청구범위가 없으므로 비교 불가

56 선출원 및 경합출원 규정 적용사례 ■ 대법원 1991.9.24. 선고 90후2331 판결
선출원이 출원공고 또는 출원공개되지 아니한 채 거절사정되어 확정 된 경우에도 선출원으로서의 지위를 잃는 것은 아니라고 한 사례 ■ 대법원 선고 89후1103 판결 【실용신안등록무효】 동일인이 경합출원하여 등록된 2개의 동일고안 중 어느 한쪽의 등록 이 무효로 확정된 경우 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것이 아니라 고 한 사례 ■ 대법원 선고 84후14 판결 동일 출원인이 동일고안을 2이상 출원하였을 때에는 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없을 때에 해당하는 것으로 어느 출원도 실 용신안등록을 받을 수 없다고 한 사례 의문시됨, 출원이 포기된 경우 해소 방법이 있을까요?

57 진 보 성 진보성 판단 - 당업자가 출원된 발명을 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 당업자
진 보 성 진보성 판단 - 당업자가 출원된 발명을 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는지 여부 당업자 - 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 연구개발 위한 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있는 자 - 복수의 기술분야에서는 전문가들의 팀 용이성의 판단 - 인용발명에 청구된 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지 여부 - 당업자의 통상의 창작능력에 해당하는지 여부 - 더 나은 효가가 있는지 여부를 참작하여 판단

58 진보성 판단 방법 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것 - 인용발명 내용중의 시사
- 과제 및 기능  작용의 공통성 - 기술분야의 관련성 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것 - 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화 - 균등물에 의한 치환 - 기술의 구체적 적용에 따른 설계변경 더 나은 효과: - 발명의 구성과 관련한 이질적 효과와 현저한 효과

59 진보성 판단 기준(특허) ■ 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 【등록무효(특)】
특허 진보성 판단 기준 특허법 제29조 제1항 제2호,제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술 로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성 을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이 와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차 이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 특허된 기술 의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보 발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 특허발명의 진보성을 인 정하여야 하고(대법원 선고 97후44 판결, 선고 97후2033 판결등 참조), 특허발명의 유리한 효과가 상세한 설 명에 기재되어 있지 아니하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하 여야 한다. - 화학 발명에서 당업자라도 화학구조식을 보면 효과를 인정 하루 없는 지요?

60 진보성 판단 기준(실용) ■ 대법원 1995. 12. 12. 선고 94후1787 판결 【거절사정】 실용진보성 판단 기준
  실용진보성 판단 기준 실용신안에 있어서의 고안이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 창작 을 말하는 것이나 이는 특허발명과는 달리 창작의 고도성을 요하지 는 않으므로 공지공용의 기술을 결합한 고안이라 하더라도 결합 전 에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 결합이 아니라 결합 전 에 비하여 보다 증진된 작용효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통 상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없을 때에는 이를 진보성 이 있는 고안이라고 할 것이다(당원 선고 91후1090 판 결, 선고 91후1816 판결, 선고 92후643 판결등 참조). 특허와실용의 차이 현저한 효과 vs증진된 작용 효과

61 진보성 판단 사례 ■ 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2004허4433 판결【거절결정불복(특)】
공지기술을 전용한 것에 불과 하다고 한 사례 이 사건 제1항 발명의 영업방법은 …., 결국 사전에 전자쇼핑몰에 접속할 수 있는 회원 및 컴퓨터 단말기를 한정하여, 등록된 컴퓨터 단말기에 의해 접속 한 회원에 대하여만 전자상거래를 허용하는 영업방법이라 할 것이다. 이와 같이 회원사를 그룹화하고 그룹범위 내에서 회원가입을 허용하고 등록 된 회원만 거래할 수 있는 영업방법 구성은 종래 오프라인상에서 흔히 사용 되고 있는 회원제 영업방법과 다를 바 없는 것으로 이를 단지 온라인상에 전 용한 것에 불과하여 이 사건 제1항 발명의 영업방법은 새로운 영업방법으로 보기 어렵다 할 것이다. - 종래 오프라인상에서 흔히 사용되고 있는 영업방법을 단지 온라인상에 전용한 것에 불과 한것

62 진보성 판단 사례 ■ 특허법원 2004. 5. 28. 선고 2003허4054 판결: 확정【등록무효(실)】
일부 구성이 공지에 기재 되어 있지 않으므로 진보성을 인정한 사례 "이 사건 제1항 고안의 제1 내지 제5구성 및 제7구성이 비교대상고안 1 내지 9에 의하여 일부씩 개시된 바 있지만, 위 신규한 제6구성에 대하여 이 사건 등록고안의 명세서에 작용효과를 명백하게 하고 있을 뿐 아니라, 9가지에 이 르는 다수의 간행물에 게재된 기술적인 구성요소들을 한 데에 결합하여 이 사건 제1항 고안을 창작하는 것이 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 게 극히 용이하다고 단정할 수 없으므로 이 사건 제1항 고안은 비교대상고안 들에 의하여 신규성 내지 진보성이 부정된다고 할 수 없다." - 9개의 인요문헌에 일부 구성이 없고 이들 구성을 결합하는 것이 용이 하지 않다고 한 사례

63 진보성 판단 사례 ■ 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2481 판결: 상고【등록무효(특)】
공지기술전용시 기술적 구성이나 효과등도 고려하여야 한다고 한 사례 즉, 당해 발명이 속하는 기술분야와 다른 분야의 기술을 인용례로 하여 진보 성이 없다고 판단하는 것은 원칙적으로 허용되지 않고, 다만 예외적으로 당 업자가 용이하게 실시할 수 있는 공지기술의 전용 내지 용도변경이라는 이유 로 진보성을 부정하는 경우에는 다른 기술분야의 기술을 인용례로 하는 것도 가능할 것이며, 당해 발명이 속하는 기술분야란 원칙적으로 당해 발명이 이 용되는 산업분야를 말하는 것이나, 그 발명의 작업효과 혹은 발명의 구성의 전부 또는 일부가 가지는 성질기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다 고 보여지므로, 당해 발명이 속하는 기술분야란 특허 명세서에 기재된 발명 의 명칭에 구애되지 아니하고 그 발명의 목적, 기술적 구성 및 효과를 종합하 여 발명의 실체를 파악한 후 객관적으로 판단되어야 한다.

64 진보성 판단 사례 ■ 대법원 2004. 2. 13. 선고 2003후113 판결 【등록무효(실)】
진보성 판단시 명세서나 도면으로부터 쉽게 인식할 수 있는 정도의 효과는 작 용효과로 인정하여 진보성 판단에 참작할 수 있다고 한 사례 실용신안 명세서의 기재 중 실용신안 등록청구범위의 기재만으로는 실용신안 의 기술구성을 알 수 없거나 설령 알 수는 있다 하더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 도면이나 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 실 용신안의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 해석하여야 하며(대법원 선고 94후1787 판결, 선고 2001후935 판결 등 참조), 명세 서의 상세한 설명란에 직접 기재되어 있지 아니한 고안의 효과라도 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 상세한 설명이나 도면에 기재된 고 안의 객관적 구성으로부터 쉽게 인식할 수 있는 정도의 것이라면 그 고안의 작용효과로 인정하여 진보성 판단에 참작할 수 있다.

65 진보성 판단 사례 ■ 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 【등록무효(실)】
상업적 성공은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수는 있지만, 상업적 성공만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다고 한 사례 이 사건 등록고안이 상업적으로 성공하였으므로 진보성이 인정되어야 한다는 주장은 피고가 원심에서 주장한 바 없어 원심판결에 대한 적법한 상고이유가 될 수 없을 뿐 아니라, 고안품이 상업적으로 성공하였다는 점은 진보성을 인 정하는 하나의 자료로 참고할 수는 있지만, 상업적 성공 자체만으로 진보성 이 인정된다고 할 수는 없고, 등록고안의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 고안의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 공지기 술에 기하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 극히 용이하 게 고안할 수 있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로(대법원 선고 98후2726 판결, 선고 2003후1512 판결 등 참조), 상 업적 성공이 있다는 이유만으로 고안의 진보성을 인정할 수는 없는 것이다. - 상업적 성공 만으로 진보성을 인정 한 사레는 극히 적음

66 진보성 판단 사례 ■ 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결 【거절사정(특)】
용도 발명의 진보성 판단 기준을 제시한 사례 특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화 합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효 과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다. 그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효과가 있는 경우에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는, 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세미체의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 단순한 반복 실험 으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다 용도에 관한 구체적 기재가 없고, 그 용도가 질적으로 다르거나 효과가 현저히 상이한 경우

67 진보성 판단 사례 ■ 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 【거절사정(특)】
선택발명의 진보성 판단 기준을 제시한 사례 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하 위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포 함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효 과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하 면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실 험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러 울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하 는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다. 선택 발명의 경우 효과 참작 현저한 효과가 어느 정도 인지 판단 기준

68 진보성 판단 사례 ■ 대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후1000 판결(등록무효(특)
수치한정 발명의 진보성 판단 기준을 제시한 사례 특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정 함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우, 그것이 그 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적(異質的)이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 특허발명은 진보성의 요건을 갖 추지 못하여 무효라고 보아야 한다(대법원 선고 92다40563 판 결, 선고 99후1522 판결 등 참조)....  그렇다면, 이 사건 특허발 명에서 용접 결함을 개선하기 위하여 세라믹 이면재의 소재에 있는 산화철의 함량을 그 수치 범위 내로 한정한 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정 도의 수치로 한정한 것에 불과하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성 이 있다고 보이지 아니한다. - 현저한 효과가 관건임

69 진보성 판단 사례 ■ 대법원 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 【등록무효(특)】
  수집발명의 진보성 판단기준을 제시한 사례 특허법 제133조, 제29조 제2항은 특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지공용 된 기술에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 그 특허등록을 무효로 한다고 규정하 고 있는바, 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하여 이루 어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤 란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효 과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진 보성은 인정될 수 없다고 볼 것이고(대법원 선고 88후769 판 결, 선고 96후1972 판결 등 참조), … - 수집 결합의 곤란성, 예측되는 효과 이상의 상승 효과

70 신규성과 진보성의 관계 ■ 특허법원 2000. 5. 19. 선고 99허3184 판결【거절결정불복(특)】
실질적으로 동일하다고 한 사례 일반적으로 동일한 인용례에 기한 출원발명의 신규성 판단과 진보성 판단은 실질적으로 동일하다 할 것이고, 또한 진보성이 없다는 판단이 당연히 신규 성이 있다는 것을 전제로 하는 것이라고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출 원발명의 진보성이 없음을 이유로 한 심결의 취소를 구하는 소송에서 신규성 이 없다고 주장하는 것이 원고에게 보정의 기회를 박탈하는 것이라고 할 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다. 따라서 이 사건 출원발명 제37항 내지 제42항은 인용발명에 의하여 그 출원 전에 공지되었다 할 것인바, 이 사건 심결은 그 이유를 달리 하였으나 결론을 같이 하고 있어 결과적으로 적법하다 할 것이다. - 실질적으로 동일한 경우 진보성으로 거절이유를 통지하더라도 탓할 수는 없음

71 신규성과 진보성의 관계 ■ 특허법원 2000. 5. 25. 선고 99허5326판결【거절결정불복(특)】
원칙적으로 독립된 것이라고 한 사례 특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로 독립되어 있는 것이라고 할 것인데 …, 이 사건 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 출원발명의 요지로 인정 하고 있는 것에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는 이 사건에 있어서는 이 법원이 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과(출원발명의 요지를 확정하는 것은 법원의 전권사항에 속하는 것이다) 신규성이 없다고 인정된다고 하더라 도 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다 른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 이 사건 심결의 결론이 그 결과에 있어 서는 정당하다고 하여 이 사건 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불 측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 이 사건 심결을 취소함이 상당하 다 발명을 잘못파악하여 거절이유를 통지하였기 대문에 거절이유를 잘못 보냄 기재불비를 지적하며 청구범위가 불분명하다고 하고 진보성으로 보냈을 경우는 파기되지 않았을 것임

72 공지 예외 규정 적용 요건 제도의 취지 - 출원전에 자신의 발명이 공개되어 그 발명이 특허를 받지 못하는 경우 방지
- 적정요건을 갖춘 경우 신규성 및 진보성 판단시 선행기술로 사용 않음 규정 적용을 받기 위하여는 발명이 공개된 날부터 6월 이내에 출원 권리자의 공개는 - 출원서에 취지를 기재하고, 출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출 - 시험은 발명의 효과 증명을 위한 시험, 학술단체는 특허청장에 신고한 학술단체, 전기통신회선은 대통령이 정하는 전기통신회선 (개정법의 경우 공지 형태에 관한 제한 없음) 권리자의 의사에 반한 공개는 - 출원서에 취지기재 및 증명서류 제출 의무 없으며, 공개 형태 제한 없음

73 공지예외규정 적용시 유의사항 학술단체 발표는 산업부령이 정하는 학술단체에서의 발표만 인정
- 외국 학술단체도 특허청장에 신고한 경우 본 규정 적용 가능 - 학술단체에서 서면으로 발표한 경우 간행물 발표로 신청 가능 복수의 공개행위가 제30조의 요건을 충족하는 경우 모두 인정 불가분의 공개행위가 복수회에 걸친 경우 서류 제출 생략 가능 특허공보에 의한 공개는 본 규정 미적용. 다만, 절차 종료 후 특허공 보로 공개된 경우 본 규정 적용 가능 발표자와 출원인(발명자)이 다른 경우에도 권리자가 공개를 의뢰한 경우 권리자가 공개한 것으로 하여 규정 적용 방식심사 결과 흠결이 있는 제출자료는 선행기술로 사용가능

74 공지 예외규정 적용사례 ■ 특허법원 2001. 5. 11. 선고 2001허263 판결【거절결정불복(특)】
연구보고서가 관련규정에 의하여 배포되었다면 이 보고서가 출원인 의 의사에 반하여 공지된 것으로 볼 수 없다고 한 사례 위 인정사실과 관련규정에 의하면, 이 사건 연구결과보고서는 처음부터 당연 히 배포되어야 하는 것을 전제로 시작된 것으로서, 총괄연구책임자인 원고 로서는 이러한 규정 내용을 알고 있다고 봄이 상당하므로, 원고가 이 사건 연구결과보고서에 대하여 특허출원을 하기 전에 비공개로 하여 줄 것을 요 청한 사실이 인정되지 않는 이상, 이 사건 연구결과보고서는 위 규정에 따라 정상적으로 배포되었다고 할 것이고, 원고가 출원일까지 이 사건 연구결과 보고서의 배포일자를 통고 받은 바가 없었다고 하여 원고의 의사에 반하여 공지된 것이라고 할 수 없다.

75 공지 예외규정 적용사례 ■ 특허법원 2000. 6. 30. 선고 99허5418 판결: 상고【등록무효(특)】
학회지에 논문 게재와 학위논문은 밀접불가분의 관계에 있다고 할 수 없으므로 학회지 논문에 관한 신규성 의제 효력이 학위논문에 미친다 는 할 수 없다고 한 사례 또한 이 사건 학회지 논문이 피고와 甲의 공동명의로 되어 있다고 하더라도 두 사람이 사제지간인 점, 피고가 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 점, 그리고 피고가 독자적으로 이 사건 특허발명을 발명한 것으로 보도되었고, 피고 혼자서 ‘이 달의 과학기술자상’을 수상한 점 등에 비추어 보면 甲가 공 동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리자에 해당한다고 단정할 수는 없으 며 달리 이 점을 인정할 증거가 없고, 가사 甲  특허를 받을 수 있는 권리자 의 지위에 있었다고 보더라도 학회지 논문과 학위 논문은 그 성격상 서로 밀 접불가분의 관계에 있다고 보기 어렵고, 따라서 甲의 이 사건 학위 논문의 공개는 결국 제3자의 반포행위에 해당한다고 볼 수밖에 없으므로, 이 사건 학회지 논문에 관한 신규성 의제의 효력이 이 사건 학위 논문의 공개에도 미 친다는 피고의 주장도 역시 이유 없다고 할 것이다.

76 불 특허발명 유성생식 식물의 특허 공서양속을 해할 수 있는 발명 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명
- 유성번식 식물도 무성번식 할 수 있는 경우 특허 가능(특허법 개정으 로 부터 유성 생식도 가능) * 무성번식은 영양체의 일부가 직접 다음세대의 식물을 형성하는 것 공서양속을 해할 수 있는 발명 - 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해칠 염려가 있는 발명은 불 특허 * 당해 발명을 부당하게 사용한 경우는 제외 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 - 당해 발명이 유해한 경우라도 약사법에 근거해 제조를 허가하고 있 는 경우에는 특허 가능 - 종자법에 의한 보호와 특허법에 의한 보호: 종자법은 품종을 보호, 종자법도 신규성, 구별성, 균일성, 안정성등 보호

77 불 특허발명 사례 ■ 특허법원 2001. 12. 7. 선고 2000허7519 판결 【거절사정(특)】
■ 특허법원 선고 2000허7519 판결 【거절사정(특)】   변종식물도 무성생식에 의하면 특허를 받을수 있다고 한 사례 특허법 제31조(식물발명특허)는 "무성적으로 반복생식할 수 있는 변 종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다."고 규 정하고 있다. '무성적 반복생식'이라 함은 '유성생식'과 대비되는 개 념으로서, 배우자의 형성과정을 거치지 아니하고 영양체의 일부가 직접 다음 세대의 식물을 형성하는 것을 말하는 것으로, 특허법 제31 조의 규정에 따라 무성생식에 의하여 유전적 특성이 유지되는 변종 식물에 관한 발명은 특허를 받을 수 있다 할 것이다. 그러나 한편,…. 발명으로서 완성되었다고 하려면 그 기술분야에 있 어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 용이하게 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있는 반복재현성이 있어야 할 것이다.

78 불 특허발명 사례 ■ 특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6387 판결:【거절결정불복(특)】
물(物)의 발명은 산업상 이용 가능성이 부정되는 의료업에 해당하지 아니하며, 공서양속에 반하는 발명에 해당하지도 않는다고 한 사례 의료업에 해당하여 산업상 이용 가능성이 부정되는 발명은, 인간의 질병의 치료방법, 수술방법, 진단방법, 예방방법 등과 같은 의료행위에 관한 방법의 발명에 한정된다고 봄이 상당하다. 그리고 인체를 구성요건으로 하는 발명 으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명은 특허법 제32조 소정의 “공공의 질서 또는 선 량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명”에 해당 되어 특허가 허용될 수 없을 것이다. 그런데 이 사건 출원발명 제1항은 ‘수지상 세포’라는 물(物)의 발명이므로 산업상 이용 가능성이 부정되는 의료업에 해당하지 아니하며, 그 발명을 실 행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고 볼 수도 없으므로 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. - 이 사건은 산업상 이용가능성 이란 이유로 대법원에서 파기

79 공서양속에 반하는 발명(?) 손가락 기능 강화링 손가락형 생리대 손가락 진동기 손가락 작은 남성용 보조기구
손가락 기능 강화링 손가락형 생리대 손가락 진동기 손가락 작은 남성용 보조기구 - 상측은 인정, 하측은 불인정

80 특허를 받을수 있는자(발 명 자) 발명자 특허청 직원의 특칙 - 공동으로 발명한때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유
- 특허를 받을 수 있는 권리는 발명과 동시에 발명자에 귀속 - 공동으로 발명한때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유 * 공동 발명자는 발명 완성에 상호 기술적 보완을 한 자 - 발명자는 특허여부 결정전 까지 추가 또는 정정 가능 (특허여부 결정 후에는 불가) 특허청 직원의 특칙 - 상속 또는 유증을 제외하고 특허를 받을 수 없음 - 발명후 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(출원전•후)은 가능

81 정당한 권리자 정당한 권리자의 보호 정당한 권리자에 대한 통보 - 다만, 등록공고가 있는 날부터 2년이 경과한때는 제외
- 무권리자의 출원이라는 이유로 거절결정, 취소결정 또는 무효가 확 정된후 30이내에 출원한 경우 무권리자의 출원일로 출원일 소급 - 다만, 등록공고가 있는 날부터 2년이 경과한때는 제외 * 정당한 권리자의 출원이 인정되면 모든 기간은 무권리자의 출원이 있는 때부터 기산 정당한 권리자에 대한 통보 - 특허출원이 무권리자의 출원이라는 이유로 거절결정 또는 취소결정 이 확정이 있는 경우 이를 정당한 권리자에게 통지

82 정당한 권리자 관련 사례 ■ 특허법원 2002. 5. 31 선고 2001허4210 판결: 상고【등록무효(실)】
회사를 견학하는 과정에서 얻은 지식을 기초로 출원하여 등록받은 것 으로 인정되어 등록된 고안이 무효로 되어야 한다고 한 사례 이 사건 등록고안의 출원일이 임은 앞서 본 바와 같은바, 위 인 정사실에 의하면 원고 회사로부터 기술이전을 받아 육절기를 제작․판매하여 육절기의 구조를 잘 이해하고 있을 피고 회사의 임직원 7명이 원고 회사의 공장과 관련 장소를 견학하면서 이 사건 등록고안의 기계구조를 갖추고 있 는 원고 회사 생산의 육절기를 관심있게 보았을 것임은 물론 이 사건 등록고 안과 같은 기계적 구조를 한 번만 보아도 쉽게 이해하고 재현할 수 있는 능 력을 갖추고 있었을 것임은 경험칙상 넉넉히 인정할 수 있고, 그렇다면 피고 가 원고 회사의 육절기 제품을 고안한 자가 아님이 명백한 이상 원고 회사로 부터 위 고안에 대한 실용신안권을 출원할 권리를 승계하였다는 주장, 입증 이 없는 이 사건에서 피고는 무권리자로서 이 사건 등록고안에 대한 실용신 안을 출원하였다고 봄이 상당하다.

83 직무 발명 직무 발명 종업원 등의 권리와 의무 사용자의 권리와 의무 공무원의 직무 발명
- 종업원이 현재 및 과거의 직무와 관련하여 한 발명 종업원 등의 권리와 의무 - 직무발명에 대한 정당한 보상청구권 및 자유발명에 대한 예약 승계 금지권 - 협력의무 및 비밀유지 의무 사용자의 권리와 의무 - 무상의 통상실시권 취득, 승계취득 및 전용실시권 설정 권리 공무원의 직무 발명 - 공무원의 직무발명은 국가가 승계 - 고등교육법에 의한 국공립학교의 교직원의 발명은 전담조직이 승계가능 직무 발명에 해당하는 지 여부 직무 발명인 경우 보상 금 산정 직무 발명과 관련 한 통상 실시권

84 Ⅲ. 특허 출원 법 제42조 내지 제56조 명세서 기재요건 - 상세한 설명 기재불비, 청구범위 기재불비 청구범위 기재방법
명세서보정 및 요지변경 특수한 출원

85 출원서 구성  특허 출원서에는 - 출원인 성명 등을 기재하고, - 명세서와 도면(필요한 경우) 및 요약서 첨부 • 명세서에는
 특허 출원서에는 - 출원인 성명 등을 기재하고, - 명세서와 도면(필요한 경우) 및 요약서 첨부 • 명세서에는 ‥ 발명의 명칭 ‥ 도면의 간단한 설명 ‥ 발명의 상세한 설명 ‥ 특허청구범위 기재

86 명세서 명세서의 기능 명세서에 기재하여야 할 사항 발명의 명칭 도면의 간단한 설명
- 기술문헌(상세한 설명) 및 권리범위(청구범위)를 명확히 하는 기능 * 명세서 기재불비의 판단 기준 명세서에 기재하여야 할 사항 - 발명의 명칭,도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명,특허청구범위 발명의 명칭 - 그 발명의 내용을 대표할 수 있도록 간단 • 명료하게 기재 도면의 간단한 설명 - 도면이 표시하는 것을 간단히 기재

87 상세한 설명의 기재 방법 발명의 상세한 설명 기재 방법: 그 발명을 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 목적•구성•효과 기재 그 발명은 청구항에 기재된 발명 당업자란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자 용이란 당업자가 과도한 시행착오나 반복실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 재현할 수 있을 정도 실시는 - 물건의 발명에서는 그 물건을 제조하고 사용할 수 있어야 하며, - 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있고 - 물건의 생산방법에 관한 발명은 그 방법으로 그 물건을 제조할 수 있어야 함

88 상세한 설명의 기재불비 발명의 목적 및 효과 관련 기재불비
- 발명의 목적(기술분야,종래기술, 해결과제)이나 효과가 불명료하거나 파악할 수 없는 경우 발명의 구성 관련 기재불비 - 발명의 구성이 기재되어 있지 않거나 불명료한 경우 - 발명을 이루는 구성의 기능이나 구성간 결합(작용)관계가 불명료한 경우 -실시예가 불명료하여 발명을 용이하게 실시할 수 없는 경우 발명의 목적, 구성, 효과의 상호관련에 관한 기재불비 - 발명의 구성, 목적 또는 효과가 상호 대응되지 않는 경우

89 상세한 설명 및 청구항 기재불비 제42조제4항1호(청구항 기재불비) 제42조제3항(상세한 설명 기재불비)
- 청구항에 기재된 발명이 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우로 - 그 발명이 상세한 설명에 전혀 기재되지 않은 경우 적용 제42조제3항(상세한 설명 기재불비) - 청구항에 기재된 발명을 상세한 설명만으로 실시할 수 없는 경우로 - 그 발명이 상세한 설명에 기재되어 있으나, 그 기재만으로 용이하게 실시할 수 없는 경우 적용 * 제42조제4항1호를 적용하는 경우에도 청구항에 기재된 발명을 용이하 게 실시할 수 없는 경우 제 3항을 동시에 지적

90 청구항 기재불비(제4항1호) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒤받침 될 것 규정의 취지
- 상세한 설명을 통하여 공개하지 않은 발명에 대하여 특허권을 부여 하는 것은 특허제도의 취지에 어긋남 구체적 적용기준 - 청구항에 기재된 사항이 상세한 설명에 직접적 기재도 없고 암시도 없는 경우 - 상세한 설명과 청구항의 용어가 통일되어 있지 않은 경우 - 청구항의 구성이 수단이나 공정으로 기재되어 있으나, 상세한 설명에 구체적 구성이 없는 경우

91 청구항 기재불비(제4항2호) 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 규정의 취지
- 청구항의 기재가 불명확한 경우 발명의 보호범위가 불명확하여 권리 서로서의 역할을 다할 수 없기 때문 구체적 적용기준 - 청구항의 기재내용이 불명확한 경우 - 청구항의 발명의 구성을 불명확하게 하는 기재가 있는 경우 - 청구항에 기재된 구성요소의 결합관계가 불명확한 경우 - 카테고리가 불명확한 경우 - 동일한 내용이 중복되어 장황한 경우 - 지시의 대상이 불명확한 경우

92 청구항 기재불비(제4항3호) 구성에 없어서는 아니되는 사항만 기재할것 규정의 취지 구체적 적용기준
- 청구항에 기재된 구성요소는 다른 사정 유무에 불구하고 모두 필수 구성요소로 파악되어야 하므로 특허발명의 권리범위를 해석함에 있 어서 사후에 청구항에 기재된 구성요소 중 일부를 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 취지 - 출원발명의 필수구성요소를 출원 명세서의 다른 부분의 기재에 근거 하여 파악하고 이를 청구항에 모두 기재할 것으로 요구하고 있는 것 이라고는 볼 수 없음 구체적 적용기준 - 심사에서는 거절이유 또는 무효이유로 사용가능 문언적으로 해석하면, 구성에 없어도 되는 불필요한 것을 기재한 경우 거절이유로 쓸수 잇을 것임 구성에 없어서는 아니되는 사항을 모두 기재 할 것 발명의 작동에 필요한 구성을 모두 기재할 것 이라고 규정 되었다면 심사 할수 있을 것임

93 명세서 작성 기준 관련 사례 ■ 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결 【취소결정(특)】
상세한 설명 기재 기준 구 특허법( 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제3항에서는 ‘… 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다’고 규정하고 있는 바, 이러한 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만 으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 구 특허법 제8조 제3항의 규정상 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이 하게 실시할 수 있을 정도’라 함은 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않 고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻한다 (대법원 선고 2004후3362 판결 참조).

94 명세서 작성 기준 관련 기준 사례 ■ 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결 【거절결정(특)】
법 제42조 제4항 제1호 기재 기준  특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대 하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법( 법률 제 6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당 한 결과를 방지하기 위한 규정이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상 세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사 항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특 허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다. - 법에는 청구범위가 명확한지 여부에 관한 판단 주체가 당업자는 기재가 없으나 상기 판례는 단업자 라고 기재 하고 있어 의문 시됨

95 명세서 작성 기준 관련 사례 ■ 특허법원 2004. 12. 17. 선고 2004허2314 판결【거절결정불복(특)】
법 제42조 제4항 제2, 3호의 기준 "특허법 제42조 제4항 제2호는 청구항은 명확하고 간결하게 기재될 것을 요구하 고 있는바, 그 의미는 특허발명의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항에 의 하여 정하여지는 점에 비추어 원칙적으로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것이고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한 다는 취지이지, 특허출원 명세서 전체의 기재로부터 발명의 필수구성요소를 추 출한 후 청구항에 기재된 발명에 그러한 구성요소가 누락되지 않도록 기재하여 야 한다는 취지로는 보이지 않으며, 같은 항 제3호도 청구항에 기재된 구성요소 는 다른 사정 유무에 불구하고 모두 필수구성요소로 파악되어야 하므로 특허발 명의 권리범위를 해석함에 있어서 사후에 청구항에 기재된 구성요소 중 일부를 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 취지로 해석할 것이지, 출원발명의 필수구성요소를 출원 명세서의 다른 부분의 기재에 근거하여 파악하고 이를 청 구항에 모두 기재할 것으로 요구하고 있는 것이라고는 볼 수 없다.

96 등록전 명세서 기재불비판단 사례 ■ 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결 【거절사정(특)】
명세서 기재불비 판단기준을 제시한 사례 또한 명세서에서 출원서에 첨부된 도면을 들어 당해 발명의 특정한 기 술구성 등을 설명하고 있는 경우에 그 명세서에서 지적한 도면에 당해 기술구성이 전혀 표시되어 있지 않아 그 기술구성이나 결합관계를 알 수 없다면, 비록 그러한 오류가 출원서에 첨부된 여러 도면의 번호를 잘못 기재함으로 인한 것이고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서 전체를 면밀히 검토하면 출원서에 첨부된 다른 도면을 통 하여 그 기술구성 등을 알 수 있다 하더라도 이를 가리켜 명세서의 기 재불비가 아니라고 할 수 없다(대법원 선고 95후1159 판 결 참조). - 등록 전 기재 불비 판단 기준은 매우 엄격

97 등록전 명세서 기재불비판단 사례 ■ 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결 【거절사정(특)】
명세서 기재불비 판단기준을 제시한 사례 특허법 제42조 제4항에 의하면, 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기 재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되며 발명의 구성에 없어 서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하고, 같은 법 제62조 제4호에 의하면, 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거 절이유가 되도록 되어 있는바, 이 점에서 특허청구범위에는 발명의 구 성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발 명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의 하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다할 것이다. - 특허가 된 경우 무효 사유 인지는 불분명함. 다만 권리범위 해석시 고려

98 등록전 명세서 기재불비판단 사례 ■ 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후1159 판결 【거절사정(특)】
명세서 기재불비 판단기준을 제시한 사례 원심심결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명은 디코드회로에 관한 것으로서, 그 출원명세서 중 상세한 설명과 특허청구범위 제4항 및 제5 항에서 소오스 전극과 드레인 전극에 연결되는 제1전원 전압과 출력버퍼 증폭 기가 서로 정반대로 잘못 연결되어 있어 소정의 작용효과를 얻을 수 없다는 이유로 구 특허법제8조 제3항,제4항에서 규정한 명세서의 기재불비에 해당된 다고 인정·판단한 원심의 조치는 정당하고, 거기에 명세서 기재불비에 관한 법리오해의 위법은 없다. 위와 같은 명세서 기재의 오류는 당해 분야에서 통 상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 알 수 있는 것이어서 그 오기에도 불구 하고 평균적 기술자라면 누구나 이 사건 발명을 정정된 내용에 따라 명확하게 이해하고 재현할 수 있는 정도에 불과한 것이라고 하더라도 이를 가리켜 명세 서의 기재불비가 아니라고 할 수는 없으므로, 이와 배치되는 논지는 받아들일 수 없다.

99 등록후 명세서 기재불비판단 사례 ■ 특허법원 2003. 11. 21. 선고 2002허6251 판결 【등록무효(특)】
등록후 단순한 오기는 기재불비에 해당하지 않는 다고 한 사례 이 사건으로 돌아와 보건대, 이 사건 특허발명의 “상기 금속링(4)”이라 는 기재 앞에는 금속링(4)이라는 구성요소가 나타나 있지 않지만,…. 이 사건 특허발명의 청구항 “상기 금속링(4)”이라는 표현의 “상기” 부 분은 단순한 오기라고 보는 것이 상당하고, 이러한 단순한 오기가 있 다고 하여 특허발명의 구성이 불명료하여지고 그 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 사람이 그 고안의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 없는 것이 아니므로 이 사건 특허발명에 대하여 명세서의 기재불비 에 해당한다고 할 수 없다.

100 등록후 명세서 기재불비판단 사례 ■ 특허법원 2002. 4. 19. 선고 98허5718 판결: 확정【등록무효(특)】
명세서 기재불비 판다기준을 제시한 사례(등록후) 또한 독립항은 특허발명으로 보호되어야 할 범위를 넓게 포섭하기 위 하여 발명의 구성을 광범위하게 기재하는 것(대법원 선고 94후1657 판결 참조)이므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실시 예에 기재된 수치보다 다소 광범위한 수치로서 기재되어 있다고 하여 청구범위의 기재불비가 되는 것은 아닐 뿐 아니라, 실시예에 기재된 모든 물성을 특허청구범위에 기재하여야만 하는 것도 아니므로, ‘적어 도’, ‘이상’ 등과 같은 용어를 사용하였다는 이유만으로 이 사건 특허 발명의 특허청구범위가 불명확한 것이라고 할 수는 없으며, 이 사건 특허발명은 앞서 본 바와 같이 대법원 환송판결 이후에 특허범위를 감 축하는 정정이 이루어졌으므로 극히 포괄적인 것이라고 할 수도 없는 것이므로 이 사건 명세서가 기재불비라는 피고의 주장은 이유없다.

101 등록후 명세서 기재불비판단 사례 ■ 대법원 1995.10.13. 선고 94후944 판결【특허무효】
청구범위가 부분적으로 불분명하더라도 기재불비에 해당하지 않는 다 고 한 사례(등록후) 특허발명의 범위는 특허청구의 범위에 기재된 것 뿐 아니라 발명의 상세한 설 명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적 을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이므 로 특허출원된 발명의 내용이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의 하여 용이하게 이해되고 재현될 수 있다면 부분적으로 불명확한 부분이 있다 고 하더라도 적법한 청구범위의 기재라고 보아야 할 것이다.  위와 같은 취지 에서 이 사건 특허출원명세서나 특허청구범위의 기재에 다소 불명확하거나 불명료한 총괄적인 표현이 있기는 하나 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자라면 명세서의 상세한 설명이나 실시례 등을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있으므로 그 명세서와 특허청구범위의 기재는 적법하다고 인정·판단한 원 심의 조치는 그 설시에 다소 미흡한 점은 있으나….

102 기술분야별 명세서 기재 사례 ■ 특허법원 1999. 9. 30. 선고 99허3177 판결【거절결정불복(특)】
화학분야 물질 발명 명세서의 기재 요건 그리고, 특허법이 화학분야에 관한 발명의 출원명세서에 특별히 실시예를 기 재하여야 함을 규정하고 있지는 아니하나, 화학분야의 발명은 다른 분야의 발 명과 달리 직접적인 실험과 확인, 분석을 통하지 아니하고는 그 발명의 실체 를 파악하기 어렵고 또한 그에 따른 효과를 예측하기 곤란한 경우가 많으므로, 이러한 경우에는 명세서에 특정의 출발물질, 온도, 압력, 유입, 유출량 등 당 해 발명을 실시하는데 필요한 구체적인 반응조건과 공정하에서 직접 실시한 결과인 실시예를 기재하는 것이 요구된다고 할 것이다. - 확학분야의 명세서는 시리예가 필요하다고 한 사례

103 기술분야별 명세서 기재 사례 ■ 대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 【거절결정(특)】
  용도(의학) 발명의 명세서 기재 요건 특허출원서에 첨부하는 명세서에 기재될 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '평균적 기술자'라 한다)가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식 을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 하고, 특히 약리효과의 기재가 요구되 는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타 내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하 였다고 볼 수 있다(대법원 선고 2002후2846 판결 참조).

104 기술분야별 명세서 기재 사례 ■ 특허법원 2005.11.3. 선고 2004허6521 판결 【등록무효(특)】: 상고
■ 특허법원 선고 2004허6521 판결  【등록무효(특)】: 상고  선택 발명의 명세서 기재 요건 선택발명자는 선행발명에 비하여 이질적인 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 그 이질적인 효과의 구체적 내용을 기재하고, 동질이면서 현 저한 효과를 가지는 선택발명의 경우에는 선행발명에 비하여 우수한 효과를 객관적으로 인식할 수 있는 적어도 하나의 구체적 대비 결과를 명세서에 제시함으로써, 자신이 선택발명의 출원 당시에 실제로 발명 의 완성에 이르렀음을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 알 수 있도록 해야 한다......, 이 사건 제16항 발명은 선택발 명으로서 발명의 상세한 설명에 효과의 기재가 불충분하여 명세서 기 재요건을 충족하지 못하였으므로, 구 특허법 제8조 제3항, 제69조 제1 항 제1호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 함에도, 이 사건 심결 중 이 사건 제16항 발명에 대한 부분은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하 여 취소를 면할 수 없다. 선택발명의 명세서는 효과를 기재 하여야 한다고 한 사례 효과를 기재 했으나 현저한 효과아닌 경우 진보성 부인 특허후 효과가 과장됫을 경우 취급은? 특허후 효과에 대한 입증 책임은 누구….무효 주장인 인지? 효과를 허위로 기재하ㄴ느 경우 형사처벌(사위해위죄에 포함되는지? 228조)

105 기술분야별 명세서 기재 사례 ■ 대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결 【거절사정(특)】
식물 발명의 명세서 기재요건 이 사건 출원발명의 명세서에는 그 출발이 된 배나무와 같은 특징을 가지고 있 는 배나무 가지를 돌연변이시키는 과정에 대한 기재가 없고, 또 자연상태에서 그러한 돌연변이가 생길 가능성이 극히 희박하다는 점은 자명하므로, 그 다음의 과정인 아접에 의한 육종과정이 용이하게 실시할 수 있다고 하더라도 이 사건 출원발명 전체는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있을 정도로 기재되었다고 할 수 없어 결국 이 사건 출원발명은 그 명세서의 기 재불비로 인하여 특허법 제42조 제3항에 의하여 특허받을 수 없다고 한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다.

106 기술분야별 명세서 기재 사례 ■ 대법원 2005. 1. 27. 선고 2002후161 판결
  미생물 기탁대상 발명의 명세서 기재 요건 이 사건 출원발명의 명세서에 “X 단백질 유전자의 발현량이 많으면 태어난 간암 생쥐는 즉시 사망할 수 있으며, 발현량이 적을 때에는 간암으로의 진행이 늦어 질 수 있을 것이므로, 예컨대 5카피 정도의 적당한 X 단백질 유전자가 염색체 내로 삽입되는 것이 바람직하다(4쪽 38줄). 간암생쥐의 꼬리로부터 추출한 게놈 의(genomic) DNA로부터 X 단백질 유전자가 5카피 정도 존재함을 확인하였다 (5쪽 1920줄)”라고 기재되어 있음을 볼 때, X 단백질 유전자의 발현량은 이 사 건 출원발명에서 목적하는 간암생쥐의 제조 가능 여부를 결정하는 중요한 구성 요소라 할 것인데, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에서는 X 단백질 유전자의 발현량을 조절하는 구체적인 기술 구성에 대한 기재를 찾아볼 수 없으므로, 이 사건 출원발명은 평균적 기술자가 그 출발물질로부터 최종생성물을 제조하는 과정을 용이하게 재현할 수 있도록 기재하였다고 볼 수 없어 그 최종생성물의 기탁이 필요 없는 경우에 해당하지 아니한다

107 청구항의 기재방법(1)  청구항은 독립항과 종속항으로 기재할 수 있음
- 독립항도 다른항을 인용하여 기재할 수 있음 - 다른항을 부가하거나 한정하는 항도 독립항으로 기재할 수 있음 - 종속항의 종속항도 허용 * 다른항을 형식적으로 인용하고, 내용적으로 한정하거나 부가하는 항 을 종속항이라 하고, 종속항이 아닌 항을 독립항이라 함 청구항은 발명의 수에 따라 적정한 수로 기재하여야 함 - 하나의 청구항에 서로 다른 카테고리 또는 물건을 청구하는 경우 등 - 1특허출원의 범위를 충족하는 경우에도 적용

108 청구항의 기재방법(2) 2이상의 항을 인용하는 항은 인용항의 번호를 택일적으로 기재하여야 함
2이상의 항을 인용하는 항은 인용항의 번호를 택일적으로 기재하여야 함 2이상의 항을 인용하는 항은 2이상의 항을 인용한 다른 항 을 인용할 수 없음 - 다른항을 매개로 2이상의 항을 인용하는 경우 포함  인용되는 항은 인용하는 항보다 먼저 기재하여야 함 청구항은 숫자를 붙이고 항마다 행을 바꾸어 기재

109 청구항 기재형식 관련 사례 ■ 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 【등록무효(실)】
인용항의 구성요소를 삭제하거나 치환한 항은 독립항이라고 한 사례 실용신안의 등록청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립 항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체 화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므 로(대법원 선고 96후1040 판결 참조), 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 할 것이고, 이 사건에 있어 이 사건 제2항 내지 제5항 고안은 기재형식에 있어 서는 "제1항에 있어서"라는 표현을 사용하여 그 기재형식에 있어서는 마치 이 사건 제1항 고안의 종속항인 양 기재되어 있으나 고안의 내용에 있어서는 이 사건 제1항 고안의 체결볼트로 체결하는 구성을 생략하고 있으므로 이를 독립 항으로 보아야 한다는 상고이유의 주장은 수긍이 된다.

110 청구항 기재형식 관련 사례 ■ 대법원 1995.9.26. 선고 94후1558 판결 【거절사정】
동일한 발명 사상을 중복 청구항으로 기재하더라도 청구범위 기재방법을 위반한 것이 아니라고 한 사례 동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더 라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있 다면 그 명세서의 기재는 적법하다고 할 것이다. 따라서, 동일한 내용의 특허 청구의 범위를 중복하여 기재한 것은 명세서의 기재불비가 됨을 전제로 한 원 심의 조치에는, 청구범위의 기재 방법에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하 는 논지는 이유 있다.

111 청구항 기재형식 관련 사례 ■ 특허법원 2001. 9. 13. 2001허1433판결【 거절사정(특) 】
시행령 제5조 제6항은 문언적으로 해석하여 적용하여야 한다고 한 사례 같은 법 제42조 제5항은 "제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기 재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다."고 규정하고 있으 며, 같은 법 시행령 제5조 제6항은 "2 이상의 항을 인용하는 종속항은 2 이상의 항이 인용된 다른 종속항을 인용할 수 없다"고 규정하고 있는바, "제8항에 있어서, 탈취제, 식품첨가제 또는 세정제인 것을 특징으로 하는 키토산 함유 황토 수성 추출액제."라고 기재된 이 사건 출원발명의 특허 청구범위 제9항은 인용하는 종속항으로 '제8항'만을 기재해 놓고 있음이 문언상 명백하므로 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제9항은 위 시행령 의 규정에 위배되어 기재된 것이라고 할 수 없다.

112 공동출원 위반 사례 ■ 특허법원 2004. 11. 12. 선고 2003허6807 판결: 확정【등록무효(실)】
출원인의 명의를 신탁한 경우에는 모인 출원에 해당한다고 한 사례 … 피고가 주식회사 A측에 이 사건 등록고안에 관한 지적재산권 관리를 일임하 고 그 출원을 주식회사 A 또는 丁 단독명의로 하는 데에 대하여 묵인 내지 승낙 한 것은 이 사건 냉장고 고안에 관한 실용신안을 받을 수 있는 권리 중 자신의 지 분을 주식회사 A 또는 丁에게 양도하고 그 대가로 물품에 대한 판매권을 취득함 으로써 공유관계를 확정적으로 해소하였기 때문이 아니라, 그 출원명의만을 丁 앞으로 신탁하고 이 사건 등록고안에 대한 제반 권리는 여전히 보유하였기 때문 이라고 보아야 할 것이다. 그렇다면 이 사건 등록고안에 관한 피고의 공유자로서 의 권리 또는 피고와 소외 주식회사 A의 권리가 丁에게 승계됨이 없이 단지 명의 만 빌어 丁 단독명의로 출원하여 등록받은 이 사건 등록고안에는 위 실용신안법 제49조 제1항 제1호의 등록무효사유가 있다고 할 것이다." - 공동출원위반을 모인출원의 하나로 봄

113 1출원의 범위 상호 기술적으로 밀접한 여러 개의 발명을 하나의 출원으로 허용
- 출원인, 제3자 및 특허청의 사이의 균형과 편의를 도모 ‥ 출원인의 권익 보호(절차 간소화, 특허관리 용이) ‥ 특허문헌으로서의 가치 및 심사업무의 효율성 제고(선행기술 자료 활용) 1출원의 요건 1. 청구된 발명간에 기술적 상호관련성이 있을 것 2. 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것. 이 경우 기술적 특징은 발명전체로 보아 선행기술에 비하여 개선될 것 * 개선되었다는 의미는 신규성과 진보성을 구비 하였다는 의미임

114 1출원의 범위관련 사례 ■ 특허법원 1999. 1. 14. 선고 98허5145 판결: 확정【거절결정불복(특)】
1군의 발명 판단시 동일하거나 대응되는 기술적 특징이 선행기술보다 개 선되어 야 한다고 한 사례 이러한 관점에서 보면 "하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발 명"에 해당하는가 여부는 각 청구항에 기재된 발명들 사이에 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 또는 대응하는 특별한 기술적인 특징들이 관련된 기술관계가 존재하는가(즉 기술적으로 밀접한 관계가 존재하는가)에 달 려있고, 특별한 기술적인 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기 술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것이다. 이 사건으로 돌아와 이 건 출원발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항에 있어서 선행기술과 구별되는 개량부분인 기술적인 특징이 무엇인가에 관하여 보건대,.... 특허청구범위 제2항 내지 제7항은 선행기술과 구별되 는 개량부분인 기술적인 특징이 동일하거나 대응한다고 할 수 없고, 특허 청구범위 제1항을 포함시켜 함께 판단하더라도 마찬가지이다 - 1특허 출워에 관한 규정은 시행령 개정

115 구 출원의 보정( 이전) 보정 제도의 취지 - 선출원주의 결함을 보완하기 위한 것으로 제3자와의 관계를 고려하 여 보정의 시기 및 내용을 엄격히 제한(요지변경 금지) 특허의 보정 시기 - 특허출원일 부터 1년 3월 이내 - 출원일부터 1년 3월이 경과한 경우에도 심사청구시(제3자심사청구 시에는 심사청구 통지일부터 3월 이내) 의견제출기간이내, 거절결정 불복심판일부터 30일 이내 요지변경시 취급 - 심사시 확인된 경우 보정각하, 등록후 확인된 경우 출원일을 보정일 로 취급 - 보정 각하 불복 심판 있었음

116 요지변경 사례 ■ 대법원 2002. 9. 27. 선고 2000후2781 판결 【보정각하(특)】
요지변경 판단 기준을 제시한 사례 구 특허법( 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제47조, 제48조에 의하면, 특허출원인은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확 화를 기하기 위하여 출원공고결정등본의 송달 전 일정한 기간 내에 그 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 특허출원서에 첨부된 명 세서 또는 도면을 보정할 수 있는바, 여기서 요지의 변경이라 함은 최초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나 특허청 구범위를 증가·감소 또는 변경하는 것을 말한다 할 것이고, 또한 최 초 출원명세서 또는 도면에 기재된 사항에는 명시적으로 기재된 사 항뿐만 아니라 출원시에 있어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자라면 그 명세서에 기재되어 있는 기술 내용으로 보아 기재하고 있었다고 인정할 수 있을 정도로 자명한 사항도 포함된다할 것이다. 요지 변경 기준과 신규 사항 추가 금지 여부 판단 기준 동일 신규사항 추가 금지 부분만 변경

117 요지변경 사례 ■ 특허법원 1999. 10. 7. 선고 99허437 판결: 상고【보정각하(특)】
요지변경 판단시 최초 출원명세서와 대비하여야 한다고 한 사례 ….., 또한 제1항을 삭제하고 보정된 제1항의 내용을 새로운 항으로 신설하려면 신설된 청구항에 대하여 특허법 제82조 소정의 수수료를 납부하였어야 하고 원고가 위 보정시 이러한 절차를 취하지 않았다 하더라도 요지변경여부의 판단은 최초 출원서와 보정서에 나타난 기 술내용을 대비하여 판단하여야 할 것이지 이를 탓하여 보정서의 청 구범위 제1항을 가리켜 이와 실제로 대응하지도 않는 최초의 청구범 위 제1항을 보정한 내용이라고 보아 이를 그 요지변경판단시의 대비 대상으로 삼을 수는 없을 것이고, 한편 최초 출원서의 청구범위 제1 항이 보정서의 청구범위 제16항에 대응되는 것으로서 양자가 동일한 기술범위내에 속하는 것으로서 요지변경에 해당하지 않는 것이라는 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 결국 최초 출원서의 청구범위 제3항은 보정서의 청구범위 제1항에 대응되는 것이라 할 것이므로 이들 청구항을 비교하여 요지변경여부를 판단하면 될 것이다. 요지변경은 청구항대 청구항이 아님, 최후거절이유는 청구 항대 청구 항이나 다소 무리 시행규칙을 개정 하여 문제를 해소 하고자함

118 보정관련 사례 ■ 특허법원 2004. 6. 4. 선고 2003허2317 판결【거절결정불복(특)】
효과에 대한 기재가 불비한 화학발명의 명세서는 의견서 또는 이에 첨부한 실험데이타로서 그 기재불비를 해소할 수 없다고 판단한 사례 ■ 특허법원 선고 2002허4460 판결【거절결정불복(특)】 의약발명에 있어서 최초 명세서에 약리효과의 시험예의 기재가 없던 것을 추후 보정하는 것이 명세서의 요지를 변경한 것으로 본 사례 ■ 대법원 선고 99후1713 판결 발명의 핵심적 구성요소의 조성비가 달라진 보정의 요지변경이라고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2000허3098 판결【보정각하불복(특)】 청구범위에 새로운 요지가 추가 변경되는 등 그 내용의 동일성을 인 정할 수 없어 요지가 변경되었다고 판단한 사례

119 보정관련 사례 ■ 특허법원 2004. 5. 23. 선고 2003허3273 판결 【등록무효(특)】
보정전 청구범위를 대상으로한 심결에 대하여 청구범위를 비교하여 동일한 청구항에 대하여는 무효여부에 대한 실체적 판단을 하고 그렇 지 않은 청구항에 대하여는 심결을 취소한 사례 ■ 대법원 선고 2001후1044 판결 【거절사정(특)】 특허출원서의 보정기간 경과 후에 특허출원의 일부 취하는 허용되지 않는 다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 99허3269,3282(병합)판결【등록무효(특)】 출원발명은 요지가 변경됨으로써 보정서를 제출한 날에 출원한 것으 로 되어 신규성이 없는 발명이라고 한 사례 ■ 대법원 선고 91후1823 판결 명세서가 보정됐음에도 보정 이전의 출원발명만을 심판대상으로 삼 은 원심결은 위법한 것이라고 한 사례

120 특수한 출원의 선출원인 분할출원, 이중출원, 변경출원 및 국내우선권주장출원에 있어서, 선출 원인과 후출원인은 동일하여야 함
분할출원, 이중출원, 변경출원 및 국내우선권주장출원에 있어서, 선출 원인과 후출원인은 동일하여야 함 - 출원인이 다수인 경우 모두 완전 일치하여야 함 - 조약에 의한 우선권 출원은 제1국 출원인과 우리나라 출원인이 일치하 여야하나 제3자의 이의제기 등 특별한 사정이 없는한 검토 불필요 분할출원, 이중출원 및 변경출원의 선ㆍ후 출원인이 다른 경우 소명 기 회를 부여한 후 후출원서를 반려 - 국내우선권 주장 출원은 보정 명령후 지정된 기간내 보정하지 못한 경 우 국내우선권주장절차만 무효처분

121 분할출원의 취급 개요 소명기회를 부여한 후 반려하여야 하는 경우
- 원출원인과 분할출원인이 다른 경우, 분할 출원기간이 경과하여 출원한 경우, 원출원의 절차가 종료된후 출원 한 경우, 가공의 출원을 기초로 출원한 경우  보정을 명한후 무효처분 하여야 하는 경우 - 분할출원에 방식상 흠결이 있고 그 흠결이 상기 반려 대상 흠결이 아닌 경우 분할출원 불인정 예고통지를 하여야 하는 경우 - 분할출원에 원출원에 최초 명세서 및 도면에 기재되지 않은 발명을 추가하여 출원한 경우(신규사항 추가 금지 판단 기준과 동일하게 판단) - 거절이유가 있는 경우 거절이유와 동시에 분할출원 불인정이유 통지(특히 이전 출원) 특허법 제36조 제2항을 적용하여야 하는 경우 - 원출원과 분할출원의 청구항이 동일한 경우(양자 상호 동일을 의미)

122 분할출원 관련 사례 ■ 대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778 판결 【등록무효(특)】
분할출원시 원출원의 명세서를 사용할 수 있고 상세한 설명 또는 도면 에만 기재된 발명을 분할출원이 가능하다고 한 사례 ■ 대법원 선고 95누13098 판결 분할출원 불인정 통지는 항고소송의 대상이 되는 행정처분이 아니라고 한 사례 ■ 대법원 선고 84후71 판결 【거절사정】 분할출원을 하면서 출원당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수 있다고 한 사례

123 이중출원 관련 쟁점 원출원인과 이중출원인이 다르게 된 경우 이중출원 관계로 취급
원출원인이 변경된 경우 변경된 출원인 또는 등록 권리자가 이중출원 원출원의 청구범위가 보정되어 이중출원의 청구범위와 다르게 된 경 우 에도 이중출원 관계로 취급 - 이중출원이 보정되어 다르게 된 경우 이중출원 관계 불인정 원출원의 이중출원과 국내우선권주장 출원은 이중출원 관계 불인정 - 원출원의 이중출원과 분할출원은 이중출원 관계로 취급 이중출원은 원출원의 상세한 설명과 같고 ① 원출원의 최초 청구범위 와 동일하거나 ② 청구범위를 삭제한 경우에 인정(청구범위를 한정하 거나 부가한 경우 불인정)

124 이중출원과 분할 출원의 취급

125 변경출원과 이중출원 제도 비교 구분 이중출원 제도 변경출원 제도 같은 점 후출원 요건 - 출원이 특허청에 계속 중에 있을 것
- 원출원인과 후출원인이 동일할 것 - 후출원에 그 취지를 표시할 것 출원일 소급 - 후출원이 적법한 경우 선출원일로 소급 ․ 다만, 29조제3항의 타출워으로서의 지위, 제30조제2항, 제54조제3항, 제55조제2항 규정 적용시 출원일 불소급 심사 - 선출원인과 후출원인이 다른 경우, 후출원 기간이 경과하여 출원한 경우 반려 다른점 출원할 수 있는 기간 - 실용신안 등록후 1년까지 - 특허 최초거절결정 등본 을 받은 후 30일 이내 - 최초거절결정 등본을 받은 후 30일 이내 신규사항 추가시 - 이중출원 불인정 - 거절이유 통지 실체적 - 원출원의 청구범위 내에서 후출원 - 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위내에서 후출원 효과 - 등록시 선등록 권리 포기 - 후출원시 선출원 취하 간주

126 이중출원과 국내우선권주장출원의 취급

127 자기 지정 출원의 원출원 취하 시기 ■ 특허법원 2005. 7. 15. 선고 2004허8671 판결【거절결정불복(특)】
우리나라 출원을 기초로 한 국제출원을 하면서 우리나라를 지정국으 로 표시한 경우 우리나라에 한 선출원은 그 출원일로 부터 1년 3월이 경과한 시점에서 취하된 것으로 본다고 한 사례 특허협력조약에서 정하고 있는 절차에 따라 우선권주장을 하면 국내에서 별 도로 우선권주장의 취지 및 선출원의 표시를 할 필요 없이 법 제55조 제1항 의 국내 우선권주장을 한 것으로 보기 위함이고, 한편 이와 같이 특허협력조 약에 따라 국내출원을 기초로 한 우선권주장을 수반한 국제특허출원을 한 경 우에는 특허협력조약 제8조(2)(b)에 따라 그 이후의 우선권주장의 조건 및 효 과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의하는데, 법 제56조 제1항은 법 제55조 제1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 선출원 이 특허출원인 경우에는 그 출원일로부터 1년 3개월이 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 규정하고 있으므로, 이 사건 원출원은 그 출원일로부터 1년 3 개월이 경과한 취하간주 되었다.

128 우선권주장 출원 관련 사례 ■ 2000. 7. 14. 선고 98허8236 판결【등록무효(특)】
법정기간 내에 우선권주장출원의 증명서류를 제출하였으나 증명서류 의 상태가 불량하다면 법정기간이 경과한 후라도 이를 보완할 수 있다 고 한 사례 ■ 대법원 선고 95누3336 판결 【특허출원심사청구반려처분 취소】 국제특허출원에 관한 우리 나라에서의 출원심사 청구기간의 기산일은 국제 특허 출원한 날이라고 한 사례

129 Ⅳ. 심사 법 제57조 내지 제78조의 2, 제173조 심사절차 - 의견제출기회부여, 특허여부 결정 이의신청 심사전치

130 의견제출 기회 부여 의의 심사관 판단에 대한 항변 기회 부여, 출원심사의 객관성 및 공정성 제고 거절이유 통지 대상 - 출원이 특허요건을 충족하지 못하여 특허거절 결정 하고자 하는 경우 거 절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 부여 - 의견서 제출기간내 거절이유를 해소 하기 위하여 보정서 제출 가능 의견 제출기회 미부여시 취급 - 거절결정 취소 제62조 (특허거절결정<개정 >) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 , > 1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우 2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우 3. 조약의 규정에 위반된 경우 4. 제42조제3항 내지 제5항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우 5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우 6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우 7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우 제63조 (거절이유통지) 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항제2호에 해당하는 경우로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다. <개정 >

131 거절이유 통지관련 사례 의견제출 기회를 주었는지 여부에 관한 판단 기준을 제시한 사례
■ 특허 법원  선고   98허10000 판결      거절사정(실) 의견제출 기회를 주었는지 여부에 관한 판단 기준을 제시한 사례 구 실용신안법 제14조 규정에 있어서 의견서란 거절이유에 대하여 출원인이 승복할 수 없는 경우에 그 이유 등을 심사관에게 개진하는 것으로서, 거절사정을 하기 전에 심사관으로 하여금 다시 한번 거절이유에 대하여 고려하도록 하는 것이므로, 심사관이 출원고안을 거절사정 또는 등록사정하는 데에 참작하는 것이지, 별도의 조치사항이 필요한 것은 아니고, ①거절이유를 통지하지 아니하고 거절사정을 한 경우, ②거절이유를 통지하였다고 하더라도 의견서 제출 기회를 부여하지 아니하였거나 ③ 의견서 제출 기회를 부여하였더라도 그 의견서 제출 기간이 경과하기 전에 거절사정을 한 경우, ④거절이유를 통지하였다고 하더라도 그 거절이유에 없었던 새로운 이유로 거절사정을 한 경우에는 구 실용신안법 제14조 규정에 위배되어 위법하다고 할 것이나, 거절사정 이유와 거절이유가 동일하고, 그 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견서 제출기회를 부여하였으며, 그 의견서 제출 기간이 경과한 후에 거절사정을 한 경우에는 구 실용신안법 제14조의 규정에 비추어 적법하다고 할 것이다. ①거절이유를 통지하지 아니하고 거절사정을 한 경우, ②거절이유를 통지하였다고 하더라도 의견서 제출 기회를 부여하지 아니하였거나 ③의견서 제출 기회를 부여하였더라도 그 의견서 제출 기간이 경과하기 전에 거절사정을 한 경우, ④거절이유를 통지하였다고 하더라도 그 거절이유에 없었던 새로운 이유로 거절사정을 한 경우

132 거절이유 통지관련 사례 ■ 특허법원 2005. 8. 18. 선고 2004허8350 판결【거절결정불복(특)】
거절이유를 통지한 기재불비 사항이 보정으로 신설한 청구항에 있는 경우 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정한 것은 위법하다고 판 시한 사례. 이에 대하여 피고는 이 사건 제55항 발명에 대한 거절이유는 ‘…의 일부’라 는 기재가 불명확한 표현이어서 기재불비에 해당한다는 것으로서 이 사건 제51항 발명에 대한 거절이유와 동일한 것이므로, 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 출원인에게 실질적으로 부여된 것이라고 주장 하나, 피고의 주장과 같이 거절이유의 내용은 동일하다고 할지라도 그 거절 이유의 대상이 되는 청구항이 서로 다른 이 사건 출원발명에 있어서 단지 이 사건 제51항 발명에 대하여 거절이유 통지 및 의견제출 기회가 출원인에게 부여되었다는 사실만으로 청구항을 구체적으로 특정하여 거절이유가 통지 되지 아니한 이 사건 제55항 발명에 대해서도 의견제출의 기회가 부여된 것 이라 할 수는 없다 청구항 51항의 일부라는 표현이 거절이유라고 거절이유 통지(…의 일부가 등록 되었다면 무효 이유가 아닐 수 있음) 특허청구범위  제51항을 삭제하고 제55항을 신설하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나 신설한 청구항에 기재된 일부라는 표현은 제51항에 이미 있었으므로 거절결정 이유가 동일하다고 하던라도 51항과 55항은 발명이 동일하지 않고 청구항이 다드므로 다시 거절이유 통지

133 거절이유 통지관련 사례 ■ 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 【거절사정(특)】
거절이유의 통지에 있어서 청구항을 구체적으로 특정하여야 한다고 한 사례 구 특허법 제8조 제4항은 "특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호 를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여 야 한다."고 규정하고 있는바, 이러한 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명 자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특 허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서(대법원 선고 94후1657 판결 참조),청구항은 독립 항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여 야 하고, 심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지함에 있어서 는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 할 것이다. ① 청구항별 심사제도 도입시 심사관이 거절이유가 해소 되었다고 지적한 청구항에 대하여 동일한 거저이유를 다시 통지하여야 하느지..

134 거절이유 통지관련 사례 ■ 대법원 선고 96후1217 판결 거절이유를 통지 하였다면 거절이유가 다소 추상적이라고 하더라도 당업자가 그 거절이유를 이해할 수 있는 정도라면 충분하다고 한 사례  ….심사관이 출원을 거절하고자 할 때에는 그 거절이유를 상세히 기재한 문 서로 이를 출원인에게 통지하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 출원고안에 대하여 등록을 허용할 것인가에 대한 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오 를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오 를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹 하다는 데 있으므로, 그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으 로 기재되어 있다고 하더라도 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분하다.

135 거절이유 통지관련 사례 ■ 특허법원 2004. 6. 25. 선고 2003허5569 판결【거절결정불복(특)】
비교대상발명의 상세한 설명에 단지 문헌명만 기재된 경우 그 문헌 에 기재된 내용을 거절결정의 이유로 삼을 수 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 2002후2303 판결 【거절사정(특)】 기재불비가 있는 출원에 대하여 진보성만으로 거절결정한 것을 위법 하다고 판단할 수는 없다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2000허7038 판결【거절결정불복(특)】 미완성 발명과 명세서 기재불비는 법적 근거 및 법률적 효과도 상이 하므로 혼용할 수 없다고 한 사례 ② 다수의 거절이유중 어떠한 거절이유로 거절하더라도 문제가 없음, 다만 , 모인출원에 의한 거절이유는 효과가 달라지므로 가급적 판단 하여주어야하고, 모든 거절이유를 다 기재하는 것이 심판이나 소송에서 지지 바디 쉬우므로 모두 기재하는 것이 바람직

136 거절이유 통지관련 사례 ■ 특허법원 2000. 6. 23. 선고 99허7964판결【거절결정불복(특)】
거절결정의 이유와 거절이유통지의 내용이 불일치한 경우 거절이유 를 통지하여 의견제출의 기회를 주지 아니했다고 본 사례 ■ 특허법원 선고 99허5326 판결【거절결정불복(특)】 신규성이 없음에도 불구하고 심결에서 발명의 요지를 잘못 인정한 결 과 진보성이 없다고 한 판단이 잘못된 것임을 이유로 심결을 취소한 사례 ■ 특허법원 선고 99허3184 판결【거절결정불복(특)】 진보성이 없음을 이유로 한 심결의 취소를 구하는 소송에서 신규성이 없다고 주장하는 것이 원고에게 보정의 기회를 박탈하는 것이라고 할 수 없다고 한 사례 ① 심사관이 특허법 제42조제1항제1호로 거절이유를 통지하고, 심판관이 42조 제4항제1호로 지지한 경우도 의견 제출 통지를 않안 것이됨

137 거절이유 통지관련 사례 ■ 특허법원 2000. 3. 24. 선고 99허4033 판결【거절결정불복(실)】
거절이유를 ~등으로 기재를 하였다고 해서 구체적으로 지적하지 아 니한 다른 부분에 대해서도 거절이유를 통지하였다고 할 수 없다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 98허10659 판결【거절결정불복(특)】 거절이유통지를 받은 후 보정하면서 신설된 청구항에 대하여 거절이 유통지 없이 거절사정한 것이 위법하다고 본 사례 ■ 대법원 선고 89후407 판결 【거절사정】 이의신청과 같은 이유로 거절사정을 하는 경우 그 이의신청서 부본 송달과 별도로 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서제출의 기회 를 주어야 할 필요는 없다고 한 사례 ① 의 사례은 기재불비가 심각한 정도가 아닌 경우였는바, 다른 기재불비는 구체적으로 기재하고, 거절결정시 인용한 것은 청구항조차 언급하지 않은 사례임 ② 207쪽 ② 신설한 청구항이 종래의 항과 다르다면 거절이유를 다시 통지하여 심사 하여야 한다고 한사례 ③ 이의 신청의 부본 송달은 거절이유 통지와 동일한 효력을 가짐

138 외국의 심사례 등 참조 여부 ■ 특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6189 판결【등록무효(특)】
특허발명에 관하여 정부 기관으로부터 지정 또는 인증 받았다는 사 실만으로 신규성 및 진보성 등의 요건을 충족하는 것이라고 할 수 없 다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2000허7557 판결【거절결정불복(특)】 외국에서의 특허성 판단자료는 우리나라에서 특허성을 판단하는데 참고자료가 될 뿐 그와 동일한 결론을 내려야 할 아무런 근거가 되지 못한다고 한 사례 ■ 대법원 선고 82후60 판결 【거절사정】 우리나라와 다른 특허제도를 가지고 있는 외국에서 특허받았다고 하 여 우리나라에서 등록결정하여야 하는 것은 아니라고 한 사례 ① 심사관이 기술평가 신용기금 지원을 위한 기술평가나 심사외의 절차에서 심사한것에 대하여는 아무런 기속을 받을 피ㅐㄹ용 없고, 이중 출원의 경우도 마찬가지임

139 특허여부 결정 특허 결정의 확정 - 특허결정의 등본이 송달된 때 확정 * 특허결정에 대하여는 불복 불가 특허거절결정의 확정
- 특허결정의 등본이 송달된 때 확정 * 특허결정에 대하여는 불복 불가 특허거절결정의 확정 - 불복청구가 없는 경우 특허거절결정을 송달 받은날부터 30일 - 불복심판이 있는 경우 심결이 확정 된때 심사관이 한 처분의 취소 - 처분의 성립에 흠결이 있고 그흠결이 명백한 경우 - “법률적합성의 원칙”과 “신뢰보호원칙”을 “比較衡量”하여 결정 ① 의견 제출 기회 부여 하지 않고 거저 ㄹ결정한 후 취급 - 확정전에는 거절 결정을 취소하고 다시 심사 진행 - 확정된 경우 취소 방법 재심 사유 되나?

140 특허여부 결정관련 사례 ■ 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 【거절사정(특)】
특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 하나의 항이라 도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 한다고 한 사례 ■ 특허법원 허3453 판결【거절결정불복(특)】 심사관은 출원인이 제출한 의견서를 검토한 후 특허의 부여 여부를 결 정하면 충분하고, 거절결정서에 의견서 내용을 구체적으로 답변할 필 요는 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 97후2576 판결 경합출원에 대하여 신규성이나 진보성위반 만을 이유로 거절결정할 수 있는지 여부

141 특허여부 결정관련 사례 ■ 대법원 1997. 4. 25. 선고 96후603 판결 【거절사정(특)】
하나의 청구항에 여러개의 발명이 기재된 경우 하나의 발명이라도 공 지되었다면, 전체 항에 대하여 등록이 거절되어야 한다고 한 사례 ■ 대법원 선고 83후63 판결 【거절사정】 특허출원에 대하여 실용신안등록 출원으로 변경지시 없이 특허출원을 거절사정한 것은 위법이라고 할 수 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 81후30 판결 심판관이 당해사건의 사정이나 심결에 관여했으면 심사에서 제척 대 상이 된다고 한 사례 ① 하나의청구하에 고혈압 치료제와 저혈압 치료제가 기재되었던 사안 ③ 현재는 법제 68조에서 148조의 6호를 준용하고 있지 않으므로 문제없음

142 이의신청 개요 제도의 취지: 제3자를 심사에 참여시켜 부실권리 존속방지 이의신청인: 누구든지 가능
이의신청 개요 제도의 취지: 제3자를 심사에 참여시켜 부실권리 존속방지 이의신청인: 누구든지 가능 - 법인격 없는 단체도 가능, 권리자는 이의신청 불가 - 이의신청인의 적격성이 없는 경우 합의체에서 결정각하 이의신청기간: 설정등록이 있는 날부터 등록공고일후 3월이 되는 날까지( 이전출원은 등록공고일부터 3월) 이의신청 이유: 거절이유 중 42조5항 및 45조 위반사항 제외 - 이의신청이유가 모두 부적합한 경우 결정 각하 - 국제출원의 경우 국제출원과 번역문에 다같이 기재되지 않는 사항이 특 허된 경우 추가

143 이의신청 제도 개선(폐지) 기본 방향 - 이의신청제도 폐지 및 - 그 공중심사 기능을 무효심판 제도에 반영 폐지이유
- 이의신청제도와 무효심판 제도가 거의 유사 * 국제적으로도 미국, EPO, 일본, 중국은 폐지 - 이의 신청 제도 이용이 적고 처리기간 장기화 * 04년의 경우 261건이 이의 신청, 이의신청 처리기간은 14.4개월임 개정주요내용 - 특허법 제69조 내지 제78조의2삭제 - 등록공고일후 3월까지는 누구든지 무효심판의 청구가 가능하도록 함 * 무효심판청구인을 현재와 같이 이해관계인으로 존치 - 이의신청 제돈ㄴ 일까지 존치

144 이의신청관련 사례 ■ 대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 【취소결정(특)】
이의신청 절차에서 정정된 청구항이 특허를 받을 수 없는 경우 특허권 자에게 의견서 제출의 기회를 부여하여야 한다고 한 사례   심사관 합의체는 위 정정청구가 특허를 받을 수 없는 것일 때에는 특허권자에 게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바(구 특 허법 제77조 제3항, 제136조 제3항, 제4항), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 그 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하 기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로 심사관 합의체가 정정 후의 청구항에 특허무효사유가 있다는 이유로 특허이의신청절차에서 정 정된 특허청구범위의 특허취소결정을 하면서 특허권자에게 의견서 제출 기회 를 부여한 바 없다면 이는 위법하고, 그 후 취소결정 불복심판절차에서 특허 권자가 정정 후의 특허청구범위에 특허무효사유가 없다는 취지의 주장을 하 였다고 하더라도 특허이의절차에서의 위와 같은 위법상태가 제거되었다고 할 수는 없다. -불명료한 기재를 명확하게 하는 기재의 경우 독립 특허 요건 불필요 - 이건은 청구범위를 감축하는 정정 이었음

145 이의신청관련 사례 ■ 특허법원 2001. 7. 12.선고 2000허8291 판결【취소결정불복(실)】
이의신청절차에서 특허권자가 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심사 할 수 있으나 이 경우 특허권자에게 의견을 제출할 기회를 부여하여야 한다고 한 사례 * 직권심사 범위: 이의신청된 청구 항에 대하여 신청하지 않은 이유에 대하여도 가능 - 부본 송달이 않되는 경우도 있으므로 유의

146 심사전치 개요 - 심판청구시 보정된 출원서를 거절결정한 심사관이 다시 심사하여
의의 - 심판청구시 보정된 출원서를 거절결정한 심사관이 다시 심사하여 심판사건을 감소하고 조속한 권리를 설정 심사전치요건 - 특허거절결정된후 불복심판청구후 형식적으로 보정된 출원 보정의 범위 - 최후거절이유통지에 대응한 보정과 동일 보정요건 미충족시 취급 - 보정 각하( 이후 출원은 보정각하 불복심판 청구 불가) 심사전치의 심사 - 심사결과 거절이유가 없는 경우에는 원결정을 취소하고 등록 결정, 등록 결정 할수 없는 경우에는 원결정 유지 보정각하후 거절결정한 경우 출원인은 보정 각하와 거절결정을 동시에 불복 가능하다. 보정각하도 불복할 경우에는 심사대상 명세서를 보정 각하전 보정서와 심사 전치전 제출된 보정서를 조합하여 심사 대상물을 특정한다. 보정각하불복 여부가 불분명한 경우에는 보정각하도 불복 한것으로 본다,

147 심사전치 관련 사례 ■ 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2782 판결 【거절결정(특)】
심사전치에서 심사관이 원결정유지 후 특허청장에게 하는 심사결과 보고는 심판절차의 심리에 참고로 되게 하는 것에 불과하며 새로운 결 정으로 볼 수 없다고 한 사례 구 특허법( 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)은 제 175조 제2항에서 "제173조의 규정에 의한 심사의 결과 특허사정을 할 수 없 는 경우에는 제62조의 규정에 의한 거절사정(위 개정 법률 제6411호에 의하 여 '거절결정'으로 명칭이 변경됨)을 하지 아니하고 그 심사결과를 특허청장 에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 특허청장은 이를 특허심판원장에게 통 지하여야 한다."고 규정하고 있을 뿐, 심사전치의 결과 심사관이 특허사정을 하지 아니하는 경우에 별도의 결정을 하도록 규정한 바 없으므로, 위 법조항 에 따른 심사결과 보고는 그 내용이 그 후에 진행되는 심판절차의 심리에 참 고로 되는 것에 불과함에도 원심이 위 심사결과 보고를 새로운 결정으로 보 고 그 내용의 당부에 대하여도 판시한 것은 적절하다고 할 수 없지만, ….

148 Ⅴ. 특허등록 및 특허권 법 제79조 내지 제125조 특허 등록 특허권의 설정 등록 및 특허권의 존속
특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 특허권의 양도와 공유 특허권과 실시권 통상실시권

149 특허등록 개요 등록의 의의: 독점 배타권에 따른 수익자 부담원칙 - 특허료를 납부하여 특허권을 설정 등록 함으로서 특허권 발생
- 특허료를 납부하여 특허권을 설정 등록 함으로서 특허권 발생 - 특허료는 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월내 추납할 수 있음 ※ 일정 요건시 특허료 보전 및 특허권 회복 가능 특허료 납부 방법 - 설정등록: 등록 결정서 받은 날부터 3월내 3년분 납부 - 연차료: 4년차 특허료는 연차 시작전에 납부 * 특허료는 6월내 추납 가능(특허료 2배) 특허료 미납시 효과 - 설정등록 료 미납시 특허출원이 포기된 것으로 보고, - 연차료 미납시 납부 기한으로 소급하여 특허권이 소멸한 것으로 간주 제79조 (특허료) ①제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 특허료를 납부하여야 한다. ②제1항의 규정에 의한 특허료·그 납부방법·납부기간 그 밖에 필요한 사항은 산업자원부령으로 정한다. <개정 , , > 제80조 (이해관계인에 의한 특허료의 납부) ①이해관계인은 납부하여야 할 자의 의사에 불구하고 특허료를 납부할 수 있다. ②이해관계인은 제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 경우에는 납부하여야 할 자가 현재 이익을 받은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다. 제81조 (특허료의 추가납부 등<개정 >) ①특허권의 설정등록을 받고자 하는 자 또는 특허권자는 제79조제2항의 규정에 의한 특허료 납부기간이 경과한 후에도 6월이내에 특허료를 추가납부할 수 있다. ②제1항의 규정에 의하여 특허료를 추가납부할 때에는 납부하여야 할 특허료의 2배의 금액을 납부하여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때(추가납부기간이 만료되더라도 제81조의2제2항의 규정에 의한 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한 때를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 특허료를 납부할 기간이 경과한 때에 소급하여 그 특허권이 소멸된 것으로 본다. <개정 > 제81조의2특허료보존(금액부족시: 신설), 제81조의3(특허권 회복 규정)

150 특허등록 사례 ■ 대법원2002.11.22.선고 2000두9229 판결【실용신안권소멸등록처분취소】
실용신안권이 불법 또는 착오로 소멸등록된 경우, 실용신안권자에게 그 회복 등록을 신청할 권리가 있다고 한 사례 따라서 실용신안등록원부 소관청인 특허청장이 소멸등록된 실용신안권의 회복신청 을 거부하는 경우 그 거부로 인하여 실용신안권자의 실용신안권 자체에는 아무런 실 체적 권리관계의 변동을 초래하지 아니한다고 할 것이나, 실용신안법 제42조에 의하 여 준용되는 특허법 제101조 제1항, 제118조 제3항에 의하면, 실용신안권의 이전ㆍ 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한, 실용신안권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질 권의 설정ㆍ변경ㆍ소멸 또는 처분의 제한 등에 대하여는 등록이 효력발생요건이고, 한편 통상실시권의 이전ㆍ변경ㆍ소멸이나 처분의 제한 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정ㆍ이전ㆍ변경ㆍ소멸이나 처분의 제한 등에 대하여는 등록이 대항요 건으로 규정되어 있을 뿐 아니라 권리의 속성에 비추어 실용신안권과 같은 지식재산 권은 등록을 떠나서는 그 내용과 범위가 불명확ㆍ불안정한 측면이 있음에 비추어, 실 용신안권이 소멸등록된 상태에서는 실용신안권자로서는 자신의 권리를 실용신안등록 원부에 표창하지 못하고, 나아가 실용신안권을 처분하거나 담보로 제공하는 등 등록 을 필요로 하는 일체의 행위를 할 수 없게 되어 권리행사에 중대한 지장을 받게 되므 로, 실용신안권의 소멸등록의 회복은 실용신안권자의 권리관계에 직접 변동을 일으키 는 행위라고 할 것이다. 특허등록원부 공신력이 없으므로 특허권의 등록여부에 실체적 권리관계의 존속 등의 변동을 초래하지 않으나, 권리행사에 중대한 변동울 초래하므로 회복을 신청할 수 있다고 한사례

151 특허원부 특허원부 및 원부에 등록할 사항 - 특허원부란 특허권 또는 그에 관한 권리가 기록된 공적 장부
- 특허권의 설정, 이전, 소멸, 전용실시권, 통상실시권 등에 관한 사항 특허 원부의 구성 - 1개 권리에 1개의 등록번호 부여 - 명세서 도면 등 출원관련 서류도 특허원부를 구성 특허원부의 효력 - 특허권의 설정, 이전, 소멸, 전용실시권, 통상실시권 등에 관하여 등록 하지 않은 경우 효력 미 발생 * 부동산 등기 등과 같이 원부에 공신력은 인정 되지 않으므로 등록에 대 응하는 실질적 관계가 성립하지 않는 경우 효력 부인 제85조 (특허원부) ①특허청장은 특허청에 특허원부를 비치하고 다음 각호의 사항을 등록한다. <개정 > 1. 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장 2. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 3. 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 ②제1항의 규정에 의한 특허원부는그 전부 또는 일부를 자기테이프등으로 작성할 수 있다. ③제1항 및 제2항에 규정된 것외의 등록사항 및 등록절차등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④특허발명의 명세서 및 도면 기타 대통령령이 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.

152 특허등록 및 등록원부 관련 사례 ■ 특허법원 2004. 8. 27. 선고 2003허4870 판결【취소결정불복(특)】
보정된 사항이 누락된 상태로 등록특허공보에 게재된 경우 특허발명 의 내용은 보정서 대로 확정된다고 한 사례 ■ 헌법재판소   2001헌마200 전원재판부 【실용신안법 제 34조 등 위헌확인】 등록료 추납기간을 1회 6개월간만 부여하고 다른 구제수단을 두지 않았다고 하더라도  재산권을 침해하였다고 볼 수 없다고 한 사례 ■ 대법원 선고 2003다47218 판결 【사해행위취소】 특허 받을수 있는 권리의 양도계약이 효력을 상실되었다면 양도인은 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 한 사례

153 특허권의 설정 등록 및 특허권 존속 특허권의 발생 - 특허권은 설정 등록에 의해 발생
- 이중출원과 원출원은 먼저 등록된 권리를 포기한 경우에 한하여 나중 권리 등록 특허권 존속 기간 :20년 - 정당한 출원인의 권리는 무권리자 출원일 후 부터 기산 - 이중출원은 원출원일후 부터 기산(이중출원 불인정되는 경우도 동일) 특허권의 소멸 - 요건 발생일로 부터 소멸: 특허권 포기, 특허료 불납 - 처음부터 소급하여 소멸: 무효, 취소, 삭제 정정등 제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고) ①특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. ②특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다. <개정 > 1. 제79조제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 때 2. 제81조제1항의 규정에 의하여 특허료를 추가납부한 때 3. 제81조의2제2항의 규정에 의하여 특허료를 보전한 때 4. 제81조의3제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부하거나 보전한 때 5. 제83조제1항제1호 및 제2항의 규정에 의하여 그 특허료가 면제된 때 ③특허청장은 제2항의 규정에 의한 등록이 있는 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.<개정 > ④비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 등록공고를 하여야 한다.<신설 > ⑤특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다.<신설 > ⑥제3항의 규정에 의한 등록공고에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.<신설 >

154 특허권 존속관련 사례 ■ 대법원 2000. 11. 24. 선고 98후2313 판결 【권리범위확인(실)】
실용신안 등록의 효력은 특단의 사정이 없는 한 등록무효심판에 의하여 무효로 될 때까지 존속한다고 한 사례 실용신안은 일단 등록이 되면 그 등록권자는 구 실용신안법( 법 률 제4209호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제11조에 따른 등록 실용신안의 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확포할 권리를 독점적으로 향유하며, 이런 등록고안에 대한 권리는 특단의 사정이 없는 한 등록무효심판에 의하여 무효 로 될 때까지 존속한다고 할 것이고, 등록무효의 심결이 확정되기도 전에 등록 고안이 실시할 수 없는 것이라는 사유로 그 권리범위를 부정할 수는 없다(대법 원 선고 80후73 판결 참조). 원심이 이 사건 등록고안에 대한 등록무효의 심판이 확정되었음을 인정할 증거가 없다는 이유로, 이 사건 등록 고안이 산업상 이용할 수 없어 그 권리범위를 인정할 수 없다는 피고의 주장을 받아들이지 아니한 것은 위 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유 에서 주장하는 바와 같은 판단유탈이나 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 실시할 수 없는 경우 무효로 인정 된 예는 많음 제88조 (특허권의 존속기간) ①특허권의 존속기간은 제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지로 한다. <개정 , > ②정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제34조 및 제35조의 규정에 의하여 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다.<개정 > ③삭제 < > ④삭제 <

155 특허권의 효력 제한 제96조 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위)
①특허권의 효력은 다음 각호의 1에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장 치 기타의 물건 3. 특허출원시부터 국내에 있는 물건 ② 2이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되 는 물건을 말한다. 이하 같다)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이 상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다. ②의 경우 에 해당하여 특허를 허여한 경우가 잇는지. 불특허와 어떻게 다른지?(특허는 주되 등록료는 내란 말인지?) 조제를 통하여 실질적으로 제약하는 경우는 어떠한지? Ksdir은 특허를 받아도 효과가 없는 것인지?

156 특허권의 효력제한 사례 ■ 특허법원 선고 2002허3962 판결: 【소극권리범위(특)】 의약에 해당하지 않는 2이상의 물질을 혼합하는 발명은 “2이상의 의약 을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명”에 해당하지 않는다고 한 사례. 이 사건 특허발명의 출발물질인 '방사성 금속', '이소니트릴 리간드의 용성 비- 방사성 금속 부가물'은 모두 의약에 해당하지 아니하는 이상 이 사건 특허발명 은 단순한 의약제조행위에 불과할 뿐 의사 등의 치료행위 또는 의사나 치과의 사의 처방에 따라 2이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 약사의 의약 조제행위라고 볼 수는 없고, 단지 방사성 금속의 짧은 반감기 등으로 인하여 의사 또는 약사가 의약제조업자로부터 원료물질을 미리 공급받아 가지고 있다 가 환자에게 투여하기 직전에 직접 원료물질을 혼합하여 제조하는 형식으로 이 사건 특허발명을 실시한다고 하더라도 이를 의사의 치료행위 또는 약사의 조제행위라고 볼 수는 없으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법 제4조 제2호 후단의 '2이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명'에 해당하 지 않는다.

157 특허권의 양도 및 공유 법 제99조 (특허권의 양도 및 공유) ①특허권은 이를 양도할 수 있다.
②특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. ③특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하 고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있 다. ④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다. 특허권의 공유는 실질적으로 지분이 별다른 의미가 없음 조금이라도 지분이 있으면, 실시 할수 있고 동의권을 가짐 황우석 팀은 바보다

158 특허권의 공유 관련 사례 ■ 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295 판결 【특허권이전등록말소등】
① 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아 니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유관계는 합유에 준하는 성질을 가진다. ② 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자가 그 지분의 이전등록 이전에 다른 지분의 양도에 대한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분 에 대한 처분금지가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다. ③ 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분금지 가처분등록이 경료된 후 제3 자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 상태에서 가처분 권자가 본안소송에서 승소하여 그 일부 지분에 관하여 이전등록이 경 료된 경우, 그 전용실시권의 설정은 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다. -228쪽 전체 읽기

159 전용 실시권 및 통상 실시권 전용 실시권 - 특허권자와 계약에 의하여 타인에게 독접 배타적 전용실시권 설정
- 전용 실시권은 등록에 의해 효력 발생(법 제101조) - 설정행위로 정한 범위내에서 특허권자도 실시불가 - 특허권 소멸, 설정기간 만료, 계약 해지 등으로 소멸 통상 실시권 - 설정등록한 범위 내에서 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리 - 다수의 통상 실시권 존재 가능(특허권자도 실시 가능) - 허락에 의한 통상 실시권자, 법정 통상실시권, 강제 통상실시권(법 제 107조) 제100조 (전용실시권) ①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. ②제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. ③전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다. ④전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다. ⑤제99조제2항 내지 제4항의 규정은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다.

160 상표의 전용 사용권 관련 사례 ■ 대법원 2004. 9. 13. 선고 2002후703 판결 【등록취소(상)】
상표의 전용사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록 여부에 관계없이 그 효력을 상실한다고 한 사례  기록에 의하면, 피고가 원고와 사이에 까지 원고에게 년도분 상표사용료 하한액 중 미지급분 60,000달러를 지급하지 아니하는 경우 인용상표들에 대한 전용사용권설정계약을 포함한 계약이 해지되는 것으 로 한다는 내용의 약정을 한 사실, 피고가 위 약정일자보다 하루 늦은 원고에게 미지급 사용료로 49, 달러를 지급한 사실, 위 일자 이후에 피고가 새로이 전용사용권 설정등록을 하지는 않은 사실이 인정되므로, 위 약 정에 따라 피고의 전용사용권설정계약은 자동 해지되었다고 할 것이고, 전용 사용권은 그 설정계약이 해지되면 등록 여부에 관계없이 그 효력을 상실하며, 종전과 동일한 내용으로 전용사용권설정계약을 부활하는 묵시적 합의가 있었 다고 하더라도 새로이 설정등록을 하지 않고서는 상표법상의 전용사용권을 취 득할 수 없는 것이어서, 이후에는 피고를 인용상표들에 대한 전 용사용권자라고 할 수 없다. 제101조 (특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ①다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. <개정 > 1. 특허권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한 2. 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸 (혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한 ②제1항 각호의 규정에 의한 특허권·전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

161 Ⅵ. 특허권자 보호 법제126조 내지 제132조 특허 침해금지 침해로 보는 행위(간접 침해) 손해배상 - 손해액의 추정
Ⅵ. 특허권자 보호 법제126조 내지 제132조 특허 침해금지 침해로 보는 행위(간접 침해) 손해배상 - 손해액의 추정 생산 방법의 추정 과실의 추정

162 민사상 특허권자 보호 침해금지 청구권 - 특허권을 침해한자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해금지 및 침해예방을 청구하는 권리(기업활동에 직접영향) 손해배상 청구권 - 특허권이 고의 또는 과실로 침해된 경우 특허권자 또는 전용실시권자 가 침해자에 대하여 손해 배상을 청구할 수 있는 권리 신용회복 청구권 - 특허권을 침해하여 권리자의 업무상 신용을 실추한 자에 대하여 손해 배상 또는 손해배상과 함께 신용을 회복 조치를 명함 부당이득 반환 청구권 - 민법상 규정에 의하여 청구, 침해자에게 정당한 권리자에 대하여 그 이득을 반환 하도록 함, 고의 과실 불필요, 소멸시효 10년

163 침해금지 청구권 요건 : 침해되었거나 침해될 우려가 있는 경우, 실시가 업으로 실시, 고 의 과실여부 불문
요건 : 침해되었거나 침해될 우려가 있는 경우, 실시가 업으로 실시, 고 의 과실여부 불문 청구권자 : 특허권자 또는 전용 실시권자 침해의 성립요건 - 특허권존재, 무권리자에 의한 업으로 실시 - 특허권의 권리범위와 동일한 범위의 실시 ㆍ간접침해, 생산 방법의 추정 청구권의 내용 - 침해금지 청구권, 침해예방청구권, 폐기ㆍ제거 청구권 침해금지 가처분 : 본안 소송전에 본안 소송과 같은 효과를 얻기 위한 잠정적 조치 제126조 (권리침해에 대한 금지청구권등) ①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. ②특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

164 침해금지 청구 사례 ■ 대법원 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결 【가처분이의】
가처분신청 당시 실용신안권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 경우 그 가 처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라고 한 사례   민사소송법 제714조 제2항에서 규정하는 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 다툼 있 는 권리관계에 관하여 그것이 본안소송에 의하여 확정되기까지의 사이에 가처분권리자 가 현재의 현저한 손해를 피하거나 급박한 강포를 방지하기 위하여, 또는 기타의 이유가 있는 때에 한하여 허용되는 응급적, 잠정적인 처분인바, 이러한 가처분을 필요로 하는지 의 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송 에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합 목적적으로 결정하여야 할 것이며, 더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 실용신안권침해의 금지라는 부작위 의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는, 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 장래 그 실용신안권 등의 권리가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다(대법원 선고 92다40563 판결 참조).

165 침해금지 청구 사례 ■ 대구고등법원 2003.5.15. 선고 2002나7405 판결 【가처분이의】
(가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하므로 이 사건 가처분 결정을 그대로 유지함이 상당하다고 한 사례 위와 같은 구성 및 차이점에 기하여 살펴보면, (가)호 고안은, 세정수를 압출 하여 좌변기의 분사부분까지 보낸다는 이 사건 등록고안의 요지를 그대로 이 용하면서, 다만 그 분사방법에 있어서 이 사건 등록고안이 단순한 형태의 분사 노즐로 분사하고 있던 것을 다수의 분사공이 형성된 분사관을 끼움홈에 고정 하여 분사범위를 확대시키는 새로운 기술적 요소를 부가한 것으로서, 이들은 서로 고안으로서의 일체성을 유지하고 있다 할 것이므로, (가)호 고안은 이 사 건 등록고안과 실용신안법 제39조 소정의 이용관계에 있다 하겠고, 따라서 달 리 채무자가 채권자로부터 이 사건 등록고안의 실시 허락을 얻었다거나 실용 신안법 제53조 소정의 통상실시권 허여의 심판을 받았다고 볼만한 아무런 자 료가 없는 이 사건에 있어서 (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속 하여 채권자의 실용신안권을 침해하고 있다 할 것이다.

166 침해금지 청구 사례 ■ 대법원 1994.11.10. 자 93마2022 결정 【실용신안권침해금지가처분】
실용신안권 침해금지가처분사건에서 여러 가지 요건을 감안할 때 그 보전의 필 요성이 인정되지 않는다 하여 가처분신청을 기각한 사례 실용신안권 침해금지가처분사건에서 피신청인이 제조, 판매하고 있는 국민차에 부착된 파워윈도우가 신청인의 실용신안권을 침해하였다고 하더라도 가처분에 있어 보전의 필 요성은 가처분을 발하는 경우와 발하지 아니하는 경우에 있어서 당사자 쌍방의 이해득실, 본안소송의 계속 여부, 그 내용 등 제반 사정을 고려하여야 할 것인바, 피신청인은 특허 청에 신청인의 등록고안인 “모터가 내장된 팔받침”에 관한 실용신안권의 등록무효 심판 청구를 하여 현재 그 사건이 특허청에 계속중이고 특허청의 무효심판절차에서 그 등록고 안에 관한 실용신안권에 대하여 무효심결이 내려질 개연성이 없지 아니하며, 피신청인이 신청인의 등록고안을 사용함으로써 신청인이 입게 되는 손해는 극히 경미하고, 신청인은 현재 등록고안을 이용한 자동차 제품을 생산하지 않고 있으나, 피신청인이 제조, 판매하 는 파워윈도우가 부착된 자동차는 현재 국내뿐만 아니라 해외로도 수출되고 있는 점 등 여러 사정을 참작하면, 신청인에게 피신청인이 위 제품을 제조하는 것 등을 금지하지 아 니하면 아니될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 보기 어렵다. - 침해 가능성이 높았으나 , 침해 금지가처분을 하지 않은 사례

167 간접 침해(침해로 보는 행위) 침해는 아니지만 특허권을 침해하는 것으로 볼 가능성이 높은 행위를 침해로 의제하여 특허권을 두텁게 보호 - 다수의 구성요소로 된 물품을 소비자가 구입하여 사용할 경우 특허권 침해를 방지하기 위한 규정 - 침해는 청구범위에 기재된 모든 구성을 실시하는 경우 침해이나 일부 의 실시라도 침해가 될 가능성이 높은 행위를 침해로 인정 간접 침해의 성립요건 1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 올엘레멘트 눌과 다소 상치되는 측면이 있음 다수의 구성요소로 된 물품을 소비자가 개별적으로 구입하여 사용할 경우 특허권의 침해를 방지 하고자하는 것임 이 조문은 취지와 어긋나게 운영되고 있으므로 손질할 필용가 있음

168 간접 침해 사례 ■ 대법원 1996. 11. 27. 자 96마365 결정 【특허권등침해금지가처분】
간접 침해 요건 및 및 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 토너 카트리지가 ' 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다고 본 사례 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명 에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그 러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다. …., 본건 특허발명의 목 적에 비추어 보면 위 토너 카트리지는 그 모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와 의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적인 구성요소라 할 것이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없 는 물품일 뿐만 아니라, 본건 레이저프린터의 구입시에 위 토너 카트리지의 교체가 예정 되어 있었고, 특허권자인 신청인측에서 그러한 토너 카트리지를 따로 제조·판매하고 있 으므로, 결국 위 토너 카트리지는 본건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다 고 할 것이다.

169 손해배상 청구권 요건 - 위법 실시가 있을 것(시험이나, 연구, 가정적 실시는 제외), 고의 또는 과실(입증책임 전환)이 있을 것, 손해가 발생 할 것 청구권자 및 시기 - 특허권자 또는 전용 실시권자, 침해자를 안날로 부터 3년, 침해후 10 년 내 청구 손해액의 추정( 특허법 제128조 ) - 특허권자 소해액=침해자의 판매수량× 권리자의 단위수량당 이익액 - 침해자의 이익액 또는 통상 실시권 설정 금액 - 법원은 손해액 산정시 고의 또는 중대한 과실을 참작하거나, 손해액 산정이 어려운 경우 상당액을 손애액으로 인정 특허권 또는 전용실시권이 고의 또는 과실에 의하여 침해되었을 경우에는 특허권자 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청 구할 수 있다. 이 손해배상청구권은 민법 제750조에 근거하여 행사할 수 있으며 특히 특허법에서는 손해액의 산정과 관련하여 법제128조에 특별규정 을 두고 있다. 제750조 (불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다

170 손해배상 청구 사례 ■ 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결 【손해배상(기)】
법원이 판단하여 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때(진보성 포함) 에는 그 특허권에 기초한 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 한 사례 한편 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소 송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것 이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이다.

171 손해배상 청구 사례 ■ 부산고등법원 선고 99나2485 판결 【손해배상(기)】 특허권자의 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 위법행위에 대하여 손해를 배상 할 책임이 있다고 한 사례 위 특허법원의 판결과 같은 이유로 원고의 이 사건 자동여과기는 피고 이준호의 위 특허 권을 침해하지 않는다고 판단된다. 피고 이준호가 피고 회사의 대표이사로서 행한 위 일련의 행위들 중 원고를 특허법위반죄로 고소한 것 등까지는 자신의 권리행사로서 허 용될 수 있는 행위라고 볼 수도 있겠으나, 자신의 손해를 에방하기 위한 방법으로 원고 에 대하여 그 침해물의 제조나 판매를 금지시키는 가처분신청 등 법적구제절차를 취하 지는 아니하고, 사회단체와 언론을 이용하여 불이익을 줄 수도 있음을 암시하고, 나아 가 그 구매자인 효성산업에 대하여도 법률적인 책임을 묻겠다는 취지의 경고와 함께 역 시 사회단체와 언론을 통한 불이익을 암시하고, 형사고소에 대한 합의조건으로 원고와 의 계약을 해제하고 자신과 다시 계약을 체결할 것을 지속적으로 강요하여 마침내 이에 견디다 못한 효성산업으로 하여금 원고와의 기존계약을 해제하고, 기왕 설치되어 있던 원고의 자동여과기까지 철거되도록 하는 등 일종의 자력구제행위를 한 것은 결국 특허 권을 빙자하여 원고의 계약상의 경제적 이익을 탈취한 셈이 된다 할 것인바, 이러한 위 피고의 일련의 행위들은 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 행위로서 위법행위라 아니 할 수 없다. ….따라서 피고들은 연대하여 원고에게 위 불법행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다

172 손해배상 청구 사례 ■ 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 【손해배상등】
등록고안 등록후 6년이 지난 후에 실용신안권을 행사하였다는 사유를 들어 침 해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것은 타당하다고 할 수 없다고 한 사 례 ■ 대법원 선고 99다59320 판결 【손해배상(지)】 권리범위확인심판사건의 심결이 확정되었으나, 그 확정된 경위 등에 비추어 관련 침해소송에서 확정심결을 배척한 것이 위법하지 않다고 본 사례 ■ 대법원 선고 98다7209 판결 【손해배상(지)】 등록고안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우, 무효 심결의 확정 전에 다른 절차에서 그 권리범위를 부정할 수 없다고 한 사례 ■ 서울고등법원 선고 97나13810 판결 【손해배상(지)】 실용신안 및 의장권이 신규성이 없으므로, 침해하였음을 전제로 한 이 사건 청 구는 더 나아가 다른 점에 대하여 살펴볼 필요 없다고 한 사례 ① 침해가 계속되는 경우 3년전부터, 모랐을경우 10년 ② 무효의 심판 청구를 취하하여 심결이 확정 된 경우 제132조 (서류의 제출) 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.

173 손해액의 산정 사례 ■ 대법원 2006.4.27. 선고 2003다15006 판결 【손해배상(기)】
특허침해로 인한 손해액 산정시 특허권자가 제3자와 특허권 설정 계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 금액을 참작하여 손해액을 결정할 수 있고 한 사례 특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있 는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가 치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실 시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명 과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종 결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리 적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제 3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용 을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며 (대법원 선고 99다69631 판결 참조), 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다 고 할 것이다. 제128조 (손해액의 추정등) ①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. <신설 > ②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

174 손해액의 산정 사례 ■ 대법원 2006.4.27. 선고 2003다15006 판결 【손해배상(기)】
특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 손해액을 입증하는 것이 어렵 게 된 경우에도 상당한 손해액을 결정할 수 있고한 사례 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있 는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, …., 이 경우에는 그 기간 동안의 침 해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어 진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손 해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아 니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조 사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다. 제128조 (손해액의 추정등) ③특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다. ④제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. <개정 > ⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <신설 >

175 생산 방법의 추정 생산 방법의 추정 규정의 의의 - 특허가 물건의 생산방법에 관한 것일 경우 제3자가 생산한 방법이 어떤 방법에 의하여 생산 된 것인지 알기가 매우 어려우므로 - 생산 방법의 추정에 관한 규정을 특허법 에 규정하여 특허권자 보호 내용(법제 제129조 (생산방법의 추정)) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동 일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.   1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건   2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통 령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건 신규한 물건인 경우 취급기준… 물건으로 특허를 받은 경우는 이와 같은 문제 없음

176 생산 방법의 추정 사례 ■ 대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다37792 판결 【가처분이의】
채무자가 생산한 제품이 이미 특허출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 물건 에 해당하여 특허법 제129조의 생산방법의 추정을 받지 않는 다고 한 사례.   특허법 제129조에 의하면, 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정 하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물 건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법 의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이라야 할 것 이다. 기록에 의하면,…., 이 사건 부직포와 같이 비통기성 수지 필름이 한쪽 면에 열 융착되어 코팅된 코팅층을 갖고 통기구멍이 연속적으로 형성된 것을 주된 기 술사상으로 하는 직포 또는 부직포는 이미 이 사건 특허출원 전에 공지되었거 나 공연히 실시되었던 것임이 분명하므로, 이 사건 특허발명에는 특허법 제 129조의 추정 규정을 적용할 수 없다 할 것이다. ① 생산 방법이 추정 되지 않는 경우 실제 생산 방법을 입증 하여야함(권리범위확인 심판) * 권리범위확인 심판에서 생산 방법의 추정을 주장 하는 사례 미 발견

177 과실의 추정 과실 추정 규정의 의의 - 민법에서는 손해배상 청구시 손해배상을 청구자가 상대방이 고의 또 는 과실의 있음을 입증할 책임이 있음 - 특허권은 고의 또는 과실에 대한 입증이 어려우므로 침해가 있는 경우 고의 또는 과실이 침해자에 있다고 추정하도록 규정 이유 - 이는 특허권이 설정 등록 되면 특허 공보가 발행 됨으로 서 특허권이 공시되기 때문으로 침해자가 특허권의 설정 여부를 조사하지 않은데 과실을 인정 내용(법 제130조 (과실의 추정)) - 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다 . 제130조 (과실의 추정) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다. 제131조 (특허권자등의 신용회복) 법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

178 과실의 추정관련 사례 ■ 대법원 2006.4.27. 선고 2003다15006 판결 【손해배상(기)】
특허권을 침해 하였다면 침해 자는 자신이 특허권 침해에 과실이 없음 을 주장·입증하여야 한다고 한 사례   특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위 에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발 명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기 술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고(대법원 선고 2000다48272 판결 참조), 위 규정에 도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있 다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿 은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.

179 Ⅶ. 심판 법 제132조 내지 제181조 심판 절차 일반: 심판의 주체, 심판 대상물, 심판청구서의 보정과 요지변경, 절차의보정과 각하, 직권심리, 일사부재리, 심판청구의 병합, 증거 및 입증 책임, 심결 거절결정 및 취소 결정 불복 심판 무효 심판: 이해괸계 및 심판의 이익 정정 심판: 정정 요건 재심

180 특허 심판의 의의 및 성격 특허심판 제도의 의의 특허 심판제도의 특징
- 일반 행정심판과는 달리 기술내용을 바탕을 둔 준 사법절차 마련 - 전문적 판단을 위하여 행정이나 민사소송과는 다른 특별한 제도 마련 특허 심판제도의 특징 - 객체의 특수성: 공익측면에서 심사관이 무효 심판의 당사자로 참여 가능 - 소송법적 성격: 형식적으로 행정 쟁송 절차이나 민사소송절차와 유 사하며, 1심기능 수행 - 심판관은 업무에 독립성이 보장되고 공무원자격 이외에 특수자격 필 요, 고도의 신분 보장 받는 법관과 달리 신분 보장 특칙은 없음 - 민사소송과 달리 직권주의와 서면심리 제도가 적용 제132조의2 (특허심판원) ①특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구에 관한 사무를 관장하게 하기 위하여 특허청장 소속하에 특허심판원을 둔다. <개정 > ②특허심판원에 원장과 심판관을 둔다. ③특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제143조 (심판관) ①특허심판원장은 심판청구가 있는 때에는 심판관으로 하여금 이를 심판하게 한다.<개정 > ②심판관의 자격은 대통령령으로 정한다.<개정 > ③심판관은 직무상 독립하여 심판한다.<개정 >

181 특허 심판의 종류 결정계 심판: 청구인만 존재 당사자계심판: 청구인 피청구인 존재 - 무효심판 재심 - 특허거절결정불복심판
- 정정심판 - 취소불복심판, 보정각하불복심판, 실용신안 출원각하불복 심판 등 당사자계심판: 청구인 피청구인 존재 - 무효심판 - 권리범위확인심판 - 정정의 무효심판, 통상실시권허여 심판 등 재심 - 정정 심판은 결정계 심판임

182 심판의 당사자 당사자 - 자신의 이름으로 심판을 요구하거나 요구를 받는 자 당사자 적격
- 당사자계 사건은 양 당사자가 존재하나, 결정계 사건의 경우 청구인만 존재 당사자 적격 - 심판사건에 있어서 심판을 수행하고 본안심리를 받을 자격이 있는 자 - 심판대상인 권리관계의 확정에 따라 「법률상 이해관계」가 있는 자 2인 이상의 당사자 - 동일한 특허에 관하여 2인 이상이 심판 청구하는 경우 공동으로 심판 청구, - 특허권인 공유인 경우 공동으로 심판 청구 및 피청구인 제139조 (공동심판의 청구등) ①동일한 특허권에 관하여 제133조제1항·제134조제1항 및 제137조제1항의 무효심판 또는 제135조제1항의 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2인이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다. ②공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다. ③특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다. ④제1항 또는 제3항의 규정에 의한 청구인이나 제2항의 규정에 의한 피청구인중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다. -당사자를 잘못 지정한 경우 심결 각하사유임, 의견제출 기회 부여 없음

183 심판의 당사자관련 사례 ■ 특허법원 2005. 9. 9. 선고 2004허7746 판결【취소결정불복(특)】
이의결정의 취소를 구하는 심판에서 공유자 중 1인만이 불복심판을 청구하는 것은 부적법 하다고 한 사례 원고들 2인의 공유인 이 사건 특허발명의 등록을 취소하는 위 이의결 정에 대하여 공유자 중의 1인인 원고 A 주식회사만이 적법한 기간 내에 불복심판을 청구하였을 뿐 원고 주식회사 B은행은 적법한 기간 내에 불복심판을 청구하지 아니하였고, 심판청구기간이 도과한 이후 원고 주식회사 B를 공동심판청구인으로 추가하는 위 보정은 심판청 구서의 요지를 변경하는 것으로서 구 특허법 제140조 제2항에 의하 여 허용할 수 없으므로, 결국 위 이의결정에 대한 심판청구는 복수의 공유자 중 1인에 의한 심판청구로서 구 특허법 제139조 제3항에 위 배되어 부적법하다고 할 것이다. - 의의신청의 경우 법제77조의 3항에서 준용하는 139조제3항의 규정에 따라 공동으로 이의 신청 하여야 함. - 이의 신청의 취소 불복 심판도 공동으로 청구하여야함. 다만, 1인만 청구한 경우 취급은?

184 심판의 당사자관련 사례 ■ 특허법원 1999. 9. 10. 선고 99허4163 판결: 확정【등록무효(실)】
정리회사의 관리인을 당사자로 삼아야 함에도 정리회사 자체를 당사 자로 하여 진행된 심결을 위법한 것으로 본 사례 피고에 대하여 자로 회사정리법에 의한 정리절차개시결 정이 있었던 사실 및 甲이 관리인으로 선임된 사실이 인정되므로, 피고 명의의 실용신안에 관한 등록무효의 심결을 구하 는 이 건 심판에서는 정리회사인 피고는 피심판청구인적격이 없고 관리인 甲만이 그 적격이 있다고 할 것이므로, 특허심판원으로서는 심판청구인에게 이 건 심판이 정리회사인 피고와 그 관리인 중 누구 를 상대로 하는 것인지를 명백히 하도록 하여 정리회사인 피고를 상 대로 하는 것이라면 이 건 심판청구는 부적법하므로 본안에 관하여 판단함이 없이 청구를 각하하여야 하고, 관리인을 상대로 하는 것이 라면 피심판청구인의 명칭을 보정하도록 하여 관리인을 피심판청구 인으로 하는 심결을 하였어야 할 것인데,… - 이후에 총칙 부분으로 옮겨야 겠음

185 심판청구서의 보정과 요지 변경 - 심판을 청구하는 자는 당사자, 사건 표시, 청구취지 및 이유를 기재하여 특허 심판원장에 제출
심판 청구서 기재 사항 - 심판을 청구하는 자는 당사자, 사건 표시, 청구취지 및 이유를 기재하여 특허 심판원장에 제출 심판청구서의 보정 - 심판청구서는 요지를 변경하지 않는 범위내에서 보정가능 - 당사자, 사건의 표시, 청구취지의 동일성을 해치는 경우 요지 변경 요지변경 판단 - 당시자, 사건표기, 청구취지의 보정은 오기정정이나 동일성을 잃지 않는 경우에 허용 - 심판 청구이유는 보정 가능 제140조 (심판청구방식) ①심판을 청구하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 , > 당사자, 대리인, 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 그 이유 ②제1항의 규정에 의하여 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제1항제3호에 규정된 청구의 이유에 대하여는 그러하지 아니하다. ③제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. <개정 > ④제138조제1항의 통상실시권 허여의 심판의 심판청구서에는 제1항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다. <개정 , > 1-3 생략 ⑤제136조제1항의 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다. <개정 >

186 심판청구서의 요지 변경 사례 ■ 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 판결:【거절결정(특)】
공동출원인 중 일부만이 심판을 청구한 후 심판청구기간이 도과전에 나머지 공동출원인을 추가하는 보정은 허용할 수 있다고 한 사례 특허법 제33조 제2항, 제44조, 제132조의3, 제139조 제3항, 제140조 제2항 에 의하면, 특허거절결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송 달받은 날로부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고, 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구 하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 심판청구서의 보정은 청구의 이유를 제외하고는 요지를 변경할 수 없다 할 것이므로, 공동출원인 중 일부만이 심판청구를 제기한 경우 그 심판의 계속중 나머지 공동출원인을 심판청구인으로 추가하는 보정은 요지의 변경으로서 허용할 수 없음이 원칙 이나, 아직 심판청구기간이 도과되기 전이라면 나머지 공동출원인을 추가하 는 보정을 허용하여 그 하자가 치유될 수 있도록 함이 당사자의 권리구제 및 소송 경제면에서 타당하다 할 것이다. 심판청구기간 도과 후에는 허용되지 않음 판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 구체적으로는 ⅰ) 당사자, ⅱ) 사건의 표시, ⅲ) 청구의 취지의 동일성을 해치는 범위의 보정은 요지변경이 된다.  요지변경을 금지하는 이유는 만일 요지변경을 함부로 인정하면 심판 사무를 쓸데없이 복잡하게 하고 심판 절차를 지연시킬 뿐만 아니라 피청구인의 방어에도 곤란을 주기 때문이다.

187 심판청구서의 요지 변경 사례 ■ 특허법원 2005. 9. 9. 선고 2004허7746 판결【취소결정불복(특)】
이의결정의 취소를 구하는 심판에서 공유자를 공동심판청구인으로 추 가하는 보정은 허용될 수 없다고 한 사례 ■ 특허법원 선고 2004허875 판결【적극적권리범위(실)】 적극적 권리범위확인심판사건에서 피청구인으로 기재된 망인을 그 상 속인으로 정정하여 달라는 취지의 보정은 요지 변경에 해당한다고 본 사례 ■ 특허법원 선고 2003허2096 【 판결정정(특)】 정정심판청구에 있어서 정정을 구하는 부분의 내용이 동일성을 인정할 수 없는 정도로 보정된 경우 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경 하는 것이라고 본 사례 ③ 정정청구서의 정정을 구하는 부분은 청구 취지에 해당하고 이에 대한 보정은 심판청구서의 요지 변경 기준이 적용된다.

188 방식 심사 및 각하 방식심사 - 심판청구서가 법령이 정한 방식에 적합 한지 여부 심사 심사 방법
- 심판청구성의 기재 사항, 대리인의 선임, 수수료 납무 여부 및 특허관 련 법령의 위배 여부 심사 심사 방법 - 보정 명령후 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니한 경우 심판 청구서 를 각하(결정 각하) - 보정을 통하여 흠결을 치유할 수 없는 경우에는 피청구인에 답변서 기회를 주지 아니하고 심결로서 각하(심결 각하) 제141조 (심판청구서의 각하) ①심판장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. <개정 > 1. 심판청구서가 제140조제1항·제3항 내지 제5항 또는 제140조의2제1항의 규정에 위반되는 경우 2. 심판에 관한 절차가 다음 각목의 1에 해당되는 경우 가. 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우 나. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우 다. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 ②심판장은 제1항의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다. <개정 > ③제2항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다. 제142조 (보정불능한 심판청구의 심결각하) 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다.

189 방식 심사 사례 ■ 특허법원 2003. 6. 27. 선고 2002허5326 판결: 상고【소극적권리범 위확인(특)】
■ 특허법원 선고 2002허5326 판결: 상고【소극적권리범 위확인(특)】 심판장은 청구항이 2 이상으로 된 권리범위 확인심판에서 어느 청구항 과의 권리범위확인을 구하는 것인지 불분명한 경우에는 이에 대한 보 정을 명한다고 한 사례 "특허심판원의 심판장은 특허청구범위의 청구항이 2 이상으로 된 특 허권에 대한 권리범위 확인심판이 청구된 경우에는 심판청구서에 기 재 내지는 첨부된 청구의 취지와 이유, 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 살펴서 심판청구인이 일부의 청구항과의 권리범위확인 만을 구하는 것인지, 모든 청구항과의 권리범위확인을 구하는 것인지 여부를 검토하여 청구의 취지와 이유가 서로 모순되 거나, 그것이 불분명한 경우에는 이에 대한 보정을 명하여야 할 것이 다."

190 방식 심사 사례 ■ 특허법원 1999. 11. 11. 선고 99허4538 판결【거절결정불복(특)】
특허심판원장이 보정을 명하고 심판장이 각하결정하는 것은 심판장이 보정을 명한 것이 아니므로 위법하다고 한 사례 특허심판원장이 심판청구인에게 심판청구서에 청구이유를 기재하지 아니한 흠결을 보정하라고 명하였음에도 심판청구인이 이를 보정하 지 아니하여 심판장이 특허법 제141조 제2항의 규정에 의하여 각하 결정을 한 사안에서, 특허법 제141조 제1항은 “심판장은  … 경우에 는 기간을 정하여 그 흠결의 보정을 명하여야 한다”고, 제2항은 “심 판장은 지정된 기간 내에 심판청구인이 흠결을 보정하지 아니한 때 에는 결정으로 심판청구서를 각하한다”고 규정하고 있는데, 이 사안 에서는 특허심판원장이 보정명령을 발하였을 뿐이고 심판장이 보정 명령을 발하였음을 인정할 자료가 없으므로 위 각하 결정은 특허법 제141조 제1항의 규정에 의한 보정명령 없이 한 것으로서 위법하다 고 하였다.

191 방식 심사 사례 ■ 특허법원 1999. 9. 30. 선고 99허4675판결【거절결정불복(특)】
보정기간 경과 후에 수수료를 납부한 경우에 심판청구서를 각하한 것 이 위법하다고 본 사례 이 건 보정명령서에서 지정된 보정기간은 인 반면 원고 는 실제로 심판청구 수수료를 자로 납부한 사실은 당사 자 사이에 다툼이 없는바, 심판청구 수수료 등의 보정기간은 불변기 간이 아니므로 이와 같이 보정기한이 경과한 이후 심판청구서가 각 하되기 이전인 실제로 보정이 이루어진 이 건에 있어서 는 심판장은 심판청구서를 각하할 것이 아니라 적법하게 보정이 이 루어진 것으로 보고 심리를 진행하였어야 할 것이다.