특허 보호와 특허 괴물 특허청 국제지식재산연수원 교 수 문 동 현

국제지식재산연수원 1 강연 내용 특허 관련 최근의 이슈 특허권의 이해 특허분쟁, 특허괴물과 특허경영

특허 관련 최근의 이슈

국제지식재산연수원 3 위기와 발명품 1907 년, 금융공황 → 포드 자동차 대량생산 시스템 1945 년, 제 2 차 세계대전 → 최초 컴퓨터 ‘ 애니악 ’ 1979 년, 제 2 차 오일 쇼크 → SONY 워크맨 1997 년, 아시아 금융위기 → 인터넷 검색엔진 구글 2001 년, IT 산업 버블 붕괴 → 애플 아이팟 2008 년, 글로벌 금융위기 → 어떤 발명품 ?? ( 출처 : 니혼게이자이, 09 년 신년호 )

국제지식재산연수원 4 신종플루와 특허 ’ 05 년 : 조류 인플루엔자 공포 ’ 09 년 : 신종플루 공포 타미플루의 유효성분 → 물질특허 물질특허는 미국 제약사 “ 길리아드 ” 보유 미국 2016 년, 한국 2017 년 만료 타미플루의 독점판매권 스위스계 다국적제약사 “ 로슈 ” 가 보유 1996 년 길리아드와 독점 특허사용권 계약 길리아드는 타미플루 판매량에 따라 14~22% 의 로열티, 최근 3 년간 1 조 5000

특 허 권 의 이 해

국제지식재산연수원 6 특허권 특허받은 물건 / 방법 ( 특허발명 ) 을 독점적으로 생산. 판매 / 사용 ( 실시 ) 하는 권리 기술 내용을 공개하는 대가로, 국가로부터 일정기간 부여받은 독점배타권 ＊특허권 존속기간 : 출원일로부터 20 년 ＊특허권이 미치는 지역 : 특허를 받은 국가내 ( 속지주의 ) ＊특허권의 보호범위 : 특허청구범위에 기재된 사항

국제지식재산연수원 7 특허권의 효력 적극적 효력 - 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 효력 ‘ 업 ’ : 사업의 의미 ( 영리목적, 반복계속성 불문 ), 개인용. 가정용 실시는 제외 ‘ 실시 ’ : 물건 발명 vs. 방법 발명 소극적 효력 - 제 3 자의 업으로서의 실시를 배제할 수 있는 효력 침해자를 상대로 침해금지청구권, 손해배상청구권신 용회복청구권, 고소 등 민. 형사상 조치

국제지식재산연수원 8 실 시 권실 시 권 특허권자 이외의 자가 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리 실시권의 종류 효력범위 : 전용실시권 ( 물권적 ) vs. 통상실시권 ( 채권적 ) 설정원인 : 허락실시권, 법정실시권, 강제실시권

특허 분쟁, 특허괴물과 특허 경영

국제지식재산연수원 10 특허 분쟁 구조

국제지식재산연수원 11 한국기업과 특허소송 ( 출처 : 조선일보 ) 삼성전자 LG 전자

국제지식재산연수원 12 Patent Troll 의 유래 잠수함 ( submarine ) 특허 출원으로부터 장기간 ( 년 ) 지난 후 갑자기 출현하는 특허 (ex) Lemelson 의 ‘ 바코드 스캐닝 ’ 특허 ( 1954 년 출원 → 1992 년 특허 ) 특허괴물 ( Patent Troll ) 특허를 확보 후, 침해자 ( 제조업체 ) 를 찾아 소송을 제기하여 막대한 보상금을 받아 내는 소송전문기업 (ex) Rambus, Qualcomm, NTP 등 Invention Capital - 발명과 자본 (fund) 의 결합, 특허 포트폴리오 - 특허 ( 발명 ) 의 상품화 (ex) Intellectual Ventures, Acasia Group 등

국제지식재산연수원 13 Patent Troll 의 특징 특허괴물 → 제조업체 ( 위험 ) 소송비용, 특허무효 ( 위험 ) 소송비용, 손해배상 / 합의금 ( 기회 ) 손해배상 / 합의금 ( 기회 ) 승소 ? 특허괴물의 특징 - 기술분야 : IT, BT - 활동지역 : 미국, 유럽 - 특허확보방법 : 경매, M&A; 아이디어 구매 - 제품생산 (X) - 소송전략 : 단계적 소송 ( 소기업 → 대기업, 대기업 → 소기업 ) - 목표 : Money( 라이센스 )

국제지식재산연수원 14 Patent Troll 의 폐해 특허보상금 ( ’ 05 – ’ 06, 미국 ) - Rambus v. Infineon: Infineon 은 1 억 4700 만불 지급 - NTP v. RIM: RIM 은 4 억 5000 만불 판결 - EMC v. HP: HP 는 3 억 2500 만불 지급 - Rambus v. Hynix: Hynix 는 1 억 7400 만불 판결

국제지식재산연수원 15 Now, Pro-Patent ? [ 미국 ] eBay 판결 ( ): 특허권자의 금지청구권 ( injunction ) 제한 MedImmune 판결 ( ): 라이센시 ( licensee, 실시권자 ) 가 라이센스계약에 의한 로얄티를 계속 지불하고 있다 하더라도, 라이센스 대상특허의 유효성에 의심이 있 는 경우, 특허 무효 비침해의 확인소송을 제기할 수 있음 KSR 판결 ( ): 진보성의 기준을 높임 ☞ 최근 미국대법원은, 특허권자에게 불리한 일련의 판결 !

국제지식재산연수원 16 패러다임의 전환 - 미국 지식기반 사회로 이행 산업 사회 지식정보화 사회 ( 토지 · 자본 · 자원 ) ( 지식 · 정보 ) 경쟁력의 핵심요소 자본, 설비 등 유형자산 → 기술력, 브랜드, 디자인 등 무형자산 미국 S&P 500 기업 자산중 무형자산이 80% 이상

국제지식재산연수원 17 특허 경영 의  특허의 창출 보호 활용 전반에 걸친 전략적 의사결정 과정  전략적으로 특허 포트폴리오를 구축 관리하여, 공격 방어 협상 / 수익 수단으로 적극 활용하는 것 발명 특허 ? Biz byproduct → Strategic portfolio Portfolio Manager! ( From 유병호 변호사, Qualcomm VP )

문동현 : 특허청 콜센터 : 사이버특허아카데미