제8장 특허침해소송(2).

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1 제8장 특허침해소송(2)

2 목 차 Ⅰ 침해소송의 개념 Ⅱ 침해소송의 관할 Ⅲ 특허침해의 특수성 Ⅳ 특허침해론 Ⅴ 특허침해의 유형 Ⅵ 간접침해 Ⅶ
1. 특허침해의 성립요건 2. 특허침해의 유형 및 판례경향 Ⅲ 특허침해의 특수성 3. 특허침해의 판단 Ⅳ 특허침해론 4. 문언상의 침해 Ⅴ 특허침해의 유형 5. 균등론 Ⅵ 간접침해 6. 금반언 Ⅶ 특허권 침해 구제 Ⅷ 특허침해 관련 이론 Ⅸ 특허침해 관련 판례 Ⅹ 특허침해 기업의 대응 Ⅺ 특허침해 피고의 대응

3 Ⅰ. 침해소송의 개념 1. 발명의 보호범위는 “청구의 범위에 기재된 사항”으로 정한다(법 제97조). EPC Art. 69 The extent of protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the daims. Nevertheless the description and drawings shall be used to interpret the daims. 2. 특허명세서의 “청구의 범위”가 권리이다. - 특허심사, 특허심판, 특허소송의 객체(심사물, 심판물, 소송물) 3. 특허침해소송이란 청구의 범위에 기재된 구성요소를 침해품(모조품)이 포함하고 있는지, 즉 침해품의 구성과 청구항의 구성이 동일한지 여부에 관한 재판이다. The daimreads on the accused product if each element of the daim is present.

4 Ⅱ. 침해소송 관할(민사법원) 대법원 고등법원 특허법원 지방법원 특허심판원
1. 심급 : 지방법원 → 고등법원 → 대법원 종류 : 가처분, 특허침해금지 및 손해배상 청구의 본안소송 쟁점 : 등록된 권리(특허청구범위)와 침해품(모조품)간의 동일성 심판(재판) 대법원 고등법원 특허법원 지방법원 특허심판원

5 Ⅲ. 특허침해의 특수성 ○ 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 정당한 권원없이 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 업으로서 실시하면 특허권의 침해를 구성한다(법 제 97, 98, 127조). ○ 특허권은 점유가 불가능한 무체물을 그 보호객체로 하는 무체재산권이름로 유체물을 대상으로 하는 소유권 등과 달리 ① 타인의 모방과 도용이 용이한 반면, ② 침해사실의 발견이나 침해여부의 증명이 어렵고, ③ 손해액의 증명이 곤란하며, ④ 특허권 침해의 예방이 매우 어렵다는 점을 고려해 특허권의 침해를 직접침해 뿐만 아니라 간접침해(법 127)까지 확장하여 인정하고 있으며, 손해액의 추정(법 128), 생산방법의 추정(법 129), 과실의 추정(법 130) 등과 같은 특별규정을 마련하여 특허권의 보호를 강화하고 있다.

6 특허권자 제3자 Gillette (3중 면도날) DORCO (6중 면도날)
◇ 특허침해소송과 특허소송이 병렬로 진행된다. 특허권자 제3자 Gillette (3중 면도날) DORCO (6중 면도날) 경고장 회신문 지방법원에 가처분신청 가처분 대응 (심판) 특허무효심판청구 권리범위확인심판(소극) 청구 법원에 절차 중지 요청 제3자가 청구한 심판에 대응한 심판 권리범위확인심판(적극) 청구

7 Ⅳ. 특허침해론 1. 특허침해의 성립요건 특허침해란 특허권을 침해하고 있는지의 여부를 판단하는 심판으로 특허발명의 기술적 범위에 확인대상발명(침해물건 또는 방법)이 포함되는지의 여부에 대한 것이다. 따라서, ① 특허발명의 기술적 범위와 확인대상발명을 특정한 후, ② 양자를 대비하여 침해의 유무를 심판한다. 양자를 대비한 결과 확인대상발명이 구성요건 모두를 포함하는 경우에는 기술적 범위에 속한다고 판단한다. 만약, 구성요건의 일부가 없는 경우에는 기술적 범위에 속하지 않는다(침해가 아니다)고 판단한다.

8 [ 특허침해의 성립요건 분석] 구분 내용 특허권의 존속중 보호범위에 속하는 발명 정당한권원 없는 자 업으로서 실시
[ 특허침해의 성립요건 분석] 구분 내용 특허권의 존속중 1. 특허권의 존속 중 실시이어야 한다. 그러므로 특허출원중의 실시 또는 존속기간의 만료, 특허 료의 불납, 특허권의 포기 등으로 인해 특허권의 소멸된 후의 실시는 특허권의 침해가 아니다. 2. 일단 설정등록에 의하여 특허권이 발생한 이상 특허요건의 흠결이 있다고 할지라도 특허무 효심판에 의한 무효심결이 확정되어 소멸등록이 되기전까지는 특허권은 존속중인 것으로 본 다. 다만, 소멸등록전이라도 공지기술의 경우 또는 실시불가능한 형태로 기재된 경우에는 특 허권의 보호범위를 인정할 수 없기 때문에 특허권의 침해가 아니다. 보호범위에 속하는 발명 1. 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 실시하여야 한다. 보호범위에 속하는지 여부 는 먼저, 특허발명의 특허청구범위를 중심으로, 발명의 상세한 설명의 참작, 공지기술의 참작, 출원경과의 참작 등을 하여 특허발명의 기술적 범위를 특정한 후, 확인대상발명과 비교하여 구성요소완비의 원칙, 균등론 등에 특허발명의 실시인지 판단한다. 특허발명이 추상적으로 기재되어 특정이 불가능한 경우에는 보호범위에 속하지 않게 된다. 또한, 특허발명의 실시라 고 할지라도, ① 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(법 96), ② 재심에 의하여 회복한 특 허권의 효력의 제한(법 181), ③ 납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(법 81 의3④) 등의 법률의 제한에 해당한다면 보호범위에 속하지 않게 된다. 2. 한편, 특허발명의 실시가 아니라도 간접침해에 해당한다면 보호범위에 속하게 된다. 정당한권원 없는 자 정당한 권원없는 자의 실시이어야 한다. 정당한 권원이란 침해가 되지 않는 주관적인 측면으로서, 실시권의 존재, 소모이론이 적용되는 물건의 실시 등이 이에 해당한다. 업으로서 실시 1. 업 - 단순히 개인적 또는 가정적인 실시를 제외하는 의미로 해석된다. 2. 실시 - 제2조 제3호의 행위를 말한다. 예를 들면, 물건을 생산하는 방법발명의 실시는 전부 물건발명의 실시가 된다. 한편, 실시의 각 행위는 독립되어 있으며 하나의 행위가 적법해도 타행위까지 적법한 것은 아니며 각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단하여야 한다(實施 行爲의 獨立性) 고의 · 과실 불요 침해의 성립 자체에 대해서는 침해자의 고의나 과실을 不要. 다만, 고의나 과실이 있는 경우에는 민사상 손해배상이나 신용회복청구를 할 수 있고, 형사상 고의가 있는 경우에는 형사상 침해죄로 고소가능

9 2. 특허침해의 유형 및 판례경향 (주) 1. 발명의 구성요소 : A, B, C, C’, D
2. 균등침해에 대한 관계 정립 필요 특허침해의 유형 특허발명 침해발명 침해 성립여부(판례) 대법원 판례 문언침해 A+B+C 침해 99후1584 균등침해 A+B+C’ 98후836 이용침해 A+B+C+D, A+B+C’+D 98후522, 2001후393 생략침해 A+B 부정적인 경향 2000후617 불완전 이용침해 A+B+D 선택침해 a+B+C 부정적임 90후960 우회침해 A+B+B’+C 인정 97후2194

10 3. 특허침해의 판단 구 분 특허발명 (가)호발명 침해여부판단 특허요건판단 AER 부가 법칙 abc ○
일반적으로 동일성 위반으로 등록불가 (법 29①각호 · 29 ③ · 36 위반) abcd 진보성이 있는 경우 등록가능 (등록된 경우 이를 이용관계라 함) 생략 ab 1. 원칙 → X 2. 예외 → 간접침해 일반적으로 동일성 위반으로 등록불가(법 29①각호 · 29 ③ · 36 위반) 균등론 abc’ ① ○ (1) 과제공통성 ○ (2) 치환가능성 ○ (3) 치환용이성 ○ (4) 특단의 사정 X (5) 공지기술 X ② X → otherwise 균등물이라면 동일성 위반으로 등록불가 (단, 선행발명이 균등물에 새로운 구성요소를 부가하여 진보성이 있는 경우 등록가능하며, 선행발명의 균등물을 이용하고 선행발명과 일체성을 유지하는 경우에는 이용관계 긍정)

11 4. 문언상의 침해 (1) 개념 특허법에서는, 특허권의 침해는 문언상의 침해 또는 균등론에 근거한 침해로 나뉜다.
문언상의 침해는, 소송에 걸린 장치 또는 방법이, 클레임의 구성요선 또는 한정 모두를 포함하는 경우에 성립한다. 문언상의 침해는, 가장 기본적인 침해 태양으로, 침해의 성립도 명확하다. 1) 침해를 인정하는 방법 침해를 인정하는 방법은, 2개의 스텝으로 된다. ① 클레임의 해석, 즉 클레임의 문언의 의미를 명확하게 하는 단계이다. ② 클레임으로 특정된 구성요소가 대상물에 존재하는가, 또는 다른가 를 All Element Rule에 따라 인정하는 단계이다.

12 2) All Element Rule의 적용 클레임의 구성요소와 계쟁대상물에 있어서 대응 부를 비교하고, 대응부가 결여되어 있는 경우, 또는 대응부는 존재하면서 구성요소와 다른 경우, 비침해로 인정된다. 예를 들면, 클레임에 기재된 발명이 A+B+C로 된 장치일 때, 피고의 제품이 완전히 동일한 구성 A+B+C를 구비하고 있을 때, 문언상의 침해가 된다. ① 문언침해의 성립예 클레임의 장치 피고의 제품 비교 A 일치 B C

13 ② 문언침해가 부정된 예 1 ③ 문언침해가 부정된 예 2
클레임의 장치 피고의 제품 비교 A 일치 B C 없음 부존재 클레임의 장치 피고의 제품 비교 A 일치 B C D 다름

14 5. 균등론(The Doctrine of Equivalent)
(1) 개념 확인대상발명의 일부가 특허발명의 구성요건의 일부가 일치하지 않는 경우에도, 일정의 요건을 만족하면 기술적 범위에 속한다고 해석되는 경우가 있다. 이를 "균등론"이라고 한다. 균등론에 근거한 침해란, 피고의 제품이 특허권의 클레임에 기재된 구성요소의 [균등물]을 구비하고 있을 경우에 성립한다 예를 들면, 클레임에 기재된 발명이 A+B+C로 된 장치인 것에 대하여, 피고의 제품은 약간 다른 구성 A+B+C'로 된 장치일 때, 구성 C와 C‘가 균등인 경우에 균등론에 근거하여 침해가 성립한다.

15 (2) 균등론 성립요건 [판례 : 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결] 구분 내용 적극적
1. 과제의 해결원리가 동일할 것 확인대상발명에 있어서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에 있어서의 과제의 해결원리가 동일해야 한다. 과제의 해결원리가 동일하기 위해서는 치환된 부분이 비본질적이어야 한다. 2. 치환가능성 확인대상발명의 구성요소를 다른 요소로 치환하더라도 그 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 수행하여 실질적으로 동일한 작용효과(result)를 나타내어야 한다. 3. 치환용이성 치환하는 것 자체가 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이어야 한다. 치환용이성의 판단시점과 관련하여 아직 대법원 판례는 없으나, 특허권자 보호의 실효성을 높이기 위해 다수 외국 판례와 같이 침해시가 타당. 소극적 1. 확인대상발명이 공지기술이 아닐 것 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시점에 있어서 공지된 기술과 동일하거나 그로부터 그 출원시에 당업자가 용이하게 창작해낼 수 있었건 것이라면 균등물이라 할 수 없다(이를 자유기술의 항변이라 함). 2. 출원결과참작의 원칙(포대금반언의 원칙(File Wrapper Estoppel)) ① 의의 - 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적 으로 제외되는 등 특단의 사정이 없어야 한다. 예를 들어 청구항에 「A+B+C」구성요소로 하여 출원하였다가 「A+B’+C」로 보정되어 특허된 경우 최종의 「A+B+C」에 대해서는 균등물임을 이유로 권리주장을 할 수 없다. ② 적용대상(모든 보정에 포대금반언의 원칙이 적용될 것인가의 문제) - 선행기술과의 관계에서 특허성을 확 보하기 위한 보정, 예를 들어 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위하여 특허청구범위를 제한적으로 보 정하거나 그러한 해석에 관한 주장을 한 경우 포대금반언의 원칙이 적용됨에는 이론의 여지가 없다(안락의 자 사건 - 大判 2000후2712). 그러나, 기재불비 등 특허법이 정하는 다른 거절이유를 회피하기 위한 목적으 로 보정이 이루어진 경우에도 금반언의 원칙이 적용되는 지에 대해서는 아직 구체적인 대법원 판례가 없다. ③ 적용범위(보정을 했을 때 어느 범위까지 적용될 것인가의 문제) - 보정이 이루어진 범위 전체에 대해 금반 언의 원칙을 적용하는 엄격한 규정의 입장(absolute bar approach)과 보정을 했더라도 합리적으로 보아 특 정한 균등물을 포기하려고 한 것이라고 볼 수 없는 경우 금반언의 적용을 배제할 수 있다는 유연한 규준의 입장(flexible bar approach)이 있다. 판례는 “특허발명의 출원과정에서 어떤 규성이 특허청구범위로부터 의 식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서 뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하 여야 한다(大判 2001후171).”고 판시하여 유연한 규준의 입장을 취하고 있는 것으로 보여진다. [판례 : 대법원 선고 97후2200 판결]

16 (3) 균등론(a+b’+c)에 대하여 1) 등록가능성 「a+b’+c」에서 「b’」가 「b」의 ① 단순한 재료변환 또는 균등물 변환, ② 단순한 균등수단의 전환인 경우이고 「a+b+c」의 공개시 또는 출원일보다 후출원한 경우 동일성과 관련된 특허요건인 신규성, 확대된 선출원의 지위 또는 선출원한주의의 위반으로 특허를 받을 수 없다. 한편, 「a+b’+c」가 동일성 위반이 아니더라도 「a+b+c」의 공개시 이후에 출원되었다면 진보성이 있어야 특허를 받을 수 있다. 2) 침해여부 「a+b’+c」가 「a+b+c」와 관련하여 ① 과제의 해결원리가 공통될 것, ② 치환가능성이 있을 것, ③ 치환용이성이 있을 것, ④ 공지사실이 아닐 것, ⑤ 특단의 사정이 없을 것 등의 요건을 만족하는 경우 「a+b+c」의 균등물이 되어 「a+b+c」의 보호범위에 속하게 되고 「a+b’+c」의 실시자에게 정당한 권원이 없다면 「a+b+c」의 침해가 된다.

17 (4) 균등론에 근거한 침해의 성립 예 균등론에 의하면, 침해자가 구성 C를 균등물 C‘로 대체하여, 특허권의 침해를 회피하려고 하여도, 침해를 면할 수 없다. ○ 한정요구 미국 특허법에서 한정요구에 대하여 클레임을 삭제할 때는, 반드시, 금반언은 발생하지 않는다. 확실히 클레임을 삭제한 것에 따라, 발명의 주제를 포기하였다고 할 수 있으나, 금반언의 유무에 대하여는 포기의 이유도 고려된다. 한정요구는 발명의 단일성을 문제로 하고 있는 것으로, 이에 대한 응답 은 선행기술과의 관계에 있어서 주제를 포기한 것이 되지 않는다. 클레임의 장치 피고의 제품 비교 A 일치 B C C’ 균등

18 6. 금반언 ○ 균등론의 제한 : 금반언이 발생하는가 여부는, 구성요소마다 판단한 다(element by element rule). 금반언의 적용 룰을 구체적인 예를 사용하여 설명한다. 출원인은 A, B, C로 된 장치를 클레임에 기재하여 출원하였으나, 심사과 정에서 선행기술을 회피하기 위해서 구성요소 C를 감축하여 c1로 보정 하였다. ○ 금반언의 예 클레임의 장치 피고의 제품 비교 A 일치 B C ca 감축

19 Ⅴ. 특허침해의 유형 직접침해 1. 의의 - 직접침해란 정당한 권원없는 제3자가 특허발명을 업으로서 실시하는 행위를 말한다.
2. 유형 ① 문언침해 - 특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 경우 구성요소완비의 원칙에 의한 침해 ② 균등침해 - 균등론의 적용에 의한 침해 ③ 이용 · 저촉침해 - 문언침해, 균등침해에 해당하는 확인대상발명이 등록된 것 ④ 생략침해 · 불완전이용침해 - 특허권자의 보호를 강화하기 위해 생략발명, 불완전이용발 명을 침해로 봐야한다는 견해이나 주변한정주의의 해석방법인 구성요소완비의 원칙에 반 하므로 침해를 부정하는 것이 타당(법적안정성보다 구체적 타당성을 우선시할 수 없음) ⑤ 선택침해 - 판례(대판90후960)는 선택발명이 현저히 향상된 작용효과가 있어 등록된 경우 침해가 아니라고 판시하였으나 특허요건 판단과 침해 판단은 별개의 것으로서 선택발명 이 그 기본이 되는 특허발명의 기술사상을 그대로 이용하고 있다면 특허발명의 침해로 봄 이 타당. ⑥ 우회침해 - 선행발명의 공정의 중간단계에 새로운 공정을 삽입할 때에는 선행발명의 공정 이 도중에서 분단되어 발명의 일체성이 상실되므로 원칙적으로 침해라고 함. 판례(대판 97후2194)는 우회침해의 요건으로서 ① 부가공정은 당업자라면 주지된 관용기술에 의하 여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, ② 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어 려울 것을 요구. 간접침해 1. 의의 - 간접침해란 특허발명의 실시는 아니지만 침해의 전단계로서 침해의 가연성이 있는 경우 법률상 침해로 간주해 주는 것을 말한다. ① 특허가 물건의 발명인 경우 - 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 ② 특허가 방법의 발명인 경우 - 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산 · 양도 · 대여 또는

20 Ⅵ. 간접침해 (1) 간접침해의 의의 특허제품의 부품이나, 방법특허의 실시에 사용하는 기계 등을 제조 · 판매하는 행위를 하고 있었다고 해도, 그 행위 자체는 특허권의 기술적 범위에 속하지 않기 때문에 특허권침해 행위가 되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 특허법은 특허권자의 보호를 도모하기 위해서, 일정 요건 하에 특허발명의 실시에 이용하는 물품 등을 제조판매 등을 하는 행위를 간접침해행위로서 특허권침해를 구성하는 것으로 간주한다(법 제127조). 1) 침해행위의 특수성 현재 특허권을 침해하고 있지는 않으나 그대로 방치하면 침해로 이어질 개연성이 높은 예비적 행위나, 특허발명의 구성부품만을 업으로서 판매하여 최종조립에 의한 특허발명의 실시를 개인적 · 가정적으로 유도하는 행위 등에 대해서는 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상을 이용하여 이익을 올리고 특허권자에게 손해를 미칠 우려가 존재하기 때문에 특허발명의 실시가 아니더라도 침해로 보는 행위로 간주하여 특허발명의 보호범위에 속함을 인정.

21 2) 성립요건 간접침해가 성립되기 위해서는 ① 특허권 존속기간 중에 ② 정당한 권원 없는 자가 ③ 간접침해행위를 ④ 업으로서 하여야 한다. ①②④의 경우 일반적인 침해의 성립요건이므로 ③에 대해서 중점적으로 살펴본다. 3) 직접침해와의 관계 직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는「종속설」과 직접침해와 별도로 간접침해의 요건만 갖추면 된다는「독립설」이 있는데, 간접침해는 특허권의 보호를 두텁게 하기 위한 것이라는 점에서 독립설이 더 타당하다.

22 (2) 간접침해의 성립요건 (전제조건 : 간접침해행위를 할 것) 1) 특허가 물건발명인 경우 ① 의의 - 특허가 물건의 발명에 관한 것일 때에는「그 물건의 생산에만」사용하는「물건」을 업으로서 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(법 127Ⅰ)이어야 한다(예를 들어, 텔레비전 수상기의 완성품에 대하여 특허가 부여되어 있는 경우에 그 텔레비전 수상기의 조립에만 필요한 일정한 물건을 세트로 판매하는 경우). ② 소모품의 사용 - 특허발명의 대상 도는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허군자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조 · 판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허물건의「생산」에만 사용하는 물건에 해당한다고 보아야 할 것이다(감광드럼카드리지 사건 - 대판 98후2580).

23 2) 특허가 방법발명인 경우 - 특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는「그 방법의 실시에만」사용되는「물건」을 업으로서 생산 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(법 127Ⅱ)이어야 한다. 3) 타용도(…에만)의 해석 - 「…에만」이란「당해발명A에 있어서 사용하는 물건B가 당해발명 이외의 타용도를 갖고 있지 않다는 것」을 의미한다.「타용도」가 무엇인가에 대하여는 여러 가지 학설이 있지만, 가능성만으로는 부족하고 상업적…경제적 내지 실용적으로 타용도를 사용하고 있어야 한다는 경제적 · 상업적 · 실용적 사용사실설이 타당하다. 한편, 타용도가 없음은 특허권자가 주장 · 입증하여야 한다(대판 98후2580). 4) 물건의 의미 ① 특허된 물건의 생산에만 사용하거나 방법의 실시에만 사용하는「물건」이 특허발명의 출원시점에서 공지되어 있는 경우 타용도가 없다고 말할 수 없기 때문에 간접침해가 안다(대판 2000다27602). ② 물건을 개선하여 특허성이 있더라도 간접침해의 성립에는 영향×(대판 98후2580).

24 (3) 간접침해의 구제 1) 민사적 구제 ① 침해금지청구권의 행사 - 변론 종결시를 기준으로 타용도가 없다면 행사 가능 ② 손해배상청구권인정여부 - 간접침해는 특허발명의 실시가 아니고, 실시의 예비적 단계에 불과하므로 실시료 상당액이 의제되지 않는 다고 여겨진다. 다만 특허권자 · 전용실시권자가 손해의 발생 및 손 해액을 증명하는 경우에는 손해배상청구권을 행사할 수 있을 것이다. 2) 형사적 구제 직접침해의 미수단계도 처벌되지 않는데 미수의 전단계로서 예비적 행위인 간접침해는 처벌되지 말아야 하며, 죄형법정주의원칙상 형벌의 대상에서는 제외되는 것이 타당(대판 92도3350).

25 Ⅵ1. 특허권 침해 구제 (1) 민사상 구제방법(법 제126조, 132조) 특허침해금지청구권 : 가처분, 본안소송 손해배상청구권 부당이득반환청구권 신용회복조치 (2) 형사상 구제방법 : 제12장 벌칙(제 225조, 제232조) ○ 고의로 침해한 경우 - 특허침해죄로 고소할 수 있다. 이외에도 위증죄, 비밀누설죄, 허위표시의 죄, 사위행위의 죄, 양벌규 정, 몰수등 과태료 등의 벌칙이 있다. ○ 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(법 제225조 제1항)

26 (3) 손해배상청구권 ○ 특허권이 고의 또는 과실에 의해 침해되었을 경우는 특허권자는 침해자에 대해 침해로 받은 손해배상을 청구할 수 있다. 이 손해배상청구권은 민법 제709조(고의 또는 과실에 의해 타인의 권리를 침해한 자는 이것에 의해 생긴 손해를 배상할 책임을 진다)에 근거한 것이다. 즉, 불법행위에 의한 손해배상청구권인데, 소송실무상 상술한 금지청구권과 함께 특허권 침해인 경우에 가장 일반적으로 행사되는 것이다. ○ 고의 또는 과실 : 고의란 자신의 행위가 일정한 결과가 생길 것을 인식하면서 굳이 그 행위를 하는 심리상태를 말하고, 과실이란 그 결과가 생길 것을 알아야 하는데 부주의로 그것을 모르고 어떤 행위를 하는 경우의 심리상태를 말하는 점에서 양자는 다르지만 불법행위성립에 관해서는 양자를 구별할 실익은 없다. 손해배상청구권의 이전 소멸 손해배상청구권은 채권이며, 채권 일반원칙에 따라 양도성이 있다(민법 제466조). 민사상 손해배상청구권은 손해나 가해자를 안 날로부터 3년 이내에 행사하거나 불법행위가 있었던 날로부터 10년 이내에 행사하여야 한다(민법 제766조).

27 (4) 침해에 대한 형사적 구제(법 제225, 230, 231조) 침해죄 1. 의의 - 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이 하의 벌금에 처한다(법 225①). 형법이 보충적으로 적용되어 고의범만 처벌함. 침해행위가 다수에 걸쳐 행하여지더라도 이는 포괄일죄를 구성(대판 4293형상 326) 2. 친고죄(법 225②) - 공소시효는 범인을 알게 된 날로부터 6월 몰수 1. 의의 - 법 제225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행 위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피 해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(법 231①). 2. 초과손해액청구(법 231②) - 교부받은 후 물건의 가액을 초과하는 손해의 액 에 대해 배상청구 양벌규정 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인 · 사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄의 행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 대하여는 3억원 이하의 벌금에 해당하는 벌금형을, 그 개인에 대하여는 1억원 이하의 벌금형을 과한다(법 230).

28 (5) 벌칙의 종류 죄 명 구성요건 처벌 친고죄 양벌 규정 비고 징역 벌금 침해죄 (법 225) 특허권 또는 전용실시권을
침해한 자 7년 이하 1억원이하 ○ 몰수 · 교부 위증죄 (법 226) 이 법의 규정에 의하여 선서한 증인 · 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술 · 감정 또는 통역을 한 때 5년 이하 1천만원이하 X 결정 또는 심결 확정전 자수시 감경 허위표시의 죄 (법 227) 허위표시의 금지(법 224)의 규정에 위반한 자 3년 이하 2천만원이하 사해행위의 죄 (법 228) 사위 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자 비밀누설의 죄 (법 229, 229의2) 특허청직원 · 특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자(전문기관 또는 특허문서전자화기관의 임원 · 직원 또는 그 직에 있었던 자를 포함)가 직무상 지득한 특허출원중의 발명에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때 2년 이하 300만원이하

29 Ⅵ11. 특허침해 관련 이론 (1) Claim Chart : 침해판단시 활용 Claim 구성 침해품 구성 동일한가?
Ⅵ11. 특허침해 관련 이론 (1) Claim Chart : 침해판단시 활용 ▷ All Element Rule 적용(법 제97조) ▷ element by element 동일성 판단 Claim 구성 침해품 구성 동일한가? A a Same ? B b Same ? C c Same ?

30 (2) 多記載狹範圍(다기재협범위) 원칙 구성요소가 많으면 권리범위가 좁아진다.
A : 의자 - ⓐ Seat, ⓑ Back, ⓒ Legs B : 안락의자 - ⓐ Seat, ⓑ Back, ⓒ Legs, ⓓ Moving means(흔드는 수단) C : 침대겸용 안락의자 - ⓐ Seat, ⓑ Back, ⓒ Legs, ⓓ Moving means, ⓔ 침대로 변경하는 수단 A’s Patent B’s Patent C’s Patent

31 (3) 특허침해판단의 기본원리 ▷ 특허권은 특허청구범위에 기재된 사항이 권리이다. ▷ 권리는 특허청구범위가 넓어야 제대로 보호받는다. ▷ All Element Rule : 구성요소 결여시 “비침해다” 예 : 구성 1, 2, 3, 4 가 결합된 book end A, B, C

32 A : Book End의 청구범위 해석 ▷ 구성요소 ① + ② + ③ + ④ 로 된 북앤드. ▷ 청구항 1.
책을 움직이지 않게 고정하는 북앤드에 있어서, ① 금속판의 하부를 직각으로 구부려 굴곡부(1)와 지지부(2)를 형성하고, ② 또 지지부(2)의 중앙부분(3)을 적당한 형상으로 오려내어 창(4)을 형성함과 동시에 ③ 중앙부분(3)을 상기 글곡부(1)의 반대방향으로 직각으로 굴곡 시켜서 ④ 금속판이 일체로 성형되는 것을 특징으로 하는 북앤드. ▷ B의 북앤드 : 특허침해가 아님 A의 구성요소중 ③을 구비하고 있지 않음. ▷ C의 북앤드 : 특허침해가 아님 A의 구성요소중 ①, ②는 구비하고 있지 않음. ▷ A의 특허권자는 B와 C의 제품이 비록 A의 모방품일지라도 B와 C를 상대로 특허권을 주장할 수 없다. 다만, B와 C가 특허를 받을 수 있는지 여부는 별개의 문제이다.

33 1X. 특허침해 관련 판례 (1) Chevron Case : 대판 83후 85
○ Chevron 제초제 특허 제4,646호 : 출발물질(A)+ 중간체(B) + 최종물질(C)로 제초제 ○ 진흥정밀(주) : A + B + C + D(촉매)로 된 제초제 ○ 대판 : 촉매를 사용하여 작용효과가 우월하므로 권리범위에 속하지 아니한다. A + B + C ≠ A + B + C + D ○ 동일한 취지 대판 : 90후 1499 / 92후 8330 ○ 반대입장 : 대판 후522 판결 “화학발명에서 촉매를 사용한 것은 이용발명이다. 침해다. A + B + C ⊃ A + B + C + D

34 (2) 공지배제설 : 대판 81후56(1983. 7. 26. 전원일치) 【판시사항】
가. 등록된 발명특허의 전부가 공지공용의 것인 경우 무효심결 없이 권리범위 인정의 가부 나. 특허권 권리범위 결정과 출원당시의 기술수준 【판결요지】 가. 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다. 나. 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권 권리범위확인 청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다.

35 (3) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 【권리범위확인(특)】
【판시사항】 [1] 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있는 경우, (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(소극) [2] 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, (가)호 발명과 대비함에 있어 공지된 부분을 제외하여 판단하는지 여부

36 【판결요지】 [1] 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다. [2] 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부구성이 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니된다고 한 사례.

37 (4) 대법원 선고 2000다69194 판결 [판결요지] [1] 특허권침해소송의 상고심 계속중에 당해 특허발명의 명세서에 대한 정정심결이 확정되어 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있으므로, 원심판결은 판결에 영향을 미친 법령위반의 위법을 이유로 파기되어야 한다고 한 사례. [2] 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. [참조조문] 민사소송법 제423조, 제451조 제1항 제8호, 특허법 제136조 [참조판례] 대법원 선고 99후598판결(공2001하, 2488) 【원심판결】 서울고법 선고 98나47520 판결 [참고] 일본최고재판소 킬비판결 그대로 원용

38 X. 특허침해 기업의 대응 우선권 조사 경고장 수령 문제특허 분석 권리범위 분석 협상 유효성 분석 무효소송 회피설계 가능 검토
크로스라이센싱 검토

39 1. 유럽과 미국의 침해유형 미국의 경우 예비침해행위 즉, 간접침해(USC 271조 3항)를 기여침해(contributory infringement)라고 부른다. 유럽(독일)의 기여침해(침해행위의 유도 및 기여)와 미국의 간접침해를 혼동하지 않도록 하여야 한다. 침해유형 유 럽 미 국 침해행위의 직접실시 직접침해 침해행위의 유도 및 기여 기여침해 유도침해 예비침해행위 간접침해 간접침해(기여침해)

40 2. 미국과 독일 등의 소송비용 비교 ○ 독일에서는 원고가 상대방의 소송비용까지 선납한 후, 나중에 법원의 판결이 내려져서 승소한 후에 법원으로부터 소송비용을 되돌려 받는 시스템 ○ 독일의 특허무효소송에서 제1심 사건은 18 ~ 24개월 내에 종결되며, 제2심 사건은 3 ~ 4년의 기간이 소요됨. 국 가 소송비용(1심 기준) 미 국 450,000 ~ 500,000 달러 프랑스 30,000 ~ 35,000 유로 독 일 40,000 ~ 50,000 유로 스페인 10,000 ~ 15,000 유로

41 X1. 특허침해 피고의 대응 특허포트폴리로와 경쟁사 제품 비교분석 침 해 발 견 반소가능성 확인 무효가능성 확인
가처분 / 침해소송 소송 : 외부변호사 대리 라이센스 추천 크로스라이센스 추천