특허제도 및 명세서 작성방법 청우국제특허법률사무소 변리사 김석만 淸 友

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1 특허제도 및 명세서 작성방법 청우국제특허법률사무소 변리사 김석만 淸 友
안녕하세요. 청우국제특허법률사무소의 김석만 변리사입니다. 앞으로 40여분에 걸쳐 특허제도 및 명세서 작성방법에 대해서 설명드리겠습니다. (다음) 淸 友

2 순 서 지적재산권 특허/특허의 대상 명세서 작성방법 특허출원절차 및 특허요건 해외 특허출원 淸 友
발표 순서는 지적재산권에 대한 간략한 개요 설명부터, 해외 특허출원까지입니다.(다음) 淸 友

3 지적재산권의 분류 특허 실용신안 산업 재산권 전통적 상표 지적재산권 저 작 권 신지적재산권(컴퓨터프로그램,
반도체배치설계, 식물종자) 특허 디자인 실용신안 상표 특허는 지적재산권의 일종으로 실용신안, 의장, 상표와 더불어 대표적인 산업재산권입니다. 산업재산권이라는 것은 상업, 공업과 같은 산업 분야에서의 지적재산권을 말하는 것입니다. 산업재산권 이외의 지적재산권은 저작물에 대한 지적재산권인 저작권이 있습니다. 이들이 전통적인 형태의 지적재산권인데, 근래에 들어서 컴퓨터프로그램이나, 반도체배치설계, 식물종자와 같은 특수한 분야에 대한 지적재산권이 사회, 경제적인 측면에서 대두되고 있고, 이들을 별도의 법의 형태로 보호하고 있습니다. (다음) 淸 友

4 산업재산권이란? 인간의 정신적 창작물 및 창작된 방법을 보호하여 기술개발을 장려하고 산업발전 촉진할 수 있는
특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권(기본4권)과 반도체 집적회로배치설계권, 저작권, 종자산업법상 신품종 등의 기타권리로 구분되며 독점배타적 권리, 무체재산권, 양도, 상속, 질권 설정이 가능함 그러면, 산업재산권이란 무엇이냐? 산업재산권은 산업분야에 이용되어 산업발전에 이바지할 수 있도록 인간의 지적, 정신적 창작물을 보호하기 위하여 제도적으로 인정되는 권리입니다. <특허권 부터 자료 읽을 것> 淸 友

5 <실용신안> Life-Cycle이
산업재산권 분류 <실용신안> Life-Cycle이 짧은 주변 개량기술 (백미러관련 기술) <특허> 원천․핵심기술 (ABS브레이크 시스템 기술) <디자인> 물품의 외관 (차체 형상) <상표> 상품의 명칭 (소나타, 그랜저) 淸 友

6 심사기간 및 존속기간 구 분 특 허 실용신안 디자인 상 표 권리확보 까지 소요기간 24월 6월 ~ 12월 12월 권 리 존 속
구  분 특 허 실용신안 디자인 상 표 권리확보 까지 소요기간 24월 6월 ~ 12월 12월 권 리 존 속 기 간 설정 등록일 후 출원일 부터 20년 10년 등록일 15년 등록일부터 (갱신가능) 淸 友

7 특 허 발명에 대하여 기술공개의 대가로 부여하는 독점권 특허제도의 목적 특허제도의 운용
특 허 발명에 대하여 기술공개의 대가로 부여하는 독점권 특허제도의 목적 발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지 특허제도의 운용 심사주의 속지주의 그럼, 다시 특허로 돌아와서, 특허의 대상이 무엇인지 살펴보면, 특허의 대상은 발명입니다. 발명이라고 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말합니다. 淸 友

8 특허대상 발명 : 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것 발명이 아닌 것들 자연법칙에 반하는 것(영구기관)
자연법칙의 이용이 아닌 것(인간의 인위적 약속에 관한 것들 - 사회제도, 계산방법, 게임방법 등) 기능, 기량과 같이 객관성이 없는 것 미완성발명(출원 당시 기술수준으로 발명의 과제해결을 위한 구체적인 수단이 결여된 것) 특허의 대상을 발명입니다. 발명은 특허법에서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의를 하고 있으나, 다분히 선언적인 형태의 정의이며, 발명이 아닌 것들을 살펴보면 보다 이해하기가 쉽습니다. 발명이 아닌 것들은 … 淸 友

9 특허대상 물(物) : 방법(方法) : 용도(用途):
신규한 화합물, 유전자, 효소, 펩타이드, 천연물의 추출물, 추출물의 유효성분(화합물), 혼합조성물 방법(方法) : 제조방법, screening 방법, 분석방법, 식물의 육종방법 인간의 질병의 치료, 진단, 예방방법은 특허의 대상이 되지 않음(미국 제외) 용도(用途): 기존 物의 새로운 용도 DDT:염료(1875)로 사용되다가 살충제 용도 발견(1938) Viagra 보다 구체적으로 살펴보면, 특허의 대상은 크게, 물, 방법, 용도로 나뉘어 질 수 있습니다. … 淸 友

10 명세서 【요약서】 【요약】 【대표도】 【색인어】 【명세서】 【발명의 명칭】 【도면의 간단한 설명】 【발명의 상세한 설명】
【발명의 목적】 【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】 【발명의 구성】 【발명의 효과】 【특허청구범위】 【청구항 1】 【도 면】 【도 1】 특허권이라는 것은 특허제도의 목적에 따라 부여되는 일종의 국가정책적인 권리이므로 일정한 양식에 따라 국가에게 특허를 부여해 달라는 행위를 해야 합니다. 그러한 행위는 명세서라는 형태로 작성되고, 특허출원을 통해 이루어집니다. 淸 友

11 명세서 발명의 명칭 도면의 간단한 설명 발명의 상세한 설명 : 기술공개서 특허청구범위 : 권리서
특허청구범위에 기재되지 않고 발명의 상세한 설명에만 기재되어 있는 내용을 실시하여도 침해가 아님 발명의 상세한 설명에 기재된 사항과 동일한 발명은 이후 타인이 특허를 받을 수 없음 / 선원주의 특허청구범위 : 권리서 특허청구범위에 기재되어 있는 발명을 실시하면 침해가 됨 淸 友

12 발명의 상세한 설명 발명의 목적 발명의 구성 발명의 효과 발명의 속하는 기술분야 종래기술에 대한 언급(특허문헌, 논문 등)
종래기술의 문제점 발명의 구성 발명의 기술적 특징 기술적 특징을 구성하는 수단, 원리 실시예 발명의 효과 발명의 기술적 효과, 경제적 효과 淸 友

13 발명의 목적 산업상의 이용분야, 종래기술 및 그 발명이 해결하고자 하는 문제점(발명의 과제)을 포함한다.
출원발명과 관련 있는 선행기술을 인용하고, 선행기술의 문제점을 부각시킨 다음, 선행기술과 출원발명과의 차이점 및 선행기술로부터 개선된 점을 명확하게 기재하는 것이 바람직하다. 화합물이 유용함을 나타낼 정도로 적어도 하나의 용도를 기재한다. 논문의 Introduction 부분과 유사하나, 보다 목적지향적으로 기재하는 것이 바람직하다. 淸 友

14 발명의 구성 과제를 해결하기 위하여 어떠한 기술적 수단을 채용하였는가를 기재하고, 이러한 기술적 수단이 여러 개인 경우에는 이들의 상호작용을 기재한다 생명공학(의약) 특허명세서는 작용을 별도로 기재하지 않고, 주로 실시예에 포함시켜 기재한다.  실시예에는 시험방법, 측정기구, 시험조건 등 기초적인 데이터도 기재를 해 주어야 한다. 실시예 기재원칙(과거형으로, 가급적 많이, 다실시예 광범위 원칙, 특허청구범위를 뒷받침할 수 있도록, 비교예를 기재할 것) 어떤 기술적 수단에 대하여 수치를 한정하고 있는 경우에는 그 근거를 기재해야 하고, 입수가 곤란한 물질을 사용하는 경우에는 그 입수방법을 기재하여야 한다. 기술용어는 당해 기술분야에서 일반적으로 인정되는 표준용어를 사용하여야 하며, 다른 의미로 사용할 경우에는 그 정의를 명확하게 기재하여야 한다. 淸 友

15 발명의 효과 그 발명에서 얻어지는 특유의 효과가 기재되어야 한다.
특허발명으로부터 예상되는 결과를 기재해도 무방하다. 타인이 개량하여 특허받는 것을 방지할 수 있으며, 특허발명의 특허권리를 실질적으로 확장하는 데에도 도움이 된다. 淸 友

16 특허청구범위 특허를 받고자 하는 사항을 기재하는 부분
특허권의 판단의 기준 / 특허의 가치가 결정되는 부분 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고, 명확하고 간결하며, 발명의 구성에 필수적인 사항만으로 기재 출원후 권리범위 축소는 가능하나 변경이나 확장은 제한 시기에 따라 범위의 제한 명세서 기재범위 이내 / 새로운 사항 추가는 불가 특허청구범위 해석 방법 특허청구범위의 문언의 해석 구성요소가 많을 수록 권리범위가 좁은 것 Ex) A+B+C < A+B 淸 友

17 특허청구범위 작성원칙 포괄적인 청구항 설정 다단계 청구항 설정 여러가지 카테고리의 청구항 설정 발명의 본질에 맞는 청구항 설정
철저한 선행기술의 검색을 통한 청구항 설정 침해확인 및 권리행사가 용이한 청구항 설정 적절한 용어의 선택 적절한 형식의 선택 淸 友

18 1. 포괄적인 청구항 설정 특허는 R&D 결과 자체가 아닌 발명의 기술적 사상 보호 방어출원 or 조속한 권리 취득
 가장 상위개념의 용어 도출 리파제와 같은 특정효소를 이용하여 idea 구체화 (발명 완성) R&D 결과 자체 : 리파제로 한정 발명의 기술적 사상 리파제  가수분해효소  효소  단백질 대장균을 숙주세포로 사용하여 특정유전자를 발현시킨 경우 대장균  G(-) 박테리아  박테리아  원핵세포  숙주세포 방어출원 or 조속한 권리 취득  실시예 수준의 좁은 권리 설정이 유리 淸 友

19 1. 포괄적인 청구항 설정(계속) 강력한 특허는 포괄적인 Claim에 의해 가능
but, 특허 획득이 쉽지 않고, 특허 받은 후에도 무효 확률이 높다 선행기술 포함 : 신규성 결여 back-up X : 명세서 기재요건 위배 포괄적인 claim 설정  다단계 claim 설정 포괄적인 Claim 뒷받침 : 많은 data 기재 필요 모두 실시예(working example)로 기재 : 거의 불가능 If possible, 많은 시간과 비용 소모 필수적인 것만 실시예로 입증 나머지 포괄적인 claim을 뒷받침하기 위한 부가적인 예  예측예(paper example)로 대체  guidance or direction with evidence 淸 友

20 2. 다단계 청구항 설정 최대한 넓은 상위개념 claim 중위개념 claim 실시예 수준의 하위개념 claim
심사 or 무효 단계에서 적절한 대응 가능 청구항의 수가 많으면, 비용면에서는 불리 : 심사청구료, 등록료 but, 귀중한 권리 소멸 방지 : 특허권 전체의 무효 방지 단, 기술적 특징이 없는 불필요한 청구항의 나열은 지양 【1】바실러스 (Bacillus) 속 미생물을 이용한 효소 E의 제조방법. 【2】제1항에 있어서, 미생물이 바실러스 서브틸리스 (Bacillus subtilis)인 것을 특징으로 하는 효소 E의 제조방법. 【3】제1항 또는 제2항에 있어서, 배양 배지로 Co 이온을 사용하는 것을 【4】제1항 또는 제2항에 있어서, 미생물이 바실러스 서브틸리스 (Bacillus subtilis) KCTC XXXP인 것을 특징으로 하는 효소 E의 제조방법. 【5】제4항에 있어서, 배양 배지로 포도당을 사용하고, 배양조건은 온도 30℃ 및 pH 7.0인 것을 특징으로 하는 방법. 淸 友

21 3. 여러가지 카테고리의 청구항 설정 강력한 특허권 확보 가능 BT분야 Example : Novel Gene
권리행사나 침해확인 면에서 유리한 고지 선점 단백질 : 유전자  단백질, 유전자, 벡터, 형질전환체, 제법 등에 대한 claim 설정 BT분야 하나의 idea로 발명을 완성한 다음, 약간의 추가적인 R&D  다양한 카테고리의 청구범위 설정 가능 다양한 실시예 및/또는 예측예 기재 Example : Novel Gene 상기 유전자를 포함하는 재조합 벡터 형질전환 미생물 상기 유전자에 의해 코딩되는 단백질 단백질의 제조방법 단백질의 이용 : 항체, 효소반응, … 淸 友

22 4. 발명의 본질에 맞는 청구항 설정 개척발명 원리특허 물질발명 : 유전자, 단백질, 벡터 개량발명
발명의 객관적 가치에 상응하는 포괄적인 claim 허용  가장 상위개념의 용어 도출 원리특허 원리가 적용되는 모든 것을 포괄 새로운 개념 및 용어에 대한 명확한 정의 (definitions) 물질발명 : 유전자, 단백질, 벡터 물질의 변이체, 유사체 및 유도체까지 포괄하는 claim 설정 치환 가능한 구성요소 (substitutes), 대체물 (alternatives) 및 균등물 (equivalents)에 대한 명세서 개시 필요 개량발명 선행기술과의 경계를 명확하게 선행기술과의 차이점 및 개선된 점 : 명세서에 명확히 기재 淸 友

23 5. 철저한 선행기술 검색 명세서 작성 청구범위 작성 Patent Map 작성 및 활용 관련 선행기술을 모두 인용
선행기술의 단점, 출원발명과의 차이점 및 개선점 정확한 발명의 이해 및 진보성 거절 가능성 희석 청구범위 작성 선행기술의 개시정도에 따라 허용되는 claim 범위가 달라짐 Patent Map 작성 및 활용 분석해야 할 선행기술이 많고, 그 내용이 복잡한 경우 라이센싱 등 [Case 1] Pseudomonas 속 미생물을 이용한 물질 X의 분해에 대한 선행기술이 전혀 없는 경우 [Case 2] Pseudomonas putida에서는 선행기술이 없으나, Pseudomonas 속의 다른 종을 이용한 물질 X의 분해에 대한 선행기술이 있는 경우 [Case 3] Pseudomonas putida를 이용한 물질 X의 분해에 대한 선행기술이 있는 경우 淸 友

24 6. 침해확인 및 권리행사가 용이한 청구항 설정 실시 가능한 claim 설정 침해자의 입장에서 재고 효력범위 고려
실시가 불가능한 부분을 포함하고 있는 경우 : 무효사유 침해자의 입장에서 재고 침해자의 실시 형태 고려 작성된 claim을 침해하지 않으면서 실시할 수 있는 여지 고려 작성된 초안의 문제점 발견 용이 효력범위 고려 물질발명 >> 제조방법발명 >> 방법발명 제조방법에 관한 발명의 경우 제3자의 침해여부 규명 : 곤란 특히, 침해입증이 곤란한 구성요소를 포함하고 있는 경우 구체적인 반응조건 淸 友

25 7. 적절한 용어 선택 comprising (포함하는)
다른 요소의 부가도 권리범위에 포함 be characterized by, including, containing, having consisting essentially of (필수적으로 ...를 함유하는) 필수 구성요소의 부가는 권리범위에서 제외 consisting of (구성되는) 다른 요소의 부가는 권리범위에서 제외 consisting, constituting encoding, transfected : comprising 보다 좁게 해석 determining or detecting >> measuring Example : 선행기술로 A, B, C, 및 D를 포함하는 조성물이 공지이고, 성분 D를 제거한 새로운 발명을 한 경우 [예 1] A, B 및 C를 포함하는 조성물. [예 2] A, B 및 C로 구성된 조성물. [예 3] 필수적으로 A, B 및 C를 함유하는 조성물. 예 1 : 신규성 결여 예 2 : 단순한 부가성분 E를 첨가하여 발명 실시  배척 X 淸 友

26 8. 적절한 형식 선택 독립항 & 종속항(Independent & Dependent Claim)
인용형식의 청구항(Reference Claim) 개조식 청구항 마쿠시 청구항(Markush Claim) 젭슨형 청구항(Jepson Type Claim) 용도 청구항(Swiss Claim) 기능적 청구항(Functional Claim) 핑거프린팅 청구항(Fingerprinting Claim) 제법에 의해 특정되는 물질 청구항(Product by Process Claim) 淸 友

27 청구항의 형식 독립항 : 독립형식(다른 청구항을 인용하지 않는 형식)으로 기재된 청구항
1. 하기 일반식으로 표시되는 화합물을 포함하는 간염 치료용 조성물. 종속항 : 독립항 또는 다른 종속항을 한정, 부가하여 구체화하는 청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 화합물은 장미로부터 분리된 것을 특징으로 하는 조성물. Reference Claim / 인용형식의 청구항 1. 서열번호 2의 아미노산 서열과 90% 이상의 상동성을 가지는 프로테아제. 2. 제1항의 프로테아제를 함유하는 세정제. 3. 제2항에 있어서, 리파제를 추가로 함유하는 세정제. 개조식 Claim 다음의 단계를 포함하는 단백질 X의 제조방법 : (a) 서열번호 3의 유전자로 형질전환된 미생물을 배양하는 단계; (b) 상기 배양된 미생물의 배지를 이온성 크로마토그래프에 통과시키는 단계; 및 (c) 단백질 X를 수득하는 단계. 淸 友

28 청구항의 형식(계속) Markush 청구항 다음의 서열을 가지는 펩티드 : 복수의 구성요소를 택일적으로 기재하는 형식
상위 개념의 표현이 불가능한 경우에 사용 화학 및 BT 분야에서 통용 요건 : 구성요소가 유사한 성질 또는 기능을 가질 것 공통되는 성질 또는 활성을 가질 것 중요한 화학구조를 공유 or 1군의 화합물 Example 다음의 서열을 가지는 펩티드 : met-cys-phe-X-ala-pro-Y-val-asp-asp-cys 여기서, X는 ala, leu 및 phe 으로 구성되는 군에서 선택된 하나이고; Y는 ser, tyr 및 thr 으로 구성된 군에서 선택된 어느 하나이다. 淸 友

29 청구항의 형식(계속) 젭슨형 청구항 표현형식 개량발명의 Claim 작성에 널리 이용 Example
…에 있어서, …을 특징으로 하는 … in a …, characterized by… in a …, the improvement comprising … 개량발명의 Claim 작성에 널리 이용 Example 미생물을 배양하여 PHB를 제조하는 방법에 있어서, 서열번호 1의 유전자로 형질전환된 박테리아를 이용하는 것을 특징으로 하는 PHB의 제조방법. 전제부 : 미생물을 배양하여 PHB를 제조하는 방법에 있어서 특징부 : 서열번호 1의 유전자로 형질전환된 박테리아를 이용하는 것 연결부 : 을 특징으로 하는 종결부 : PHB의 제조방법 淸 友

30 청구항의 형식(계속) 용도 청구항 기능적 청구항 물성에 의한 특정 (Fingerprinting Claim)
“…의 용도” 형식으로 기재된 청구항 우리나라에서는 인정되지 않음 기능적 청구항 구성을 기능적인 표현으로 기재한 청구항 특별한 경우에만 인정 / 그 외는 불명료하여 불인정 물성에 의한 특정 (Fingerprinting Claim) unknown structure : important characteristics of the product biological, immunological, in vitro, chemical & physical properties 제법에 의한 특정 (Product by Process Claim) 제조방법 이외의 다른 수단에 의해서는 특정이 불가능한 경우 물리화학적 성질을 병행해서 특정하는 것이 유리 US : 제법에 의해 그 물질이 정의될 수 있는 경우에만 허용 EPO : 그 물질 자체가 특허요건 (신규성)을 만족하는 경우 JP : 제법이 달라도 물질이 동일하면 침해 淸 友

31 소 결 -훌륭한 특허명세서를 작성하기 위해서는- 종래기술에 대한 풍부한 검색
(Patent map 또는 Technical Road Map 작성) 발명의 기술적 사상을 포괄하는 넓은 범위의 청구항 작성 다양한 실시예 기재 효과에 대한 자료를 충분히 기재 이렇게 말씀드린 사항을 종합하여 명세서를 작성하게 됩니다. 그 중 좋은 명세서를 작성하기 위해서 가장 염두에 두어야 할 점을 정리하면, …. 淸 友

32 출원절차 淸 友 NO 재 심 사 거절결정 출 원 NO 방 식 심 사 보정 명령 출원일부터 1년6개월 후 또는
출 원 NO 방 식 심 사 보정 명령 출원일부터 1년6개월 후 또는 출원인의 요청시 즉시 출 원 공 개 심사청구 유무 NO 취하 간주 특허출원후 5년 이내 YES 심 사 착 수 심사청구순 NO 거절이유 유무 특허결정 YES 재 심 사 의견제출통지 설정등록 YES 거절이유 해소 등록공고 N0 거절결정 기각 불복심판 특허법원 인용 淸 友

33 특허요건 권리능력 미비(외국인) 산업상 이용가능성 신규성 진보성 선출원 공서양속 무권리자의 출원 명세서의 기재요건 공동출원
1특허출원의 범위 신규사항 추가 淸 友

34 특허요건 – 산업상 이용가능성 산업 분야에서 이용이 가능한지 여부의 판단 의료행위
출원당시 또는 장래시점에서 산업적으로 이용가능한지 여부 판단 인간의 질병의 진단, 치료, 예방 방법 등 인간에 대한 의료행위를 제외하고는 별다른 적용이 없음 의료행위 특허 제도 원리상으로는 특허성이 인정되어야 함. 의료행위는 널리 개방되어야 한다는 생각이 반영 미국의 경우 의료행위의 발명에 대해 특허를 부여하나 의사의 의료행위에 대해서는 특허권의 적용을 배제 淸 友

35 특허요건 – 신규성 새로운 발명인지 여부 판단 공지행위를 한 것이 없는가? 신규성 의제
특허출원 전에 공지, 공연히 실시, 간행물에 기재, 일정한 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해서 신규성을 부정 동일한 발명에 대해서 공지행위를 한 것이 없는가? 학회발표, 논문발표, 언론매체 소개 신규성 의제 일정 요건하에서 공지된 발명에 대해서 신규성이 있는 것으로 간주 공개된 날로부터 6월이내 발명자의 의사에 의한 경우/ 발명자의 의사에 반하는 경우 출원시 그 취지를 주장 / 추후 보완 불가 미국, 브라질, 캐나다:1년 인정, 일본: 6개월 논문발표의 경우 적용되지 않는 국가 많음(유럽, 중국 등) / 해외출원고려시 주의 淸 友

36 특허요건 – 진보성 용이하게 발명할 수 있는지 여부 판단 진보성이 인정되기 위해서는
발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지된 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 경우 진보성을 부정 가장 흔한 특허 거절이유 중 하나 A+B+C(발명), A+B(공지), C(공지) / 진보성 판단에 따라 특허여부 결정 진보성이 인정되기 위해서는 발명의 기술적 특이점 부각 종래 기술상의 문제점의 해결 예측할 수 없는 유리한 효과 부각 이질적인 효과 또는 동질적인 효과이나 현저하게 우수한 효과(1+1 => 3) 淸 友

37 특허요건 – 명세서 기재요건 발명이 기술문서 및 권리문서로서 적법하게 기재되었는지 여부 판단
발명의 상세한 설명을 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하였는지 판단 과도한 시행착오나 복잡하고 과도한 실험을 거치지 않고 발명을 이해하고 재현가능할 정도 기탁제도(미생물, 벡터, 세포 등) 이용 청구항을 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고, 명확하고 간결하며, 필수구성요소로만 기재하였는지 판단 淸 友

38 특허요건 – 선출원 출원인에 의해 최초로 출원된 것인지 여부 판단 우선권주장 출원
독점권을 수여하는 것이므로 최초의 출원자에게만 권리 인정 동일한 발명의 범위 경합분야에 있어서 출원을 서둘러야 하는 이유 미국은 선발명주의 출원일 확보를 위한 우선권주장 출원의 전략 우선권주장 출원 원출원일로부터 1년이내의 출원에 대해서 일정요건하에서 판단시점의 소급효 인정 淸 友

39 거절이유에 대한 대응(1) 기술문헌이 첨부된 경우 신규성 조항(특허법 제29조 제1항) 인용시
선행기술문헌과의 구성상의 차이점 분석 구성상의 차이가 없을시 선행기술문헌에 나타나지 않은 구성요소를 포함하도록 청구범위 재작성 Ex) A+B+C로 출원하고, 심사관이 A+B+C가 기재된 공지기술 근거 거절  A+B+C+D로 보정 선원주의 조항(특허법 제36조 또는 제29조 제3항)인용시 선출원 청구범위와 본원 청구범위 비교 분석(36조) 선출원 명세서의 상세한 설명과 본원 청구범위 비교 분석(29조3항) 淸 友

40 거절이유에 대한 대응(2) 기술문헌이 첨부된 경우 진보성 조항(특허법 제29조 제2항) 인용시
선행기술문헌에 나타난 구성요소 분해 분해된 구성요소와 본원 구성요소들과 대응관계 분석 본원과 선행기술문헌과의 목적, 구성, 효과상의 차이점 추출 선행기술문헌의 구성요소들과 본원 구성요소들간 서로 대응되는 경우  각 구성요소들의 조합이 용이하지 않다는 점을 주장 and/or  조합으로 인하여 예측하지 못한 현저한 효과가 나타남을 주장 Ex) A+B+C(발명), A+B(공지), C(공지) 淸 友

41 거절이유에 대한 대응(3) 기술 문헌의 첨부되지 않은 경우 1특허출원의 범위 조항(특허법 제45조) 인용시
발명의 속성에 따라 둘 이상의 건으로 분할하여 출원 상세한 설명 기재불비 조항(특허법 제42조 제3항) 인용시 불분명한 기재사항을 명료하게 구체적으로 설명 새로운 용어에 대한 정확한 정의/도면과 상세한 설명 내용 일치 수식이나 기호에 대한 부연설명/새로운 사실 추가 불가 청구범위 기재불비 조항(특허법 제42조 제4항) 인용시 상세한 설명상의 근거 확인(용어 통일) 구성요소의 상호연결 관계확인/필수구성요소의 누락 확인 청구범위 기재방식 조항(특허법 제42조 제5항) 인용시 청구범위 기재요령에 따라 적법하게 기재 淸 友

42 출원절차 淸 友 NO 재 심 사 거절결정 출 원 NO 방 식 심 사 보정 명령 출원일부터 1년6개월 후 또는
출 원 NO 방 식 심 사 보정 명령 출원일부터 1년6개월 후 또는 출원인의 요청시 즉시 출 원 공 개 심사청구 유무 NO 취하 간주 특허출원후 5년 이내 YES 심 사 착 수 심사청구순 NO 거절이유 유무 특허결정 YES 재 심 사 의견제출통지 설정등록 YES 거절이유 해소 등록공고 N0 거절결정 기각 불복심판 특허법원 인용 淸 友

43 해외특허출원 속지주의원칙상 각 나라마다 특허획득 필요
최초 출원일로부터 1년 이내에 해외로 출원하면 출원일 소급 적용받을 수 있음(우선권제도 활용) 1년경과시 출원공개전 해외출원을 할 수 있으나 출원일 소급은 받지 못함 / 출원공개시 공개된 원출원에 의해 신규성 및 진보성 상실 해외로 출원하는 방법 해당 국가에 직접 출원(파리조약, 180개국) PCT출원(108개국) 한국미국, 한국PCT미국 미국한국, 미국PCT한국 PCT한국 또는 미국 淸 友

44 해외 특허출원시 고려사항 특허권 확보의 목적 특허출원방법 출원대상국가 명세서 또는 청구항 조정 여부 권리행사 vs 방어출원
PCT 출원 vs 일반해외출원 출원대상국가 일반적으로 미국, 일본, 유럽특허청(EPO) 발명이 실시되고, 사업성이 있는 국가는 모두 포함하는 것이 바람직 명세서 또는 청구항 조정 여부 淸 友

45 해외특허출원 방법 일반해외출원 PCT(특허협력조약)출원 최초 출원일로부터 30개월까지 각국 진입 연장
국제단계에서 조사보고서 및 예비심사 등 예비적으로 특허성여부를 판단받을 수 있음 특허 가능성을 각국 진입 전에 미리 타진할 수 있음 각국 진입시 높은 비용에 대한 위험성을 줄일 수 있음 淸 友

46 PCT 출원과 일반해외출원의 비교 淸 友

47 PCT 및 일반해외출원의 장단점 PCT가 유리한 경우 일반해외출원이 유리한 경우 진입국가 결정이 어려워 시간이 필요한 경우
자금원을 구할 기간이 필요한 경우 licensing을 목적으로 하는 경우 licensing 받는 측에서 진입국을 결정하게 하고자 하는 경우 일반해외출원이 유리한 경우 진입할 국가가 적은 경우(3개국 미만) 빠른 시일 내에 특허권을 확보하고자 하는 경우 선진국에서 기술력을 인정받고자 하는 경우 보다 적은 비용을 지출해야 하는 경우 淸 友

48 공지된 물질 X가 효소 A를 억제하여 질병 B를 치료하는 것에 관한 새로운 용도를 규명한 경우
해외특허출원시 청구항의 조정 공지된 물질 X가 효소 A를 억제하여 질병 B를 치료하는 것에 관한 새로운 용도를 규명한 경우 한국 X를 유효성분으로 하는 B 치료용 조성물 특정용도(질환)를 한정하여야 함 미국 개체에 유효량으로 X를 투여하는 것을 포함하는 질병 B의 치료 방법 개체에 유효량으로 X를 투여하는 것을 포함하는 효소 A의 억제 방법 치료방법 및 작용기전에 관한 청구 모두 가능 유럽 질병 B 치료에 사용하기 위한 약제로 사용하기 위한 X(제1용도발명) 질병 B 치료제 제조를 위한 물질 X의 용도(제2용도발명) 일본 질병 B 치료제 제조를 위한 물질 X의 용도 淸 友

49 감사합니다 淸 友