(지식재산 관리체계, IP리스크관리, IP사업화 및 자산화)

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1 (지식재산 관리체계, IP리스크관리, IP사업화 및 자산화)
2. 지식재산 관리법 M53. 특허 라이선스 협상 및 계약 카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법 지식재산 관리법 (C12) M44 특허분쟁대응(특허심판, 소송, 대응전략) 고급 이론 M53 특허 라이선스 협상 및 계약 (계약서 작성 포함) 이론/실습 M121 지식재산경영 (지식재산 관리체계, IP리스크관리, IP사업화 및 자산화) M15 영업비밀의 보호 및 관리 (영업비밀보호제도 및 관리방안)

2 1-1. 기술계약의 이해 가. 지식재산권 확보의 중요성 글로벌 정보기술(IT) 대기업
특허소송 전문기업(Patent Troll : 특허괴물)에 5~6억 달러에 달하는 특허 침해 손해배상금을 물어준 소송사건이 발생 특허에 대한 경각심을 불러일으킴 경쟁기업의 시장진입을 원천봉쇄하는 방법으로 특허 침해 소송을 활용 글로벌기업들은 지식재산권을 무기로 하여 기업의 시장진입 저지, 특허소송 등을 통해 기술사용료를 요구 지식재산권 확보 없이는 시장 생존이 어려움

3 1-1. 기술계약의 이해 나. 기술 시장에 대한 주목과 전문가 양성 관심 증가 1) 기술 아웃소싱에 대한 관심 증가
기술거래에 참여하는 기술공급자와 기술수요자 증가 기술시장이 더 많은 주목을 받고 있음 2) 기술거래는 폭넓은 식견과 경험을 요구 다양한 산업 분야별 각 기술에 대한 이해 특허 등 지식재산권 및 기술가치평가에 대한 이해 각 산업 분야별 기술트렌드 분석 기술상품화 및 협상 전략, 계약법/세법에 관한 이해 전문가 양성에 관심 증가

4 1-1. 기술계약의 이해 다. 기술계약이란? 기술계약의 수립 사업부, 연구개발부, 기술엔지니어링부,
기업 간에 체결되는 계약 중에서 기술과 직접 관련이 있는 계약 사업부, 연구개발부, 기술엔지니어링부, 협업부문의 제안 의뢰 협상진행 협상 결과에 대한 조정과 통합 기술계약의 수립

5 1-1. 기술계약의 이해 라. 기술계약의 종류 기술계약의 종류 기술대여형 계약 용역제공 계약 기술담보형 계약 기술양도형 계약
기술창출형 계약 기술양도형 계약 기술담보형 계약 기술대여형 계약 용역제공 계약 프랜차이즈 계약 범주에 속하지 않는 플랜트 수출 계약

6 1-1. 기술계약의 이해 라. 기술계약별 목적과 유형 구분 목적 기술계약 유형 주요 검토 사항 기술 창출 기술의 소유권
원시 취득 공동연구개발 계약 • 불공정 거래 행위 유형에 유의 • 연구결과 공동 소유 시 특허법상의 제약사항에 특 히 유의 위탁연구개발 • 중복수탁 금지 여부 • 연구발표의 규제 • 비밀유지 의무의 부과 정도 양도 기술의 소유 (지분)권 이전 기술 양수양도 • 특허권과 노하우 양도 시 법적 차이점과 등록 유무 합병 계약 • 등록과 대항력 유무 • 기술과 함께 발명자의 인수 여부 담보 금전채무의 담보로 제공 질권 설정 • 특허권자, 전용실시권자의 승낙 • 질권자의 실시 여부 양도 담보 • 특허권, 특허출원, 노하우 모두 가능 • 노하우의 제3자 대항 공시방법 없음에 유의

7 기술양도, 기술 대여, 용역제공 등에서 둘 이상의 복합적 목적
1-1. 기술계약의 이해 라. 기술계약별 목적과 유형 구분 목적 기술계약 유형 주요 검토 사항 기술 대여 소유권은 유보 하고 사용권만 허용 라이선스 계약 • 공정거래법상 지식재산권의 부당행사에 대한 지침에 유의 하청실시 계약 • 특허권자 동의에 대한 규정이 없는 경우 하청실시 가능 여부 (노하우와의 차이) 옵션계약 • 제공할 평가용 정보 등의 범위, 비밀 유지, 사용 제한, 대가, 옵션행사 기간과 방법, 옵션 불행사 시 조치 등 용역 제공 기술적 서비스 자체를 제공 엔지니어링 계약 • 설비의 설계, 조달, 설치, 시운전 등 일련의 기술서비스 제공 기술지도계약 • 지도 결과에 대한 책임소재 (조언형 계약과 지도형 계약과의 차이) 기술정보 제공계약 기타 기술양도, 기술 대여, 용역제공 등에서 둘 이상의 복합적 목적 플랜트 수출 계약 프랜차이즈 계약 • 상표사용 허락계약, 기술실시 계약, 기술지도계약 등 포함

8 1-2. 기술계약의 종류 가. 기술창출형 계약 cf. 라이선스 계약(License Agreement)
당사자 쌍방 또는 일방의 연구개발 활동에 의해 신기술(개량 기술 포함) 창출을 직접적인 목적으로 하는 계약 cf. 라이선스 계약(License Agreement) 당사자 일방이 상대방에 대하여, 일정한 기술의 사용을 허락하는 것을 목적으로 함

9 1-2. 기술계약의 종류 나. 공공연구개발 계약 ※ 공동연구개발 계약의 주요사항
당사자 쌍방이 공동으로 신기술을 연구 개발하는 것을 목적으로 하는 계약 각 당사자가 제공하는 업무의 역할과 서비스는 동종인 경우와 이종인 경우로 나뉨 둘 이상의 연구기관이 자금과 연구자 등을 서로 부담하여, 공동 또는 분담하여 행하는 연구 ※ 공동연구개발 계약의 주요사항 연구개발의 목적, 대상, 정보·자료의 상호개시, 개발업무 및 비용의 분담, 정기적 회합, 비밀유지와 개발성과의 취급 등

10 위탁자 수탁자 1-2. 기술계약의 종류 다. 위탁연구개발 계약 ※ 연구·개발위탁 계약의 주요사항
당사자 일방(위탁자)이 상대방(수탁자)에 대하여 신기술의 연구개발을 위탁하는 계약 ※ 연구·개발위탁 계약의 주요사항 주요사항은 위탁의 목적, 대상, 대가, 비용, 개발성과의 연차보고, 개발의 완성시기, 개발성과의 평가, 비밀유지, 개발성과(지식재산권 등)의 취급 등 위탁자 수탁자

11 1-2. 기술계약의 종류 라. 기술담보형 계약 ※ 지식재산권을 담보로 설정할 수 있는 방법 : 질권설정 계약
기술을 금전채무의 담보로 제공하기 위해 체결되는 계약 기술의 담보가치의 이용을 목적으로 하는 계약 ※ 지식재산권을 담보로 설정할 수 있는 방법 : 질권설정 계약 당사자간에 질권설정을 하는 경우, 특허권의 명의는 채무자 또는 담보제공자(물상보증인)으로 되어 있음 당해 특허에 관한 이의신청이나 무효심판 등의 분쟁발생 또는 당해 특허가 공유인 경우 지분권의 처분 등의 동향을 담보권자는 충분히 파악하고 있어야 함 특허권뿐만 아니라 전용실시권 또는 통상실시권에도 질권을 설정할 수 있으나, 질권을 설정하는 경우에는 특허권자 및 전용실시권자의 승낙을 받아야 함

12 1-2. 기술계약의 종류 마. 기술담보형 계약 ※ 지식재산권을 담보로 설정할 수 있는 방법
기술을 금전채무의 담보로 제공하기 위해 체결되는 계약 기술의 담보가치의 이용을 목적으로 하는 계약 ※ 지식재산권을 담보로 설정할 수 있는 방법 1) 질권설정 계약 당사자간에 질권설정을 하는 경우, 특허권의 명의는 채무자 또는 담보제공자(물상보증인)으로 되어 있음 당해 특허에 관한 이의신청이나 무효심판 등의 분쟁발생 또는 당해 특허가 공유인 경우 지분권의 처분 등의 동향을 담보권자는 충분히 파악하고 있어야 함 특허권뿐만 아니라 전용실시권 또는 통상실시권에도 질권을 설정할 수 있으나, 질권을 설정하는 경우에는 특허권자 및 전용실시권자의 승낙을 받아야 함 2) 양도담보계약 기술소유자(금전채무자)가 그 금전채무를 담보하기 위해, 기술의 소유를 상대방(금전채권자)에게 양도하고, 채무자가 채무를 변제한 때에 채권자로부터 그 기술의 소유권을 반환 받을 것을 약정하는 계약 노하우에 대하여도 가능하지만, 노하우는 그 양도를 제3자에게 대항하기 위한 공시방법이 없음

13 1-3. 기술계약의 이해 계약 내용에 법적 분쟁이 발생한 경우
계약서 기재 유무에 따라 입증 책임이 역전되기 때문에 중요한 사항은 반드시 계약서에 포함 계약서에 규정되어 있는 합의내용 그것을 부인하는 자가 입증 계약서에 규정되어 있지 않은 합의내용 그것을 주장하는 자가 입증 특허권의 이전, 변경, 소멸, 전용실시권, 통상실시권을 설정, 질권 설정 등의 효력발생을 위해서 해외 기술이전의 경우에는 해외 송금을 위한 근거 서류제출이 요구됨

14 2. 계약에 관한 기본지식 성공적인 기술 계약을 위한 준비사항
당해 계약과 유효한 성립과 원활한 이행에 영향을 주는 법규, 제도, 정부시책, 관습, 관행 등을 숙지하고 상대방에게 거래조건을 정확히 제시 상대방에게 제시하는 납기(연구 기간), 규격(연구 성과물), 검수 조건 등 중요한 거래조건의 이행 가능여부를 사전에 검토 상대방이 예외적인 조건, 특수조건을 요구할 때는 관련 법령 및 자사의 규정에 따라 가능 여부에 대한 확인 절차를 거쳐야 함 의문이 있는 사항은 당사자가 의도하는 내용이 관련 법규에 위반되는지 여부를 자문변호사를 통하여 재확인

15 2-1. 계약서의 구성 및 작성방법 기술계약서 작성의 주요 항목 구분 대항목 세부 항목 주요 항목 계약당사자
계약당사자의 법인격의 종류, 내용 및 유효성 계약당사자, 대리인의 본인 여부 계약당사자, 대리인의 자격 및 권한(위임장, 대리인 지정서 등) 계약대리인의 자격유무, 위임서류 복사 첨부 계약당사자의 행위능력의 유무 계약서 계약일, 계약기간 등 시간, 기간에 관한 사항 탈장, 간인 소인 누락 여부 / 서명이 자필인지 여부 주소지 기재의 필요성 인장의 유효성(날인 인영과 인감증명서가 부합 여부) 보증의사가 있는 경우 그 의사 표시의 유무, 금액표시 정정 여부 기타 대표이사, 실질경영주, 관계회사의 연대보증 의사 및 관련자료 부수 항목 서류관리 계약서 파일관리, 담당자 지정 및 관리 전결권자의 기술이전 승인 관계 서류, 기업체 현황표 및 재무제표 업무추진 관련 서류(신청서, 각종 왕복문서, 기타의 서류) 등급 및 기일관리 사후관리 등급 부여 / ○ 사후관리 기록부 비치 사후관리 일정표 관리(개별 및 총괄) 계약 참여자(본인, 대리인)의 개별 연락처

16 2-2. 계약서 작성 시 유의사항 기술계약 체결 서류 점검 항목 오탈자, 기명날인, 계약기간, 효력발생 등을 면밀히 검토 구분
서류의 종류 점검 포인트 기본서류 (중요서류) 기술이전 계약서 인감증명서 신분증 사본 이사회의사록 초본(법인) 대리인 지정서 위임장 탈자, 오탈자, 기명날인누락, 계약기간, 효력발생 등 인영의 일치 여부 본인의 기명날인 여부 이사회의 결의사항(계약의 승인) 대리인의 권한과 신분 부속서류 (관련서류) 법인등기부등본 사업자등록증 사본 정관 부동산등기부등본 주민등록증 등 신청서 등 각종 송수신 문서 법인격, 사업목적 등 대표권 확인(각자, 공동대표) 주소확인, 업종, 업태 확인 사업목적, 대표권 제한 등 향후, 채권보전 대상 물건에 대한 압류, 가압류 사실 여부 본인 및 주소지 확인 계약진행 과정의 확인자료

17 2-2. 계약서 작성 시 유의사항 기술계약서 초안 검토의 기본 절차 단순히 내용 및 표현의 문구적 해석만을 의미하지 않음
종합적인 협상 대안의 발굴 및 수립 여러 가지 환경적 요소 관련 부서의 의견 상대방의 기본적 목적과 입장

18 2-2. 계약서 작성 시 유의사항 기술계약서 초안 검토의 기본 절차 배경정보 및 계약환경의 조사/분석
배경정보 : 당해거래 및 상대방 관련정보 환경정보 : 법규, 제도, 시책, 관습 등에 관한 사항 ↓ 관련 부문과의 추진일정 등 조정 관련 부문의 의견 반영 목적 잠정 합의된 기존 조건의 확인 신규 참여자 또는 외부 전문가 주지 목적 상대방의 전제조건, 목적 및 입장분석 필요시 질문서 활용 계약의 주요 포인트 확인 중요도에 따른 배열, 법적 강제가능성 등 계약의 리스크(Risk) 요인 분석 발생 가능한 리스크의 예측 및 억제 방안 일반 조항의 검토 체크리스트의 (대조)활용 전체 조항의 검토 전문가에 의한 최종 검토 주요 계약, 특수 항목 등

19 2-2. 계약서 작성 시 유의사항 기술계약서 검토 체크포인트

20 2-3. 기술계약서 구성 기술계약서 구성 표제부 계약전문 계약본문 계약서의 말미 및 부록

21 2-3. 기술계약서 구성 가. 기술계약서 표제부 계약서의 최상단에는 그 계약내용을 간결하게 표시하는 제목을 기재
실무상 이와 같은 계약서 외에 세부사항이나 간단한 합의사항을 "협정서", "각서"라는 표제로 정리하는 경우도 적지 않은데 표제가 그렇다 하더라도 법적인 책임은 계약서와 다름없음 계약의 표제는 법적 구속성은 없으나, 계약서 관리 등의 목적으로 전체 실질내용을 대표할 수 있는 적절한 제목을 붙이는 것이 요구

22 2-3. 기술계약서 구성 나. 계약전문 계약당사자 표시, 계약에 이르기까지의 경위, 계약목적과 계약체결의 취지, 방침 또는 기본이념 등이 간략히 기재되는 부분 구체적 내용과 법적구속력이 없는 부분이나 계약전반에 걸친 해석의 통일을 기하는데 중요한 역할을 함 ※ 유의사항 계약 전반에 대한 해석기준이 되므로 계약 내용과 모순이 없도록 기재해야 함 계약의 목적 및 범위에 다수의 특허, 특허출원, 혹은 노하우 등이 포함될 경우에는 독립된 정의조항을 설정하여 상세하게 특정하는 것이 바람직

23 2-3. 기술계약서 구성 나. 계약전문 ※ 유의사항 계약일 (1) 당사자가 조인을 끝낸 날이 원칙임
(2) 효력은 특별히 기재가 없으면 작성된 날부터 발생 - 작성일 현재 작성자가 대표이사의 임기 중인지 여부, 파산선고를 받기 전인지 여부, 근거법률상의 유효기간내인지 등의 사실을 증빙하는 중요한 의미를 가지므로 반드시 기재해야 함 ※ 유의사항 계약 성립일과 작성일이 틀린 경우 그 사실을 명확하게 계약서 전문에 기재 또는 계약의 유효기간을 정한 조문에서 기재해야 함

24 2-3. 기술계약서 구성 나. 계약전문 계약상대방의 법인격과 계약체결 권한 유무를 확인하고, 당사자표시에 유의
(1) 개인의 경우 성명, 주소, 상호, 주민등록번호, 사업자등록번호 및 계약체결능력여부를 확인 - 금치산자, 한정치산자, 파산자 등인지의 여부 (2) 법인의 경우 법인명, 소재지, 대표자 성명, 주소법적 제약 여부확인(공동대표여부, 회사정리 절차, 파산, 해산, 청산절차 등

25 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 1) 정의조항 특정용어나, 문구의 의미나, 범위를 보다 구체적으로 규정하는 용어나 문구의 통일적 의미 및 해석에 매우 중요한 조항 정의를 어떻게 하느냐에 따라, 특정 용어나 문구의 내용 및 범위가 달라지므로 당사자의 권리, 의무에 영향을 줌 본문에 사용되는 “기술원조", "노하우" 등의 의미가 명확하지 않아 이행과정에서 분쟁의 여지를 봉쇄하기 위하여 구체적으로 정의하여야 함

26 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 계약정의조항의 예시 및 사례

27 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 2) 실질조항 당사자 간의 법률관계의 핵심부분
당해 계약의 성격, 절차나 내용을 모르면 계약서 초안의 작성이나 검토가 어려운 부분 협업부서의 주도적인 역할과 관여가 필수적인 조항들로 구성

28 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 3) 일반조항 모든 계약서에서 공통적으로 볼 수 있는 조항들로 구성
계약기간, 계약의 해지 및 종료, 불가항력, 계약의 수정, 분쟁해결 방식 등 비교적 정형화된 문구 및 표현들로 구성되고 표현의 형식도 상당히 법률적임 비전문가들에게는 어려운 부분이나 정형화된 형식과 내용에 익숙해지면 큰 문제가 없는 부분이기도 함

29 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 4) 실시권 허여 조항
실시권 허락자가 실시권자에게 특정기술의 사용 및 실시에 대한 구체적인 내용과 조건을 규정하는 조항

30 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 5) 기술정보 제공 조항 일반적으로는 기술정보, 기술자료 등을 함께 제공

31 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 6) 기술원조 조항 자료의 형태에 의한 기술이전이나 제공은 한계가 있음
계약서에는 기술자의 초청에 의한 기술지도나 기술자의 파견에 의한 기술연구가 필요 양 당사자의 입장이 상이하므로 합리적인 수준에서 미리 상호간의 의견을 조정할 필요 있음

32 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 7) 계약정보 보호 조항 개시·제공된 계약정보의 보호·취급에 대하여 규정
기술 및 노하우 등은 기술보유자 스스로의 노력에 의하여 그 비밀성 및 재산적 가치를 유지·연장하여야 함 공지되지 않은 비밀적 기술정보에 대해서만 그 준수를 규정하는 것이 합리적 계약정보의 보호 예시 및 사례 제5조(계약정보의 보호) 기술공급자는 계약내용에 관련된 계약정보의 비밀을 유지하여야 한다. 기술공급자는 계약제품 의 제조, 사용 및 판매를 위하여 기술수요자의 임원, 피고용인, 대리인, 재계약자, 재실시권자 에게 계약정보를 제공할 수 있다. 이 경우 기술수요자는 계약정보의 비밀보장을 위해 필요한 합리적인 예방조치를 취하여야 한다.

33 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 8) 선불금 및 경상기술료 조항
계약에서는 어떠한 기술이 실시·사용되도록 허락되느냐의 문제와 그 실시허여의 대가를 어떻게 산출·지급토록 하느냐의 문제가 가장 중요 기술료 산출기준 및 지급의무가 당해 라이선스 계약서에서 명시적으로 규정되어 있다면 당해 기술료의 지급은 합법적이라고 할 수 있음 수주 혹은 계약시점이냐, 출하시점이냐, 세금계산서 등의 발생일 시점이냐 혹은 극단적으로 수금 시점이냐 등 혼란이 야기될 수 있음 매출기술료 산출대상 포함의 시간적 기준을 분명히 해야함

34 2-3. 기술계약서 구성 선불금 및 경상기술료 조항 예시 및 사례 선불금 및 경상기술료 조항 제6조(선불금 및 경상기술료)
① 기술수요자는 선불금으로서 이 계약의 발효일로부터 [30일]이내에 [○○백만 원]을 현금으로 기술공급자에게 지급하여야 한다. ② 기술수요자는 기술수요자에 의해 판매된 계약물품의 연간 순판매액이 [10억원] 이하인 경우에는 그 순판매액의 [3%]을 매년 기술공급자에게 지급하여야 하며, 연간 순판매액이[10억원]을 초과하여 [20억원] 이하인 때에는 순판매액의 초과부분의 [2%]를 추가 지급하되, 순판매액이 [20억원]을 초과 시, 다시 그 초과된 순판매액 부분의 [1%]을 추가 지급한다. ③ 제2항의 순판매액이란 총판매액에서 다음의 금액을 공제한 금액을 뜻한다. 가. 통상의 거래할인규정에 따라 행해진 할인액 나. 제품의 하자로 인해 반환된 물품가격(부가가치세 및 기타 전가세 포함) 다. 기술공급자의 부품, 반제품, 부속 등을 기술수요자가 구매한 경우, 구매가액 라. 계약제품의 판매와 관련된 간접세 마. 계약제품의 판매와 관련하여 야기된 보험료 및 수송비 ④ 실시료는 위 제2항에 규정된 바에 따라 매년 [6월 30일]과 [12월 31일]을 기준으로 그때까지의 [반기]마다의 실적을 토대로 하여 그로부터 [60일] 이내에 지급되어야 한다. ⑤ 이 계약에 의한 모든 지급은 기술공급자에 의해 지명된 [XX은행]으로 이루어져야 한다. ⑥ 이 계약에 의하여 기술공급자에게 지급된 금액에 대하여 원천 과세될 모든 소득세 및 기타 세금은 기술공급자가 부담하기로 한다.

35 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 9) 회계자료 조항 현실적으로 기술료의 정확한 산출은 쉽지 않음
경상기술료의 경우에 있어 그 산출 공식이 복잡하거나 객관적 산출자료를 활용할 수 없을 경우 기술료의 산출·계산과 관련된 회계 자료를 검열·조사·확인할 수 있는 장치를 계약서에 규정 회계자료 조항 예시 및 사례 제7조(회계자료) 제6조에 따라 기술공급자가 기술제공자에게 실시료를 지급할 때에는 기술수요자는 [6개월]간 의 단위 기간에 발생한 실시료의 근거자료로서 판매제품의 유형, 판매액이 기재된 회계서류를 기술제공자에게 제시하여야 한다. 또한 기술수요자는 기술제공자에게 지급될 실시료의 총액에 관한 회계장부 및 기록을 보관하여야 한다.

36 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 10) 침해소송 조항 사후관리에 소홀하여 손해를 입는 경우
관리하는 방법을 몰라서 그냥 방치하는 경우 침해소송 조항 예시 및 사례 제11조(침해소송) ① 기술공급자는 기술수요자의 상표권, 특허권 또는 계약정보의 사용에 있어서 특허권, 기타지식재산권 침해에 기한 클레임을 포함하여 기술수요자에게 제기된 모든 소송이나 창구를 스스로 선택한 변호사를 통하여 자신의 비용과 책임으로 방어해야 하며, 만일 기술공급자 가 그러한 클레임에 대한 방어를 하지 아니하는 경우에는 기술수요자는 기술공급자의 계산으로 이를 방어할 수 있다. ② 기술수요자에게 위와 같은 소송 등이 제기되었을 때에는 기술수요자는 즉시 기술공급자에게 사실을 알리고 그 소송 등의 과정에서 제출된 모든 자료의 사본을 송부하여야 한다. ③ 계약 지역 내에서 제3자가 계약상표, 특허권, 계약정보를 침해했을 때에는 기술수요자는 그 제3자를 상대로 소송을 제기할 권리가 있다.

37 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 11) 개량기술 조항
자기가 개발한 개량기술을 상대방에게 개시하여 실시하게 할 의무를 부담하지 않음 개량기술조항에 관한 주유 검토사항 (1) 개량기술의 특징 (2) 개량기술의 귀속, 특허출원 (3) 개량기술의 개시 (4) 개량기술의 이용 (5) 개발상황의 통지 및 확인

38 2-3. 기술계약서 구성 다. 계약본문 11) 개량기술 조항 예시 및 사례 제12조(개량기술)
① 본 계약기간 중 계약제품 및 도구, 시설 등 계약제품과 관련된 기술개발이 이루어졌을 경우에는 기술공급자가 개량기술의 명세를 기술수요자에게 통보하여야 하는데, 그 기술 개량이 스스로에 의해 이루어진 것이든 발견한 것이든, 제3의 기술수요자로부터 얻은 것이든, 특허된 것인지의 여부를 불문한다. 기술수요자는 위 통보된 개량기술을 계약의 존속 중과 그 종료 이후에도 추가적인 지급이 없어도 사용할 수 있는 비독점적 권리를 갖는다. ② 이 계약발효일 이후 계약제품 제조와 관련하여 기술수요자 및 그 고용인에 의해 계약기간 중 이루어진 모든 기술개량은 기술공급자에게 제공된다. 기술수요자는 세계 각국에서 그의 명의와 비용으로 위 개량기술의 특허권을 등록할 권리를 가진다. 다만, 기술공급자가 계약의 존속 중 및 그 종료이후에도 계약지역을 포함한 모든 지역에서 위 특허권을 무료로 사용할 수 있는 비독점적 권리를 가진다는 것을 조건으로 한다.

39 2-3. 기술계약서 구성 라. 계약서의 말미 및 부록 계약서의 말미문언과 서명란은 지극히 형식적
의미만 알고 그대로 옮겨 쓰기만 하면 됨 말미문언 계약체결의 사실을 문장으로 기술하고, 당해 계약이 정당하게 서명되었음을 증빙하기 위하여, 계약서 원본 등을 보관한다는 사실을 선언하는 부분 2) 부록부문 본문에서 처리하기 어려운 개별적인 구체적 사항을 첨부, 추가하는 곳으로 통상 계약서의 일부분으로 구성됨

40 2-4. 기술계약서 작성 시 참고사항 가. 일본 VS 미국, 영국식 계약은 합의(Agreement)의 의미
기술계약에 있어서의 계약방식은 콘트랙트(contract) 개념의 계약방식을 채택하는 것이 좋음 계약은 합의(Agreement)의 의미 어떤 일을 토의하여 의견을 종합하는 행위로서, 단순히 약속하는 정도의 의미이며, 어그리먼트 (Agreement)라고 함 사법상의 일정한 법률적 효과의 발생을 목적으로 하고, 두 사람 이상의 의사의 합의에 따라 성립하는 법률행위인 계약을 의미 의사표시는 문구가 상세하고 명확 콘트랙트(Contract)의 개념 대등한 사람과 사람의 관계이며, 넓은 의미의 계약은 단독행위 및 합동행위와 대립되는 개념

41 2-4. 기술계약서 작성 시 참고사항 나. 계약과 계약서 계 약 : 권리의무에 관하여 당사자들 간에 의사가 서로 일치함으로써
난해한 용어를 배제하고, 평이하고 명확 및 정확히 판단할 수 있고 의사표시를 명료하게 하여 해석상의 이의가 없어야 함 계 약 : 권리의무에 관하여 당사자들 간에 의사가 서로 일치함으로써 성립하는 법률행위 당사자들간의 ‘약속’ 그 자체를 의미 계약의 ‘증거’로 당사자들이 작성하는 서면 당사자들의 권리의무가 무엇인지를 명확하게 함으로써 법적 분쟁을 예방하는 기능을 하는 것

42 2-4. 기술계약서 작성 시 참고사항 다. 계약서의 정정
가입, 삭제한 자수(字數)를 그 행의 난 외에 기재하고, 당사자가 날인하고, 계약서 여백부분에는 사선을 긋거나 “이하 여백”으로 표시하거나 양당사자의 인장을 날인하여 일방적 추가를 방지 ※ 계약서가 2장 이상인 경우 각 면의 접속부분에 간인을 찍어 장 사이에 다른 장을 바꿔치기 하지 못하게 해야 함 계약 종류 후에도 일정기간 계약서를 보관하는 것이 좋음

43 3. 라이센스 협상 통상적인 협상 과정 특허 침해 접수 특허 검토 및 분석 협상 계약 조건 합의 및 체결
로열티 지불 등 사후 관리

44 3-1. 비즈니스 협상 준비 가. 협상팀 구성 나. 현황 파악
특허팀 기술협상 담당자, 라이선스 담당자, 연구원, 특허 전문가로 협상팀을 구성 각자의 역할 분담(운영, 비즈니스 협상, 기록) 나. 현황 파악 기술적 회피 가능성 검토 소송 비화시 승산 검토 타사와의 라이선스 조건의 형평성 검토 동업 타사 동향 입수 해당 제품분야의 성장 전망 당사의 매출 추이 및 향후 전망 상대사의 라이센싱 스타일 파악

45 3-1. 비즈니스 협상 준비 다. 내부 의사 결정 현황 파악을 통해 수집한 정보를 바탕으로 협상 전략 수립, 의사결정
(해당 제품, 로열티 수준, 로열티 방식(lump sum or running 등)) 경영자에게 협상진행 현황을 수시 보고 내부 협상 반대측에 대해서 충분한 정보를 제공하고 설득

46 3-2. 비즈니스 협상 가. 회의 진행 협상 리더를 중심으로 좌우 착석
중요 자료는 가방에 두거나 보이지 않도록 엎어 둘 것 (보안 유지) 귓속말 혹은 메모지로 통신할 것 (외국인의 경우에도 주의할 것) 리더가 모든 발언을 하되, 리더의 지시 하에 담당자가 사전에 준비된 발표를 진행 리더가 모르는 돌출 발언은 하지 말 것 협상팀끼리 수시로 시선을 교환하며 발언 협상업무를 떠나서는 상대방에게 매너 좋은 모습을 보이며 유머 감각을 유지할 것 공통의 이해관계가 있는 제3자의 정보를 교류하는 것도 바람직함

47 3-2. 비즈니스 협상 나. 상대방 조건 청취 및 반박 다. 회의 마무리 라. 정리 및 보고
궁금한 사항은 대안 질문을 통해 확인하여 질문의 의도를 눈치채지 못하게 할 것 때로는 상대방의 주장을 요약한 뒤 맞는지 여부를 확인할 필요도 있음. 상대방의 의도 파악 및 재설명 유도 즉각적이고 단정적인 반대보다는 우회적인 반대 의사 표시 상대 요구 조건에 대한 논리적 반박 (회사 사정, 업계 사정, 타사 형평성, 향후 기술적/사업적 전망, 과거 계약 대비 등) 다. 회의 마무리 차기 일정 수립 회의록 또는 MOU는 우리쪽에서 원하지 않는 한 작성하지 말 것 라. 정리 및 보고 가치중립적인 입장에서 경영자에게 회의 결과 보고 상대방 담당자 인물 정보 정리

48 3-3. 비즈니스 협상 후 사후대비 가. 차기 회의 준비 나. 핵심 타결 사항 내부 회의 위험요소 재분석 협상 논리 재수립
대상특허(통상적으로 양 당사자가 보유한 특허 전부) 대상 제품 기간/지역 로열티 지급 방식 과거분 로열티 적용화폐

49 3-3. 비즈니스 협상 후 사후대비 다. 독소 조항 검토 침해 관련 문구 유무 계약제품의 정의가 핵심제품을 제외하는지 여부
계약 특허 이외의 특허를 별도로 라이선스를 받도록 되어 있는지 여부 지역, 판매처, 판매수량, 매출액 제한 여부 가격제한 여부(특허남용 검토) 비특허제품 끼워팔기(특허남용 검토) 신제품 개발시 사전 신고 또는 승인 조항 Grant back 조항(특허남용 검토) 원재자 공급조항(특허남용 검토) 비저촉제품 개발 또는 판매 제한(특허남용 검토) 면책대상의 제한(거래선, 공급선 제외 등)

50 3-3. 비즈니스 협상 후 사후대비 라. 소송 대비 마. 관련 부서 통보 협상 결렬에 대비하여 소송가능성 검토 승산 가능성
소송 시점 침해자료 재검토 마. 관련 부서 통보 연구, 기획, 경리, 홍보, 영업 등 관련 부서에 계약 내용 통보 계약 체결했다고 해서 적극적으로 사용권유는 지양 계약서 사본 배포 금지 계약서를 영업에 활용 시 반드시 사전 필터링 필요

51 3-3. 비즈니스 협상 후 바. 언론 발표 사. 고객 통보 발표 여부와 발표 내용에 대해서 상대방과 사전 협의 필요
우리가 지불측인 경우 가급적 로열티를 지불한다는 표현보다는 크로스라이센스를 체결했다고 발표하는 것이 필요함 사. 고객 통보 분쟁을 알고 우려하는 고객의 경우 신속하게 계약 여부 통보 고객에게 계약서 사본 제공 금지 허위, 과장 통보는 추후 법적 책임 발생될 수 있음

52 3-3. 비즈니스 협상 후 사후대비 아. 로열티 지불 자. 감사 로열티 레포트 송부(기간, 대상제품 판매액, 로열티 금액)
국가간 이중과세 방지 협정에 따른 소득 원천 공제 및 납부증명서 송부 자. 감사 경상 로열티인 경우 계약서에 따라 지불 감사 중 로열티 산정과 무관한 기업 비밀 유출에 주의 상대방의 직접 감사 금지, 회계사 감사만 수용 사전에 관련부서와 감사대상 내용 확인 및 대책 협의 감사시 현장 배석 특허권자에게 보고할 사항 사전 확인

53 3-3. 비즈니스 협상 후 사후대비 차. 재계약 준비 주요제품 단종 여부 확인 이익 상황 확인
상대방 핵심특허 존속 여부, 무효 여부 확인 당사 신규 유효 특허 발굴 필요 시 외부로부터 특허 매입 후속적인 보완 특허 출원 회피 설계 유도

54 3-4. 비즈니스 협상에서 우위 점하기 전략 협상 정보 시간 파워 협상 기술

55 3-4. 비즈니스 협상에서 우위 점하기 전략 가. 정보 나. 시간 정보는 다다익선
- 자사, 경쟁사 정보 / 시장정보 / 기술정보 상대방에게 설득력 있는 정보 수집 및 제시 사내 리허설 - 우리 논리의 점검 / 케이스 시나리오 개발 나. 시간 시간을 장악해야 함 - 상대방이 급하면 느긋하게 / 또는 반대로 시간의 예 - 협상팀의 비행기 시간 / 소송 시한 / 반기,년간, 회계연도 마감 / 무기한

56 3-4. 비즈니스 협상에서 우위 점하기 전략 다. 파워 상대가 움직이게 해라 상대방 주장의 비합리성 지적 상대방의 약점을 공략
상대방의 이익을 자극 상대 협상자의 개인적 이익을 자극 전체 구도하에서 세부사항 접근 항상 대안을 준비할 것 소통 막무가내식은 곤란 진짜든 가짜든 명분을 확보하는 것이 중요 (진짜 명분 – 사회적으로 공유하는 상식, 원칙 가짜 명분 – 업계관행, 회사 방침, 타사와의 형평성, 협상자 입장 등) 상대방의 협박이나 공격적인 자세에는 당당히 대처 문화의 차이를 인정 솔직, 성급, 직선적, 화끈함은 원칙적으로 금지 입장은 분명히 하되, 내 입장만을 강조하지 말 것. 상대방도 입장이 있음 이해가 안되면 알 때까지 물어보기 즉답은 신중히, 몰릴 땐 넘어가기 다. 파워

57 3-4. 비즈니스 협상에서 우위 점하기 전략 다. 파워 한번 미팅에서 offer를 자주 바꾸지 말 것
우리측 제안의 무게감이 떨어짐 타결을 갈망하는 것으로 비춰질 수 있음 차라리 다음 번 협상으로 넘겨라 필요한 경우 경영자의 후승인 조건부로 돌파구 두 개를 제시하고 상대방이 고르도록 하는 대화법도 필요함

58 3-4. 비즈니스 협상에서 우위 점하기 전략 라. 협상기술 WIN-WIN Deal이 바람직 최고 의사결정권자의 참석은 신중히
평소에는 인사 정도 완료 후 또는 돌파구 마련 시 참석 협상팀 내 역할 분장을 사전에 할 것 하나의 목소리(One-Voice Strategy) Good guy / Bad guy 기록 Break를 적절히 활용 작전 협의 분위기 반전 냉각기 Sing은 신중히