지식재산권 개관.

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1 지식재산권 개관

2 지식재산권의 종류 창작의욕증진 지적창작물에 관한 권리 특허권 실용신안권 디자인권 저작권 육성자권 영업비밀 O 발명을 보호
(특허법) 실용신안권 O 물품의 형상 등의 고안을 보호 O 실용신안출원일로부터 10년 (실용신안법) 디자인권 O 물품의 디자인을 보호 O 디자인등록출원일 후 20년 (디자인보호법) 저작권 O문예, 학술, 미술, 음악, 프로그램 등의 정신적 작품을 보호 O 저작자 생존기간+ 사후 70년 (저작권법) 회로배치이용권 O반도체집적회로의 회로배치 이용을 보호 O등록일로부터 10년 (반도체집적회로의 회로배치에 관한 법률) 육성자권 O식물의 신품종을 보호 O등록일로부터 25년(수목 30년) (종묘법) 영업비밀 O노하우나 고객리스트의 도용 등 부정경쟁행위를 규제 (부정경쟁방지법)

3 지식재산권의 종류 영업표시에 관한 권리 신용유지 산업재산권=특허청 소관 상표권 상호 디자인권
O상품, 서비스에 사용하는 마크를 보호 O등록일로부터 10년(갱신있음) (상표법) 상호 O상호를 보호 (상법) 아래의 부정경쟁행위를 규제 O혼동야기행위 O저명표시 도용행위 O형태모방행위(판매시부터 3년) O도메인명의 부정 취득 등 O오인야기행위 디자인권 (디자인보호법) 산업재산권=특허청 소관 산업재산권 : 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 (부정경쟁방지법)

4 지식재산권법 법원(法源) 《 헌법 제22조 》 ① 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다.
② 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는   법률로써 보호한다. 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 제정(制定)

5 지식재산권법의 업무분장 지식재산권(지재권) 저작권 특허,실용신안 책(소설,시, 문학), 캐릭터 상표,디자인
(IPR : Intellectual Property Right) 산업재산권(산재권) (Industrial Property Right) 저작권 (Copyright) 특허,실용신안 책(소설,시, 문학), 캐릭터 상표,디자인 음악, 소프트웨어, 영화 [특허청 담당] [문화관광부 담당] 심사주의:설정등록 저작권 자동발효:무심사

6 지식재산의 기본이론 창작 적용 이윤 IP Cycle 보호 활용 특허

7 특허 관련 주요 쟁점 (1) 대상: 발명(invention)이란? – 발명의 실시란?
특허요건(산업상이용가능성, 신규성, 진보성) 특허권(재산권 - 준물권; 배타성), 효력 및 효력제한 특허심판(무효, 권리범위확인심판, 정정심판) 특허침해(침해금지, 손해배상 등) 및 대응책 (2) Pro-Patent 정책 v. IP-Left 운동 (3) Patent Troll(특허괴물) [예] Intellectual Ventures 등 [참조] 특허소송으로 인해 변리사/특허변호사(Patent Attorney) 수입 증가

8 특허괴물 (Patent Troll) 트롤(troll) 스칸디나비아와 스코틀랜드의 전설에 등장하는, 인간과 비슷한 모습의 거인족
산의 동굴이나 다 허물어져가는 오두막에 살며, 키는 4~11피트(1.2~3.3m)이며, 몸무게가 1톤이 넘고, 수명은 무려 300년 Patent Troll : 특허낚시꾼 또는 특허사냥꾼 최초 사용: Peter Detkin (2001, Intel) v. TechSearch LLC (파산 기업으로부터 5만 USD에 산 마이크로프로세서 관련 특허를 이용하여 제소, 50억 USD 손해배상청구) - Extortionist (강탈자) 표현 사용

9 Patent Troll 소송 1) Intellectual Ventures : 2000년 설립
- 현 800명 이상 직원 - 펀드: IIF (Invention Investment Funds) ISF (Invention Science Funds) IDF (Invention Development Funds) 총 50억 USD 투자자본; 20억 실시료 수입 - 투자관계: (현재 삼성, LG 전자가 IV에 실시료 지출) 2) 주요 소송 피해 기업 순위 (2012)

10 Patent Troll의 기능 (1) 소규모(소자본) 발명가 보호 (1) 혁신(Innovation)의 저해: 1) 순기능
1) 순기능 (1) 소규모(소자본) 발명가 보호 현행 특허제도가 막대한 자본을 바탕으로 한 대기업에 유리하다고 주장 – 소송(장기간 소요) – 복잡한 산업구조 속에서 침해자 식별에 어려움 – 특허의 유효성에 대한 법률적 자문 어려움 (2) 특허가치의 극대화: 휴먼특허 발굴한 후 정당한 보상 지급 후 해당 특허가치를 현실화 (3) 특허시장의 활성화: 소송에 대한 위협이 존재해야 잠재적 특허침해자가 특허권자로부터 실시허락을 받을 유인이 존재 → 소규모 발명가에게는 불리(기업은 대가없이 특허발명 실시 & 특허권자에게 경제적 보상이 돌아가지 않음) → 결국 사회전체적으로 혁신 저해 효과 2) 역기능 (1) 혁신(Innovation)의 저해: 연구개발 부재 및 신기술 부재 (2) 부당한 협상력 행사 기업들의 사업 일부를 구성하는 특허권을 이용하여 실제로 연구개발에 종사하며 발명과 혁신 창출에 기여하는 기업들의 사업을 위협, 및 특허권이 가진 가치 이상의 것을 기업을 상대로 요구하고 획득 (3) 사회적 비용 증가 Patent Troll이 시장에 존재하는 경우에 → 기업들은 연구개발 보다는 다른 기업들의 특허 내용 검색에 비용 소모 → 특허소송의 위협을 피하기 위하여 Patent Troll 과 동일한 사업방식을 취하거나 관련 특허를 경쟁적으로 매입 → 결국 사업 운영을 위한 비용 증대, 및 연구개발 비용보다 제한된 자원을 특허침해 에 따른 책임 예방에 투입하면서 사업성장과 신기술 개발에 활용될 수 있는 자원 감소 → 상품이나 서비스 공급 감소 → 궁극적으로 혁신 저해

11 산업재산권의 종류 특허 : 핵심·원천기술 실용신안 : 개량기술 ABS 브레이크시스템 기술 변속기에 관한 기술
지능형 현가시스템 기술 저연비 엔진기술 백미러관련 기술 컴홀더관련 기술 자동차문관련 기술 의자높낮이조절 기술 상표 : 상품의 명칭 디자인 : 물품의 외관 자동차 명칭 (BMW, 에쿠스, 카니발) 제작사 이름 차체 형상 의자 형상 (현대, 포드 등)

12 특허청 관장 법률 법 률 명 주 요 내 용 o특허출원, 특허요건, 심사, 특허권의 효력 등 규정 특 허 법
실용신안법 o실용신안등록출원, 실용신안등록요건, 심사, 실용신안권의 효력 등을 규정 상 표 법 o상표출원, 상표등록요건, 심사, 상표권의 효 력 등을 규정 디자인보호법 o디자인등록출원, 디자인등록요건, 심사, 디자 인권의 효력 등을 규정 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 o배치설계권의 등록, 배치설계 심의조정위원 회 등을 규정

13 특허청 관장 법률 법 률 명 주 요 내 용 부정경쟁방지 및
영업 비밀 보호에 관한 법률 o부정경쟁행위(국내에 널리 알려진 타인의 상표 등의 부정사용 등)와 타인의 영업비밀 보호 등을 규정 발명진흥법 o발명의 진흥, 특허기술정보센터, 산업재산권분쟁 조정위원회, 한국발명진흥회 설립근거 등을 규정 변리사법 o변리사의 자격, 변리사시험, 등록, 징계 등에 관하 여 규정

14 저작권의 가치 경제전문지 포천은 "해리포터 영화 시리즈가 벌어들인 수입은 64억달러 였으며 종결편까지 포함하면 74억달러의 흥행 수입을 올릴 것"으로 전망했다. 이에 따라 해리포터의 브랜드 가치는 이미 150억달러를 돌파, 영화로 제작된 지 10년 만에 나이키(137억달러 · 2009년 기준)를 추월했다는 평가다. 원작자인 롤링의 재산은 10억달러에 이를 것이란 전망이 나오고 있다. (자료 : 한국경제 )

15 상표권의 가치 개그맨 이경규씨가 등록 받은 상표권 2건 - 상표등록 제 80730: 이경규의 꼬꼬면
개그맨 이경규씨가 등록 받은 상표권 2건 - 상표등록 제 80730: 이경규의 꼬꼬면 - 상표등록 제 80731: 꼬꼬면 한국야구크르트 제조 “ 꼬꼬면 “ 라면 2013년도 매출액(최화) 500억원 상표권 로열티 보통 총매출액의 1% 내지 3% = 5억 내지 15억 (매년) (상표로열티는 계약에 따라 정해짐)

16 무체재산(Intangible Property)
유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다.  물건 : 유체물과 무체물 O 지식재산 = 무형재산[무체재산] 독일 콜러(Kohler)교수 : 무체재산권설 O 지식재산권은 점유할 수 없는 재산권; 등록하면 배타적 지배권(준물권)이 발생 [예외] 저작권

17 S&P 500대기업 가치 변화 ( Source : Ocean Tomo) 100% 83% 68% 32% 20% 19% 80%
81% 60% 68% 40% 32% 20% 17% 0% 1975 1985 1995 2005 2009 Tangible asset(유체재산) Intangible asset(무체재산) IP occupies about 40% of Intangible asset(‘05) cf) 10%(‘85) Intangible asset is comprised of IP, Human Resource Development, Customer Relations, Organizing ability, etc

18 세계 특허권 현황 특허삼극(Trilateral Offices) 2011년 통계 4개 특허청(The Four Offices)은
유럽특허청EPO), 미국특허청(USPTO), 일본특허청(JPO),한국특허청(KIPO)이다. 2011년 말 전세계에서 발효된 특허는 총 790만 건이고, 미국이 26%, EPC 회원국이 31%, 일본 18%, 한국 9%, 중국9%, 기타 국가들이 11%를 점유하고 있다. 한국은 특허출원과 특허등록에서 세계 4위의 국가이다. 2014년 현재 중국특허청(SIPO)을 추가하여 “IP5 특허청(세계 5개 선진 특허청)”이라 한다. IP5가 89% 를 점유한다.

19 삼성전자, 애플의 심장을 겨누다. “애플-삼성 소송戰을 보며 대비할 일” 글로벌경쟁 시대에 기업들은 특허경영을 최고의 경영 모토로 삼아야 한다.( 매일경제 사설) 국내 대학들이 세계 최고 수준의 디자인 인재를 육성할 수 있게 디자인 교수를 영입하고, 교육 시설을 강화해야 한다.(2012년 8월 26일 조선일보 )

20 Q. 특허란 무엇인가 ? A. 특허란 종래기술의 문제점을 해결한 수단이다
특허란 종래기술의 문제점을 해결한 수단이다 Q. 음료 자판기 시대를 꽃 피운 종이컵은 누가 발명했을까? A. 미국 캔자스에서 태어난 휴그무어란 사람이다. 휴그무어의 종이컵 발명(1907년) 자동생수기의 “유리컵”태동 – 바이러스 발생으로 감기가 유행하여 불결하다 - 문제점. 문제해결 수단 : 깨지지 않는 것? 종이로 된 일회용 컵을 창작 휴그무어는 “ 타블렛”이란 물질의 종이를 발명하고 1회용 종이컵 완성 경제적 효과 : 생수기, 커피산업, 아이스크림 산업 발달 – 일자리 창출

21 특허 발명 완성 절차 ① 종래기술[선행기술]이 무엇인가? - 서치[특허정보조사]의 중요성 (예) 휴대전화기의 잡음이 심하다. ② 해결하려고 하는 과제는 무엇인가? (예) 잡음을 적게 또는 없앰 ③ 과제를 해결하기 위한 착상 (예) 안테나 개량 ④ 해결수단 = 발명 (예) 잡음이 적은[없는] 휴대폰 완성

22 차세대 캡슐 내시경 : 내시경의 문제점 해결 (특허출원 : 655건, 등록건수 : 230건) 특허번호 : 제 , 서울대 캡슐형 내시경 특허

23 5만원권 한장에 특허가 몇 개? 5,000개.. "5만원권 등 지폐의 보안요소와 관련된 특허가 5000건에 달하며
특허 로열티가 재료비의 60% 정도“ 조선일보,

24 5만원권 한장에 특허가 몇 개? 5,000개.. 청회색 특수 필름 띠에 사방 연속으로 새겨진 여러 개의 태극 무늬가 은행권을 상하로 움직이면 좌우로, 좌우로 움직이면 상하로 움직이는 것처럼 보임 미국특허

25 왜 특허가 필요한가? 1. 인간의 삶의 질을 향상시킨다 – 스마트폰, 컴퓨터, 인터넷, 라면 등
1. 인간의 삶의 질을 향상시킨다 – 스마트폰, 컴퓨터, 인터넷, 라면 등    2. R & D 기술개발시 – 시장에서 기술우위로 법적보장이 된다.    3. 시장에서 독점권 행사(20년간)- 기업의 이윤 증가(Blue Ocean)    4. 특허출원건수 및 등록건수가 기술력평가의 지표의 하나다. ( 기업이나 대학에서 연구개발한 과제는 특허를 받아야 좋다. )    5. 각종 정부지원제도 수혜 가능 (보조금, 지원금, 벤처 인증 등) 6. 입찰시 - 가점제도, 수의계약 (한국전력, 수자원공사 등)

26 특허를 받는 절차 흐름도 특허권 선행기술조사 (www.kipris.or.kr) 요약서,명세서, 청구범위,도면 등+출원서
수수료납부 우편접수 : 소액환 방문, 온라인출원: 출원번호 통지: 출원후 10~15일내 우편통지 등록절차종료시까지보관 서식; 의견서, 보정서 특허권 출원공개: 출원일로부터1년 6개월 경과 후 자동공개 심 사 의견제출통지서 특허결정 등록료납부

27 지식재산권 관련 국제조약 산업재산권 : 17개 - WIPO 관장 파리조약(1883년), 특허법조약(PLT),마드리드 의정서, 특허협력조약(PCT), 헤이그 협정 등 2. 저작권 : 8개 - WIPO 관장 베른조약(1886년), WCT(저작권조약) 등 3. TRIPs - WTO 관장 무역관련 지식재산권에 관한 협정 (1995년) 4. UPOV - WIPO 관장 식물신품종보호조약

28 파리조약(Paris Convention)
(산업재산권에 관한 국제조약 : 1883년 파리에서 체결) 1. 각국특허의 독립 원칙(속지주의 ): 파리조약 제4조의 2 각국에서 취득한 특허는 각기 독립적이며, 타국에서 특허운명과 관계없이 특허권이 발생, 존속, 소멸한다. 2. 우선권제도(타국에 출원 시 ) : 파리조약 제4조 C 우선권 기간: 특허 • 실용 1년 / 상표 • 디자인 6개월 동맹국(제2국)출원은 제1국 출원일에 한 것으로 간주된다. 3. 내외국인평등의 원칙 :동맹국 국민의 권리능력 보호 동맹국 국민에 대한 내국민 대우 : 파리조약 제2조

29 특허법 개관

30 1. 특허제도의 기원 특허(Patent : 特許)의 어원(語源) 14세기 영국에서 국왕이 특허권을 부여할 때,
다른 사람이 볼 수 있도록 개봉된 상태로 수여 되었으므로 특허증서를 개봉된 문서, 즉 litterae patentes (open letter) 라 하였다. 그 후 "Open" 이라는 뜻을 가진 “Patent”가 “특허권”이라는 뜻으로 사용되었다.

31 1. 특허제도의 기원 이탈리아 베니스 공국의 특허법(1474년)
이탈리아 베니스 공국의 특허법(1474년) 르네상스, 북부 이탈리아 도시국가 베니스에서 모직물 공업 발전을 위해 법을 제정하여 제도적으로 발명을 보호하였다. -> 현대적 특허법의 모태로 보는 학자도 있음 예 : 갈릴레오의 양수 · 관개용 기계에 대한 특허(1594년)

32 1. 특허제도의 기원 영국의 독점법(Statute of Monopolies
: 1624～1852) : 최초 성문 특허법 영국에서 1560년부터 독점 대상: 소금, 식초, 건조 청어, 가죽제품, 비누 등 – 이에 대한 사회적 저항 (독점은 커먼로 위반!) – 의회는 (왕에 의한) 독점 남용을 방지하고, 독점권 부여를 일반적이고, 관습적인 경계선까지 인정하도록 하는 Statute of Monopolies 제정 1) 선발명주의(the first and true inventor)에 대해서만 배타적 권리 인정, 독점권(14년), 공익에 위배되는 경우는 특허 불인정 규정을 둠. 2) 산업혁명의 원동력 제공 : 방적기, 증기기관 등 발명 : 공업의 발달 – 해군력 강화 (식민지 쟁탈)

33 1. 특허제도의 기원 프랑스(1791.01.07.) : 특허법 제정 - 1789년 프랑스 혁명의 영향
미국: 1787년 미국 헌법 이후 1790년 4월 10일 특허법 제정 독일: 1897년 특허법 1850년대 즈음 특허반대 움직임 [네덜란드(1869년 폐지), 독일 등] - 아담 스미스의 자유경제제도 및 자유무역론 - 독일에서 1850년대, 60년대 모든 특허출원의 90% 이상이 거절 - 이에 대한 기술자, 공학자, 기업인들의 발명보호 요구가 강력해짐

34 2. 우리나라 특허제도의 연혁 1908년 : 한국 특허령 공포 1946년 : 특허원 창립 및 특허법 제정 1961년 : 특허법, 실용신안법, 상표법, 의장법(디자인보호법) 제정 1977년 : 특허청 개청 1979년 : 세계지적소유권기구(WIPO) 가입 1980년 : 5월 4일 파리협약(Paris Convention) 가입 1984년 : 특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty) 가입 1998년 : 특허법원 설립 : WIPO총회 - 한국어 PCT 공식언어 채택 2009년 : 1월 1일 부처 한국어 PCT 공개공보 발간 2012년 : 3월 15일 한미FTA발효, 특허법 개정법 시행

35 3. 특허제도의 목적 특허제도의 목적을 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」 한다.
특허제도는 발명을 보호 · 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이다(법 제1조) 특허제도의 목적을 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」 한다. 기술공개 기술축적, 공개기술활용 산업발전 독점권부여 사업화촉진, 발명의욕 고취 경제적 이득

36 특허권 이론 왜 특허를 부여하는가? (1) 재산권론(Eigentumstheorie) 또는 자연권론
(Naturrechtstheorie) : 정신적 창작으로서 발명은 발명자에게 당연히 귀속된다는 이론 (2) 보상론(Belohnungstheorie) : 사회에 유용성을 가져온 발명자에게 보상을 해 주어야 한다는 이론 (3) 동기이론(Anspornungstheorie) : 기술적 진보를 가져온 혁신적 발명에 대한 법적 보호를 부여해야 발명 자 개인은 물론 사회, 기술이 지속적으로 발전됨 (4) 공개론(Offenbarungstheorie): 공개에 대한 대가 상술한 이론들 모두가 특허권 이론을 뒷받침해 주는 이론!

37 4. 특허출원 및 등록 출원 출원공개 심사 등록 (출원인) (심사관) (특허권자) (변리사 : 대리인)
출원 출원공개 심사 등록 (출원인) (심사관) (특허권자) (변리사 : 대리인) (출원서류 : 명세서) 공개특허공보 등록특허공보 [2013년 특허청 통계] 직무발명 : 82%, 개인발명 : 18% 대리인에 의한 출원 : 80%, 개인출원 : 20% 등록결정 : 70%, 거절사정 : 30%

38 5. 특허법의 기본원칙 1) 선출원주의 : 법 제36조(선출원) 2) 등록주의 : 법 제87조(특허권의 설정등록 및 등록공고) 특허결정을 받았다 하더라도 등록절차를 이행하지 않으면 특허권이 발생되지 않는다. 특허법은 권리관계를 명확히 하고자 등록주의를 채택하고 있다. 3) 서면주의 : 특허법 시행규칙 제2조(서류에 의한 절차), 제3조(서류의 제출), 제4조(국어주의 : 번역문 첨부) 4) 심사주의 : 법 제57조(심사관에 의한 심사) 5) 출원공개주의 : 법 제64조(출원공개)

39 6. 권리발생 흐름 발명가, 아이디어 착상(질레트 3중 면도기) 특허청에 특허출원(명세서 첨부) 특허청 “공개특허공보” 출원발명 공개 특허청 심사관 심사착수(특허요건, 명세서) 특허결정 - 등록료납부 – 설정등록(권리발생) 특허청장 특허원부 비치, 특허권자에게 “특허증” 수여

40 7. 특허법 법조문 체계 제1장 총 칙 제2장 특허요건 및 특허출원 제3장 심 사 제4장 특허료 및 특허등록 등 제5장 특허권 제6장 특허권자의 보호 (특허침해소송) 제7장 심 판 제8장 재 심 제9장 소 송 제10장 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원 제11장 보 칙 제12장 벌 칙

41 8. 특허법의 분석(거시적인 관점에서) 1. 권리발생 : 제1장 ~ 제4장(특허권 설정)
2. 권리행사 : 제5장 ~ 제6장, 제12장(특허권, 침해소송) 3. 특허분쟁 : 제 7장 ~ 제9장 (심판, 재심, 소송) 4. 특허제도가 경제에 기여하는 측면 제1조(목적), 제106조(특허권의 수용), 제106조의 2, 제107조(강제실시권 : 재정) : 의약품 제41조(국방상 필요한 발명) : 해외출원 제한, 비밀취급 명령 - 보상금 지급 특허제도는 경제시스템의 하나이다. (지식기반 경제의 원동력)

42 9. 특허법 핵심조문 1. 제29조 : 특허요건 2. 제42조(특허출원) : 명세서 첨부
2. 제42조(특허출원) : 명세서 첨부 제42조 제3항 : 발명의 설명 기재요건 시행규칙 제21조 제42조 제4항 : 청구범위 기재요건 제42조 제8항 : 청구항 기재방법 시행령 제5조 3. 제45조 : 1 특허출원의 범위(발명의 단일성) 4. 제97조 : 발명의 보호범위 – 청구범위에 적혀있는 사항에 의하여 정해진다 5. 제126조 - 제132조: 특허권자보호(금지청구, 손해배상 등) 6. 심판(무효심판 (제133조), 권리범위확인심판(제135조)

43 발명 및 명세서 작성

44 발명의 발상[1] 1. 발명의 발상기법은? 1. 종래기술 파악 현재 실시중인 기술파악 2. 종래기술의 문제점 발굴
- 공정, 제조방법 - 공정요소(수단)의 감소 - 공정조건의 개선 - 제조방법의 간단화 - 부대설비의 감소 - 인건비 절감 - 현재 실시중인 제조방법 의 문제점 등등 3. 문제점으로부터 해결하려는 과제 도출 4. 과제해결을 위한 idea 발굴 (→idea Sheet작성) 5. 특허명세서 작성 6. 특허출원 7. 특허권 취득(권리행사) 44

45 발명제안 (IDEA SHEET)이란? 2. 발명(직무발명)의 제안은? Idea의 내용에 따라 간단.명료하게 기재
(예) 이동전화 요금할인 시스템 및 방법 Idea 제목 Idea가 무엇을 말하고자 하는지에 대해 간단하게 기재 Idea 설명서 Idea에 관련된 기술분야 및 목적, 구성을 기재 Idea 청구범위 Idea와 관련된 종래 기술의 설명 종래기술에 대해 문헌이 있을 경우 그 문헌을 기재 예) 특 호 Idea 종래기술 회로와 관련될 경우 블록도와 플로우챠트를 작성하고, 기계나 기구와 관련될 경우 사시도, 단면도 등을 작성 Idea 도면 제시한 Idea가 종래기술에 비해 유리한점 Idea 효과 45

46 3. 특허명세서(특허공보:권리서)의 작성은? 【기술분야】 (법42조 3항: 발명의 상세한 설명)
【특허(실용신안등록)청구범위】 (법42조 4-8항) : 특허청구범위) 【 청구항 1】 (독립항 : 보호 받고자 하는 사항을 독립형식으로 기재 【 청구항 2】 제1항에 있어서, (한정하거나 부가, 구체화) 【기술분야】 (법42조 3항: 발명의 상세한 설명) 【발명의 배경이 되는 기술】 ( [선행기술문헌]) ([특허문헌] [비특허문헌 ]) 【발명의 내용】 【해결하려는 과제】 【과제의 해결 수단】 【발명의 효과】 【도면의 간단한 설명】 【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】 ( [실시예]) ( [산업상 이용가능성]) 【부호의 설명】 【발명(고안)의 명칭】 요약서 (특허법제43조, 시행규칙 제13호 서식) : 【 요약】 【대표도】 도면 ( 특허법 시행규칙 제12호서식) : 【도 1】 【도 2】 ▶ 이후 출원기준(현행제도) : 한국, 미국, 일본,중국, EPO 통일화 ▶ 시행 특허법 46

47 존속기간 : 출원일로부터 20년 자기실시 및 실시권(기술이전) 4. 특허출원에서 권리종료까지의 흐름도 특허출원 등 록 특허결정
심사청구(출원일5년) 특허출원 등 록 자기실시 및 실시권(기술이전) =생산, 사용, 양도, 대여, 청약 등 특허심판원▶특허법원▶대법원 (1)거절결정불복심판 (2)무효심판 (3)정정심판 (4)권리범위확인심판 특허결정 지방법원▶고등법원▶대법원 (1)경고장, 가압류 (2)침해금지가처분, 본안소송 (3)손해배상청구소송 (4)형사(양벌 : 친고죄) (5)과실추정 규정(130조) 방식심사 거절결정 실체심사 -특허요건(§29) -기재요건(§42) -선출원, 단일성 등 -거절이유통지(§63) -의견서, 보정서(§63) 출원공개 우선심사 -보상금청구(§65) -경고장 발송(§65) -정보제공(§63의2) -기술문헌(특허공개공보)

48 5. 특허침해판단의 Process는 어떠한 방법으로 이루어지는가?
1)본원 특허청구범위의 요지인정 피고 주장의 판단 ①공지기술 이다(일부, 전부)②신규성, 진보성 없다. ③발명 성립성이 없다 ④명세서 기재요건 위배주장 ⑤선사용권 주장 2)확인대상발명의 요지인정 5) 양자의 상이점 인정 5) 결론 ) 결론 3) 양자의 대비(동일성) 4)양자의 일치점 인정(전부,일부) 6) 상이점의 판단 문언해석 ①균둥론의 적용 ②단순한 설계변경 수치한정에 불가 효과의 현저성 무 ①발명의 상세한 설명 참작 ②구성요건 완비의 원칙 ③공지기술제외의 원칙 One-step Two-step Process

49 6. 특허분쟁의 유형과 변호사 역할 단계 내용 변호사의 역할 기술개발(AC-AB) 선행 특허권 및 공지기술 자문
감정서, 자문 특허출원 및 심사 특허명세서 작성, 심사 출원업무 대리 특허등록 및 유지 등록료/연차료 관리업무 자기실시 실시(생산,사용,양도,대여,전시,청약) 자문, 감정, 허위표시 등 기술이전 양도, 실시권(노하우) (독금법) 계약서 침해분쟁 (1) 침해물품, 시장조사 조사보고서 작성 (2) 동일성 판단(AB와 AC)(§97) 감정서(침해유무) (3) 무효 판단(선행문헌조사, 특허요건) 감정서(무효유무) (4) 경고장 (§65①공개) 경고장발송(특허등록전 가능) (5) 협상(침해유무 ,기술이전, 부품) 협상(和解=로열티, 재료) (6) 가처분, 본안소송(직접, 간접침해) 소송(직접§126) ,(직접§127) (7) 가집행, 가압류 대리 (8) 무효심판 심판(§133), 소송(§186) (9) 권리범위확인심판(소극적,적극적) 심판(§135), 소송(§186) (10) 손해배상청구(과실추정§130) 소송(§128) (11) 형사사건(§225), 허위표시(228) 소송 제품 수출입 침해제품 통관조사/보류업무(부경, 독금) 대리(친고죄), 상표(비친고죄) 49

50 전략특허권 개량특허권 특허권 실시 특허권 행사 특허권 분쟁 회 피 설 계 변호사 -소송수행 -특허자문 50

51 출원인 대리인 변리사 (辨理士) 절차무효 등 서류송달 등 용어의 정의
[차 례] Ⅰ 출원인 대리인 변리사 (辨理士) 절차무효 등 서류송달 등 용어의 정의 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

52 Ⅰ. 출원인 제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다 다만, 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다. ② 2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다.

53 Ⅰ. 출원인 1) 특허를 받을 수 있는 자(법 제33조 제1항) 1. 발명을 한 자(발명자)
2. 승계인(법인): 예약승계에 의함 예: 기아자동차 최연구와 김연구(발명자) (직무발명) 기아자동차 주식회사(법인)이 승계 2) 특허출원인 자연인(발명자)와 법인(주식회사) 사람은 생존할 동안 권리와 의무의 주체가 된다(민법 제3조)

54 Ⅰ. 출원인 특허출원인 : 자연인 또는 법인 사람(人) : 자연인(自然人) - 발명자 법인(法人) - 승계인 (주식회사 등) 예 : 법인( 주식회사 L 전자) L 전자 연구원 : A, B 바운스백 특허발명 후 발명신고-> 직무발명인정-> 양도증 (특허받을 권리) L전자 명의로 특허출원 (출원인 : L 전자 주식회사)

55 Ⅰ. 출원인 법인(法人) 법인은 법률의 규정에 의하지 아니하면 성립하지 못한다. (민법 제31조)
공법인: 국가/공공단체(지방자치단체,공공단체,공공조합) 사법인: 1. 사단법인(사적자치의 원칙이 적용되는 법인):영리법인 -가장 전형적인 영리법인:상법상의 회사(상법 제169조) 2. 민법상의 비영리 사단법인 비영리재단법인(민법 제32조) 3. 권리능력 없는 사단/재단 특수법인 : 한국은행등 외국법인

56 Ⅱ. 대리인 1. 대리인의 종류 1) 임의 대리인[통상대리인] = 변리사 (대리인의 선임, 대리인 개임, 해임: 법 제10조) 2) 법정대리인 : 무능력자 대리인 3) 특허관리인 : 재외자 = 국내변리사 ) 포괄위임 : 특허청에 포괄위임장 제출 5) 지정대리인 : 국가를 당사자로 하는 소송

57 Ⅱ. 대리인 미성년자 등의 행위 능력(법 제3조) 년 7월 1일 시행된 민법( 개정)에서 성년후견제도를 도입 (특허법 제3조 : 개정) 2. 성년후견인 제도란 질병, 장애, 노령 등의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무처리 능력이 결여된 성년자에게 법률지원을 돕는 제도이다 본인, 배우자, 친촉, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의해서- 가정법원에서 “ 성년후견개시의 심판”을 한다(민법 제9조)

58 Ⅱ. 대리인 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견개시의 심판을 한다.(민법 제9조 제1항) 미성년자 등의 법정대리인

59 Ⅱ. 대리인 미성년자 등의 행위 능력(법 제3조) 1. 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원 · 청구 기타의 절차 (이하 "특허에 관한 절차"라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률 행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다.

60 Ⅱ. 특허관리인 재내자 : 국내에 주소 또는 영업소를 가지는 자 재외자 : 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자 (이하 "재외자"라 한다) 는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체재하는 경우를 제외 하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소 를 가지는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 없다. 제5조(재외자의 특허관리인) 1 특허관리인은 수여된 범위 안에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 행정청이 한 처분에 관한 소송에 대하여 본인을 대리한다. 2

61 제8조(대리권의 불소멸) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임에 의한 대리인의 대리권은 본인의 사망이나 능력의 상실, 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, 본인인 수탁자의 신탁임무의 종료, 법정대리인의 사망이나 능력의 상실 또는 대리권의 소멸이나 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다.

62 특별수권 제6조(대리권의 범위) 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별한 수권을 얻지 아니하면 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 특허권의 포기, 신청의 취하, 청구의 취하, 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장이나 그 취하, 제132조의3의 규정에 의한 심판청구 또는 복대리인의 선임을 할 수 없다 위임장에 명기 대리인의 선임 및 개임

63 대리인의 선임 제10조(대리인의 개임등) ① 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가
제10조(대리인의 개임등) ① 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술 할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당 하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인에 의하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있다.

64 대리인의 개임 ② 특허청장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리
에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 그 개임 을 명할 수 있다.

65 (대리인의 선임, 대리인 개임, 해임) ③ 특허청장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다. ④ 특허청장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 명령을 한 후 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 대리인의 선임 또는 개임전에 제1항의 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항의 대리인이 특허청 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차는 무효로 할 수 있다.

66 Ⅲ. 변리사 (辨理士) 특허변호사(Patent Attorney)
제2조(업무) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다. 제3조(자격) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 변리사의 자격이 있다. 1. 변리사시험에 합격한 사람 2. 「변호사법」에 따른 변호사 자격을 가지고 변리사 등록을 한 사람

67 Ⅲ. 변리사법 개정안 변리사법 전부개정 법률안 ( ) [산업통상자원부 공고 제 호] 제4조(자격) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 변리사의 자격이 있다. 1. 변리사시험에 합격한 사람 2. 「변호사법」에 따른 변호사 자격을 가지고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 법학전문대학원에서 대통령령으로 정하는 일정학점 이상의 지식재산권 과목을 이수한 사람 또는 이와 동등한 학력이 있다고 인정되는 사람 나. 「변호사시험법」 제9조에 따른 전문적 법률분야에 관한 과목 중 지적재산권법을 선택하여 변호사시험에 합격한 사람 다. 대통령령으로 정하는 바에 따른 연수를 마친 사람

68 Ⅳ. 절차무효 등 절차의 무효 제16조(절차의 무효) ① 특허청장 또는 특허심판원장은 제46조의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 보정을 하지 아니한 경우에는 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항의 규정에 의한 심사청구료 를 납부하지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 그 심사청구료를 납부하지 아니한 경우 에는 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효 로 할 수 있다.

69 Ⅳ. 절차무효 등 절차의 연기 : 법 제15조 절차의 중지 중단 수계 : 법 제20조 – 24조
② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것으로 인정되는 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 의하여 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. 절차의 연기 : 법 제15조 절차의 중지 중단 수계 : 법 제20조 – 24조

70 Ⅴ. 서류송달 등 1. 공시송달 : 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 경과하면 효력이 발생한다 재외자 송달 : 특허관리인에게 송달 3. 서류제출의 효력발생시기 제28조 : 도달주의 원칙 ① 이 법 또는 이 법에 의한 명령에 의하여 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 출원서·청구서 기타의 서류 (물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 특허청 또는 특허심판원에 도달된 날부터 그 효력이 발생 된다.

71 Ⅴ. 서류송달 등 ② 제1항의 출원서·청구서 기타의 서류를 우편으로 특허청 또는 특허심판원에 제출하는 경우에 우편물의 통신일 부인에서 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날 을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날에 특허청 또는 특허심판원에 도달한 것으로 본다 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)의 규정에 의한 국제출원 (이하 "국제출원"이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그러하지 아니하다.

72 Ⅵ. 용어의 정의 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. "발명“이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다 ( IDEA = 발명 : Invention) "특허발명“이란 특허를 받은 발명을 말한다. patented invention ( Issued Patent ) 1 2

73 실시의 정의 "실시“ 란 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도· 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용· 양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 3

74 실시의 범주 생산 : 물건을 만들어 내는 행위를 말하며, 제조의 개념으로 인식되기도 하나 제조 개념보다는 넓은 개념
생산 : 물건을 만들어 내는 행위를 말하며, 제조의 개념으로 인식되기도 하나 제조 개념보다는 넓은 개념 사용 : 발명의 본래 목적을 달성하거나 효과를 나타내도록 그 물건을 사용하는 것 양도 : 양도란 특허된 물건을 타인에게 이전시키는 것이므로 무상인 경우 증여, 유상인 경우는 판매 등이 양도에 해당; 대여 : 특허된 물건을 타인에게 빌려주는 것으로 유무상 불문(보관만을 목적으로 하는 기탁) 수입 : 특허된 물건을 국내에서 사용, 양도, 대여할 목적으로 외국에서 수입하는 것 양도 또는 대여의 청약 : 특허된 물건을 양도나 대여하기로 제3자와 약속하는 것으로 양도 또는 대여를 유도하는 행위 (카다로그 등의 제작, 배포, 전시하는 행위) [주의] 수출은 실시행위가 아님

75 실시의 개념 1. 사용(使用) : Use 사용이란 발명의 목적을 달성하는 방법으로 물건을 이용하는 것을 의미한다. 따라서 특허에 관계되는 물건을 이용하여도 그 발명의 목적 달성과 관계없는 방법으로 이용하는 것은 특허법 제2조 제3호에서 규정하는 이용이 아니다. 특허에 관계되는 물건 그 자체를 이용하는 경우뿐만 아니라 그 물건을 어느 물건의 부품으로 이용하는 경우에도 사용에 해당한다. 예를 들어, 제조기계와 같은 물건의 특허발명에 있어 그 기계를 사용하여 일정한 제품을 만들어 내는 것과 같은 경우이다. 그러나 특허품(예, 제지기)을 사용하여 만든 물건(예, 종이)에는 특허권의 효력이 미치지 아니한다.

76 실시의 개념 2. 청약(請約) : Offer 청약이란 견적서의 제시, 발명품의 카탈로그의 제시, 팸플릿의 배포 등 당해 발명품을 판매하거나 양도하도록 권유하는 행위 3. 양도 또는 대여를 위한 전시 양도 또는 대여를 위한 전시라 함은 발명품을 양도하거나 대여할 목적으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태로 두는 행위

77 특허침해소송에서 실시 침해성립 요건 : 업으로서 실시 예를 들어, 특허발명품인 진공청소기를 청소대행회사에서 아파트 청소에 사용하는 것은 업으로서의 실시이나, 가정에서 주부가 이를 사용하여 실내 청소를 하는 경우에는 업으로서의 실시가 아니다. 이 경우 영리목적의 유무, 계속 반복성의 여부는 실시의 요건으로 하지 않는다.

78 4. 소모이론(소진론) : 수리(repair)와 재제(reconstruction) 소진론(Exhaustion Theory) 판매가 시장에서 합법적으로 정당하게 이루어진 후에 특허품에 관하여는 특허권이 소진되어 특허품에 대한 권리 주장을 할 수 없다는 이론. 즉, 특허권은 권리자의 적법한 판매에 의해 소진되고, 그후 수리, 재판매 등에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다 (최초판매원칙: First-Sale doctrine) [쟁점사항] - 국내 소진론: 인정 - 국제 소진론: 인정 여부는 국가별로 상이함

79 병행수입(Parallel Imports) 문제
A) 권리소진의 원칙(First Sale doctrine) [정의] 특허대상이 된 물품이 정상적으로 특허권자에 의해 시장에서 판매된 경우에 특허권자는 더 이상 특허권을 행사할 수 없다는 원칙 B) 국내적 권리소진: 인정함 - 속지주의 원칙 - 특허법상 실시: 특허물품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나… [주의] 수출행위는 특허법상 실시행위가 아님!!!! [예] 특허권자(갑)가 특허품을 A국에서 생산하여 10,000원에 판매하는 경우, 이를 구입한 제3자(을)이 이를 A국에서 다시 판매하는 경우 - 허용해야 하는 논거 (i) 특허물품을 매수 등의 방법으로 적법하게 양도받은 자가 이를 사용하는 과정이나 재판매 등의 방법으로 양도 또는 대여하는 경우에 특허권의 효력이 여전히 미쳐 그때마다 특허권자의 효력을 얻어야 한다면, 물건의 자유로운 거래를 해치게 되며, 경우에 따라서는 특허권자의 이익을 이중으로 보호하는 셈이 됨. (ii) 미국의 입장(묵시적 실시허락) ; 우리나라와 일본 (소진론): 거래안전, 이중소득 금지 및 특허권자의 의사 내지 이익

80 B) 국내적 권리소진 (계속) [예] 국내에서 특허받은 물품을 국외로 수출하면서 특허권자가 특허물품이 국외에서만 판매되거나 사용되는 것을 조건으로 정한 경우에, 당해 물품을 국외에서 구매하여 국내로 반입하는 경우에는 이를 국내에 수입하는 순간에, 특허권의 효력이 미쳐 침해 구성. [예] 국내에서 이미 적법하게 양도된 특허물품을 사용하면서 대대적인 수리를 행하거나 용도를 다한 물품을 다양한 방법으로 재활용하는 경우에는 그 정도와 방법에 따라 새로이 그 물건에 관한 특허 침해사례가 발생할 수도 있음. [쟁점사안] (aa) 특허제품이 파손, 마모 등으로 물리적으로 사용 불가능하거나 수명이 다하여 이를 수리 하여 사용하는 행위 (bb) 1회 사용한 후에 폐기하도록 되어 있는 주사기기나 의료기기 등을 소독하여 재활용 하는 등 사용횟수가 기한이 정해져 있는 특허물품을 기간 경과하여 사용 [예] 1회용 Fuji 필름의 후지슈퍼 800 사건; (cc) 특허물품 중 핵심적이거나 본질적인 부품을 가공하거나 교환하여 특허물품 전체의 사용수명을 연장하는 행위

81 C) 국제적 권리소진 병행수입이란? [정의] A국에서 약품 특허 가지고 있는 특허권자(갑)이 자국(A)국에서는 5,000원, 개발도상국(B국)에는 3,000원에 판매하는 경우에, 국제무역상(을)이 B국에서 3,000원에 구입한 후, 이를 A국에 수입하여 4,000원에 판매하는 경우 → 특허권자의 가격차별에 의한 시장전략은 교란되고, 갑은 피해자가 됨 → 을의 행위가 병행수입(parallel imports)의 행위이며, 이를 통해 형성된 시장을 Gray market 이라 함 [참조] White market: 특허침해되지 않는 정당한 물품에 의해 형성된 시장 Black market: 복제, 모조품 등 특허침해의 물품으로 형성된 시장 Gray market: 진정상품이어서 복제, 모조품 등의 특허침해품은 아니지만, 현실적으로 권리자의 이익을 침해하는 물품으로 형성된 시장

82 D) 국제적 권리소진을 인정할 것인가? aa) 부인하는 입장: 병행수입의 적법성을 부인하며, 주로 선진국의 입장
[논거] (i) 국제적 거래에서 서로 다른 나라를 상대로 서로 다른 가격정책을 사용하여 이윤을 극대화하는 것은 특허권자에게 보장되어야 할 고유의 상업적 권리이므로 이를 무력화시키는 국제적 소진론을 인정해서는 안된다; (ii) 속지주의 원칙, 즉 비록 동일한 발명에 대한 것이라도 특허의 성립, 효력, 이전 등은 각 국가별로 특허법이 독립적으로 적용되므로, 비록 갑이 특허물품을 B국에 수출하였더라도 그 특허물품이 A국으로 역수입되는 순간, A국 특허법의 적용을 받게 되며, 갑이 A국에 특허등록을 해 둔 이상 그 물품을 A국에 수입하는 행위는 A국에서 갑의 특허를 침해하는 별개의 실시행위임 bb) 찬성하는 입장: 병행수입의 적법성을 찬성하며 주로 개발도상국의 입장 (i) 일단 갑이 해당 약품을 판매한 이상, 이를 다시 매수하여 제3국에 판매하거나 자국에 수입하는 행위는 경제논리에 따른 자유로운 거래행위의 일환으로 특허권 침해를 미치지 않음; (ii) 여기에 대해 특허권의 효력을 여전히 미치도록 하는 행위는 권리자에 대한 중복보호

83 E) 국제적 동향: WTO/TRIPs에서 의제로 다루었으나 이 부분에 대한 협상이 결렬되어, 결국 병행수입 문제는 각국의 특허법 해석문제로 됨. [입법례] (1) 미국: 주로 지금까지는 병행수입의 적법성을 부인하는 입장이었는데, 최근 판례[미연방대법원 판결(Jazz Photo Corp. v. U.S. Int’l Trade Commission; 264 F. 3d. 1094(Fed. Cir. 2001)] 는 “미국의 특허는 국외에서 발생한 사유로 인하여 소멸되지 아니함이 원칙이며, 외국에서 정상적으로 구입한 물품이라는 사유만으로 그 물품의 수입이 당연히 미국 내 특허권자의 권리행사를 방해하는 것은 아니다.”며 이를 지지한 사례임 (2) 일본: 최고재판소( 소위 BBS 사건) “특허의 국제소진이론을 논거로 하는 대신 병행수입에 관한 묵시적 승낙이 존재한다는 근거를 들어 진정상품의 병행수입은 특허권 침해를 구성하지 않는다” (3) 우리나라 (3-1) 국제적소진론 허용설 (다수설): 특허권을 이용한 세계시장의 분할과 내외 가격차를 이용한 이윤확보를 보호할 필요는 없으므로, 병행수입은 허용되어야 한다고 함 (3-2) 상표의 경우 (대법원 선고 99다42322 판결) – 조건부 병행수입 허용 진정상품의 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해를 구성하지 아니하며, 상표 기능은 출처표시기능과 품질보증기능이 주된 것이므로, 이러한 기능을 훼손하지 않고, 일반 수요자들에게 상품출처와 품질에 관한 오인, 혼동을 일으키지만 않는다면, 병행수입업자가 상표를 사용한 광고, 선전행위를 하는 것도 허용된다.

84 (3) 우리나라 ① 수출국과 수입국의 특허권자가 동일인이 아닌 경우 - 속지주의 원칙 상 특허권 침해 [논거] 1국 1특허의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적(속지주의, 각국특허독립의 원칙)이므로, 특허권의 소모이론이 적용되는 것은 그 특허권이 부여된 나라의 영역 내로만 한정되기 때문 ② 수출국과 수입국의 특허권자가 동일인인 경우 - 특허권 침해가 되지 않음 즉, 수출국에서 특허권자가 생산한 상품을 적법하게 구입하여 수입한 경우에는 속지주의의 예외를 인정하여 특허권 침해가 되지 않음 [예] 우리나라 하급심판례(서울지법 95가합 80468), 일본 최고재판소 판례( 판례시보 1612호) = 병행수입 인정 [주의] 구체적 사실관계를 바탕으로 판단해야 할 것 예를 들면, 수출국과 수입국의 특허권자가 동일인이 아닌 경우라 하더라도 수입국에서 전용실시권자가 독자적으로 생산설비를 갖추고 실시하고 있는 경우라면 수입국의 국내 산업발전에 실질적으로 기여하고 있는 전용실시권자를 보호할 필요성이 있기 때문

85 [사례] 甲은 중국에서 A 발명에 대하여 특허권을 획득한 특허권자이고, 丁은 한국에서 발명 A에 대한 특허권자이다. 甲으로부터 발명 A를 구입한 乙이 중국에서 丙에게 발명 A를 판매하고 있다. 한편 한국 기업 戊는 乙로부터 A를 수입하고 있다. (1) 乙의 행위는 특허권 침해인가? (2) 戊의 행위는 丁의 특허권 침해인가? (3) 위의 질문 (2)에서 만일 특허권자 甲과 丁이 동일인인 경우라면 戊의 행위는 특허권 침해인가?