6장_ 미국 특허출원 등록절차 학습 목차 특허 출원 종류 미국특허출원 서류 특허출원의 심사절차

Presentation on theme: "6장_ 미국 특허출원 등록절차 학습 목차 특허 출원 종류 미국특허출원 서류 특허출원의 심사절차"— Presentation transcript:

1

2 6장_ 미국 특허출원 등록절차 1 2 3 4 5 6 학습 목차 특허 출원 종류 미국특허출원 서류 특허출원의 심사절차
거절결정에 대한 항소(Appeal) 5 특허결정 이후의 절차 6 특허 등록 이후의 관리

3 1 2 3 4 5 학습 목표 Non-PCT 특허출원 절차를 알 수 있다.
출원 시 제출하여야 할 서류를 이해할 수 있다. 4 특허청구범위를 이해 할 수 있다. 5 특허출원의 심사절차에 대하여 알 수 있다.

4 명세서, 도면(필요한 경우), 적어도 하나의 클레임이 포함
1. 특허 출원 종류 Non-PCT 특허출원 절차 명세서, 도면(필요한 경우), 적어도 하나의 클레임이 포함 출원일을 인정받기 위함 출원서류들은 모든 발명자를 밝혀야 함 발명자, 출원일, 발명의 명칭, 우선권정보, 대리인의 이름과 주소 등 출원과 관련된 모든 정보가 기재 86 P 수업설명 가이드 : 미국 내 출원시 개별적으로(파리조약에 의한 경우 포함) 출원을 진행한 것을 의미함. Information Sheet

5 1. 특허 출원 종류 Non-PCT 특허출원 절차 미국특허청에 의하여 대체 선언서를 요구 받을 수 있음 복사본 또는 팩스본도
제출 가능 미국출원일로부터 2개월 이내에 추가요금을 지불 후 서명된 선언서를 제출 4개월까지 연장가능 명세서, 특허청구범위, 도면(필요한 경우), 선언서 및 출원료를 제출 비정규 선언서 Informal Declaration 복사된 선언서 제출 Reproduced Declaration 86.87 P 선언서가 없는 경우 No Declaration 정규출원 Regular Filing

6 1. 특허 출원 종류 Non-PCT 특허출원 절차 “Small Entities”에 해당하면 특허청 관납료를
50% 감면하여주는 제도 법정요건을 충족하는 특허출원서가 제출 시 출원일, 일련번호, 발명자 이름, 우선권 정보 및 다른 관련 데이터가 기재된 Official Filing Receipt을 발행 발명자 서명이 없이도 출원 가능 이유를 설명하는 Verified Statement를 출원서류에 첨부 소기업 증명 (Small Entities) 출원번호 통지서 Official Filing Receipt 87.88 P 발명자의 서명을 받을 수 없는 경우

7 1. 특허 출원 종류 Non-PCT 특허출원 절차 발명자 Small Entities 의 유형
500명 이하의 종업원을 가진 회사 비영리 조직 “small entities” 지위를 요구하기 위해서 책임 있는 공무원이나 개인에 의하여 서명된 서면을 제출 제출되지 않았을 경우 88 P 관납료 납부일로부터 2개월 이내에 추가 제출하여 관납료의 50%의 반환을 청구

8 1. 특허 출원 종류 PCT에 의한 미국 국내단계 출원 절차 미국 국내단계 출원은 우선일로부터 30개월 이내에 진행
국제출원이 통상의 절차에 따라 미국 국내단계로 진입 35 USC 371 규정 국제출원 계속출원 또는 일부 계속출원이 가능 35 USC 111 규정 우선일로부터 30개월 이내에 국제출원의 영어 번역문, 발명자 선언서 및 국제출원의 복사본을 제출하고, 국내수수료를 납부 88 P

9 Assignment of Application
1. 특허 출원 종류 양도증(Assignments) Assignment of Application 등록료를 납부하기 전에는 언제든지 제출 Assignment가 등록료 납부일 또는 그 전에 제출 시 89 P 수업설명 가이드 : 미국은 반드시 발명자가 출원인이 되어야 함.(미국만의 고유제도) 따라서 회사(법인)이 권리자가 되기 위해서는 양도절차를 밟아야 하고 통상 출원시 양도증을 같이 제출함. 특허공보에 양수인의 이름이 인쇄

10 1. 특허 출원 종류 우선권 서류(Priority Documents)
35 USC 119 규정에 의한 우선권 증명서를 출원 계속 중에 언제든지 제출 등록료 납부 후 특허등록 전에 우선권 서류를 제출 신청서 및 부가 수수료를 납부 우선권 서류를 제출하지 아니한 채 특허허여가 되면 우선권의 이익을 확보하기 위하여 Reissue 출원을 제출 89 P

11 1. 특허 출원 종류 정식 도면(Formal Drawings)
비정식 도면의 질이 나쁘면 심사관은 심사과정 중에도 정식 도면의 제출을 요구할 수 있음 도면에 대하여도 보정할 수 있지만 신규 사항(new matter)이 추가되어서는 안됨 But 89.90 P

12 First Office Action 이전에
1. 특허 출원 종류 Information Disclosure Statements 출원인은 출원의 특허성에 관련된 모든 정보를 USPTO에 개시할 의무를 짐 IDS는 출원 시 출원일로부터 3개월 이내, 또는 그 정보를 안 날로부터 3개월 이내에 USPTO에 제출 이 기간이 경과하더라도 First Office Action 이전에 제출되면 USPTO는 이를 받아들임 90 P 수업설명 가이드 : 특허출원인은 그 출원의 특허성에 관련된 모든 정보(특히 출원인이 알고 있는 선행기술)를 USPTO에 개시할 의무를 짐. 만일 출원시에 출원인이 알고 있는 선행문헌을 의도적으로 제출하지 않는 것으로 판단된 경우 미국의 사법시스템 상 등록 후라도 특허가 무효가 될 수 있음.

13 선서(oath) 혹은 선언(declaration)
2. 미국특허출원 서류 특허출원시 제출하여야 할 서류 특허출원서 수수료 계산서 양식 명세서 선서(oath) 혹은 선언(declaration) 90 P 염기서열(sequence listing)

14 우리나라 명세서와 거의 동일 단, 그 형식의 순서에 있어서 다소 차이가 있음
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 의의 특허를 받고자 하는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통하여 명백하고 상세하게 기재한 서면 미국 특허명세서 형식 a) Title of Invention c) Technical Field e) Objects of the Invention g) Brief Description of the Drawings Claims b) Cross-reference to Related Applications d) Background Art f) Disclosure of Invention (i.e. Claim Summary) h) Detailed Disclosure of the Invention j) Abstract of the Disclosure 90.91 P 수업설명 가이드 : 전세계 모든 국가의 명세서는 기본적으로 공통적이라는 점을 강조(외국 명세서에 대한 부담감 감소). 차이는 작성 순서의 차이가 있기는 함. (첨부) 파일로 미국 공보 첨부 가능한가요 미국 공보 첨부는 하이퍼링크 이벤트를 넣어 두었습니다. 첨부파일을 항상 같이 제공되어 야하며 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 우리나라 명세서와 거의 동일 단, 그 형식의 순서에 있어서 다소 차이가 있음 미국특허공보

15 2. 미국특허출원 서류 한국 명세서와 미국 명세서의 형식 비교 국내 명세서 미국 명세서 [요약서] ... [명세서]
[요약서]       ... [명세서] 〔발명의 명칭〕 ... 〔발명의 상세한 설명〕   [기술분야]   [배경기술]       [발명의 내용]     [해결하고자 하는 과제]     [과제 해결 수단]     [효과]      [발명의 실시를 위한 구체적인 내용]     [실시예]     [산업상 이용가능성]   XXXXXXXX Background of the Invention    ...(기술분야에 대한 설명) ...(종래기술에 대한 설명) Summary of the Invention       ...(발명의 목적에 대한 기재)       ...(발명의 구성 개요에 대한 기재)       Brief Description of Drawings       ... Detailed Description of the Invention       ...(실시예에 대한 기재) [특허청구범위]   [청구항 1]       ....   [청구항 2] Claims   [도면의 간단한 설명] Abstract       .... 90.91 P

16 2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 명세서 작성방법
발명을 최적의 실시예(Best mode)에 따라 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 충분히, 명료하고 간결하며 정확하게 작성 The specification must be in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which the invention pertains to make and use the same. (35 U.S.C.A §112) 92 P

17 2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 발명의 명칭 ① 발명의 명칭은 가능한 한 간단하고 명확하게 작성
② 발명의 명칭은 발명의 기술적 범주를 표현하고 있으므로 명확하게 표현 ③ 발명의 내용과 관련 없는 “최신식” 혹은 발명자의 성명을 이용한 “Linda Kim’s method” 등은 피하여야 함 92 P

18 2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) ‘발명의 배경 작성’
Background of the Invention Cross-reference to related application 발명의 분야 (Field of the Invention) 선행기술(Description of prior art) 93 P

19 Background of the Invention Cross-reference to related application
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) Background of the Invention 해당 기술분야 종사자의 기준을 결정하고, Examiner, Jury, Judge에게 관련기술을 설명하고 교육하는 역할 발명이 속하는 분야의 배경 기술과 문제점이 제기되는 부분 Cross-reference to related application 출원인이 현재 출원하는 발명과 관련된 출원이 있는 경우 발명의 배경에서 간략히 언급하여야 함 93 P

20 발명의 분야 (Field of the Invention) 선행기술 (Description of prior art)
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 발명의 분야 (Field of the Invention) 출원발명이 속하는 기술 분야에 대한 설명을 의미 보통 미국 특허분류의 정의를 차용하여 많이 사용 선행기술 (Description of prior art) 출원인이 알고 있는 선행기술에 대하여 설명을 하고, 선행기술의 문헌을 알고 있는 경우 문헌명도 기재 가능하면 종래기술의 문제점을 분석하여 그 문제점으로부터 출원발명이 해결하고자 하는 과제를 종래기술과 관련하여 기재 93 P

21 발명의 요약 (Summary of the Invention)
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 발명의 요약 (Summary of the Invention) 발명의 목적 (Objects of the Invention) 발명의 개요 (Summary of the Invention, Disclosure of the Invention) 93 P 요약의 마지막 부분에는 항상 예측할 수 없는 advantages가 있을 수 있으므로 예비적으로 catch-all 문구를 사용

22 도면의 간단한 설명(Brief Description of Drawings)
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 도면의 간단한 설명(Brief Description of Drawings) 도시된 내용을 설명하는 것 도면의 명칭 가령, bottom view, circuit diagram (회로도), sectional view (단면도), detail view (상세도)와 같은 도면의 명칭을 기재 94 P

23 발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention)
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention) 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세하면서도 명료하고 정확한 표현으로 기재 35 USC §112에서 규정하는 바와 같이 발명의 기술적 수단을 구체화한 최적의 실시예, 즉 발명을 실시하기 위한 최량의 형태로서 완전하게 기재 94 P

24 2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification)
발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention) Written Description Requirement Enablement Requirement Best mode Requirement 94.95 P

25 2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification)
발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention) Written Description Requirement 35 USC §112 첫 번째 문단에서는 명세서에 발명의 written description이 포함될 것을 요구(The specification shall contain a written description of the invention.”) 출원 계속 중, 명세서 내의 발명의 description과 일관되지 못하게 보정이 되는 경우가 종종 있음 만약 심사관이 보정된 청구항들이 명세서에서 완전하게 설명되어 있지 않은 발명이라고 판단되면, 심사관은 현재 청구된 발명이 최초에 출원된 명세서에 의해 뒷받침되지 않았다는 이유로 112조 첫 번째 문단 하에 거절할 수 있을 것임 94.95 P

26 2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification)
발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention) Enablement Requirement 당업자가 과도한 노력 없이 발명을 실시하거나 사용할 수 있을 정도로 명료하고도 충분히 기재되어야 함 실시가능요건(enablement requirement) (즉, 사용방법과 제조방법)을 충족시키기 위해, 특허 출원은 발명의 제조방법과 사용방법에 대해 적어도 하나의 완전한 실시 예를 포함해야 함. 그러므로 best mode 요구를 충족시키기 위해 사용되는 상세한 실시 예가 제조방법과 사용방법 요구 또한 충분히 충족시킬 수도 있음 판례는 enablement requirement 판단 요인으로서, 필요한 실험 양, 제공된 가이드와 방향성, 실제 실시예의 존재 여부, 발명의 본질, 선행 기술 수준, 당해 기술 분야의 관련 기술, 당해 기술의 예상가능 여부, 청구항의 범위 등을 들고 있음 94.95 P

27 발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention)
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) 발명의 상세한 설명(Detailed Description of the Invention) Best mode Requirement 35 USC §112 첫 번째 문단은 또한 명세서에 발명자가 최선이라고 생각되는 실시 예를 기재할 것을 요구하고 있음 이러한 best mode 요건의 목적은, 발명자가 그의 발명에서 가장 최선인 실시예를 공개하지 않는 것을 방지하기 위함 심사관이 더 좋은 실시예를 은폐하고 있다고 생각하지 않는 한, 발명에 있어서 단지 하나의 완전한 실시예만 제공해도 이러한 best mode 요구를 충족시킬 수 있음 그러나, best mode 개시 실패했다는 주장을 방지하고 발명의 유효성을 성공적으로 주장하기 위해서는, 발명자가 출원 당시에 알고 있던 가장 최선의 실제 방법을 발명의 실시예에 기재 94.95 P

28 Post Description Summary Abstract of the Disclosure
2. 미국특허출원 서류 명세서(Specification) Post Description Summary Abstract of the Disclosure Detailed Description 다음에, 발명의 목적을 충족하는 적어도 하나의 구성을 요약하는 것이 바람직 초록은 법률적으로 중요한 위치를 갖지 않지만, 반드시 특허청구범위 다음에 기재 초록을 작성하는 목적 검색을 돕기 위함 95 P

29 2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 의의 청구항의 종류 특허명세서는 출원인의 발명의 요지에 해당되는 부분을 구분하여,
하나 이상의 항으로 기재한 청구범위를 포함 청구항의 종류 다른 청구항의 인용 여부에 따른 분류 독립항,종속항 발명의 카테고리에 따른 분류 Machine, Process, Article of Manufacture, Composition of Matter 96.97 P 수업설명 가이드 : 특허청구범위는 명세서 중 가장 중요한 부분으로 심사과정은 물론 권리분쟁에 있어서 권리해석의 기준이 됨을 강조. 청구항 형식에 의한 분류 Combination Claim, Jepson Claim, Markush Claim

30 2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 청구항의 형식
“I(or we) claim:,” “The invention claimed is:” “What is claimed is:” 등의 형식을 먼저 기재한 후, 발명의 요지를 특정 한 개의 완전한 문장으로 구성하며 첫 글자는 대문자로 시작하고 끝에 마침표(period)를 찍음 청구항 작성요령에 위반한 경우 거절이유(rejection)가 아닌 방식거절(objection) 이유이며 이에 불복이 있는 경우 97 P 특허청장에게 청원을 제기하여야 함 불복심판을 제기하여서는 안됨

31 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 청구항은 출원발명에 관한 물건 또는 방법을 복수의 구성요소들로 개념적으로 구분한 상태에서, 구성요소들의 결합 형태로 기재 예시 미국 청구항 형식의 예시 I claim : (또는 What is claimed is : 1. A cup consisting of: a container having an outer wall; and a grip connected to said outer wall of said container. 97 P

32 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 하나의 영문 청구항은 통상 세 부분, 도입부(preamble), 연결부(transition) 및 구성요소들(elements)로 구분 예시 위의 영문 청구항 제1항에 있어서 도입부(preamble): “A cup” 연결부(transition): “consisting of 특징부(body) 즉, 구성요소(element): “a container ~” 및 “a grip” 98 P

33 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 특허발명에 관한 물건 또는 방법의 명칭을 기재하는 부분 예시 A material removing tool A method of making a material removing tool A permanent magnet generator 98 P ① 도입부는 특허발명에 관한 물건 또는 방법의 명칭을 기재하는 부분 한글 명세서에는 반드시 필요한 부분은 아니지만, 영문 청구항에서는 반드시 필요 ② 발명이 속한 기술분야를 한정하는 '안내자' 역할을 하는 것으로 해석 ③ 청구항의 도입부는 해당 발명의 기술내용의 일반적 성질로서 발명의 명칭을 기본으로 하여 기재

34 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 통상적으로 ‘comprising’,‘consisting of’,‘consisting essentially of’등의 3가지 표현방법이 사용 ① Open ended i) comprising‘ ~ 이 포함된’이란 의미로 해석되며, 청구범위에 기재된 발명의 요소들이, 생산물 또는 공정의 일부에 해당됨을 표시하기 때문에 이른바 개방(open)된 청구범위 기재방법으로 통용 예) 어떤 청구범위가 ‘X, Y, Z를 포함하는(comprising)’ 으로 연결부에 기재되었다면, 상기 청구범위는 X, Y, Z 이외의 요소W 가 추가된 생산물을 포함할 수 있음 ii) 이외에 Which comprises, Including, Having, Containing등이 있으나, 법률적으로 확립된“Comprising”를 사용하는 것이 바람직 P 수업설명 가이드 : 특히 comprises 이나 consisting of 를 사용함에 따라 권리범위가 차이가 남을 강조

35 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 통상적으로 ‘comprising’,‘consisting of’,‘consisting essentially of’등의 3가지 표현방법이 사용 ② Closed ended (consisting, consisting of, constituting) consisting of‘~~으로 이루어진’으로 해석되며, 청구범위에 기재된 발명의 요소들만이 생산물 또는 공정의 전체에 해당되는 것으로 해석되기 때문에 이른바 폐쇄(closed)된 청구범위 기재방법으로 통용 예) 청구범위가 ‘X, Y, Z로 이루어진(consisting of)’으로 연결부가 기재되었다면, comprising과는 달리 이 발명은 X, Y, Z 이외의 요소 W 가 추가된 생산물을 포함 못함 ii) 단, 발명 특징이 종래의 물건 또는 방법 중 일부를 생략함으로써 구조가 간단해지는 특징을 가지는 경우 간단한 구성을 강조하기 위해 “consisting of”를 사용할 수 있으며, 또한 Markush 그룹핑에서도 사용 P 수업설명 가이드 : 특히 comprises 이나 consisting of 를 사용함에 따라 권리범위가 차이가 남을 강조

36 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 통상적으로 ‘comprising’,‘consisting of’,‘consisting essentially of’등의 3가지 표현방법이 사용 ③ Partially closed ended consisting essentially of, consisting prevailingly but not essentially of ‘실질적으로 ~~으로 이루어진’의 의미로 해석되며, 어떤 생산물에 추가된 요소가 청구범위에 정의된 발명의 특징을 기본적으로 변화시키지 않으며, 신규성에도 중대한 영향을 미치지 않는 경우에 한하여 청구범위에 기재된 구성요소 이외의 요소가 추가된 생산물을 포함하는 것으로 해석 P 수업설명 가이드 : 특히 comprises 이나 consisting of 를 사용함에 따라 권리범위가 차이가 남을 강조

37 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 발명을 구성하는 구성요소들이 기재된 부분을 나타냄 각 구성요소(element)의 명칭과 그 구성요소들 간의 구조적, 물리적 또는 기능적 상호관계를 기재 100 P

38 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 Whereby = it follows from the foregoing that Claim상의 전술한 element로부터 필연적으로 구현되는 기능 혹은 결과를 기술할 때 사용 100 P

39 Combination Claim의 형식적 기재방법
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Combination Claim의 형식적 기재방법 기본적 형태 청구항의 구조 도입부 연결부 특징부 (body) “Whereby” Clause 구두점의 사용 구두점은 청구범위 기재를 쉽게 이해시킬 수 있는 방법으로 사용 예시 미국 청구항의 형식 예시 1. An apparatus for …, comprising: element A …; said element A comprising subelement A1 …; subelement A2 …; and subelement A3 …; and element B …. P

40 이미 존재하는 기계, 장치, 물, 공정 등을 일부개량한 발명의 청구범위기재에 주로 사용
2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Jepson type 청구항 발명이 속한 기술분야의 공지된 구성요소를 인용 도입부 상기 공지된 요소 중 개량된 부분이 어떤 범위로 포함되어 있음을 시사 연결부 구성요소부 출원인이 새롭게 개량했거나 추가한 요소를 기재 102 P 이미 존재하는 기계, 장치, 물, 공정 등을 일부개량한 발명의 청구범위기재에 주로 사용

41 2. 미국특허출원 서류 특허청구범위 Markush type 청구항 Product -by- Process 청구항
상호 유사한 성질 또는 기능을 가지는 2 이상의 구성요소가 있는 경우 이들 구성요소를 Markush 형식 등 택일형식으로 하여 하나의 청구항에 기재할 수 있음. 전형적인 Markush 청구항은 “selected from the group consisting of A, B and C.”로 표현 Product -by- Process 청구항 어떤 특정한 방법 (process)에 의하여 만들어진 생산물(Product)을 특허청구한 것 발명과 다른 방법에 의하여 만들어진 생산물이라도 특허청구된 생산물과 실질적으로 같은 것이면 특허침해로 인정 P

42 2. 미국특허출원 서류 도면 발명대상이 되는 기술내용을 이해하는 데에 필요한 경우 도면을 제출하여야 함 Flow sheet나
선도(diagrammatic views)를 제출 103 P 방법 발명일 경우

43 2. 미국특허출원 서류 선서 혹은 선언 선서(Oath) 선언 (Declaration)
발명자는 특허출원을 할 때 본인이 진정한 발명자임을 선서를 하고 선서문에 서명을 하여야 함 미국 내에서 할 경우 법률에 의해 선서를 주관하는 권한을 가진 자 앞에서 함 선서를 주관하는 권한을 가진 미국 외교관 혹은 영사관직원 앞에서 행함 외국에서 하는 경우 선언 (Declaration) 선서는 매우 번거롭기 때문에 특허법은 선서(oath) 대신에 선언(declaration)을 인정 103 P

44 Application Division으로
3. 특허출원의 심사절차 신규출원 접수 출원 후의 방식, 분류심사 절차 Application Division으로 보내짐 최소한의 요건을 심사한 후, 특허청구범위를 검토하여 예비분류 및 그에 따라 적절한 심사그룹을 결정 출원을 검토 37 CRF 1.53(b)의 요건을 만족 시 출원번호 및 출원일을 부여 104 P

45 심사국은 Super Group, Group으로 구성
3. 특허출원의 심사절차 심사국과 First Office Action 심사국은 Super Group, Group으로 구성 Director 각 Group를 관장 Art Unit Supervisory Primary Examiner에 의하여 관리 First Office Action이란? 기술을 검색하여, 특허청구범위를 reject하거나 명세서, 도면을 object하는 Office Action을 통지 104 P

46 심사관은 2차 Office Action에 의해 거절 결정
3. 특허출원의 심사절차 Final Office Action과 면담 Final Office Action 심사관은 2차 Office Action에 의해 거절 결정 의견서 제출기간은 통지일로부터 3개월로 지정 면담 (Interviews) 쟁점을 의논하기 위하여 심사관과 직접면담이나 전화면담을 할 수 있음 105 P

47 4. 거절결정에 대한 항소(Appeal) Appeal Brief Appeal Brief Appeal Brief
Final Office Action 에 대한 불복으로 Notice of Appeal을 제출한 경우 그 제출일로부터 2개월 이내에 Appeal Brief를 제출 Appeal Brief 당해 출원을 거절결정하였던 심사관은 Appeal Brief를 고려하여 rejection을 재고할 수 있음 Appeal Brief Examiner’s Answer에 대응하여 출원인은 Reply Brief를 제출할 수 있음 Appeal Brief Appeal 절차는 서면심리로 진행되나, 항소인의 청구에 의해 구두심리로 진행될 수 있음 Appeal Brief 세 명의 Examiner-in-Chief 또는 Board Member 앞에서 진행되며, 과정 중에 있는 출원은 비밀이 유지되어야 하기 때문에 공개되지는 않음 P Appeal Brief 다양한 기술분야의 Board Members 40명으로 구성되며, 각 Appeal은 3명의 Board Member에 의하여 결정

48 5. 특허결정 이후의 절차 출원된 발명에 거절이유가 없으면, 최종 점검사항으로서
출원된 발명에 거절이유가 없으면, 최종 점검사항으로서 Examiner는 가능한 범위에서 interference search를 수행 interference search 출원계속 중인 다른 출원을 검색 실질적으로 동일한 발명이 있는지를 확인 동일한 출원을 찾은 경우 interference가 시작 p 심사관은 그 특허가 분류된 분야를 표시공보에 인쇄될 청구항 및 도면을 선택하고 그 출원이 허여가능한 적절한 form으로 되어 있는지를 결정 동일한 출원을 찾지 못한 경우

49 무효라는 판정이 있은 후 특허권자에 의해 행하여 짐
6. 특허 등록 이후의 관리 등록 연차료 납부와 디스클레이머 최초 3.5년에 해당하는 등록료를 납부한 후 3.5년, 7.5년, 11.5년의 기간 만료 전에 납부 디스클레이머 Disclaimers 특허받은 청구범위의 1개 또는 그 이상의 항에 대한 권리를 포기할 때 or 특허존속기간의 전부 또는 일부를 포기할 때 (즉, 기간 포기) 사용 일부 항에 대한 권리포기 108 p 지방법원에서의 침해결정이 있은 후 또는 무효라는 판정이 있은 후 특허권자에 의해 행하여 짐

50 Certificate of correction으로 정정 가능
6. 특허 등록 이후의 관리 Certificates of correction 등록된 특허에 비교적 중요하지 않은 실수가 있는 경우 Certificate of correction으로 정정 가능 인쇄과정에서 주로 발생 실수의 유형 출원계속 중에 적법하게 제출된 청구범위, 명세서, 도면, 요약서 등의 보정서를 특허공보에 적절하게 첨부시키지 못한 경우 109 P 발명자 이름의 철자가 틀리거나, 미국특허청에 적법하게 제출된 선언서 또는 양도증의 발명자, 양수인 등의 이름을 적절하게 기재하지 못한 경우

51 6. 특허 등록 이후의 관리 Reissue 재발행 특허 (Reissue Patent)
등록된 특허의 전부 또는 일부가 기만적인 의도가 아닌 실수에 의해 효력이 없거나 무효로 되는 경우에 출원할 수 있음 중대한 실수를 정정하는데 사용 재발행 특허를 받기위한 요건 ① 특허의 명세서, 도면 또는 청구범위가 전체적으로 또는 부분적으로 효력이 없거나 무효일 것 ② 이러한 실수가 기만적인 고의에 의한 것이 아닐 것 ③ 원래의 특허를 포기할 것 ④ 관납료를 납부할 것 ⑤ 재발행 출원에 신규한 사항이 추가되지 않을 것 ⑥ 원래의 특허의 청구범위를 확대하는 재발행 출원은 원래의 특허가 허여된 날로부터 2년 이내에 제출되었을 것 P

52 6. 특허 등록 이후의 관리 Reexamination Reexamination 개요
재심사는 등록된 특허의 청구범위에 대하여 원출원 절차에서는 고려되지 않았던 선행기술의 관점에서 특허성에 대하여 다시 검토하는 절차 재심사청구서 수반 사항 ① 관납료 ② 새로운 선행 기술 또는 간행물에 근거한 특허성에 관한 주장 ③ 재심사를 청구하는 청구항 및 이 청구항들과 상기 간행물의 관련성에 관한 설명 ④ 관련된 특허 또는 간행물의 사본 및 필요한 경우에는 그 영문번역문 ⑤ 재심사 대상 특허의 명세서, 청구범위 및 도면 전체, 경우에 따라서 당해 특허에 대해 등록된 디스클레이머, 정정증명서의 사본 ⑥ 특허권자 이외의 자에 의해 제출된 재심사청구서 사본이 특허권자에게 송달되었다는 증명서 P

53 6. 특허 등록 이후의 관리 Reexamination 재심사 청구에 대한 결정 재심사 청구서가 특허청에 제출되면
정상적인 심사절차와 거의 동일한 재심사 3개월 이내에 청구를 받아들일 것인지에 대한 결정 재심사 증명서 112 P 재심사 절차가 종료되면 특허청은 결과를 서술하는 재심사 증명서를 발행

54 학습 정리 Non-PCT 특허출원 절차 양도증(Assignments) 명세서 의의 명세서 작성방법 등록 연차료 납부
출원일을 인정받기 위해서 특허출원에는 명세서, 도면(필요한 경우), 적어도 하나의 클레임이 포함되어야 함 양도증(Assignments) Assignment of Application 은 등록료를 납부하기 전에는 언제든지 제출 가능 명세서 의의 특허를 받고자 하는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통하여 명백하고 상세하게 기재한 서면을 말함 명세서 작성방법 발명을 최적의 실시예(Best mode)에 따라 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 충분히, 명료하고 간결하며 정확하게 작성 등록 연차료 납부 최초 3.5년에 해당하는 등록료를 납부한 후 3.5년, 7.5년, 11.5년의 기간 만료 전에 연차료를 납부

55 학습 평가 01 X O 02 X O 03 X O 미국을 지정국으로 한 국제출원에 대한 미국 국내단계
출원은 우선일로부터 30개월 이내에 진행하여야 한다. 01 X O 02 35 USC 119 규정에 의한 우선권 증명서를 출원중에는 제출할 수 없다. X O 03 특허명세서는 출원인이 그의 발명의 요지에 해당되는 부분을 구분하여, 하나 이상의 항으로 기재한 청구범위를 포함한다. X O 해 설 1. PCT를 통하여 미국을 지정국으로 한 국제출원에 대한 미국 국내단계 출원은 우선일로부터 30개월 이내에 진행하여야 한다. 2. 35 USC 119 규정에 의한 우선권 증명서를 출원 계속 중에 언제든지 제출할 수 있다. 3. 특허명세서는 출원인이 그의 발명의 요지에 해당되는 부분을 구분하여, 하나 이상의 항으로 기재한 청구범위를 포함한다.