변리사 이 헌 수 hsulee@ipsinji.com.

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1 변리사 이 헌 수

2 특허분쟁 대응전략 사전 대책 분쟁 대응 분쟁 사례 분쟁의 실체 지적재산관리 전담조직 연구개발시 특허조사 특허권의 확보
특허분쟁 개요 특허권 행사 특허공격에 대한 방어 분쟁 사례 주방 티브이 사건 ASIC 사건 반도체 장비 사건 분쟁의 실체 손해배상 이슈 간접침해 이슈

3 I. 사전 대책 지적재산 관리 전담조직 조직 예산 업무 관리 담당/출원 담당/분쟁 담당으로 구분
일반적으로 기획팀 소속 또는 대표이사 직속 조직 예산 국내 출원 관련 – 출원/등록료/년차료/대리인 비용 해외 출원 관련 – 출원/등록료/년차료/대리인비용 특허분석 비용, 로열티 업무 출원 담당 - 회사내 연구개발 업무에 긴밀히 관계하여 권리화 과정 전담 - 발명자와 특허사무소 담당자 사이에 커뮤니케이션 담당 – 국내/해외 - 직무발명 관련 처리 담당 - 아이디어 경진대회, 영업비밀/노우하우 관리 분쟁 담당 - 경쟁사 특허 현황 모니터링 - 경쟁사 특허분석 - 라이센싱 협상 - 분쟁 발발시 대응 전략 수립/대리인 통한 분쟁 대응

4 I. 사전 대책 연구개발시 특허 조사 특허 정보 분석의 종류 기술동향분석 특허맵 특허권리분석
기술분야별/년도별/출원인별/국가별 정량분석 특허맵 기술분야별/기술 로드맵 분석 핵심주요특허기술정리/트리구조 특허권리분석 특정한 제품이나 기술에 대한 저촉 특허 현황 조사

5 특허분석 실무 선행특허/기술동향 분석 권리분석 경쟁사 동향 분석 신규사업 진출시 사전 작업으로 선행 특허권 조사
주요 기술 키워드를 이용하여 기술분야 확정 – 엔지니어 미팅 초록/청구항 수준에서 기술분야별 분류 데이타마이닝 엔진의 도움을 받을 수 있음 권리분석 제품 기획시 저촉 가능성있는 특허 조사, 회피설계 목적 특허 청구항과 대비대상 제품과의 구성요건 수준 대비표 작성 침해 가능성에 대한 평가 – 법리 해석/전문적 지식 요/실무 경험 필요 회피 기술에 대한 출원 추진 경쟁사 동향 분석 경쟁사 공개특허/등록특허에 대한 주기적인 모니터링/보고서 제출 문제 특허 발견시 정보제출/분석/대응전략 수립

6 특허 정보 분석의 절차 – 기술동향 분석 시작 대상 한정 조건 결정 년도/출원인/기술분야 단순검색작업
1차 검색 및 조사 – 대상 확정 서지 사항과 초록 및 status DB 2차 필터링 분석 대상 건수 확정 중난이도 분석 작업 기술분류 확정 기술분류 보고서 작성 발표 종료

7 특허 정보 분석의 절차 – 권리 분석 시작 대상 한정 조건 결정 년도/출원인/기술분야 단순검색작업
1차 검색 및 조사 – 대상 확정 서지 사항과 초록 및 status DB 2차 필터링 청구범위 기반 분석 중난이도 분석 작업 대비표(claim chart) 작성 검토의견 작성 고난이도 전문 작업 보고서 작성 발표 종료

8 유효성 및 침해분석의 절차 1차작업-특허선별 및 저촉분석 2차작업-핵심특허 권리분석 특허 권리 존부의 형식적 확인 사항
패밀리관계파악 File Wrapper 분석 USP기준 내용파악 심사과정의 선행기술분석 독립항 저촉분석 추가서치 업체와의 미팅통해 대상제품 정리 Yes 독립항 침해? 독립항 무효? YES No 종속항 무효 판단 해당 종속항 침해분석 권리범위회피방안 제시 무효논리정리 패밀리 출원 저촉 분석 2차 분석 보고서 작업 1차 보고서 작업 특허 권리 존부의 형식적 확인 사항 해당 국가에의 출원 여부 – 패밀리 정보 특허 결정 여부 – 출원 경과/서지사항 특허 등록료/연차료 납부 여부 – 등록원부/status info 특허권자의 존속 여부 – 법인 등기부 등본

9 유효성 및 침해분석의 내용 1. 대상특허목록 2. 검토의 결론 패밀리 군별로 아래 테이블로 정리한다. 국가 출원일 공보번호
명칭 상태 독립항수 종속항수 2. 검토의 결론

10 3. 구체분석 가. 기술요약 나. 청구항 대비표 다. 검토의견 개별 특허별 권리저촉 분석
청구항 별 구성요소 대비, 회사별 제품이 다르므로 제품 유형별로 분석 필요 특허 청구항 대비제품 대비 구성요소 (element) 기술 (description) 구성 다. 검토의견 저촉침해결론, 기타 의견

11 I. 사전 대책 특허권 확보 출원 전략 특허 절차 관리 강화 핵심 기술에 대한 특허권 확보
가출원/우선권 제도를 활용, 출원 프로세스 단축으로 최선 출원일 확보 침해 동향 파악, 침해 양상 예측(영업부서와 협조) -> 청구항 반영 보정시 권리범위와 관련한 발명자 의견 수렴/침해 양상 반영 주요 특허에 대한 분할출원 적극 활용 – 미래의 예측 못한 침해 양상에 대비 주요 특허에 대한 해외 출원 중점 관리 핵심 기술에 대한 특허권 확보 특허 교육 – 특허 절차 및 특허청구범위 해석의 이해 출원 건수 관리 – 프로젝트별, 부서별 직무발명 보상 확대 – 출원보상/실시보상/처분보상 특허전담자의 연구개발 회의 참여 경쟁사 특허분석 결과의 공유 표준화 과정에 대한 적극 참여 특허 포트폴리오 설계 – 기술분야별 핵심특허 확보, 경쟁사 포트폴리오 반영

12 II. 분쟁 대응 특허분쟁 개요 분쟁의 실체 진행 1 단계 특허권의 확정 (무효여부의판단) 2 단계 침해여부 결정 청구범위문언
출원일 확정 상세한 설명/청구범위 기재 청구범위 해석 확정 선행기술과의 대비 선행기술 상세한 설명 기재 특허발명과 (가)호발명의 동일점 추출 2 단계 침해여부 결정 차이점 추출 차이점 판단

13 침해판단 프로세스 개요 <침해대비표> 청구항 분석 확인대상발명 분석 대비표 작성 공지제외 전부공지? 확인대상발명이
구성요건의 추출 확인대상발명 분석 대응구성 추출 <침해대비표> 대비표 작성 동일점, 차이점 추출 구성 요소 확인 대상 선행 기술 A.E.R. D.E. F.W.E. A O B C D D’ F X 균등 저촉 침해여부 실질적 동일성 범주 진보성 범위 가까이 포함 진정한 발명 부분으로 초점 공지제외 예 전부공지? 아니오 예 확인대상발명이 자유실시기술? 아니오 전 구성요소 포함? 아니오 차이점 모두 균등물? 예 禁反言 瑕疵? 무 침해 아니오 유 비침해

14 침해소송 관련 주요 판례 원칙 특허청구범위 중심 해석-상세한 설명 참작 권리확장/축소 해석 불가 권리자 침해피의자
특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.(대법원 선고 91후1908 판결, 선고 96후1040 판결) 권리자 침해피의자 무효를 다툴 때 축소해석의도 확장해석의도 저촉을 다툴 때

15 상세한 설명에 뒷받침되는 부분으로 제한됨 기술적 범위가 불특정된 경우는 권리불인정 기능적 청구항의 해석
특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명이 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 특허법( 법률 제4207호로 전문개정되기 전의 것)제8조 제4항에 위배되어 부적합하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 할 것이다(대법원 선고 96후1088판결) 기술적 범위가 불특정된 경우는 권리불인정 특허의 권리범위를 판단하는데 있어, 특허청구범위의 기재나 발명의 상세한 설명에 의하더라도 출원당시 발명구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다(대법원 선고 82후36 판결, 대법원 선고 85후109 판결, 대법원 선고 96후1088 판결) 기능적 청구항의 해석 특허청구범위가 기능적, 추상적인 표현으로 되어 있는 경우 상세한 설명의 기재를 참고하여 개시된 구체적인 구성으로 나타나 있는 기술 사상에 의하여 당해 발명의 기술적 범위를 확정해야 함. 이 경우 상세한 설명에 기재된  실시예로 한정하는 것이 아니라 실시예로 기재되어 있지 않아도 개시된 기술내용으로부터 당업자가 실시할 수 있는 기술적 구성이라면 그 범위에 포함되는 것이라고 해석해야 함(일본 판례)

16 균등론 공지제외 및 공지발명 권리불인정 (가)호 발명이 … 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도,
(가)호 발명이 … 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다. ( 선고 대법원 97후2200 판결) 공지제외 및 공지발명 권리불인정 청구범위의 구성의 일부가 공지이고, 그 공지부분이 나머지 부분과 유기적으로 결합되어 있지 아니한 경우 위 공지부분을 제외하고 가호고안과 대비하여 권리범위를 판단하여야 한다(대법원 선고 97후1191 판결 등 다수) 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다(대법원은 선고 81후56 대법원 전원합의체 판결)

17 특허권의 행사 및 대응의 실체 1 2 3 4 5 6 선행기술 없는 경우 : 침해 선행기술 1 : 1항 무효 -> 침해
선행기술 2 : 1,2항 무효 -> 비침해 선행기술 3 : 1,3,6항 무효 -> 침해 5 6 2 3 4 1 (가)호 1 2 1 3 2 3 4 5 6

18 II. 분쟁 대응 특허권 행사 특허권 효력 특허권 행사의 목적 타겟의 설정
업으로서 실시(제조, 판매, 사용, 대여, 수입)할 권리의 20년간 독점 민사상 손해배상, 침해금지 예방청구, 보전소송(가처분, 가압류) 형사상 침해죄 실시권 허여(Licensing) 권리행사 特許權者 대리점 대리점 특허권 행사의 목적 경쟁력 강화-비교우위 침해 금지 손해배상 라이센싱/매각 대리점 製造社 대리점 판매 사용자 대리점 대리점 타겟의 설정 분쟁의 목적에 따라 가장 효과적인 상대방 선정

19 침해 양상과 권리 행사 위협 위협 위협 선도개발업체의 경쟁력 유지 모방정도에 따른 권리수단의 차이
시장상황/자사전략에 따른 강제 권리의 차이 상표,의장 실용신안 특허 금지 청구 금지 청구 라이센싱 기획 개발착수 상용화 출시 모조품 출시 경쟁제품 출시 개선제품 출시 시장 축출 비용강요 원가경쟁력 확보 또다른 수익 적정 이익 위협 위협 개발비용 위협 연차별 시장예측 단가 결정

20 공격 방법 공격 방법의 선택 및 전개 내용증명 : 경고장, 의사표시(고의) 형사고소 : 침해죄 가처분 신청 : 침해금지
가압류 신청 : 채권 가압류, 동산(침해품) 가압류 적극적 권리범위확인심판 : 특허심판원 심판관 합의체 정정청구/정정심판 : 무효심판에 대한 권리 방어 수단 침해금지청구, 손해배상청구, 부당이득반환청구 공격 방법의 선택 및 전개 분쟁의 목적에 따라 적절한 수단을 병행

21 특허권의 행사 및 대응의 진행 예시 권 리 자 침 해 피 의 자 경고장 가처분/본안소송 제기, 고소장 제출 무효심판
권리범위확인심판(소극) 정정청구/심판 대응 권리 행사

22 분쟁 진행 주체 민사 행정 형사 본안제소 무효심판/권리범위확인심판 고소 인용결정 (이의신청) 가처분법원 지방법원 특허심판원
검찰 불복제소 (심결취소소송) 기각결정 (항고) 기소(구속/불구속) 항소 지방법원 고등법원 고등법원 특허법원 항소 재항고 상고 상고 고등법원 상고 대법원 대법원 대법원 대법원

23 진행경과 사례 후발사 선발사 특허 1 실용신안 특허 2 가처분 제기(2001. 3. 27.)
등록 권리범위소극, 무효( ) 진행경과 사례 권리범위적극( ) 가처분 기각( ) 실용신안 1994. 출원 1998. 등록 가처분 제기( 초.) 가처분 항고( ) 무효심판 심결( ) 권리범위적극, 소극 심결( ) 무효심판 불복 제소( ) 권리범위2건 불복 제소( ) 합의( 말) 특허 2 등록 무효심판 제기( )

24 가처분 무효심판 1 무효심판 2 권리범위 소극 가처분 항고 권리범위 적극 무효소송 1 무효소송 1 권리소극 소송 권리소극 소송
기각 항고 일부 무효아님 권리범위 적극 일부무효 일부침해 일부비침해 일부침해 일부비침해 무효소송 1 무효소송 1 무효아닌 부분 (3,4,5,6,8항) 침해자측 불복 무효 부분 (1,2,7,9항) 권리자측 불복 권리소극 소송 권리소극 소송 권리적극 소송 권리적극 소송 침해 부분 (1,2항) 침해자측 불복 비침해 부분 (3,4,5,6,7,8,9) 권리자측 불복 침해 부분 (1,2항) 침해자측 불복 비침해 부분 (3,9항) 권리자측 불복

25 II. 분쟁 대응 특허 공격에 대한 방어 방어 방법 방어 전략의 목표 출원 : 등록권리는 특허청의 기술 공인
정보제공 : 심사관의 판단 유도로 등록저지 이의신청 : 심사관 합의체 무효심판 : 특허심판원 심판관 합의체 소극적 권리범위확인심판 적극적인 소송 제기 대응 권리 행사 협상 방어 전략의 목표 영업 피해의 최소화 신속한 분쟁 해결 도모 분쟁 초기 신속하고 집중된 대응의 중요성

26 일반적인 방어 전개 상대방과 협상하여 원하는 바를 파악함
침해금지 내지 경쟁력 확보를 위한 소송일 경우 분쟁 타결의 목표 수준을 설정함 전면적이고 신속한 승소 – 영업 상황이 분쟁으로 인해 악화되는 경우 지연을 통한 승소 – 사건이 불리하고 영업 상황이 유리한 경우 대응 권리 확보 및 행사 – 보유특허분석, 유효특허매입 고객사에 대한 홍보 강화 협상이 어려움 라이센싱 목적의 분쟁 제기인 경우 소송 대응과 협상을 병행함 1차 승소 직후, 또는 2차 승소 직후가 가장 협상에 좋은 시기임 별다른 사정이 없다면 소송을 지연하는 것이 유리함 권리범위확인심판, 무효심판을 병행하여 대응, 손해배상 목적의 분쟁 제기인 경우 소송 대응과 협상을 병행함 권리범위확인/무효심판 병행

27 III. 분쟁 사례 주방 티브이 사건 분쟁의 배경 분쟁의 전개 A,B 사는 빌트인(built-in) 가전업체임
B사는 A사가 특허를 출원하였다는 사실을 알았으나 미공개상태로 내용을 확인할 수 없어 대리인과 미팅을 통해 A사의 제품으로부터 특허권 내용을 추정하여 회피 설계함 B사는 후발이었으나 특허 회피된 제품의 샘플 제작에 막대한 금액을 투자하여 수십개의 샘플을 제작하여 아파트 모델하우스에 부착함으로써 시장을 선점함 분쟁의 전개 형사고소/가처분 제기 무효심판/권리범위확인심판 – 일부무효, 유효인 청구항들에 대해 비침해 심결 가처분 기각 대응 권리 행사 – 가처분 제기 협상 – 특허권 공유를 통한 화해 A,B 사 또다른 침해 회사인 C를 공동으로 제소 – 가처분 인용, C사 부도 A사는 현재 이 제품으로 매출 500억원 달성함

28 III. 분쟁 사례 ASIC 사건 분쟁의 배경 분쟁의 전개 A,B 사는 감시장비인 DVR용 ASIC 제조업체임
A사는 2세대 칩을 개발하였으나 테스트에서 실패함. 이때 B사가 동일한 수준의 성능을 가진 칩을 개발하여 출시함. DVR 업체들이 B사 칩으로 셋트 설계를 완료함 ASIC 분야는 시장을 선점한 업체가 절대적으로 유리함 – A사는 시장을 넘겨줄 위기에 처함 A사는 2세대 칩 개발시 백업 팀을 유지하였으며, 약 3개월 후면 동일한 수준의 백업 설계팀의 개발이 완료될 예정임 분쟁의 전개 A사는 기 확보한 10여건의 등록특허를 분석하여 B사가 침해인 2건의 특허를 추출 그중 하나에 기초하여 B사를 상대로 침해금지청구소송(본안)을 제기 B사는 무효심판으로 대응 특허소송제기로 인해 B사 칩으로 셋트 설계를 완료한 DVR 업체들이 출시를 포기함 A사 백업개발된 칩 출시 – 시장 회복 B사 자금 악화로 도산함 1년 후 B사는 무효심판 승소 – 특허 무효로 됨(진보성 – 불복하지 않음)

29 III. 분쟁 사례 반도체 장비 사건 분쟁의 배경 분쟁의 전개 A사는 후공정 장비 제조업체로 국내에서 선도업체 중 하나임
B사는 A사가 제조하는 여러 장비 중 하나를 전문으로 생산하는 신생업체이나 강력한 영업력으로 A사의 점유율을 50% 이하로 하락시킴 분쟁의 전개 A사는 보유중인 180여건의 특허권 중 B사가 침해인 특허들을 조사하고, 무효 검토를 통해 핵심 특허 1건을 발굴함 이 특허권에 기초하여 A사는 침해금지 가처분을 제기함 B사는 무효심판을 제기함 무효심판은 2년을 끌어 권리자인 A사가 승소함 – 가처분 인용 B사 대표이사 잠적, B사 대주주 바뀜, B사 사명을 바꾸고 반도체 장비업체에서 LCD 부품업체로 변신 특허법원 소송 중 경쟁사로 옮긴 A사 특허 발명자 증언과 B사의 입증에 의해 출원전 납품한 장비로 인해 특허 무효로 됨

30 IV. 분쟁의 실체 손해배상 이슈 특허법제128조(손해액의 추정) 1항 : 침해한 자가 그 침해행위를 한 물건을 양도한 수량
특허권자가 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액 X 특허권자의 특허발명의 실시가 요구됨 – 대체성 있는 제품 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 함 – 생산능력 2항 : 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익의 액 특허권자의 특허발명의 실시가 요구됨 – 대체성 있는 제품 복수의 특허권이 경합하는 경우, 특허권 외에 영업력 등 기타의 이익 요인이 있는 경우, 전체 요소 기술 중 당해 특허 기술의 기여도, 청구항 카테고리 입증을 통한 경감 가능 가장 흔한 케이스임 3항 : 통상실시료 상당 금액 특허권자의 특허발명의 실시가 요구되지 않음 실시료 평가 문제가 있음 – 감정의 대상

31 IV. 분쟁의 실체 간접침해 이슈 특허법제127조 쟁점
물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 쟁점 물건의 ‘생산’의 개념 샌산에만 사용하는 물건에서 ‘만’의 의미 ‘방법의 실시에만 사용하는 물건’의 의미 제조 방법과 그외 일반적인 방법 발명과의 차이 컴퓨터, 회로나 기계의 자동화된 동작 방법, 처리 방법의 적용 문제

32 대법원1998후2580 판결 발명의 배경 전자사진 방식 화상기록장치는 대전된 감광드럼(4)의 표면에 레이저 노광장치(11)에 의해 일정한 상을 노광시켜 전기적인 정전 잠상을 형성하고, 이 정전 잠상을 현상 자체(20)에 의해 토너로 가시화하고 급지 로울러(2)에 의해 용지를 이송시켜 현상된 상을 용지로 전사시킨 후 감광드럼 표면의 잔여 토너를 크리닝 장치(16)에 의해 제거한다. 통상 감광드럼(4)의 수명은 15000매, 대전기(5), 크리닝 장치(16) 및 현상장치(20)는 50,000매이나 토너박스는 부피가 커지기 때문에 통상 매 정도 사용한다. 이와 같이 교체주기가 다르므로 경제적인 사용을 위해 본 발명은 기기 본체 프레임에 현상장치를 착탈 가능토록 설치하며 상기 현상장치에 감광드럼과 크리닝장치를 일체화하여 장착하여 토너박스는 교환 가능하게 설치토록 함을 특징으로 한다. 발명의 구성 전자사진 방식의 화상기록 장치에 있어서, 감광드럼(4), 크리닝부(16) 및 대전기(5)를 일체로 유니트화한 감광드럼유니트(40)와, 상기 감광드럼유니트(40)를 수납하는 드럼섹션(23)과 토너박스(21)를 착탈 가능하도록 하는 토너섹션(28)을 가진 현상 유니트(20)와, 상기 감광드럼유니트(40)의 위치결정부재(41)와 상기 현상유니트(20)의 위치결정부재를 가이드하는 가이드홈(51, 52)을 가진 기기본체 프레임(50)을 가지도록 구성하여 소모품인 감광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가져 경제적으로 함과 동시에 현상유니트 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납가능하도록 하여 사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로 하는 화상기록장치.

33 확인대상발명 (가)호도면에 도시된 드럼 카트리지는, 폐토너통을 별도로 구비하고 있는 여타의 드럼 카트리지들이 갖는 문제점을 개선하기 위해서, 폐토너 적재공간을 드럼유니크와 일체로 형성시켜 놓았는데, 특히 상기 드럼의 사용수명과 상기 드럼주변의 여유공간을 감안하여 상기 폐토너 적재공간을 적정크기로 형성시킴으로써 사용중에 폐토너 회수통을 교환해야 하는 불편함을 배제한다. 즉, (가)호도면에 도시된 드럼 카트리지를 사용하는 경우는 드럼을 교체할 때까지 별도로 폐토너를 회수할 필요가 없고, 상기한 바와 같은 (가)호도면의 드럼 카트리지로 교체하는 것에 의해 일괄적으로 교체가 이루어지도록한다. 원고 주장 (가)호 발명은 이 건 특허의 물건 이외에도 이 건 특허 명세서에 종래의 기술로 도시된 제2도의 (다)에 기재된 장치나, 인용발명1 및 엘지전자 주식회사에서 생산하는 레이저프린터인 GLP - 660J에도 사용할 수 있는 기술이어서 이 건 특허의 생산에만 사용하는 물건이 아니다

34 판결 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고(대법원 자 96마365 결정 참조), 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다. 같은 취지에서 원심이, ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전체적으로 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고, 현재 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전량 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며, 이 사건 특허발명을 채택하지 아니한 레이저 프린터 중 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지를 사용할 수 있는 것은 없는 사실, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하고, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있는 사실을 인정한 다음, 위 감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 ㈎호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 ㈎호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 따라서 이 점 상고이유는 모두 받아들이지 아니한다.

35 분석 ‘생산’이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것도 포함한다”라고 하는 법리에 따라 일상적인 소모품인 토너 카트리지의 ‘교체 행위’를 특허법제127조에서 규정한 ‘생산’의 하나로 해석함 일상적인 소모품이라 할지라도 법제127조에서 규정하고 있는 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’으로 볼 수 있는 요건에 대해 ①특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품일 것 ②당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있을 것 ③특허권자가 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있을 것 으로 규정함 ‘생산에만 사용하는 물건’의 입증책임은 특허권자에게 있음  ‘생산에만 사용하는 물건’의 해석에 있어서 현실적으로 존재하는 침해 부품을 대상으로 판단하지 그 침해 부품에 구현된 대비되는 기술적 사상의 수준에서 판단하지 않았음

36 대법원2000다27602 판결 발명의 개요 이 사건 특허발명은 주민등록증 등의 증명서의 앞, 뒷면에 합성수지 필름을 자동으로 연속 피복시켜주는 증명서 자동피복장치에 관한 것이다.  이 사건 특허발명은 급지된 종이의 양면을 합성수지 필름으로 융착코팅하되, 압력을 감지하여 로울러의 구동을 제어하고, 압인뭉치를 통해 철인의 각인 기능을 가지며, 절단 펀치에 의해 펀칭 작업까지 자동화하는 것을 특징으로 하고 있다. 발명의 구성 본체(1) 상단일측에 급지함(47)이 설치되고, 고정판(62,62')에 지지되는 스크류축(33)에 끼워진 스크류나사(63)에 연결된 120°경사된 누름판(48)을 전후진 하도록되며 증명(56)이 로울러(7)에 의해 공급되도록 되며, 로울러(8)에 가해지는 압력을 압력감지기(49)로 직류모우터(100)를 정,역회전시키도록 되는 것과, 압인뭉치(35)와 압인(36)이 서로 대칭되게 편심축(28)으로 "ㄱ"자형 레버(30)을 동작시켜 압인(36)을 승강토록 되고, 합성수지 필름(2,3) 사이에 증명이 끼워져 히이터(41,42)를 통과시키도록 되는 것과, 크랑크축(25)과 연결되는 암(40)에 의해 절단펀치(38)가 승강토록하여 증명(56)을 펀칭하도록 구성하여서된 것을 특징으로 하는 증명서 자동 피복장치.

37 판결 ... 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다(대법원 선고 98후2580 판결 참조).  그런데 기록에 비추어 관련 증거를 살펴보아도, 일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭) 호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다.

38 2002카합1998 가처분 판결 발명의 구성 유선통신 회사 내에 구축된 음성 서비스 시스팀으로 사용자가 접속하여 벨 소리를 선택하면, 이를 포함한 프레임을 이동통신 회사로 전송하는 제 1과정과; 상기 프레임을 수신한 이동통신회사에서 프레임을 변경하여 휴대폰으로 전송하면, 상기 휴대폰에서 이를 수신하여 메모리에 저장한 다음 사용자의 선택에 따라 벨 소리 설정 상태를 변경하는 제 2 과정과; 상대방으로부터의 호출에 따라 상기 벨 소리의 설정상태를 판단하여, 수신받은 벨 소리가 설정되었는가를 판단하는 제 3 과정; 상기 수신받은 벨 소리가 선택되었으면 메모리로부터 그 벨 소리를 리드하여 스피커를 통해 출력하고, 그렇지 않다면 기존에 선택된 벨 소리를 메모리로부터 리드하여 출력하는 제 4 과정을 구비하되; 상기 제 1 과정에서 이동통신 회사에서 수신한 전송 프레임 포맷은, 벨소리 데이터임을 구분하도록 하는 텔레서비스 식별번호 필드와, 벨 소리 데이터 필드와, 이 벨 소리를 수신할 휴대폰 번호 필드를 구비하고; 상기 제 2 과정에서 휴대폰에서 수신한 전송 프레임 포맷은, 벨 소리 데이터임을 구분하도록 하는 텔레서비스 식별번호 필드와, 벨 소리 데이터 필드를 구비하는 것을 특징으로 하는 음성응답시스팀을 이용한 휴대 전화기의 벨 소리 선택 방법. 확인대상발명

39 가처분 판결 특허법상 특허청구범위의 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 하고 있고, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로서 어떠한 사항을 청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있어, 등록된 특허의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로 피신청인들의 실시제품이 이 사건 특허의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우 이 사건 특허의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 할 것이고, 한편 이 사건 특허발명은 휴대전화기의 사용자가 음성서비스회사 등의 음성응답시스템으로부터 자신이 지정하는 벨소리를 수신받아 메모리에 저장하여 이를 자신의 벨소리로 설정하는 방법에 관한 발명으로서 사용자가 사용하는 휴대전화기의 제조회사, 휴대전화기의 통신을 연결하여 주는 이동통신회사, 음성서비스 회사 등 여러 주체가 특허발명의 구성요소에 기재된 일련의 행위에 관여함으로써 이루어지는 것이므로 본질적으로는 피신청인들과 같은 음성 서비스 회사들만의 행위에 의하여 이 사건 특허발명의 구성요소 행위들이 모두 충족될 수 없다고 보이고(신청인도 기록에 나타난 바와 같이 휴대전화기 제조회사나 이동통신회사와 사이에 이 사건 특허발명을 실시하는데 필요한 벨소리 데이터의 수신 등의 업무를 협력하는 내용의 약정을 체결하였다), 기록에 의하더라도 피신청인들은 휴대전화기의 사용자의 접속에 응하는 자동응답시스템(ARS) 장치, 전송할 벨소리를 저장하는 음원서버, 벨소리 데이터임을 구분하도록 하는 텔레서비스 식별번호 필드와 벨소리 데이터필드를 포함하는 벨소리데이터를 전송하는 SMS(Short Message Service) 처리서버를 구비하여 사용자의 요구에 의하여 벨소리 데이터를 이동통신회사의 SMS 서버로 송신하고 있는 사실이 소명되기는 하나, 나아가 이 사건 특허발명의 구성요소 중 벨소리의 수신 내지 송신 이외의 나머지 행위들을 피신청인들이 수행하고 있다고 보이지 아니하므로, 결국 피신청인들의 위와 같은 벨소리 데이터 전송행위가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수는 없다고 하겠다. 나. 피신청인은 다시, 설령 피신청인들이 이 사건 특허발명의 구성요소 중 일부만을 침해하고 있다고 하더라도 위와 같이 피신청인들의 자동음성응답시스템 장치 등을 설치하여 벨소리 데이터를 전송하는 행위는 방법의 발명에 있어 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하는 것이어서 특허법 제127조에 따라 특허권 침해로 간주된다고 주장한다. 그러므로 살피건대, 기록에 의하면 피신청인들이 자동음성응답시스템(ARS) 장치, 음원 서버, SMS 처리서버 등의 장비를 구비함으로써 이 사건 특허발명을 실시하는데 사용하고 있음은 인정되나, 나아가 위와 같은 장비들이 오로지 이 사건 특허발명, 즉 음성응답시스템을 이용한 휴대전화기의 벨소리 선택방법을 실시하는 데이만 사용되는 것이고 이 사건 특허발명과는 다른 목적이나 기술적 구성 또는 작용효과를 가진 방법에는 전혀 사용될 수 없는 것이라는 점에 대하여 충분히 소명되었다고 보기 어렵고, 오히려 기록을 살펴보면 이동통신사업에 관한 기술의 발달로 새로운 형태의 데이터전송서비스들이 개발되어 위와 같은 자동음성응답시스템 장치, 음원 서버 등을 이용하여 벨소리다운로드서비스 이외에도 사용자의 요구에 따라 음원 서버에 저장되어 있는 음원 데이터를 제3자에게 전송하거나 사용자의 휴대전화기에 벨소리로서가 아니라 착신대기음으로서 사용되도록 음원데이터를 설정하게 하는 등의 서비스들이 제공되고 있음을 알 수 있을 뿐이다.

40 권리범위 심결 - 확정 피청구인은 (가)호발명에 포함된 시스템((주)오사이오 장비)은 '이건 특허발명의 실시에만 사용되는 물건'이며, 이러한 시스템을 생산, 사용하는 행위는 특허법 제127조에서 말하는 소위 "간접침해"에 해당된다고 주장하고 있으므로, 이에 대해서 살펴보면, (가)호발명에 포함된 시스템((주)오사이오 장비)은 이 건 특허발명의 "벨소리 다운로드 서비스" 외에도 음악편지서비스, 통화연결음 서비스(컬러링)의 실시에도 사용되고 있는 바 이 건 특허의 실시에만 사용되는 물건이 아니므로 간접침해를 구성하지 않는다고 할 것이며 상기 피청구인의 주장은 이유 없다. 또한, 피청구인은 (가)호 발명에 포함되는 ARS 서버 중 이 건 특허에 의한 "벨소리 서비스를 수행하기 위한 소프트웨어 일부"는 이 건 특허의 실시에만 사용되는 물건이고, 그를 개발/설치하는 행위는 그러한 물건의 생산에 해당되므로, 특허법 제127조에서 말하는 소위 "간접침해"에 해당된다고 주장하고 있으므로, 이에 대해서 살펴보면, "소프트웨어(프로그램)"는 물건(장치)에 해당되지 않는다는 점에서 "벨소리 서비스를 수행하기 위한 소프트웨어 일부"가 이 건 특허의 실시에만 사용되는 물건이므로 간접침해를 구성한다는 피청구인의 주장은 그 자체로서 모순이며 더 이상 살펴볼 필요없이 상기 피청구인의 주장은 이유 없다. 분석 가처분 법원은 먼저 청구항 15에 기재된 구성요건 중 피신청인은 일부만을 실시하고 있음을 들어 비침해로 판단하였고, 간접침해 주장에 대해서는 피신청인이 서비스를 제공하기위해 운용하는 시스템들이 ‘그 방법의 실시에만 사용하는 물건’, 즉 이 사건 특허발명에 따른 벨소리 변경 방법만이 아니라 착신대기음 지정이나 음악 편지 등의 서비스를 위한 방법의 실시도 하고 있음을 들어 비침해로 판단함 특허심판원에서 특허권자는 청구인이 운용하는 시스템에 탑재되어 벨소리 변경 서비스를 제공하는 프로그램 부분은 이 사건 특허발명에 따른 방법의 실시에만 사용하는 물건이라고 주장하였으나, 심판부는 프로그램은 물건이 아님을 들어 이를 배척함 프로그램은 장치적으로 취급될 수 없음은 우리 실무에 있어서 “컴퓨터로 실행 가능한 방법이 구현된 프로그램을 저장한 기록매체” 카테고리를 통해 컴퓨터 프로그램에 장치적인 보호를 강구하고 있는 것을 보아도 명백함. 특허발명에 따른 방법이 구현된 프로그램이 저장된 부분으로 한정된 컴퓨터는 이 사건 특허발명에 따른 방법의 실시에만 사용하는 물건으로 볼 여지도 있지 않나 생각됨

41 동경지재 2001. 9. 20. 판결 2000년 제20503호 특허권침해금지청구사건
사실관계 특허권은 시계의 문자판에 그림을 전착(電着)하는 과정을 요지로 하고 있으며, 이렇게 전착된 그림이 전면에 있고 후면에 접착층이 형성된 일종의 스티커를 제조하고 이를 시계의 문자판에 붙이는 과정을 포함하고 있다.  피고는 특허권의 구성요건 중 전착화상(電着畵像)이 인쇄된 스티커를 생산함으로써 구성요건 ① 내지 ⑤의 공정 및 구성요건 ⑥의 전단에 상당하는 공정을 실시하고 있으나, 이 스티커에서 박리지를 제거하여 문자판에 접착함으로써 문자판을 최종 생산하는 구성요건 ⑥의 후단과 구성요건 ⑦을 실시하고 있지는 않았다. 판결 법원은 피고가 구성요건 ⑥의 후단과 구성요건 ⑦을 실시하고 있지 않지만 피고가 생산한 상품인 스티커를 구입한 문자판 제조업자가 그 스티커의 박리지를 제거하여 문자반에 붙이는 것은 피고가 생산한 스티커의 성질 및 구조에 비추어 명백하고, 그 스티커는 특허권의 침해 외에는 다른 용도는 생각할 수 없고 이를 구입한 문자판 제조업자가 특허 방법에 따라 사용할 것이 해당 스티커의 제조시점으로부터 당연한 것으로 예정되어 있었으므로, 구성요건 ⑥의 후단과 구성요건 ⑦에 대해서는 피고 스스로 실시하고 있지 않더라도 그 스티커를 구입하는 문자판 제조업자를 도구로 하여 실시하고 있는 것이라고 할 수 있어 모든 구성요건을 피고가 실시하고 있는 경우와 동일시하여 침해로 판단함 

42 분석 이 판결의 근간에는 방법의 발명이 작용효과를 발휘하는데 이르는 프로세스는 ① 구성요건에 기재된 프로세스에 착수하기 전단계와, ② 구성요건에 기재된 프로세스에 착수한 이후의 단계로 나눌 수 있는데, 특허법제127조 소정의 간접침해는 이 중 전단계에 해당하는 ①의 실시 형태에 적용되는 것이고, 직접 구성요건을 분담하는 경우에 적용되는 법리는 아니라는 인식이 깔려 있음 緖方延泰는 이 같은 실시 개념의 확대 요건으로 ① 복수 주체가 구성요건을 분담하고 있고, 전원의 행위를 합하면 모든 구성요건을 충족시키고 있는 경우에, ② 분담자가 다른 분담자의 행위를 전부 예견 또는 인식하고 있는 경우에는 전체 행위를 당해 분담자의 행위로 간주하고, “실시”자라고 평가해도 좋다고 하는 견해를 보이고 있다