가출원제도 연구 2005. 12. 12. 전기전자심사본부 정보심사팀 장대교

이런 상황이 발생한다면? 지금은 특허전쟁 시대 한국 ℬ방법 개발 ‘05.7.7 KIPO 출원 SIPO ‘05.10.7 ‘05.12.7 ①같은 발명에 대해서 우선권을 주장하면서 중국에 출원하는 경우 먼저 제1국에 출원한 사람이 특허를 받게 됩니다. ②미국의 가출원은 우선권주장의 기초출원으로 인정됩니다. (Paris Con. Art. 4) ③따라서 중국에서는 미국 죠튼박사가 특허을 받을 수 있습니다. Xia심사관 미국 ℬ방법 개발 ‘05.8.7 USPTO 가출원 SIPO 출원 ‘05.9.7 ‘05.12.7 PRIORITY DOCUMENT 본 가출원은 파리조약에 의한 우선권을 주장할 수 있는 정규 국내출원임 미국특허청장 Mike Peter

New Railhead 판례 및 Hilmer 판례 설명 가출원제도의 장단점 검토 발표 순서 미국 가출원제도의 개요 New Railhead 판례 및 Hilmer 판례 설명 가출원제도의 장단점 검토 도입될 경우 가출원 실시 시나리오 및 특허법 변경에 대하여 고찰

미국 특허제도 연혁 1787년 헌법 1조 8항 8절에 특허법 근거규정 마련 1790년 최초 전문 7조 특허법 공포 심사주의 헌법 1조 8항 8절에 특허법 근거규정 마련 1790년 최초 전문 7조 특허법 공포 심사주의 1793년 무심사 등록주의로 전환 1836년 심사주의를 채택 1952년 진보성 도입 등 현 특허법 체계 마련 1982년 연방순회항소법원(CAFC) 설립 1994년 외국에서의 발명일 인정 특허존속기간(출원 후 20년) 가출원제도의 도입 1999년 선사용자의 항변권 부여 당사자 참가형 재심사제도 출원공개제도 2005년(Smith’s bill 상정 중) first- to-invent to first-to-file Pro-Patent

Trips 협정에 의거 특허법 개정(Uruguay Round Agreements Acts, ‘94년) 특허권 존속기간 변경 미국의 가출원제도 - 도입 배경 Trips 협정에 의거 특허법 개정(Uruguay Round Agreements Acts, ‘94년) 특허권 존속기간 변경 등록일부터 17년 출원일부터 20년 외국에서 이루어진 발명에 대해서도 실제 발명일 인정 이전에는 미국에서 이루어진 발명에 대해서는 실제 발명일 인정, 외국에서 이루어진 발명은 그 출원일을 발명일로 간주 외국인과 형평성 문제 파리조약 우선권 주장 외국인 출원인은 21년의 특허권 존속기간 미국인은 20년 가능 미국에서 발명일이 외국에서 인정받을 수 있는 방법 강구 간소한 가출원을 기초로 우선권 주장출원 시, 외국이 이를 인정 1995년 6월 8일 이후부터 가출원 가능

간소한 필요 요건 불필요 요건 미국의 가출원제도 - 가출원서 요건 발명의 상세한 설명(특정 형식이 없음) 도면 미국의 가출원제도 - 가출원서 요건 간소한 필요 요건 발명의 상세한 설명(특정 형식이 없음) 실시가능(법112조 첫단락) 최적실시예 기재( 동일 법조항) 도면 필요시 도면(법113조) Provisional Cover Sheet, Fee Transmittal Form 불필요 요건 특허청구범위(Claims) 정보공개서(Information Disclosure Statement) 선언서(affidavit)

미국의 가출원제도 - 특허법 조약(PLT, Patent Law Treaty)에 기 반영 - 특허절차의 국제적 통일화에 관한 조약 - ‘95년부터 논의시작하여 ‘00년 타결 - ‘05년 4월 10개국인 가입서를 기탁하여 3개월후인 7월부터 발효된 상태 -주요 내용 . 출원일 요건의 완화(제5조), . 출원서식의 표준화(제6조), . 출원서 기재요건의 완화(제6조), . 전자출원제도의 도입(제8조), . 실수에 의한 권리상실 방지(제11-13조) [출원서 기재사항] (특허청은 다음 3가지를 접수한 날에 특허출원일을 부여한다) (특허출원임을 표시) (출원인 정보) (상세한 설명) (필요한 도면)

가능한 알고 있는 모든 발명을 기재할 수 있음(발명의 단일성 X) 미국의 가출원제도 - 주요 특징 가출원은 정규출원의 일종 출원번호, 출원일자 부여 파리조약 우선권, PCT출원 우선권의 기초 출원이 될 수 있음 제품에 “특허출원 중(Patent Pending)” 부착 가능 비심사, 비공개, 비특허 가능한 알고 있는 모든 발명을 기재할 수 있음(발명의 단일성 X) 가출원 후 그 가출원에 대해서는 보정 불가 다른 출원을 기초로 우선권을 주장할 수 없음 조약우선권(법119조, 365조(a)), 국내우선권( 법120조, 121조, 365조(c)) 외국어 출원도 가능, 추후 번역문 제출(시행령 52조(d)) 저렴한 출원료($160 - $80)(시행령 1.16)

1년 이내 우선권주장과 함께 정규출원 or PCT출원, If not 포기간주 미국의 가출원제도 - 주요 특징 1년 이내 우선권주장과 함께 정규출원 or PCT출원, If not 포기간주 정규출원의 출원일은 가출원의 출원일로 소급 The description of the PA must adequately support the claims of the NPA 특허권 존속기간은 정규출원일부터 20년 발명자 완전동일 불필요, 새로운 발명에 대해 발명자 추가도 가능 정규출원 시 “New Matter” 추가 가능 단 “New Matter”에 대해서는 가출원의 출원일 불소급 1년이내 특허권 존속기간(20년) 가출원 “정규출원(법111조(a))” or “PCT 출원(자기지정, 법363조)” or “파리조약에 의한 해외출원” 실체 심사 가출원1 가출원2

미국의 가출원제도 - Conversion 가능 탄원에 의해 가출원을 정규출원으로 직접 변환 가능 1999년 발명자보호법에 의해 도입 특허청구범위가 없는 가출원을 정규출원으로 변환 외국에서 가출원에 대한 우선권 인정을 확실하게 하기 위해 보정을 통하여 특허청구범위 기재, 그러나 “New Matter” 추가 불가 특허권 존속기간은 가출원일부터 20년 제도로서 의미, 거의 이용되고 있지 않음

미국의 가출원제도 - 가출원 통계

미국의 가출원제도 - 선출원일자 확보를 위해 대충 기재해서 제출해도 되는가? 미국의 가출원제도 - 선출원일자 확보를 위해 대충 기재해서 제출해도 되는가? New Railhead V. Vermeer (298 F.3d 1290, 2002, CAFC) 사건 경위 법원 판결 텍사스 지방법원 및 CAFC는 New Railhead의 특허가 무효 <특허발명, New Railhead> <종래 기술> Drill bit body Sonde 1996. 중반 판매 1997. 2. 5 가출원 1997. 11. 12 정규출원 1999. 5.4 특허획득 침해소송 제기

미국의 가출원제도 - 선출원일자 확보를 위해 대충 기재해서 제출해도 되는가 미국의 가출원제도 - 선출원일자 확보를 위해 대충 기재해서 제출해도 되는가 판결요지 ‘283 특허 청구항 1항은 가출원 상세한 설명에 의하여 뒷바침되지 않으므로 가출원에 대한 우선권주장은 인정될 수 없음, 출원일 소급되지 않음 ‘283 특허는 판매 후 1년이 지나 특허출원 되었으므로 102(b)에 의하여 무효

Hilmer v. Habicht(359 F.2d 859 CCPA, 1966) 법102조(e)와 법119조 출원 발명이 발명일전에 타인에 의해 특허출원되고 발명일 후 특허등록(출원공개)된 발명과 동일하면 출원 발명은 특허불가(확대된 선원) 법119조 외국출원 후 12개월이내 미국출원하면 그 출원은 외국출원일에 출원된 것과 같은 효과 부여(조약우선권주장 출원) 사건 개요 (Habicht) 선행기술 1960. 11. 29. 특허등록 1957. 1. 24. 스위스 출원 1958. 1. 23. 미국 출원 (Hilmer) 심사대상 1957. 7. 31. 독일 출원 1958. 7. 20. 미국 출원 심사관 심사

미국의 가출원제도 -우리법에 따른 Hilmer 사건 모의 심사 특허법 제29조제3항과 제54조 제29조제3항 심사대상 출원발명의 출원일전에 (타출원이) 출원되었고 출원일후 (타출원이) 공개(등록 공고)된 타출원의 최초 명세서 또는 도면과 동일한 경우, 심사대상 출원발명은 특허불가 제54조 외국출원후 1년이내에 동일발명을 우선권을 주장하면서 출원하는 경우, 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 외국출원일을 대한민국 출원일로 봄 모의 심사 Hilmer 출원은 독일 출원일자(1957. 7. 31.)에 출원된 것으로 본다. Habicht 출원은 스위스 출원일자(1957. 1. 24.)에 출원된 것으로 본다. Hilmer 출원일 이전에 Habicht 출원이 출원되었으며, Hilmer 출원일 이후에 Habicht 출원이 등록 공고되었다. 따라서 특허법 제29조제3항에 의하여 Habicht 출원은 Hilmer출원의 선행기술이 되므로 Hilmer 출원은 특허될 수 없다.

Hilmer v. Habicht(359 F.2d 859 CCPA, 1966) 미국 심사관 및 심판원(BPAI) Hilmer 출원은 Habicht 등록특허에 의해 특허불가 Habicht 특허는 119에 따라 외국출원일=미국출원일되어 102(e) 선행기술 Hilmer 출원의 청구항 10, 16, 17은 Habicht 특허 + 제2 특허에 의해 자명 미국 특허가 법102조(e) 선행기술인지 판단은 법119조에 따라, 외국출원일 기준으로 CCPA 미국특허청 패소 법119조와 법102조(e)는 별개의 조항, 법119조가 법102조(e)를 변경하지 않음 미국 특허가 법102조(e)의 선행기술인지 판단은 실제 미국출원일을 기준 Habicht 특허는 Hilmer 출원의 법102조(e) 선행기술이 될 수 없음

미국의 가출원제도 - Hilmer 판례 Judge Rich says 항상 특허가 외국 출원일을 인정받는 것은 아니고 경우에 따라 다르다. 이는 마치 특허가 전혀 다른 두가지 경우에서 사용되는 것과 같다. 하나는 특허를 독점배타적 권리로 행사하는 것이고, 다른 하나는 특허권자와는 무관한 것으로 선행된 발명이 있음을 보여주는 경우 법119조는 파리조약에 근거한 것으로, 동일발명에 대하여 동일 발명자가 외국에 첫번째 출원하고 1년이내 미국에 두번째 출원할 때, 미국출원은 첫번째 외국 출원일에 출원된 것과 같은 효과를 갖는다는 것을 규정 외국출원후 미국출원까지 특허 획득을 불가하게 하는 사건에 대하여 방어 권리를 갖음 따라서 법119조는 법102조(e) 선행기술의 출원일자에는 영향을 미치지 않음

미국의 가출원제도 - Hilmer 판례 Hilmer 판결 이후 미국인에게 유리하도록 법102조(e)를 해석하였다는 비판 명시적으로 내외국인에 대하여 차별하지는 않지만, 실질적으로 차별 가능 Paris Con. Art. 2(National Treatment)에 규정된 내외국인 차별금지 규정 위반 실제 미국 출원일 확보가 중요한 변수로 작용 미국시장을 겨냥한 경우에는 자국출원과 거의 동시에 또는 먼저 미국출원을 하여 조기에 미국 출원일을 확보하는 것이 중요한 특허전략으로 대두 (적어도 미국에 대해서는) 조약우선권 제도를 이용하지 않는 경우도 발생 ’95년 6월부터는 가출원을 이용하여 조기 미국 출원일 확보 시도

미국 가출원제도 장단점 검토 발명자/출원인 특허청 제3자(경쟁업체) 장점 단점 간편한 출원요건(상세한 설명, 도면) 출원일 조기확보(우선권 지위 획득) . R&D 완성일자 ≒ 특허출원일자 -특허권존속기간은 최대 21년 가능 -정규출원을 하지 않음으로서 비공개 가능 공지로부터 자유로움 . 출원 후 광고, 판매, 공개, 발표 등 가능 -기술유출에 대한 방어가능 -1년기간동안 시장조사, 선행기술조사하여 정교한 청구범위를 가진 정규출원 가능 -정규출원시 신규사항을 추가할 수 있으므로 보정에 대한 부담이 없음 -”Patent Pending” 부착 가능 -외국어 출원도 가능(외국인에게 유리) -저렴한 수수료 - 국가산업경쟁력 증가 및 특허청 위상 제고 .R&D와 특허출원이 직결, 특허출원량 증가 “R&D 완성 후 가장 먼저 해야 할 일은 그 결과물을 약간의 수정을 거쳐 특허출원 하는 것” - 수수료 수입 증가 단점 -성급히 작성된 가출원은 추후 정규출원의 우선권주장 기초출원으로 인정받지 못하게 되는 경우 발생 . 공지행위(광고, 판매, 공개 등)으로 인해 정규출원이 특허받지 못하는 경우 발생 심사부담 증가 . 제출된 가출원이 조잡하게 작성되어 제출된 경우 정규출원의 우선권주장 인정여부를 판단하기 곤란한 경우도 발생 -가출원제도를 이용하지 않은 경우 우선순위를 빼앗길 수 있음

미국 가출원제도과 국내우선권주장 특허출원제도와 비교

가출원제도 도입 검토 - 개요 예상되는 시나리오 1년이내 1년 3월경과 1년 6월경과 1년이내 “특허출원” “실용신안출원” 가출원제도 도입 검토 - 개요 예상되는 시나리오 1년이내 1년 3월경과 1년 6월경과 1년이내 취하간주 출원공개 “특허출원” “실용신안출원” “PCT출원” (자기지정) 국내 국내 가출원 “국내우선권주장 특허출원” 가출원N “조약우선권출원” “PCT출원” “PCT출원” “조약우선권출원” 해외 해외

가출원제도 도입 검토 - 가출원 근거 및 우선권 조항 가출원제도 도입 검토 - 가출원 근거 및 우선권 조항 (신설)제42조의2(가출원) (신설)제55조의2(가출원에 기초한 우선권주장) PCT Art.8, Paris Con. Art.4 => PCT 출원, 조약우선권출원 1년이내 ① “제42조제1항과 동일” ② 가출원서는 상세한 설명, 필요한 도면 첨부 (* 상세한 설명의 특정형식은 없음 * 청구범위기재는 선택사항) ③ “제42조제3항과 유사(당업자 실시가능)” ④ 가출원은 조약우선권/국내우선권을 주장불가, 이중출원, 분할출원은 될 수 없음(항상 시작점) 국내 “특허출원” “실용신안출원” “PCT출원(자기지정)” 가출원 “PCT출원” “조약우선권출원” 해외 ① 가출원자는 가출원의 상세한 설명 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 가출원일부터 1년이내 우선권을 주장하며 제42조에 의한 특허출원 또는 실용신안법 제9조에 의한 실용신안출원 또는 제199조에 의한 국제출원할 수 있으며 상기 출원은 가출원일에 출원된 것으로 본다. Or 가출원은 취하간주됨

가출원제도 도입 검토 - 가출원, 정규출원, 국내/해외 우선권주장 특허출원 가출원제도 도입 검토 - 가출원, 정규출원, 국내/해외 우선권주장 특허출원 우선권주장의 중복은 불인정(특허법제55조제3항, Paris Con. Art. 4) 특허권 존속기간(20년) 1년이내 1년이내 취하간주 국내출원 “특허출원” “실용신안출원” “PCT출원” (자기지정) 국내 “국내우선권주장 특허출원” 외국출원 “PCT출원” “조약우선권출원” 해외 가출원 ① a 발명 a 발명 a,b 발명 국내: 선출원과 선선출원은 우선권주장 관계, 선출원에 기재된 a 발명은 선선출원에도 기재, a발명 제외 따라서 국내우선권주장 특허출원의 a,b발명은 소급없이 실제 출원일 기준으로 특허성 판단 해외: 우선권주장은 제1국 최초출원으로부터 12개월이내, 따라서 우선권주장 불인정, 불소급 ② a 발명 a,b 발명 a,b,c 발명 국내: a,c발명은 국내우선권주장 출원시점에서, b발명은 선출원시점에서, 특허성 판단 해외: 동일

가출원제도 도입 검토 - 확대된 선원 확대된 선원 관련 Case1 가출원제도 도입 검토 - 확대된 선원 확대된 선원 관련 (신설)특허법 제55조2에 따라, 가출원에 기초한 우선권주장 출원 시, 상기 출원의 출원일은 가출원일로 간주하고 제29조제3항 적용 Case1 ①의 경우 제29조제3항 적용불가, ②의 경우 a 발명 적용, b발명 적용불가 ③의 경우 a,b발명 적용(조약/국내우선권주장 특허출원과 동일하게 적용) 선행기술 공개/등록공보(a,b) 가출원(a) 정규출원(a,b) 심사대상 ① 정규출원(a,b) ② 정규출원(a,b) ③ 정규출원(a,b)

가출원제도 도입 검토 - 확대된 선원 Case 2 ①의 경우 적용불가, ②의 경우 a발명 적용불가, b발명 적용, 가출원제도 도입 검토 - 확대된 선원 Case 2 ①의 경우 적용불가, ②의 경우 a발명 적용불가, b발명 적용, ③의 경우 a,b발명 적용, ④의 경우 a발명 적용, b발명은 선행기술 공개 후 출원이므로 신규성 적용 선행기술 정규출원(a,b) 공개/등록공보(a,b) 심사대상 정규출원 (a,b) ① 가출원(a) 정규출원 (a,b) ② 가출원(a) 정규출원 (a,b) ③ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ④ 가출원(a)

가출원제도 도입 검토 - 확대된 선원 Case 3 ①의 경우 적용불가, ②의 경우 적용불가, 가출원제도 도입 검토 - 확대된 선원 Case 3 ①의 경우 적용불가, ②의 경우 적용불가, ③의 경우 a발명 적용, b발명 적용불가, ④,⑤의 경우 a,b발명 적용, ⑥의 경우 a발명 적용, b발명은 신규성 적용 선행기술 가출원(a) 정규출원(a,b) 공개/등록공보(a,b) 심사대상 정규출원 (a,b) ① 가출원(a) 정규출원 (a,b) ③ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ⑤ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ② 가출원(a) 정규출원 (a,b) ④ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ⑥ 가출원(a)

가출원제도 도입 검토 - 선원 선원 관련 (신설)특허법 제55조2에 따라, 가출원에 기초한 우선권주장 출원 시, 상기 출원의 출원일은 가출원일로 간주하고 제36조 적용 Case1 ①의 경우 a,b발명 모두 A가 선출원, ②의 경우 a발명 동일자 출원, b발명 A가 선출원, ③의 경우 a발명 B가 선출원, b발명 A가 선출원, ④의 경우 a발명 B가 선출원, b발명 동일자 출원, ⑤의 경우 a,b발명 도두 B가 선출원 A 출원 ① 정규출원(a,b) ② 정규출원(a,b) ③ 정규출원(a,b) ④ 정규출원(a,b) ⑤ 정규출원(a,b) B 출원 가출원(a) 정규출원(a,b)

가출원제도 도입 검토 - 선원 Case 2 ①, ② 의 경우 B가 선출원, 가출원제도 도입 검토 - 선원 Case 2 ①, ② 의 경우 B가 선출원, ③의 경우 a발명 동일자 출원, b발명 B가 선출원, ④의 경우 a발명 A가 선출원, b발명 B가 선출원, ⑤의 경우 a발명 A가 선출원, b발명 동일자 출원, ⑥의 경우 a,b발명 A가 선출원 A 출원 가출원(a) 정규출원(a,b) B 출원 정규출원 (a,b) ① 가출원(a) 정규출원 (a,b) ③ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ⑤ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ② 가출원(a) 정규출원 (a,b) ④ 가출원(a) 정규출원 (a,b) ⑥ 가출원(a)

가출원제도 도입 검토 -공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우 가출원제도 도입 검토 -공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우 특허출원일 前 6개월 => 정규출원일 前 6개월 또는 가출원일 前 6개월 주의사항 정규출원이 가출원 우선권을 인정받지 못하게 되는 경우, 정규출원은 상기 각호 1의 공지에 의하여 신규성, 진보성이 부정될 수 있음 6개월이내 1년이내 “특허출원” “실용신안출원” “PCT출원” (자기지정) 국내 가출원 특허를 받을 수 있는 자의 발명이 각호 1에 해당하는 경우 제29조제1항 각호에 해당하지 않음 실체심사 시험, 간행물 발표, 전기통신회선 발표, 학술단체 서면발표 무효소송 의사에 반한 공지 박람회 출품

가출원제도 도입 검토 -출원공개, 특허권존속기간 가출원제도 도입 검토 -출원공개, 특허권존속기간 출원공개 특허출원일부터 또는 조약/국내우선권 주장 시 우선일부터 1년 6월 경과한 후 가출원 우선권 주장시 최선 가출원일부터 1년 6월 경과 후 특허권 존속기간 정규출원일부터 20년간 1년 6월경과 1년이내 출원공개 “특허출원” “실용신안출원” “PCT출원” (자기지정) 국내 가출원 가출원N 특허권 존속기간(20년)

감사합니다.