미 국 특 허 제 도

특징적 제도 선발명주의 및 저촉심사 (Interference) 엄격한 정보개시 의무 (IDS) 가출원 제도 (Provisional App.) 좁은 발명의단일성 기준-한정요구(R.R.) 심사계속 제도 (RCE) 특허기간 보증 제도

미국 특허출원 절차도 출 원 방식심사 분할출원 계속출원 발명의 단일성 심사 (한정요구) 심사계속청구 RCE (CPA) 실체심사 출 원 방식심사 분할출원 계속출원 발명의 단일성 심사 (한정요구) 심사계속청구 RCE (CPA) 실체심사 (non fOA) (fOA) 심사재개 허가통지 심판청구 발행료 납부 심 결 특허발행, 특허기간조정 CAFC 또는 DC연방지법 정정증명서 재발행 출원 재심사 청구 거절확정

출 원 단 계

출원시 필요한 서류 명세서(청구범위 포함) 도면(필요한 경우) 선언서(Declaration): 추후제출 가능 출원요금: 추후납부 가능 (양도증): 해당하는 경우만 (우선권증명서): 해당하는 경우만, 특허발행시까지 제출 가능, 단 주장의사는 우선일부터 14개월 이내에!

선언서 특허출원의 선언서는, 1) 자신이 최초 발명자 또는 공동발명자인 것, 많은 경우, 선언서는 위임장을 겸하고 있음. 2) 명세서의 내용을 보고 이해한 것, 및 3) 고의의 허위 진술이 법률에 의해 처벌되거나 특허가 무효로 될 우려가 있는 것에 동의함을 선언하는 서면.  많은 경우, 선언서는 위임장을 겸하고 있음.  또한, 관련하는 출원(미국출원 및 미국외 출원)의 기재와 우선권주장의 의사를 표시하도록 되어 있음.

출원인=발명자 발명을 완성한 시점에서 발명에 관한 권리는 발명자가 소유 미국에서 출원인(applicant) 이란 통상 발명자를 의미하고, 발명자만이 출원인이 될 수 있음.  그러나, 출원전에 양도증을 작성하고 출원과 동시에 등기(등록)하거나, 출원 계속중에 양도후 등기(등록)하는 경우도 많음. 결국, 미국에서 특허를 받을 수 있는 권리의 소유자는 출원인(applicant)이 아니고, 양수인(assignee) 허위의 발명자 표시는 특허무효 사유

IDS (Information Disclosure Statement ) 특허출원에 관여한 자(발명자, 양수인, 대리인 등)가 특허성에 관하여 중요한(material) 모든 정보를 개시하여야 하는 의무 중요한 정보란, 그 정보가 있으면 거절이유(신규성,진보성 흠결)를 형성하기에 유용한 것을 의미 IDS의무 위반시, 특허소송에서 불공정행위로 인정되어 특허권의 행사가 인정되지 않음(빈번!)

제출시기 및 요금 출원일부터 3개월 이내 또는 최초 OA전까지: 무료 최초 OA후라도 선행기술을 안 날로부터 3개월 이내: 무료 특허발행전에는 발행료를 납부한 후라도 개시의무가 있음 내용 정보의 리스트, 문헌의 복사본, 필요에 따라 관련성에 대한 간단한 설명을 첨부 ☞ 주로, 대응 외국출원의 심사과정에서 인용되는 문헌

명세서의 구성 발명의 명칭 (Title of the invention) 관련출원의 참조 (Cross reference to related applications) 발명의 배경 (Background of the invention) 발명의 개요 (Summary of the invention) 도면의 간단한 설명 (Brief description of the drawings) 발명의 상세한 설명 (Detailed description of the invention) 클레임 (Claims) 요약서 (Abstract of the disclosure) 도면 (Drawings)

청구항과 출원비용 기본요금: 독립항 3개 이하, 전체 항수 20개 이하 -- 740달러(2002년) 기본요금: 독립항 3개 이하, 전체 항수 20개 이하 -- 740달러(2002년) 다항종속항의 존재시 --- 280달러 추가 다항종속항은 다수의 항으로 계산됨  다항종속항은 다른 다항종속항을 인용할 수 없음(double multiple dependency) ☞ 미국출원시 종속항은 단항종속항으로 하는 것이 유리, 다항종속항이 많은 경우는 출원과 동시에 예비보정

심 사 단 계

한정요구 Restriction Requirement 1출원에 2이상의 독립하고 구별되는 발명의 클레임이 있을 때, 심사관이 심사대상 발명의 선택을 요구하는 것. ｢독립하고 구별된다｣ 는 것은 서로 일방이 타방에 비추어 용이하지 않고, 서로 독립하여 특허 가능하다는 것을 의미. 한정요구에 대한 응답(response)시, 반론(traverse)할 때도 반드시 어느 쪽인가를 선택하지 않으면 안됨 선택한 발명이 거절될 경우(fOA), 선택하지 않은 클레임으로 심사대상을 바꾸는 것은 불가 (분할출원으로 하지 않으면 안됨) ☞ 미국 특허청의 1출원의 범위은 일반적으로 좁고, 카테고리가 다르다고 한정요구 되는 경우가 자주 있음!

발명주제 “인간이 만든 物이라면, 무엇이든지 특허의 대상이 된다” 특허법 제101조: Chakrabarty 판결(1980): “ 신규하고 유용한 프로세스(Process), 기계(Machine), 제조물(Manufacture) 또는 조성물(Composition) 그리고 이것들의 새롭고 유용한 개선을 발명하거나 발견한 자는 그에 대해 특허를 받을 수 있다 ” Chakrabarty 판결(1980): “인간이 만든 物이라면, 무엇이든지 특허의 대상이 된다” 자연에 존재하는 물질: 자연에 존재하지 않는 형태로 분리 또는 추출하면 특허의 대상 생물: 자연적으로 발생하는 것이 아니라면 특허 가능

유용성 쟁점: BM이 특허의 대상인가 State Street Bank 사건(1998): CAFC: “알고리즘이라도, 유용하고 구체적이고 감지할 수 있는(useful, concrete and tangible) 결과를 주는 것이라면 특허성을 가진다”고 판시 특허 대상 아닌 것: 과학적 원리, 수학적 발견; 원자력병기; 위법 목적을 위해서만 유용한 장치; 자연현상; 사고방법

신규성거절 Anticipation 선행기술에 관한 규정: §102 선행기술 (prior art) -단순히 선행하여 있는 기술을 의미하지 않음. -신규성거절 또는 진보성거절을 위한 인용문헌으로 되는 자격(공지의 선행기술)을 가지는 것을 의미. ☞ 명세서의 발명의 배경 등에서, 선발명이 공지되어 있지 않음에도 불구하고, 후발명의 출원시 선발명을 Prior art라고 언급하면, 미국특허용어로서의 Prior art(공지되었음)라는 것을 자인한 것으로 됨.  따라서 이를 번복하는 것은 매우 어려우므로, Related art 또는 Earlier technology라는 용어를 사용하는 것이 유리.

신규성(§102) (a): 발명전의 공지, 공용, 간행물, 특허 (b): 출원전 1년을 초과하여 그전의 판매, 공용, 간행물, 특허 (c): 발명의 포기 (d): 출원전 1년을 초과하여 그전에 외국에서 출원하고, 미국 출원전에 권리화 (e): 발명전 타인의 출원에 기재 (f): 발명자가 바르지 않음 (g): 선발명자가 있음(interference)

신규성(§102) Anyone*: 발명자 포함! Section What done By whom Where When 102(a) Known or used Patented or published Others In U.S. anywhere Before invention 102(b) Public use or sale Anyone* Anywhere in U.S. More than 1 year before U.S.filing 102(d) Foreign patent appl. filed Inventor etc Outside U.S. More than 1 year before U.S.filing 102(e) U.S. patent appl. Filed i) Publication, or ii) Grant 102(g)(1) Prior invention Others who file in U.S. In WTO 102(g)(2) Anyone*: 발명자 포함!

진보성거절 Obviousness prima facie showing : 심사관이 제103조로 거절하기 위해서는, 먼저 용이성이 추정되는 정도로 입증이 필요함. (i) 모든 구성요소에 대하여, 인용문헌 중 어느 하나에 개시되어 있을 것 (ii) 이들 구성요소의 조합을 위한 시사, 동기가 인용문헌에 기재되거나 당업자의 지식 중에 존재할 것 (iii) 이러한 조합에 의하여 합리적인 성공의 가능성이 있을 것

진보성 (§103) 출원인의 대응 방법 (1) 심사관의 입증의 불비를 지적 (2) 청구항을 보정하여, 구성요소의 상이점을 명확히 함 (3) 2차적 증거에 의하여 용이하지 않음을 보임 ☞ 예상되지 못한 결과, 상업적 성공, 타인의 실패 등

명세서 기재 요건 1) 발명기술 요건 (Description R.)      (후에 보정으로) 클레임하기 위해서는 명세서의 어딘가에 그 발명이 기재되어 있을 것. 그 기재의 정도는 당업자가 보아 명확히 인식할 수 있어야 함. 2) 베스트-모드 요건 (Best Mode R.) 명세서에, 출원인이 알고 있는 최선의 실시형태가 개시되어 있을 것 → 기준시는 출원일 ☞ 거절이유로 되는 경우는 거의 없음(but 소송!)

당업자가 클레임된 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 발명이 명세서에 구체적으로 개시되어 있을 것 3) 실시가능 요건(Enablement R.) 당업자가 클레임된 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로, 발명이 명세서에 구체적으로 개시되어 있을 것 → 당업자가 실시함에 있어, 부당히 어려운 실험(undue experimentation)이 필요한지 여부로 판단 ☞ 이 요건 흠결시 보정은 불가, CIP로 하는 것은 가능하지만 출원일이 소급되지 않음!

저촉심사절차 Interference 미국 내에서 동일발명에 관하여 출원들이 경합하고 있는 경우, 선발명자에게 특허가 허여. 관할: - 출원과 출원의 경합 또는 출원과 특허의 경합: BPAI(Board of Appeals and Interference)에서 심판관(administrative patent judge)에 의해. - 특허와 특허간 경합: 연방지방법원의 관할, 소송절차에 의해. 종래, 선발명의 입증은 미국 국내에서만 인정되었지만(외국 출원인에게 지극히 불리!), 1996. 1. 1. 이후에는 WTO가맹국 내에서의 입증이 가능.

선발명은, 착상(conception)의 시기, 실시화(reduction to practice)의 시기 및 착상부터 실시화까지의 근면성(diligence)에 의하여 결정. 착상은, 단순한 발상을 의미하는 것이 아니고, 이미 발명의 사고적 부분이 완성되어 있는 것을 의미. 실시화는, 착상된 발명이 실제로 그렇게 기능하는 것이 현실적으로 확인되는 것을 의미(먼저 착상하고 먼저 실시화 한 경우에는 근면성은 문제가 되지 않지만, 선착상과 후실시화의 경우는, 근면성이 문제!) 통상, 실시화일을 입증하는 것이 곤란하기 때문에, 특허출원일이 실시화일로 간주. 착상일, 실시화일 등의 입증에 발명노트 등 요구. 이러한 저촉심사절차는 장기간이 소요되고, 또한 미국소송제도의 특유의 절차인 증거개시절차(discovery)가 수반되는 경우가 많기 때문에 엄청난 비용이 소요(수십-수백만달러).

기 타

가출원 & 계속출원 가출원 (Provisional App.) 계속출원 (Continuation App.) - 1년 이내에 통상출원으로 이행하여야 - 청구항은 없어도 무방, 명세서 기재요건은 충족되어야 계속출원 (Continuation App.) - 선출원과 동일 출원인에 의하여, 동일 발명에 관한 제2, 제3의 출원. 선출원이 포기 또는 특허되기 전에 출원해야.  - 계속출원은, 최종거절된 때 거절불복의 신청을 하는 대신에, 계속 심사를 받기 위한 수단 중 하나(단, 2000. 5. 29 이후 출원은 CPA 불가).

CIP & RCE 부분계속출원 (Continuation in Part)   - 계속출원과 유사.    - 선출원에 있어서 개시되지 않았던 사항(신규사항)을 추가하는 것이 가능 심사계속청구 (Request for Continued Examination) - 최종거절에 대하여 심판청구를 하지 않고 심사를 계속하는 절차로, 종래의 CPA(계속심사출원: Continuing Prosecution App.)을 대신하여 새롭게 도입된 제도    - CPA가 새로운 출원인 것에 반하여, RCE는 새로운 출원은 아니고 최종거절의 철회를 청구하는 것    - RCE는 지금까지의 출원 파일이 사용되고, 출원일, 출원번호도 변하지 않음 - 절차: RCE 용지의 제출만으로 가능

특허기간 보증 특허권 존속기간 존속기간이 추가되는 경우 - 출원일부터 20년 - 95. 6. 8 이전에 등록된 특허는, 등록일부터 17년 또는 출원일부터 20년 중 긴 것 존속기간이 추가되는 경우 - 1차 OA가 출원일부터 14개월 초과시, - OA 답변후 다음 OA까지 4개월 초과시, - 특허발행까지 출원일부터 3년 초과시 등

Issues & etc.

한국 ’06년말 심사처리기간 9.8개월로 단축 02 03 04 05 06 년 한국 심사처리기간 단축 현황  1. ‘06년 말 특허 심사처리기간을 9.8개월로 단축하여 세계에서 가장 빠른 심사서비스 제공 특허 심사처리기간 단축 현황 연도 2002 2003 2004 2005 2006 심사처리기간(개월) 22.6 22.1 21.0 17.6 9.8 주요국의 특허 심사처리기간 현황(‘05) 구분 독일 미 국 유 럽(EPO) 일 본 심사처리기간(개월) 10.0 21.1 24.0 26.0 02 03 04 05 06 년 한국 심사처리기간 단축 현황 주요국의 특허 심사처리기간 현황(’05)

세계 지식재산권 현황 범세계적 지식재산권 경쟁이 치열 산업재산권 출원의 급증 1960년대 이후 배증 (’60) 95만건→ (’92) 187만건→ (’96) 357만건→ (’98) 823만건 미국, 일본, 유럽(특허3극)이 전세계의 80% 차지 특허의 대상 확대 인터넷, 바이오 등 신산업 분야 특허출원 증가 BM(Business Methods), S/W 등 특허대상에 포함 핵심기술 보유업체들의 특허공세 강화 기업간 특허분쟁 증가, 고액의 로열티 요구 등

실체특허법의 통일화: PLT, SPLT 주요 쟁점 - 선원주의 vs. 선발명주의 - 선행기술의 범위 - 확대된선원과 자기충동방지 규정 - 신규성상실의 예외