PCT를 활용한 기업의 해외출원전략 플러스국제특허법률사무소 변리사 박창희

해외출원의 필요성 속지주의의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적으로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 하여 그 나라의 특허권 등을 취득하여야만 해당국에서 독점 배타적 권리를 확보할 수 있음(1국 1특허의 원칙 ) 한국에서 특허권 등의 권리를 취득하였더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배타적인 권리를 행사할 수가 없다. 이러한 때문에 해외출원이 필요 해외출원 루트 전통적인 출원방법 PCT(Patent Cooperation Treaty)

해외출원 루트 전통적인 출원방법 PCT방법 개별국 출원 출원 1년 개별국 출원 국제조사보고서 (18개월이내) 개별국 출원 (국내단계진입) PCT방법 예비심사보고서 (22개월이내) 30(or 31)개월 출원 1년 개별국 출원 (국내단계진입)

우선권 주장에 의한 해외 출원 출원2(출원1의 보완출원) 국내심사 1년 1년6월 출원1 출원공개 30(or 31)개월 (출원1의 국내우선권주장) 국내심사 1년 1년6월 출원1 출원공개 30(or 31)개월 PCT출원 (출원1과 출원2 우선권주장) 개별국 출원 (국내단계진입) 개별국 출원 (출원1과 출원2 우선권주장)

PCT 출원 비율 주요국가의 PCT출원동향 주요국가의 미국출원동향 국가 2002 2003 2004 2005 JP 14,063 17,414 20,263 24,841 DE 14,326 14,662 15,218 16,000 KR 2,520 2,949 3,558 4,688 CA 2,260 2,270 2,105 2,320 GB 5,376 5,206 5,026 5,085 FR 5,089 5,171 5,185 5,741 국가 2002 2003 2004 2005 JP 61259 45835 46267 65025 DE 21657 14415 11904 18245 KR 7757 7071 9730 15200 CA 7967 6073 6705 8309 GB 9238 5913 5013 7275 FR 7434 5061 4296 6298 국가 2002/2004 (%) 2002/2005 JP 30.4 21.6 DE 120.3 78.5 KR 25.9 16.6 CA 33.7 27.2 GB 107.2 73.9 FR 118.5 80.8

최근 기업의 해외출원 경향 파리루트와 PCT 루트의 선택시 고려사항 출원하고자 하는 국가의 수 출원 및 등록의 시급성 관련 출원의 기술수준 출원인 그룹별 선택경향 대기업 : 과거 PCT출원이 우세하였으나, 최근 파리루트 출원을 우선으로 하고, PCT출원을 보조적으로 활용 중소,벤처기업: PCT출원을 우선고려, 파리루트는 미국, 중국 등에 제한적으로 고려 대학, 연구소 : PCT와 파리루트 비슷 개인 : PCT 우선

PCT출원의 출원국 최적화 전략 출원국 선정기준은 단기적으로 출원국을 선정할 경우 (1) 각국 시장 상황(상업적 수요, 인구, GDP 등) (2) 현지에 자사의 제조거점 유무 (3) 현지에 경쟁업자의 제조거점 유무 (4) 경쟁업자와의 비교 (5) 당해국의 특허권취득 비용 등 단기적으로 출원국을 선정할 경우 (1) 표준화의 진전상황 (2) 현지 업체와 라이센스 교섭상황 (3) 해당 기술이 내재된 상품의 해외판매전개상황

개국출원의 진입기간은? 국 가 진입기간 (월) 비 고 한 국 31 국문출원 미 국 30 영문출원 일 본 영문출원가능, 국 가 진입기간 (월) 비 고 한 국 31 국문출원 미 국 30 영문출원 일 본 영문출원가능, 번역문 제출 (2달) 호 주 캐나다 30 (42) 러시아 영문출원가능 번역문 제출 (기한?) 중 국 EP 영 국 독 일 영문/국문출원 번역문 제출 (3개월)

특허심사하이웨이에 따른 우선심사 (’07. 4. 1. 시행) X (1) 특허심사하이웨이의 개념 A 국가(OFF, 제1출원국) - 선출원 국가에서 특허 가능하다는 판단이 있는 경우에, 후출원 국가에 출원된 대응특허출원을 간단한 절차로 우선심사하는 것 ∴ 선출원의 심사결과를 활용할 수 있도록 청구항이 동일하거나 보다 구체적이어야 함. A 국가(OFF, 제1출원국) 대응 특허출원 X’ 특허출원 X B 국가(OSF, 제2출원국) 특허결정 의견제 출통지 의견서보정서 청구항 청구항간 설명표 심사착수 특허심사하이웨이 이용 신청 우선심사

특허심사하이웨이에 따른 우선심사 (’07.4.1. 시행) (2) 특허심사하이웨이에 따른 우선심사 시행 - ‘07. 4. 1. 우선심사 신청요건을 간소화하는 고시개정을 통해 전면 시행 - 한국-일본 ’07.4 시행, 한국-미국 ’08.1 시범실시 - 미국-일본 ’06. 7.부터 시범실시 중, 일본-영국 ’07. 7.부터 시범실시 - 유럽특허청은 역내 4국(독일, 영국, 덴마크, 오스트리아)과 효용성 평가를 위한 시범실시 추진(시범실시기간: ’07. 4.~ ’07.12.31.) (3) 우선심사신청 대상 특허출원 - 일본에 최초로 특허출원을 한 후 조약에 의한 우선권주장을 통해 동일 발명을 대한민국 에 특허출원한 경우로서 우선심사신청에 관한 고시 별표의 해당 증빙자료를 첨부한 경우 특허출원과 관련되어 외국특허청 또는 정부간 기구로부터 입수한 선행기술조사보고서가 있는 경우 : 선행기술문헌과의 대비 설명서(‘06. 10. 1. 시행) 특허청구범위의 모든 청구항이 일본특허청에서 특허가능하다고 판단한 청구항과 실질적으로 동일한 경우 : 일본에서의 특허가능 청구항과 국내 특허출원 청구항의 대응관계설명표

PCT 출원 후 국내단계 진입 시기 특허등록 1년 1년6월 출원 출원공개 30(or 31)개월 PCT출원 개별국 출원 (국내단계진입) 개별국 출원 (국내단계진입) 국제조사보고서 등 발행??

해외출원시 고려될 전략

선택발명 발명의 구성요건이 상위개념으로 기재된 선행발명에 대하여 그 상위개념에 포함 되지만, 하위개념으로서 선행발명의 명세서에 구체적으로 나타내지 않은 것을 구성요건으로 선택한 발명 그 하위개념 화합물의 성질이 예측할 수 없는 특유의 것이고 또한 성질정도가 현저히 우수한 것일 경우에는 선택발명의 화합물이 공지발명과 동일 범주에 속하더라도 동일발명으로 보지 않고 진보성을 갖는 발명으로 인정 현저한 효과가 명세서에 구체적으로 기재되어야 함

수치한정발명 예 : 온도, 압력, 조성물의 조성비율 등과 같은 발명의 구성요건을 청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 일부가 수량적으로 표현된 발명 수치한정이 있는 공지발명에 이것과 다른 수치한정을 하였을 경우 수치한정이 없는 공지발명에 수치한정을 한 경우 발명의 구성요건이 수치로 표시되는 것으로 화학분야에서 흔히 볼 수 있는 발명 예 : 온도, 압력, 조성물의 조성비율 등과 같은 발명의 구성요건을 양적으로 한정하는 것. 수치한정발명의 진보성이 인정되기 위해서는, 1) 수치의 특정에 기술적 의의가 있을 것. 2) 수치를 경계로 하여 특성에 상당한 급격한 변화가 인정되는 것

선행문헌에 있어서 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항으로서 선택된 하위개념 선택발명과 침해 선택발명 선행문헌에 있어서 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항으로서 선택된 하위개념 Type I Type II 해당선행문헌에 있어서 실시가능요건을 만족시키지 않음 해당선행문헌에 있어서 실시가능요건을 만족시킴 이용관계 없음 이용관계 가능성 존재

선택발명의 활용(1) 선행발명과 선택발명의 출원인이 동일한 경우 선행발명과의 침해문제가 없음. 권리 존속기간의 연장효과. 출원되지 않은 국가에의 추가 보호효과.

선택발명의 활용(2) 선행발명과 선택발명의 출원인이 상이한 경우 선행발명이 존속기간이 지난 경우 독자적 권리 향유 선행발명이 다른 국가에 출원되지 않은 경우 디스플레이 관련 물질이 일본에만 출원된 경우 선행발명의 권리범위가 좁은 경우 사용하는 방법에 관한 발명. 후출원 화합물

공지예외규정과 PCT 예: 출원전 논문발표 시 공지예외규정의 적용 예, 2007. 1. 1. JACS Published 2007. 6. 1. 공지제외규정(신규성예외규정)을 적용하여 한국특허청에 출원 외국출원의 경우 일본 : 2007. 7. 1 까지 미국 : 2008. 1. 1 까지 중국 : 불가 유럽 : 불가 후출원 화합물

공지예외규정과 PCT 공지예외규정외 각 국별 운용 한국/일본 : 간행물발표 및 박람회 출품으로 부터 6개월 내 (출원 시 취지주장 및 첨부) 미국 : 1-year Grace Period(1년 유예제도) 중국 : 출원인 이사에 반한 공지, 중국정부기관이나 학술단체에 의해 개최되는 집회 또는 중국정부주관 및 승인하는 박람회에 발표하는 경우 6개월(출원시 취지 주장 및 첨부) 대만 : 연구 또는 시험목적의 간행물발표, 정부주관 및 승인박람회로부터 6개월 내 유럽 : 명백한 오용이나 박람회 출품 시 6개월 내 인정 간행물 발표는 인정하지 않음. 러시아 : 6개월로서 그 대상도 폭 넓게 인정

공지예외규정과 PCT 조약우선권 출원 PCT 출원의 이용 PCT출원 6월 1년 국내출원 미국출원(2008. 1. 1.) 논문발표 (2007. 1.1.) 일본출원(2007. 7. 1.) PCT 출원의 이용 6월 국내출원 1년 30(or 31)개월 논문발표 (2007. 1.1.) PCT출원 일본/미국 등 출원

공지예외규정과 PCT PCT를 기초로 한 국내출원 단계 시 공지예외 규정 적용 절차 신규성이 있는 발명으로 보는 경우의 특례(법 제200조) 국내출원에 있어서 신규성 상실의 예외규정을 적용받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서면을 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(법 제30조제2항). 그러나 국제특허출원에서는 국제출원일을 각 지정국에서의 국내출원일로 간주하므로, 이 규정을 국제특허출원에 대하여 그대로 적용하면 국제출원을 하면서 대한민국을 지정한 출원인은 국제출원일로부터 30일 이내에 위의 서면 및 서류를 대한민국 특허청에 제출하여야 한다. 2) 그러나 이 때에는 출원인이 아직 국내단계의 절차를 밟기 전이고, 특허청도 당해 국제출원에 대한 출원서류를 받지 못한 상태에서 위의 서면 및 서류만 접수하여야 하는 불합리에 빠지게 된다. 따라서 특허법은 이에 대한 특례규정을 두어 위의 서면 및 서류를 기준일 경과 후 30일 이내에 제출할 수 있도록 하여 위의 서면 및 서류의 제출을 국내절차가 개시된 후로 조정하였다1)(특칙 제111조).

PCT출원을 이용한 권리확보 사례 출원인B 출원b 한국출원(출원A와 유사한 출원) 국내심사 (특허등록) 1년 1년6월 출원인A 출원공개 30(or 31)개월 출원인B의 PCT출원 (출원b 우선권주장) 개별국 출원 (국내단계진입) 특허등록(미국이외) 미국 이외에서 배타적 권리확보 해외출원포기

감사합니다.