제8장 특허소송

목 차 Ⅰ 특허쟁송의 종류 및 심급 Ⅱ 심결취소소송 Ⅲ 특허소송의 진행 Ⅳ 특허법원의 심리범위 Ⅴ 특허소송절차 Ⅵ 상고

Ⅰ. 특허쟁송 1. 특허쟁송의 종류 및 심급 ○ 특허소송(특허법원 관할) (특허법원의 특허심결 취소소송) : 특허법 제186조 특허심판원 → 특허법원(1심) → 대법원(2심) ○ 특허침해소송(일반 민사법원에서 관할) 지방법원(1심) → 고등법원(2심) → 대법원(3심) ○ 특허행정소송(민사법원 Route) 지방법원 → 고등법원 → 대법원 쟁점 : 특허청장의 행정처분에 대한 취소소송, 특허결정취소청구 관련 행정소송 판례 : 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274 판결

2. 특허쟁송의 의의 1) 지식재산권소송(지재권소송) 지식재산권소송이라 함은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법뿐만 아니라 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에서 보호하는 지식재산권과 관련된 분쟁을 해결하기 위한 소송을 말한다. 2) 광의(廣義)의 특허소송 넓은 의미의 특허소송에는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 소위 산업재산권에 관한 소송 전부, 즉 법원조직법 제28조의4의 규정에 따라 특허법원의 관할로 되어 있는 소송(법 제186조 제1항), 법 제126조의 금지청구소송, 민법 제750조와 법 제128조의 손해배상청구소송, 법 제131조의 신용회복조치청구소송 등의 소위 특허침해소송, 특허권 등의 귀속을 둘러싼 소송(발명자의 특정, 송계와 관계된 권리자명의 이전청구 및 특허를 받을 권리의 확인소송 등), 특허청이 한 행정상의 처분에 대한 특허행정소송 등이 모두 포함된다.

3. 특허소송 판단 기준시점 3) 협의(狹義)의 특허소송 : 특허소송 (특허법원) 좁은 의미의 특허소송은 법원조직법 제28조의4의 규정에 따라 특허법원의 관할로 되어 있는 심결취소소송을 말한다. 본 강의에서는 특허법이나 민사소송법 등 법률상의 용어는 아니나, 실무상 또는 강학상으로 ‘특허소송’ 이라는 용어가 사용되고 있으므로 특허법원의 심결취소송을 ‘특허소송’ 으로 통칭하고, 절차와 실무에 대해서 설명한다. 3. 특허소송 판단 기준시점 특허소송(심결취소소송)에 있어서 위법성 판단의 기준시는 심결시이고 심결이후의 사정은 판결의 적법여부에 영향을 미치지 아니한다.

4. 특허쟁송의 구조 1) 특허쟁송의 구조도 특허법원 2) 광의의 특허소송의 분류 일반법원 특허심판 특허권의 발생, 변경 및 그 효력범위에 관한 분쟁 특허법원 특허침해소송 특허침해금지소송, 손해배상소송 등 일반법원 종류 관할 관련조문 침해소송 행정처분(무효, 불수리, 재정 등)에 대한 소송 행정법원 / 행정심판원 심결 또는 각하결정에 대한 소송(협의의 특허소송) 특허법원 법 186 ~ 189 보상금에 대한 소송 민사법원 / 행정법원 법 190 ~ 191

Ⅱ. 심결취소소송(특허법원) 1. 심결취소소송 개요 ○ 의의 · 특허심판원의 심결 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정을 받은 자가 이에 불복하고자 하는 경우에 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있음(특허법 제186조) ○ 당사자 · 원고적격(특허법 186조 제2항) - 특허소송을 제기할 수 있는 당사자, 참가인 또는 심판이나 재심에 참가 신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한함 · 피고적격(특허법 제187조) - 거절결정불복의 심결 등과 같은 결정계 사건과 정정심판에 있어서는 특허청장이 피고가 되며, 특허무효심판의 심결 등과 같은 당사자계 사 건에 있어서는 심판의 청구인 또는 피청구인이 피고가 됨

○ 판결의 효력 · 특허법원의 심결취소 판결이 확정되면 특허심판원은 그 사건을 다시 심 리하여 심결 또는 결정을 하여야 함(특허법 제189조 제2항) - 이 경우 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대해 특허 심판원을 기속함(특허법 제189조 제3항) · 특허법원의 판결에 대하여 불복하고자 하는 자는 대법원에 상고할 수 있음(특허법 제186조 제1항) - 상고는 판결문이 송달된 날로부터 2주일 내에 제기하여야 함

2. 심결취소소송(협의의 특허소송, 법 186 ~ 189) □ 제186조 【심결등에 대한 소】 ① 【관할】 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대 한 소는 특허법원의 전속관할로 한다. ② 【원고】 제1항의 규정에 의한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기 할 수 있다. ③ 【제소기간】 제1항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달 받은 날부터 30일이내에 제기하여야 한다. ④ 【제소기간 - 불변기간】 제3항의 기간은 불변기간으로 한다. ⑤ 【제소기간 - 부가기간】 심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다.

⑥ 【심결전치주의】 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다 ⑥ 【심결전치주의】 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다. ⑦ 【대가의 소송】 제162조 제2항 제4호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제165조 제1항의 규정에 의한 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 제1항의 규정에 의한 소를 제기할 수 없다. ⑧ 【상고】 특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다. □ 제187조 【피고적격】 제186조 제1항의 규정에 의한 소제기에 있어서는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조 제1항(특허무효심판) · 제134조 제1항(존속기간연장등록무효심판) · 제135조 제1항(권리범위확인심판) · 제137조 제1항(정정무효심판) · 제138조 제1항 및 제3항(통상실시권허여심판)의 규정에 의한 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소제기에 있어서는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

□ 제188조(소제기통지 · 재판서정본송부) ① 【상고가 있는 경우 통지】법원은 제186조제1항의 규정에 의한 소의 제기 또는 동조제8항의 규정에 의한 상고가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다. ② 【소송절차완결된 경우 특허심판원장에게 송부】 법원은 제187조 단서의 규정에 의한 소에 관하여 소송절차가 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부하여야 한다. □ 제188조의2(기술심리관의 제척 · 기피 · 회피) ① 【준용규정】 제148조(심판관의 제척), 민사소송법 제42조 내지 제45조, 제47조 및 제48조의 규정은 법원조직법 제54조의2의 규정에 의한 기술심리관의 제척 · 기피에 관하여 이를 준용한다. ② 【기술심리관의 제척 · 기피】 제1항의 규정에 의한 기술심리관에 대한 제척 · 기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다. ③ 【기술심리관의 회피】 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정할 경우에는 특허법원장의 허가를 얻어 회피할 수 있다.

□ 제189조 (심결 또는 결정의 취소) ① 【인용판결】 법원은 제186조제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. ② 【필요적 환송】 심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. ③ 【기속력】 제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

Ⅲ. 특허소송의 진행 1. 특허소송과 특허침해소송은 동시에 병렬로 진행된다. Gillette (3중 면도날) DORCO (6중 면도날) ① 경고장 ⇒ ← ⓐ 회신문 ② 지방법원에 가처분신청 또는 침해금지청구 ⇒ ← ⓑ 가처분, 본안 대응 ③ 피고항변 ← ⓒ 무효심판청구 ← ⓓ 권리범위확인심판(소극)청구 ④ 원고의 대응 ⓒ 또는 ⓓ 심판청구에 대응하고, 한편으로 권리범위확인심판(적극) 청구 ⇒ ← ⓔ 피고 심판 대응 특허권자 제3자(침해자)

2. 소송물(하나 또는 다수)에 따라서 다수개의 사건이 발생된다. □ LS 전선 대 코스모링크 사건 (2007) ○ LS 전선(원고) 특허 5건 침해를 주장 - 서울중앙지방법원에 실용신안권침해금지소송 제기 ▷ 코스모링크(피고) 무효항변 - 특허심판원에 5건의 실용신안에 대해 무효심판 청구 특허법원에서 5건 모두 특허 무효로 확정 ○ 사건 수 : 총 17건 - 보통 2년 정도 소요 침해소송 5건 → 고등법원, 대법원 특허심판 5건 : 특허소송 5건 진행 특허심판원 → 특허법원 → 2건 상고 대법원

3. 특허소송 사례 ( 엘지전선 대 코스모링크 사건 중 1개) 실용신안권자 : 엘지전선 권리 : 실용신안 319522호(내화절연된 버스바) 가. 엘지전선(원고) 코스모링크(피고)에게 “ 실용신안권침해금지소송” 제기 나. 코스모링크 특허심판원에 무효심판 청구 : 2007. 12. 20. 다. 사건 경위 특허심판원 2008. 8. 20. 2007당35448 심결 : 인용(무효로 한다) 특허법원 2009. 8. 13. 선고 2008허11149 판결 : 청구기각 2009. 9. 8. 판결확정 → 결과가 민사법원의 참고자료 제출 서울고등법원 : 피고 승소

Ⅳ. 특허법원의 심리범위 1. 심리범위 특허법원의 사실심리는 심판에서 판단대상이 되지 아니하였던 별개의 조문위반을 소송에서 주장하지 아니하는 한 신증거 제출에 관하여는 아무런 제한도 받지 아니한다고 해석함이 통설이다. 이를 “무제한설”이라고 한다. 【대법원 판례】 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장 입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불이익의 손해를 입히는 것이 아니다(대판 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결(등록무효)).

Ⅴ. 특허소송절차 소장제출(심결문 수령일로부터 30일 이내) 접수배당 (재판부 및 주심판사 결정) 소장심사 (재판장 : 보정명령 / 각하) NO(상표, 디자인) 준비절차 여부 YES(특실 사건) 준비절차 기일 지정 (수명법관) ◇ 제1회 준비절차 : 소장, 답변서 진술 심결취소 사유 주장 및 반론 ◇ 제2회 ··· 제○회 준비절차 : 준비절차 종결 변론기일의 지정(수명법관) 제1회 변론기일 ··· 제○회 변론기일 (변론종결) 판결선고 미상고확정 (심판원장에게 판결정본 송부) 상고(송달일로부터 2주) 대법원에 기록송부

Ⅵ. 상고(上告) - 특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다(법 제186조 제7항).상고기간은 판결송달일로부터 2주 이내, 상고이유(민소법 제423조 및 제424조)는 모두 민사소송법에 의한다. 상고장은 원심법원인 특허법원에 제출한다(민소법 제425조 및 제397조). - 종래 항고심판에 대한 상고장을 대법원에 직접 제출한 것과 다르다. 상고기간 준수여부는 원심법원이 상고장을 접수한 때를 기준으로 한다. 소정기간내에 상고이유서를 제출하여야 한다(민소법 제427조 및 제429조).