새로운 지적 재산 시대의 도래와 대학의 특허 관리 전략 2004. 12. 3 김 · 장 법률사무소 변리사 백 만 기

미국과 일본의 지적자산 입국 정책 미 국 일 본 - 산업정책적 고려: 레이건 행정부부터 Pro-Patent로 전환 - 산업정책적 고려: 레이건 행정부부터 Pro-Patent로 전환 - 1982년: 특허 고등법원 (CAFC) 설치 - 1985년: 대통령 직속 '산업경쟁력위원회', 지재권 보호 강화 건의 - 1988년: 슈퍼 301조에 의한 지재권 통상 정책 - 1994년: UR Trips 성립 (지재권 보호의 최저수준 설정) - 현재 세계 1위의 출원대국 유지 - 2010년까지 세계 1위의 지재권 입국을 목표로 총리가 정책을 주도 - 총리직속으로 지적재산전략회의 설치 (2002년 3월) ※ 대학, 기업, 교육, 행정, 외교, 입법, 사법의 총체적 전략 추진

미국 주요 기업의 시장 가치 변화

일본 경제산업성의 2004년 통상백서(2004. 6) 새로운 경제 환경하에서 일본기업의 수익성제고를 위하여는, - 상품이나 서비스의 개성강화와 차별화가 열쇠 - 지식, 인재, 특허, 조직력, 브랜드, 기술혁신력등의 ‘지적자산’을 경영의 축으로 하여 세계시장에서 경쟁 ‘지적자산’을 활용한 가치 창조는 일본경제의 활력 유지와 밀접한 관계 - 동 아시아 경제권역에서 혁신(Innovation)의 거점화 - 동 아시아 지역국가와 분업을 통한 공존과 일본경제의 풍부함 및 강인함 달성의 요체

금융 자산과 지적자산

지적재산권 제도의 개요 산업재산권 특허, 실용신안, 의장, 상표 저작권 일반저작권, 프로그램 저작권 신 지적재산권 반도체칩 보호권, 영업기밀 등

산업정책 수단으로서의 지적재산권 제도 일본은 메이지 유신 이후 도입 → 선진국 도약 프로그램으로 선택 일본은 메이지 유신 이후 도입 → 선진국 도약 프로그램으로 선택 미국은 개인발명가 존중 문화 → 선발명주의 유지 실용신안제도는 후발국의 산업정책적인 고려에 의해 도입 (독일, 일본, 한국) 컴퓨터 프로그램등의 보호법제는 중요한 산업정책적 고려사항

특허보호 대상의 확대 추이 - 새로운 산업의 탄생시마다 특허 허여에 대한 논의 대두 100여년 전 20여년 전 현재 농업관련 발명 의약관련 발명 생명체 발명 영업 발명

비즈니스 모델 (BM) 특허의 탄생 State Street Bank 사례 "뮤추얼 펀드 운용 방법"에 대한 특허 미국 대법원에서 특허로 확정 (1999년 1월) ※ 신규하며, 비자명하며, 실질적인 결과를 얻을 수 있다면 특허 허여 가능으로 판시

지식 경영과 특허 The New York Times (1999. 4. 5) “지적재산권은 법과 사업으로부터 소외된 영역에서 하이테크 경제성장의 원동력 중의 하나로 변화되고 있다.” MIT 의 Lester Thurow 교수 “지적재산권이 엄청난 가치를 보유할 수 있는 가장 중요한 이유는 기술과 지식이 경쟁 우위를 오랫동안 유지할 수 있는 유일한 원천이기 때문이다.”

특허부서의 Profit Center화 1. 미국 기업의 특허 라이센싱 수입 1990 1998 2003 US$ 150억 US$ 1,000억 US$ 5,000억 2. US$ 10억 대의 특허 기술로 수입을 올리는 기업 IBM Philips Texas Instruments ※ 별도의 IP 전담자 회사로 발전 (Thomson, HP, 3M 등)

지식기반 사회에서의 대학의 역할 대학이 단순한 지식 전달의 역할로부터 지식의 창출, 전달, 확산의 핵심 주체로서의 새로운 역할 수행 대학과 기업은 Partnership Innovation Paradigm의 중요한 요소이며 국가성장 동력의 필수적 대안으로 발전

한국• 미국 대학의 특허등록 비교 구 분 한 국 미 국 34,894 62,635 52,900 180 215 161 0.51 (단위: 건수) 구 분 한 국 미 국 대학등록 전체등록 비율 (%) 대학등록 전체등록 비율 (%) 2000 1999 1998 34,894 62,635 52,900 180 215 161 0.51 0.34 0.3 164,490 153,487 147,519 - 3,340 3,151 2.18 2.13

국내 주요 대학의 특허출원 기술료 현황 (2001년) 대학명 신규특허출원 기술이전 건수 금액 포항공대 163 건 대학명 신규특허출원 기술이전 건수 금액 포항공대 163 건 KAIST 333 건 서울대학 5건 26 건 185 백만원 14건 474 백만원 3건 3.18 백만원

우리나라의 기술이전 관련 법규 과학기술 기본법 - 동법에 근거한 참여정부의 과학기술 기본계획 (’03~’07) 대학의 기초연구 성과가 산업계 전반의 원천•핵심 기술로 연계되는 기반 구축 특허 보유 건수가 많은 대학 중심으로 기술이전 전담조직(TLO) 설치 지원 기술이전•활용 네트워크 구축을 위해 대학 기술이전 센터 확대 지원 기술 거래소(KTTC)와 TLO 연계 강화

우리나라의 기술이전 관련 법규 기술이전 촉진법 - 기술이전 전담 조직 (TLO)의 법인화 - 대학 연구개발 성과의 전담조직 귀속 - 수입금이 전담조직의 운영과 특허권 등의 관리비용, 연구개발자에 대한 인센티브 및 기술개발에 재투자 할 수 있는 근거마련

우리나라의 기술이전 관련 법규 산업교육진흥 및 산학 협력촉진에 관한 법률 - 산학협력 관련부처 사업의 통합 관리•지원 - 대학의 하부조직으로 법인격을 갖는 산학 협력단 설치 산학 협력 계약의 체결과 그 이행 지적재산권의 취득 및 관리 (TLO는 하부조직으로 설치) 기술 이전 및 사업화의 촉진

대학 기술이전 전담조직 관련 지원시책 과학기술부 중소기업청 산업자원부 - 특허경비지원사업 - 기술이전 컨소시움 지원사업 - 대학 기술이전 센터 지정사업 산업자원부 - 기술거래소를 통한 기술이전 지원

대학의 지적재산 정책 기술이전의 과정 전기 후기 연구 개발 연구성과(발명)의 신고 연구성과(발명)의 평가 직무발명의 권리화 마케팅 기술이전

대학의 지적재산 정책 미국 기술이전 전담조직의 인력 (2000년) 대학명 설립년도 MIT Stanford UC Havard Georgetown • 미국전체 1940 1970 1979 1977 1900 기술이전 전담인력 사무직원 14.0 17.5 41.0 7.88 0.5 • 479.95 15.0 5.5 64.0 10.93 1.0 494.53

Stanford 대학의 TLO 대학의 지적재산 정책 <발명 현황> - 누계 발명 4100 건, 현재 1550 건 active - 주당 4-5 건 접수 - 그 중 약 40% 특허출원 - 그 중 약 20-25% 라이센스 계약

Stanford 대학의 TLO 대학의 지적재산 정책 <기술료 분재 규정> - 총 수입에서 15%의 행정비용 + 사건별 실경비 공제 - 공제된 금액에 대해 삼등분 발명자 1/3 발명자 소속 부서 1/3 학교 1/3

<Licensing / Royalties> 대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <Licensing / Royalties> - 누계 기술이전 1,956 건, 현재 890 건 active - 로열티 수입 1969년: $ 50,000 2001년: $ 41.2 백만

Stanford 대학의 TLO 대학의 지적재산 정책 <업무 단계> 발명 평가 특허 출원 여부 결정 특허 마케팅 전략 라이센싱 전략 계약 체결 Relationship 유지•관리

Stanford 대학의 TLO 대학의 지적재산 정책 <기술이전시 발명자의 역할> 발명 신고 잠재적인 라이센싱 전망 추정 특허 출원 및 심사시 TLO에 협력 잠재적 실시자 방문자 hosting 라이센싱 전략 수립시 참여 필요한 실시자에 대한 컨설팅

대학의 지적재산 정책 Stanford 대학의 TLO <발명 평가> 발명자와 협의 TLO 내부 협의 업계 전문가 접촉

Stanford 대학의 TLO 대학의 지적재산 정책 <특허 출원 여부 결정> 연구 자산으로서의 라이센싱 가능성 특허 가능성 권리행사 가능성 학교에 대한 수익창출 가능성

MIT 특허 관리의 특징 대학의 지적재산 정책 ※ MIT 의 조언: 최소한 5년 내에는 수지균형 보다 투자로 생각해야 함 - 담당자 별로 사건의 시작(발명평가)에서 종결(실시권 허여)까지 계속 수행 - 실시권자 중 10-15%가 창업회사 - MIT 특허관리의 성공요인: 명확한 규정, 간결한 프로세스, 일관된 적용 ※ MIT 의 조언: 최소한 5년 내에는 수지균형 보다 투자로 생각해야 함

MIT의 발명 평가 관련 질문 대학의 지적재산 정책 - 선행기술조사 이후에도 이 발명은 특허성이 있다고 보는가? - 만일 특허성이 있다면 라이센싱 전망이 있을 정도로 상업적 매력이 있는가? - 이 발명은 경쟁 기술에 대한 보호가 가능하도록 넓은 청구범위를 구성하고 있는가? - 만약 그와 같은 청구범위를 얻을수 있다면 로열티를 지불하고 그것을 실시하려는 사람이 있는가?

<MIT의 발명자에 대한 조사> 대학의 지적재산 정책 <MIT의 발명자에 대한 조사> - 이 발명자는 당해 분야에서 알려져 있는가? - 이 분야의 상업적 필요성을 잘 이해하고 문제가 없도록 해결한 발명인가? - 이 발명자의 이전 발명은 성공하였는가? 왜 성공하지 못하였는가? - 잠재적 특허실시계약자와의 관계는 우호적인가? - 발명자가 활동하고 있는 분야에 있어서 이 발명은 더욱 발전하고 있는가? 혹은 일시적인가?

우리나라 대학 TLO의 향후과제 대학의 지적재산 정책 직무 발명에 대한 교수들의 인식 제고 기본 특허(원천 기술) 창출 능력의 배양 유능한 기술이전 전담인력의 확보 및 육성 적극적인 특허 라이센싱으로 대학연구재원 확보의 선순환 사이클 창조

대학의 지적재산 정책 새로운 특허 관리 모델 국내 출원 후 해외 출원 검토 단계에서 외국의 라이센싱 전문기관과 제휴 - 해외 출원 타당성 검토 및 출원 관리 (외국 전문기관) - 라이센싱 수입을 일정 비율로 배분 (외국전문기관, 대학 TLO)

감사합니다. 김 · 장 법률사무소 변리사 백 만 기