특허법 제 2장 특허요건(Ⅰ) 입문편

특허실무 용어정의 출원발명 : 특허출원시 명세서에 기재한 발명 심사 끝난 후 특허를 받으면 특허발명이 됨 특허발명 : 특허를 받은 발명 (등록후 특허공보에 게재된 발명) 선행기술 : prior art/ the state of the art 출원일전에 존재하는 모든 종래기술 출원발명의 출원일전에 공개된 기술 : 공지, 공연, 반포된 발명 인용발명 또는 인용문헌 : references cited 신규성과 진보성으로 거절할 수 있는 선행기술로 출원발명 또는 특허발명과 거의 유사한 특허문헌

□ 특허요건(법 제29조) 특허를 받기 위하여 출원발명이 갖추어야 할 요건 ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 특허를 받을 수 있다. 1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령 령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 ② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각 호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

◇ 관련 법 조문(제 29조) 해설 1. 제29조 제1항 본문 출원발명은 산업에 이용할 수 있어야 한다. (산업상 이용가능성) 2. 제29조 제1항 각 호의 1 출원하기 전에 이미 알려진 기술(선행기술)이 아니어야 한다. (신규성) 3. 제29조 제2항 선행기술과 다른 것이라 하더라도 그 선행기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 없는 것이어야 한다. (진보성)

□ 특허요건 : 특허법 제29조, 제32조, 제36조 □ 소극적 요건 : 법 제 32조 특허를 받을 수 없는 발명 : 불특허사유 1. 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 발명 예 : 화폐변조기, 자살도구(자살하는 방법), 도박용 기구 2. 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 예 : 아편(마약) 흡입도구, 인체에 해로운 장난감

□ 산업상 이용가능성(Industrial application or utility) : 제 29조 제1항 본문 가. 산업 : 공업, 광업, 수산업, 농업, 교통업 등(보험업, 은행업 제외) 나. 포인트 : 반복생산이 가능하고, 산업에 유용(useful)해야 한다. 다. 예 : 하버드 대학의 마우스 특허(1988), 로셀린 연구소 돌리양 특허 줄기세포(당뇨병 치료), 토마스 에디슨의 “백열전구” 알렉산더 G. Bell의 전화기

□ 신규성(Novelty) : New or Not Copy - 제29조 제1항 제 1호, 제2호 ○ 제1호 : 출원발명이 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연 히 실시된 발명 → 신규성이 없다. - 공지 : 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태로 알려진 발명 대법원 2004. 5. 27 선고 2002후 1911 판결 - 공연 : 그 발명이 공연히 실시된 발명 대법원 2004. 3. 11. 선고 2002후 2341 판결 ○ 제2호 : 출원발명이 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게 재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명. → 신규성이 없다. - 반포된 간행물 : 화학적, 기계적으로 인쇄되어 배포된 간행물 - 대통령령 : 특허법시행령 제1조의 2(전기통신회선의 범위) : 인터넷 - 공중(the public) : 불특정 다수의 일반 국민 - 전기통신회선 : 인터넷 (사이버공간)에서 - 공개된 자료

신규성 판단의 포인트 특허청구범위의 구성요소와 동일한 구성이 선행기술(인용발명)에 모두 있으면 → 신규성이 없다고 한다. 인용발명은 1개를 선정 - "X document "라 한다. - 대법원 2002. 9.6. 선고 2000후 1689 판결 : 박사학위 논문의 공지시점) - 대법원 2004. 10.15. 선고 2003후 472 판결 : 신규성 판단 기준 - 선행기술에서 인용발명 1개 선정) 인용발명의 구성과 출원발명의 청구항의 구성요소 대비 양자의 동일성 판단 - 구성이 동일한가 여부를 판단 기준일 (출원일) 선행기술 (질레트 3중 면도기) 출원발명 (도루코 6중 면도기) [구성요소] [청구항의 구성요소]

Claim chart : 신규성 판단 기법 출원발명 (특허청구범위의 구성)과 인용발명의 구성을 대비한다. 청구항 1의 구성 인용발명의 구성 A ○ B ○ C ○ D X 청구항 1 은 신규성이 있다. 만약, 인용발명에 “ D"가 포함되면 → 청구항 1은 신규성이 없다.

□ 진보성( Inventive step) : 제29조 제2항

□ 진보성 판단의 포인트(심사 실무) ○ 사후적 고찰 금지 (콜럼버스 달걀 식 판단 배제) ○ 출원발명의 청구범위의 기재된 사항을 인용발명의 목적 · 구성 · 효과를 비교하여 판단한다. ○ 구성의 난이도, 효과의 우월성에 초점을 둔다. ○ 출원일 전에 반포된 선행기술에서 1개 내지 2개의 인용발명을 선정한다. - 진보성 판단의 인용발명 - “Y document" 라 한다. 다. 대법원 판례 - 대법원 1998. 11.6. 선고 98허 2481 판결 : 진보성 판단 기준 - 대법원 2004. 9.23. 선고 2003후 2577 판결 : 방법발명 진보성

<진보성(Inventive Step) 판단 방법> 출원발명 (도루코사 : 6중면도기) 선행기술 (인용발명) 1. 질레트 : 3중 면도기 2. 쉬크사 : 4중 면도기 STEPs (기술의 진보?) 기준점 : 출원일 (출원일 : 2007. 5. 10) 심사일 (2009. 9. 15)

Claim chart : 진보성 판단 기법 출원발명 (특허청구범위) 과 인용발명을 대비한다. 청구항 1의 구성 인용발명 1 (Y1) 인용발명 2 (Y2) A ○ ○ B ○ ○ C ○ X D X ○ 청구항 1 = Y1 + Y2 : 용이하게 결합할 수 있다.

△ 동일성 판단 : 제29조 제3항 (확대된 선원) 명세서 청구항 동일성판단 1. 출원을 심사할 때 후출원의 청구범위와 공개된 선출원의 명세서(도면 포함) 을 비교하여 판단한다. 2. 판단의 포인트 : 양 발명의 기술적 구성의 동일성 판단 - 발명의 효과도 참작한다. 3. 대법원 2004. 10. 27. 선고 2002후444 판결 : 동일성 판단 기준 선출원 (출원일 : 2004. 1. 5.) (2005. 7. 5. 공개) or (2005. 8. 20. 공고) 명세서 후출원 (출원일 : 2005. 10. 5.) 청구항 심사일 (2007. 3. 5.) 동일성판단

△ 선원주의 : 제36조 → 선출원주의 청구항 청구항 동일성판단 1. 취지 : 선출원과 후출원이 동일할 경우에 특허청에 먼저 출원발명에 대하여 특허를 준다. - 중복특허배제 2. 선원 판단의 포인트 : 양 발명의 청구범위의 구성을 비교하여 동일성 여부 를 판단한다. 3. 대법원 2000. 1. 21. 선고 97허 2576 판결 : 선원 판단 기준 선출원 (2007. 5. 10.) 청구항 후출원 (2007. 8. 10.) 청구항 심사일 (2009. 1. 20.) 동일성판단