산학협력단 구성원의 특허정보활용 및 특허출원 전략. 2/82 특허란? 특허( 特許, patent)란 지금까지 없었던 물건 또는 방법을 최초로 발명하였을 경우, 그 발명자에게 주어지는 배타적인 권리를 말함. 특허는 특허청에 출원하고, 특허청 심사관이 심사 를 하여,

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1 산학협력단 구성원의 특허정보활용 및 특허출원 전략

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3 2/82 특허란? 특허( 特許, patent)란 지금까지 없었던 물건 또는 방법을 최초로 발명하였을 경우, 그 발명자에게 주어지는 배타적인 권리를 말함. 특허는 특허청에 출원하고, 특허청 심사관이 심사 를 하여, 등록되는 일련의 절차를 거쳐 발생하며 출원일로부터 20년 동안 에서 특허권자 이외의 제 3자의 실시를 배 척할 수 있는 권리이다.

4 3/82 지식재산권 종류 지식재산권 산업재산권 특허 실용신안 디자인 상표 저작권 신 지식재산권 컴퓨터 프로그램 영업비밀 반도체 집적회로 배치 설계 출원일로부터 20년 출원일로부터 10년 등록일로부터 15년 등록일로부터 10년 사후 50년 공표후 50년 등록후 10년 → 70년 (2013년 7월2일) ↑ 갱신 가능 Intellectual property rights 知識財産權 知的財産權

5 4/82 산업재산권 (Industrial Property Right) 엔진 제어 시스템 ABS 브레이크 시스템 지능형 현가 시스템 변속기 시스템 차체 형상 의자 형상 전방 램프 형상 리어 스포일러 형상 자동차 명칭 제너시스, 그랜저, 제작사 명칭 현대, 도요타, BMW 백미러 컵홀더 자동차 도어 의자 높낮이 조정

6 5/82 글로벌 기업 간의 최종 승부는 특허, 디자인 등 지식재산에서 갈리는 시대로 진입 지식재산의 중요성 증대 * 국내 상장기업(KOSPI)의 시장가치 중 무형자산 비중은 33.6% (2005년)

7 6/82 발명은 창조(Create) 되지만, 특허는 만들어(Produce) 진다. 지식재산의 창출 R&D성과 발명 제안 핵심기술선정 발명 상담특허 출원 개량 특허특허 개발 계속 출원 (1) Idea 발상회의 (2) 법률적 접근방식 특허분석(P/M) 공백특허발굴특허 개발특허성 검토 특허 출원 ■ Creating Process 특허취득

8 7/82 Creating IP Value 1. IDEA 발상회의 (Brain Storming) ● 특정기술 선정 후 현재 기술의 문제점 및 개선점에 대한 정리 ● 각 문제점 및 개선점에 대한 극복/개선 방향(IDEA)에 대한 정리 ● 각 IDEA에 대한 특허대상여부 판단 ● 선행기술 조사 및 특허성 검토 1. 타인의 IDEA를 비평하지 말 것 2. 많은 IDEA를 내놓을 것 3. 기록할 것

9 8/82 Creating IP Value 2. 특허분석(PM) ◑ 특정기술 선정 후 선행특허에 대한 검토 ◑ 선행특허의 내용을 문제점과 해결방안으로 Mapping ◑ Map에 의해 제시된 공백기술에 대한 특허화 가능성 검토 ◑ 추가 선행기술조사에 따른 특허성 검토 선행기술조사와 특허분석은 다시 설명할 것임.

10 9/82 Creating IP Value 3. 특허 출원여부 결정시 고려사항 ◎ 기술 - 특허 등록 가능한 권리범위는? – 선행기술조사 필요 ◎ 시장 - 권리범위가 커버하는 기술의 시장 지배력은? ◎ 비용 - 권리를 활용할 때까지 소요되는 예상 비용은? ◎ 용도 - 특허 판매용인가?, License용인가? ◎ 고객 - 구매 고객 및 Licensee의 예측 및 현재와 미래 특허경쟁력을 판단하여 특허 구매 및 License할 가능성 예측. 특허출원은 하되 심사청구(5년 이내)는 뒤로 미룬다.

11 10/82 특허출원 http://www.kipo.go.kr

12 11/82 특허청 전자출원 포털사이트- 특허로

13 12/82 특허로 - 사용자 등록

14 13/82 특허출원 서류의 구성 특허법 第 42 條 ( 特許出願 ) ② 第 1 項 의 規定 에 의한 特許出 願書 에는 다음 各號 의 사항을 기재한 明細書 와 필요한 圖面 및 要約書 를 첨부하여야 한다. 1. 發明 의 名稱 2. 圖面 의 簡單 한 說明 3. 發明 의 詳細 한 說明 4. 特許請求範圍 특허출원서 첨부서류 – 명세서 발명의 명칭 도면의 간단한 설명 발명의 상세한 설명 특허청구범위 – 도면 – 요약서

15 14/82 명세서의 역할 발명의 기술적 내용을 공개하는 기술문헌 보호 받고자 하는 특허발명의 기술적 범위를 규정하 는 권리서

16 15/82 명세서 작성 순서 발명의 요지 추출 나보다 먼저 누가 그런 발명을 했는지 조사 차별되는 나만의 발명 선별 특허청구범위 설계 도면 작성, 도면 부호 지정 발명의 상세한 설명 작성 Cascade 구조의 청구범위 set 작성 요약서 작성

17 16/82 발명의 명칭 발명의 내용에 따라 간명하게 기재 개인명, 상표명, 상품의 애칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표 현의 배제 특허청구범위 나타나는 복수의 카테고리를 모두 포함하는 간단 명 료한 명칭으로 기재 청구의 대상을 명확하게 기재 보정에 의하여 특허청구범위의 카테고리가 변경되는 경우, 발명의 명칭도 이에 부합되도록 보정

18 17/82 도면의 간단한 설명 도면과 명세서를 이어주는 역할 도면 부호에 대한 설명도 붙여주는 것이 좋음 상세 설명에 넣어서 기재하면 되고, 별도로 기재하여야 하는 것은 아님.

19 18/82 발명의 상세한 설명 기술공개 목적 보호범위 ( 특허청구범위 ) 해석의 근거제공 기재요건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명을 명확하고 상세하게 기재 ( 특허법 제 42 조제 3 항 )

20 19/82 특허청구범위 기능  특허권 보호범위의 해석기준  특허 권리의 실체적 근거 기재 방법  상세한 설명에 관련 근거 기재  명확 간결  넓은 권리 범위에서 좁은 권리범위로 복수 청구항 기재

21 20/82 특허청구범위 구성 Claim Differentiation 독립항종속항 독립항은 권리 범위 가 넓지만 무효 될 가능성이 많고, 종 속항은 한정이 많을 수록 무효 될 가능 성이 작아지지만 특 허침해 주장이 어려 워짐. 특허 청구항들을 적 정한 범위를 가진 한 벌로 잘 분배하 는 것을 Claim Differentiation 이 라 함.

22 21/82 특허 출원 명세서 작성 사례

23 22/82 특허 출원 명세서 도면 ☞ 참고 사례 첨부

24 23/82 특허 출원 비용 전액면제 학생 재학증명서 10건/년 이내

25 24/82 특허출원 후 심사 흐름도

26 25/82 특허출원 심사 절차 의견서/보정서 거절이유통지 심 사 거절결정 무효심판청구 특허결정 심사청구(5년 이내) 출 원 방식심사 IPC부여 출원공개(18개월) 실체심사착수 심결(심판원) 판결(특허법원) 판결(대법원) 불복심판청구 거절이유해소 심판 / 소송 거절이유 없음 거절이유 있음 거절이유미해소거절이유미해소 권리설정등록 심사절차 재심사청구

27 26/82 특허요건 분류법조문 주체적 요건 출원인이 권리능력이 있을 것 ( 외국인은 상호주의 적용 ) §25 발명자 또는 그의 정당한 승계인의 출원일 것 §33 ① 공동권리일 경우 권리를 가진 전원이 공동으로 출원할 것 §44 객체적 요건 발명일 것 §29 본문, §2 제 1 호 산업상 이용가능성이 있을 것 §29 본문 신규한 발명일 것 ( 신규성 ) §29 ① ③④ 자명하지 않을 것 ( 진보성 ) §29 ② 공서양속을 문란하게 하거나 공중위생을 해할 염려가 없을 것 §32 남보다 먼저 출원할 것 ( 선출원 ) §36 발명을 잘 설명되도록 기재요건에 맞게 기재할 것 §42 ③ 특허청구범위 기재요건에 맞게 작성할 것 §42 ④ 절차적 요건 재외자의 경우 특허관리인에 의할 것 §5 특허청구범위 기재방식에 따라 작성할 것 §42 ⑧ 하나의 특허 출원에 넣을 수 있는 발명 범위 이내일 것 §45 기타조약 규정에 위반되지 않을 것

28 27/82 특허요건 가. 발명일 것 ☞ 자연법칙을 이용한 기술적 창작 자연법칙 자체, 수학공식, 영업방법, 악기연주법… ☞ 스스로 판단하지 말고 변리사와 상의 필요 나. 산업상 이용가능성 ☞ 산업적으로 실현 가능할 것 ※ 인체질병 치료방법 다. 신규성 (Novelty) ☞ 특허출원 전에 국내·외에서 공지·공용되거나, 반포된 간행물, 인터넷에 기재 되어 있지 않을 것. ☞ cf. Grace period(미국) : 출원일 1년 이전 자료 ☞ 신규성의제 : 출원일 1년(6개월) 이내의 논문발표 등의 사정을 예외로 함 ☞ 확대된선원 : 타인의 선출원이 나중에 공개된 경우도 간행물 기재 취급

29 28/82 라. 진보성 (non-Obviousness) ☞ 특허출원 전에 공지, 공용된 내용, 간행물, 인터넷에 기재된 내용에 의해 당업자가 용이하게 발명할 수 없을 것. ※ 당업자 : 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 마. 정당 권리자 ☞ 발명자나 그 발명의 승계인의 출원일 것 바. 선 출원 ☞ 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하는 원칙 ☞ cf. 선발명주의(미국) → 2013년 3월 16일 선출원주의로 개정 시행 ※선발명 입증을 위한 연구노트 기재 부담 감소 ☞ 같은 날 출원(특허: 협의, 상표: 추첨) 사. 명세서 기재 정도 ☞ 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서를 상세히 기재할 것 특허요건 …

30 29/82 신규성 의제 제3자의 발명 공개 행위 제품발표 제3자 특허출원 본인특허출원 X 신규성 위배로 거절 X 신규성 또는 선원 요건 위배로 거절 ☞ 공개일로부터 12개월(한미 FTA 발효 전 6개월) 내에 공지 예외 주장 특허출원 가능 ※ 자기 제품 소개 발표 등에 대하여 각각 공지 예외주장을 해야 함. 제3자의 발명공개 행위는 내 소개 발표를 보고 한 것이라고 나중에 입증해야 함. ☞ 조약 우선권에 의해 기간이 + 1년 연장되는 것이 아님 ※ 논문 발표 후 6개월 이내에 일본에 출원 해야 함. ※ 미국의 경우 일률적으로 1년의 Grace Period를 둠. ☞ 유럽, 중국에서는 거의(박람회 출품) 인정하지 않음. 모인 출원 또는 인용이라고 본인이 입증 하지 못하면 12개월 제3자 특허출원 공개

31 30/82 국내 우선권 제1출원 : A 12개월 제2출원 : A, A+B 해외출원 PCT 출원 A 동일출원인 12개월 이내 제3자의 A 발명 특허출원 또는 공개 X 제3자의 A+B 발명 특허출원 또는 공개 O 우선권이 주장되어야 함

32 31/82 해외특허출원 전통적인 출원방법 ( 파리조약 ) PCT 에 의한 출원방법

33 32/82 파리조약에 의한 출원절차 특허 1년이내 특허

34 33/82 PCT조약에 의한 출원절차 30개월이내 특허 PCT 출원 특허 30개월이내 특허 WIPO

35 34/82 특허 인큐베이션 미국 발명가 한국 발명가 주 시장 언어장벽 비용장벽 인식장벽 경험부족 특허의 주 시장은 미국이다 발명 능력은 한국이나 미국 의 차이가 없다. 미국 발명가에 비하여 한국 발명가는 핸디캡을 안고 있다. 시장과 멀다는 것이다.

36 35/82 Invention Capital의 역할 IP 보육자기업체 해외특허 획득이 가능한 발명 ( 특허출원 ) 분쟁에 사용할 해외 등록 특허 특허이전 대가 (무조건) 발명 위탁 대가 (성공조건) 발명 이전 대가 국내 발명가

37 36/82 창의자본 - ID

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40 39/82 IP Cube Partners [소개자료 원용]

41 40/82 특허정보 개요 새로운 과학기술지식의 75% 가 특허문헌을 통 하여 공개됨 ( 독일 Max Planck 연구소, 1997) 국가연구개발 PROJECT 의 70% 가 유사 선행 기술 존재 ( 특허청 조사결과, 2004) 국가연구개발비의 75% 를 공공연구기관이 사 용 ( 특허청 조사결과, 2003 년 )

42 41/82 특허정보조사의 필요성 기술개발의 기초 자료 입수  기술개발 동향파악, 선행기술 자료입수 특허획득 가능성 사전 확인  중복투자방지, 특허획득에 소요되는 시간 및 경비절감 특허분쟁에 대처  회피설계, 우회발명  개발 전 협의를 통한 라이센싱

43 42/82 특허정보의 특징 정보의 수집 및 자료입수가 용이 세계적으로 통일된 분류체계 통일된 기재양식 광범위한 기술분야 구체적으로 서술된 기술내용 최신기술의 공개

44 43/82 특허조사를 위한 준비 특허정보 검색 성공 기술이 어떻게 분류되는지 알아야 함. - IPC 국제분류 체계를 활용함. 각국의 특허 문헌의 형태를 이해하여야 함. - PCT 의 국제조사 보고서 형태 등 기술이 어떻게 발전하고 있는지 알아야 함. - 기술을 이해하여야 효과적인 검색을 할 수 있음. 용어 사용의 다양성 이해 - 천지인 발명에는 천지인이라는 용어가 나오지 않음. DB 의 속성 이해 - 자료범위, 갱신주기, 연산자

45 44/82 특허검색 서비스 http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl 일본특허 일본특허청 IPDL http://ep.espacenet.com 세계특허 유럽특허청 Espacenet http://www.uspto.gov/patft 미국특허 미국특허청 USPTO http://www.kipris.or.kr 한국특허 한국특허정보원 KIPRIS URL 주요정보 제공기관 DB 명 http://www.micropatent.com 미국, 일본 (PAJ), 유럽,PCT, 영국 MicroPatent http://www.patent.ne.jp 일본특허 ( 공개, 등록, 공표, 기보 ) NRI http://www.delphion.com 미국, 일본 (PAJ), 유럽, 독일,WPI 델피온 http://search.wips.co.kr/ 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국,PCT 윕스 URL 주요정보 DB 명 무료 DB 유료 DB

46 45/82 Keyword 검색 누락건과 Noise 간의 조절 적절한 검색필드의 조합을 통한 효율적 검색전략 필요 α error β error (Noise) 관련관련 무관무관 관련무관 실제실제 검색 결과 α error β error 관련관련 무관무관 관련무관 실제실제 검색 결과

47 46/82 Keyword 표현의 다양성 축약형 표현 형태적 표현 기능적 표현 묘사적 표현 외래어 표현 의도적 비표준 표현 키워드 표현의 다양성

48 47/82 Keyword 선정 발명을 대표할 수 있는 Keyword 의 선정  발명의 필수구성요소, 기술적 주제어 등 지나치게 일반적인 용어의 선택은 지양 구성적 요소와 기능적 / 묘사적 표현의 적절한 조합 키워드의 확장  선정된 Keyword 의 동의어, 유사어, 유의어, 외래어표기, 단복 수, 변화형, 하이폰 (-) 연결 등을 고려

49 48/82 검색식 (Keyword 조합 ) 구성 논리연산자 : AND, OR, NOT 인접연산자 : ADJ, NEAR 절단자 : *, ? 구문검색 : “Heat Pump” 연산자 활용

50 49/82 검색필드 활용 기술내용 한정필드  발명의 명칭 (Title), 요약 (Abstract), 특허청구범위 (Claim) 등 기술범위 한정필드  IPC, UPC, FI, F-Term 특허권리 한정필드  출원인, 발명자, 출원인 국적, 우선권, 등록일, 등록권리자 등

51 50/82 특허정보검색

52 51/82 유료검색사이트 – WIPS 검색방법선택 검색국가선 택 공개 / 등록선택 검색범위선택 구분연산자사용예 ANDand 레이저 and 포인터 ORor 핸드폰 or 휴대폰 : 스페이스로도 사용 가능 NOTnot 레이저 and 포인터 not 펜 인접연산자 ADJ[n] 레이저 ADJ2 포인터 레이저와 포인터 사이에 순서대로 두 단어 거리 이내의 문헌 검색 NEAR[n] 레이저 NEAR2 포인터 레이저와 포인터 사이에 순서관계 없이 두 단어 거리 이내의 문헌 검색 절단기호 * 반도 * : 글자수와 상관없이 반도가 포함되는 문헌 검색 ? 반도 ? : ? 의 갯수에 해당하는 글자가 포함되는 문헌 검색

53 52/82 WIPS – 필드 검색

54 53/82 WIPS – 키워드 검색 사례 (wireless or cordless or contactless or contact-less or inducti* or resonan* or 무선 or 무접점 or 유도 or 자기유도 or 공진 or 자기공진 ) and (charg* or 충전 ) and (cellul* or mobile or portable or handheld or notebook or smart or cellphone or smartphone or terminal or 휴대 or 휴대폰 or 핸드폰 or 노트북 or 스마트폰 or 단말 *) 스마트폰 무선충전 특허

55 54/82 WIPS – 키워드 검색 사례

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59 58/82 특허정보조사 유의사항 대상기술에 대한 명확한 이해 특허문헌에 대한 이해 데이터베이스에 대한 이해 적절한 연산자 사용능력 배양 다양한 검색필드에 대한 이해 획일적 조사방법의 지양 다중검색에 의한 모집단 구성

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61 60/82 특허분석 특허정보분석 특허분석 ≠ 하나의 특허를 다각도로 분석하는 것 다수의 특허를 무더기로 분석하는 것 ☞ 별도 자료 첨부

62 61/82 특허 분석 방법 ■ 특허의 상세 기술 비교 1 ① 비교의 대상 - 침해제품 ( 물품 ) 또는 프로세스 ( 방법 ) 와 특허 ( 문서 ) 를 비교 - 선행자료 ( 문서 등 ) 와 특허 ( 문서 ) 를 비교 ② 비교대상 특허는 그 특허명세서의 특허청구범위 ③ 비교방법 (All Element Rule) 물품과 특허청구범위의 모든 구성요소를 일대일로 대비 특허청구범위 (a) 엉덩이를 걸치기 위한 밑판과, (b) 상기 밑판에 부착되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리와, (c) 상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 밑판 위에 앉은 사람의 등을 지지하는 뒷판 을 포함하는 의자 특허청구범위 도식화

63 62/82 특허 분석 방법 ■ 대상특허와 실시제품의 상세 기술 비교 2 제품 1 제품 2 제품 3 문언적 침해 균등론적 침해 침해 X 특허

64 63/82 특허 분석 방법 ■ 대상 특허의 선행 기술 조사 선행기술 1 선행기술 2 신규성 무효 진보성 무효 유효 선행기술 3 대상 특허

65 64/82 선진 기업은 강한 지식재산을 무기로 시장을 선점하고 지재권 분쟁을 통하여 시장에서 우월적 지위 유지 전략 구사 지식재산 분쟁의 격화

66 65/82 지식재산권 제도 영역 저작권영업비밀 지식재산권 산업재산권 Patent(미국) 특허 트레이드 드레스 상표디자인

67 66/82 스마트폰 특허전쟁 현재는 치열한 특허, 디자인권 전쟁 중 스마트폰 특허 전쟁 M&A를 통해 획득한 특허(모토로라 17,000건, 노텔 6,000건)를 활용한 특허 수익사업 예상 메인칩, 메모리, 액정 (아이폰) ($85억) 스마트폰 (넥서스) 안드로이드 OS (갤럭시) 윈도폰 OS (옴니아) $45억 $125억 특허 디자인 도용 ($10.5억)

68 67/82 LTE 스마트 폰

69 68/82 기업의 지식재산 분쟁 대응 방식 상대 제품에 대한 공격 비침해 주장을 통한 방어 Claim/Sue에 대한 대응전략 Cross-Licensing 유도 - 상대방도 내 특허를 침해 했으므로 서로 상쇄하자는 제안 특허 무효 주장 : 선행자료 제시를 통하여 특허가 애초 에 무효였다고 주장 비 침해 주장 : 특허와 제품 이 서로 다르다고 주장 ※ 회피설계 : 다르게 만드 는 것 거래관계를 이용한 협상 - 상대방 제품의 불매 위협 - 상대방에 대한 부품 공급 중단 위협

70 69/82 애플- 삼성 특허전쟁 독일 영국 프랑스 네덜란드 이태리 한국 일본 호주 미국 산호세 NDCA 미국 워싱턴 DC ITC 9개국 50여건 소송 편파 판정 인가 ?????

71 70/82 산호세 법원 배심원 평결 (‘381특허) Bounce Back 특허 스크롤 Bounce Back 포함

72 71/82 산호세 법원 배심원 평결 (‘915특허) Finger to Zoom 특허 Finger scrolling 포함 입력에 따라 Scroll 인지 Zoom인지 판단

73 72/82 산호세 법원 배심원 평결 (‘163특허) Tap to Zoom 특허 Zoom Tap

74 73/82 산호세 법원 배심원 평결 (기타) Edge to Edge Glass 갤럭시S2 는 비침해 홈 버튼, 둥근 코너 아이콘들과 그 배열 태블릿 PC의 Edge to Edge Glass 갤럭시 Tab 비침해 일부 침해, 대부분 비침해 + 상표등록 3,470,983 미등록 Trade Dress Trade Dress Design Patent $1,049,393,540 약 1 조 2 천억원

75 74/82 전쟁의 결말은? 삼성의 미국 시장 포기 아시아, 유럽 시장 공략 2000 년대 1 등 노키아도 미국 에서는 4 등 이었음. 계속되는 전쟁 Copycat 이미지를 벗기 위한 노력 계속 UI 특허 확보 경쟁 표준특허 확보 보다는 기능 특 허 위주로 전환

76 75/82 전쟁의 결말은?

77 76/82 특허전쟁 시대 특허제도의 문제점  특허제도가 기술혁신을 가로막는다.  애플이전의 기술로 다른 사람이 애플의 특허 기술을 만들어 내 는 데에는 특허 기간 20 년이 걸리지 않을 것이다.  단지 선점하였다는 것 만으로 ( 미지근한 발명에 ) 막대한 독점 권을 주는 것은 불합리하다. 새로운 보호무역  WTO, FTA 체제로 인하여 자국 산업 보호가 어려워 지고 있는 상황에서 특허가 보호무역주의의 방편으로 사용됨. ☞ 애플 특허 같은 것을 발명해 내면 돈이 됩니다.

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