심사관이 꼭 짚고 넘어갈 특허요건 판례소개 - 특허심사판례 150선(특허심사2국 집필) 중에서 -

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1 심사관이 꼭 짚고 넘어갈 특허요건 판례소개 - 특허심사판례 150선(특허심사2국 집필) 중에서 -
심사관이 꼭 짚고 넘어갈 특허요건 판례소개 - 특허심사판례 150선(특허심사2국 집필) 중에서 - (수) 고분자섬유심사과 김은희

2 특허심사판례 150선 추진배경 방대한 판례 중 심사관이 심사에 참조할 만한 것을 쉽게 찾을 수 있도록 중요한 판례를 정리하여 책자 발간 구성 특허심사에 유용한 판례 50개(I편) 이견이 있거나 변경되어 유의해야 할 판례 100개(II편) TF 구성원 신동환서기관(가공시스템) , 이현홍심사관(정밀부품), 박성호서기관(반도체), 강형석심사관(반도체), 이숙주서기관(고분자섬유), 김은희심사관(고분자섬유), 문남두심사관(컴퓨터시스템), 신영신심사관(약품화학), 김종권심사관(통신네트워크)

3 쟁점별 유용 판례 및 이견판례 이견 및 변경 판례 50개(5) 유용판례 100개
발명의 성립성 및 산업상 이용가능성 : 11개(4) 신규성 및 진보성 : 39개(7) 선원 및 확대된 선원 : 6개(2) 명세서 기재불비 : 17개(2) 보정 및 절차 위법 : 15개 기타 : 12개

4 목차 산업상 이용가능성 판단시점 의료행위발명의 산업상 이용가능성 학위논문의 공지시점
대법원 선고 2001후2801 판결 1 의료행위발명의 산업상 이용가능성 대법원 확정 2005후1936 판결 2 학위논문의 공지시점 대법원 선고 2000후1689 판결 3 이것은 개요 슬라이드의 또 다른 옵션입니다.

5 산업상 이용가능성 판단시점 대법원 선고 2001후2801 판결(유용, 이견판례)

6 [배경] 청구항: 이디오타입 펄스된 수지상 세포
심사관(원결정유지): 수지상 세포를 인체에 적용하는 경우 조직 부적합성을 최소화하기 위 해 인체로부터 분리된 수지상 세포를 사용하여야 할 것이고, 이러한 수지상 세포는 이미 배 출된 것을 사용하는 것이 아니라 비장으로부터 외과적 수술에 의해서만 얻을 수 있음 ->인체를 발명의 구성요건으로 함->산업상 이용가능성 없음 청구인주장: 인체 비장의 수지상 세포 자체가 아니라, 시험관 내에서 처리된 수지상 세포에 관한 발명임, 인체로부터 이미 채취되거나 제거된 물을 원료로 하고 있음 심판원(기각): 수지상 세포는 생체 내부 장기(비장)으로부터 적출 ->외과적 수술 반드시 동반, 동물로 한정되지 않아 사람을 포함한 포유동물의 수지상 세포 특허법원(심결취소): 수지상 세포를 혈액으로부터 얻는 방법이 출원일 이전에 공지되어 있 음(소량밖에 얻기 어려워 비장으로부터 얻는 것이 일반적)->의학기술의 발전에 따라 장래에 혈액으로부터 필요한 양의 수지상 세포 얻을 수 있음->인체의 비장으로부터 얻는 것으로 한 정 해석할 필요 없음// 수지상 세포는 물의 발명이므로 의료행위에 해당되지 않는바 반드시 신체의 자유를 비인도적으로 구속한다고 볼 수 없음

7 산업상 이용가능성 판단시점 2001후2801 [판시사항] 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으 로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업 상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명 의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로 소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라 할 것인바, (중략) 결국 이 사건 출원발명의 출원일 당 시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하 여 이 사건 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용 가능성이 있다고 보기는 어렵다 할 것이다.

8 [판례해설] 혈액으로부터 수지상 세포를 분리해내는 기술 출원 당시의 기술수준으로는 곤란 출원 이후 기술의 발전에 의해서만 가능
산업상 이용가능성 판단시점 2001후2801 [판례해설] 혈액으로부터 수지상 세포를 분리해내는 기술 출원 당시의 기술수준으로는 곤란 출원 이후 기술의 발전에 의해서만 가능 출원 당시-> 산업상 이용 가능성 없음

9 [의미] 특허출원된 발명의 산업상 이용가능성과 산업적 실시화는 별개 산업적 실시화->장래에 있어도 좋으나
산업상 이용가능성 판단시점 2001후2801 [의미] 특허출원된 발명의 산업상 이용가능성과 산업적 실시화는 별개 산업적 실시화->장래에 있어도 좋으나 산업상 이용가능성->출원 당시에 만족하여야 함 산업적 실시가 장래에 가능하다고 하기 위해서는 상당한 정도의 확실한 근거를 가지고 있어야지 장래의 기술발전에 따라 가능할 것이라는 식의 막연한 전망만으로는 부족

10 [이견] 특허법의 목적: 발명을 보호∙장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지하는 것
산업상 이용가능성 판단시점 2001후2801 [이견] 특허법의 목적: 발명을 보호∙장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지하는 것 산업상 이용 가능성: 산업상 이용이 불가능한 것을 제외하는 것으로만 해석할 뿐, 그 발명이 산업상 실제로 이용되어야 한다거나 즉시 이용되는 것이어야 한다고 한정 해석할 필요없음 이용가능성이 있으면 출원 당시에는 비록 산업적으로 이용되지 않고 그 발명이 현실화되기 위해 다른 기술분야의 발전을 기다려야 하더라도 산업상 이용 가능성 자체는 인정될 수 있음 단지 발명이 현실화되기 위해 시일이 걸린다는 이유로 산업상 이용 가능성 자체가 없다고 보면 안됨 Cf. 이종일, 특허법 제3판, 한빛지적소유권센터, 1999, 150면 길등행삭, YOU ME 특허법률사무소 역, “특허법개설” (제13판), 2000, 대광서림, 97면)

11 의료행위발명의 산업상 이용가능성 특허법원 2005. 6. 23. 선고 2004허7142 대법원 2006. 8. 25. 확정
의료행위발명의 산업상 이용가능성 특허법원 선고 2004허7142 대법원 확정 2005후1936 판결(유용, 이견판례)

12 [배경] 청구항: 편작온구기를 사용한 경혈치료전 기, 혈 소통방법
심사관(원결정유지): 사람을 치료하는 방법(사람의 치료를 위한 예비적 처치방법, 건강상태를 유지하기 위해서 처치하는 방법에 관한 것도 포함) ->산업상 이용가능성 없음 청구인주장: 물리적 힘이 가해지는 치료방법이 아니라 인간의 몸에 흐르는 기가 탈없이 흐르도록 하기 위한 것->산업부분별 심사기준 어디에도 위배되지 않음 심판원(기각): 온구기 사용시 경혈부위에 따른 시구 순서와 시구시의 몸의 자세에 관한 사항과 시구시 환자들의 태도 등을 관찰하여 시구의 지속여부를 결정하는 등에 관한 사항으로 구성됨->전문가에 의하여 행할 수 있는 사람의 질병을 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위, 인체를 필수 구성요소로 함->산업상 이용가능성 없음 특허법원(기각): 환자의 몸에 원활한 기혈 소통을 이루고자 하는 목적, 사용방법의 전문적인 구성, 질병의 치료효과->인간의 질병을 치료하는 방법이거나, 적어도 치료를 위한 예비적 처치방법이나 건강상태를 유지하기 위하여 처치를 하는 방법에 해당->굳이 의사나 한의사와 같은 전문가에 의하여 행하여질 필요가 없을 정도로 시행이 용이하고 안전성이 확보되었다는 등 원고의 나머지 주장에 불구하고 산업상 이용가능성 없음

13 의료행위발명의 산업상 이용가능성 2005후1936 [판시사항] 2004허7142 인간을 수술하거나, 치료하거나, 또는 진단하는 방법의 발명은 산 업상 이용 가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고, 사람 을 치료하는 방법에는 치료를 위한 예비적 처치방법이나 건강상태 를 유지하기 위하여 처치를 하는 방법이 모두 포함된다. 2005후1936 인간의 질병을 치료하는 방법이거나 적어도 치료를 위한 예비적 처치방법 또는 건강상태를 유지하기 위한 처치방법에 해당하여 산 업상 이용가능성이 없어 특허를 받을 수 없다는 취지로 판단하였 음은 정당한 것으로 수긍이 가고

14 [판례해설] 출원발명의 편작온구기 환자의 몸에 원활한 기혈의 소통을 이루도록 하여 다양한 질병에 대한 치료적 효과
의료행위발명의 산업상 이용가능성 2005후1936 [판례해설] 출원발명의 편작온구기 환자의 몸에 원활한 기혈의 소통을 이루도록 하여 다양한 질병에 대한 치료적 효과 편작온구기를 사용한 경혈치료전 기․혈 소통방법 치료를 위한 예비적 처치방법이나 건강상태를 유지하기 위하여 처치를 하는 방법에 해당 사람을 치료하는 방법(의료행위)에 해당 산업상 이용가능성 없음

15 의료행위발명의 산업상 이용가능성 90후250 관련판례 대법원 선고 90후250 판결

16 의료행위 발명이 특허의 대상이 될 수 없는 주된 이유
의료행위발명의 산업상 이용가능성 90후250 90후250 판결 [판시사항] 특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로 서 신규성, 진보성이 있는 것은 특허를 받을 수 있도록 규 정하고 있는바, 인간을 수술하거나, 치료하거나, 또는 진단 하는 방법의 발명은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고 [판례해설] 의료행위 발명이 특허의 대상이 될 수 없는 주된 이유 인간의 생명이나 건강을 유지, 회복하기 위한 방법에 관하여 배타적, 독점적 지위를 부여함으로써 치료, 진단, 질병 예방 행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문

17 [이견] 의료행위와 관련된 발명에 특허성을 부여할 것인가?
2005후1936 판결/90후250 판결 [이견] 의료행위와 관련된 발명에 특허성을 부여할 것인가? 인간이 최신 의료기술의 도움을 받아 건강한 삶을 누려야한다(인도 적 필요) vs. 독점권(특허)을 부여하여 새로운 의료기술의 개발을 촉 진한다(현실적 필요) » 조화 고려 필요 편작온구기는 굳이 의사나 한의사와 같은 전문가에 의하여 행하여 질 필요가 없을 정도로 시행이 용이하고 안전성이 확보됨 사용자의 단순한 이용행위라고 보아도 될 것이고, 산업상 이용가능 성이 있는 것으로 해석하는 것이 더 합리적임 Cf. 의료방법과 특허, 제 쪽, 김병일. 개정판 특허판례연구, 의료행위 관련 발명의 특허성, 제52-62쪽, 김기영

18 [주의사항] 임상적 판단을 포함하지 않는 진단관련 방법 의료기기의 작동방법 의료기기를 이용한 측정방법 등은
2005후1936 판결/90후250 판결 [주의사항] 임상적 판단을 포함하지 않는 진단관련 방법 의료기기의 작동방법 의료기기를 이용한 측정방법 등은 의료행위 발명에 해당하지 않아 산업상 이용가능성이 있음 Cf. 특허청, 생명공학분야 심사실무가이드, 2012, 9~10면

19 학위논문의 공지시점 대법원 선고 2000후1689 판결

20 [배경] 특허출원일(1984.8.10.) 신규성 부정의 학위논문:출원일 이전에 도서관 입고(무효) 학위논문 입고일자 확인자료
* 입고 1) 양 당사자: “도서가 열람 가능한 상태에 놓인 것” 2) 심판원: ”도서가 도서관에 들어오는 것” [배경] 특허출원일( ) 신규성 부정의 학위논문:출원일 이전에 도서관 입고(무효) 학위논문 입고일자 확인자료 1) 국회도서관: 입고(도서등록인 사본), 일반공중에게 열람가능시기 확인불가 2) 연세대학교 도서관: ~5.2. 등록, 입고 3) 호서대학교 도서관: 입고

21 ※ 도서입고절차(98당534) 도서관 입고->도서등록->도서분류->대출가능, 서고진열(상당시일)
예) 연세대학교 중앙도서관 증거자료 ~5.2. 도서등록 후 열람실에 진열 이건 학위논문이 도서등록의 형태로 입고되었다고 바로 일반 공중이 열람가능한 상태에 놓인다고 단정할 수 없고, 또 이건 학위논문이 적어도 이를 도서 등록한 국회 도서관 직원들에게는 열람가능한 상태 에 놓여졌다고는 하나, 이는 극히 한정된 도서관 직원들에게 열람 가능 한 상태에 놓여진 것이므로 일반 공중에게 열람가능한 상태에 놓여지 는 것을 말하는 "반포"라고 할 수 없다. 심판원: 입고시기 ≠ 반포시기 (신규성 부정 자료 아님)

22 ※ 도서입고절차(99허5418) 도서관 반입->도서등록->도서분류표->대출가능
반입된 도서는 등록시에 이미 관리될 수 있는 고유번호를 부여받은 것 이고 최초등록절차를 마치면 비록 서가에 진열하지 않았어도 적극적 관심을 가지는 사람의 요청이 있을 경우 그 도서의 반입 여부 및 그 내용의 확인이 허용될 수 있다. 따라서, 학위논문의 경우에도 일반 신규 도서와 마찬가지로 도서관에 등록된 때에 이미 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태라 놓인 것이라 할 수 있으며 이 때 일반 공중에게 반포된 것 이라고 보는 것이 타당하다. 특허법원: 등록시기=반포시기(신규성 부정 자료)

23 관련판례 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결 박사학위논문은 …,
그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 인쇄시나 대학원 당국에의 제출시 또는 논문심사 위원회에서의 인준시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다.

24 [판시사항] ‘반포’된 간행물은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물
학위논문의 공지시점 2000후1689 판결 [판시사항] ‘반포’된 간행물은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물 학위논문은 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열) 되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고 (대법원 선고 95후19 판결 참조), 위와 같은 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재내용이 공지로 되는 것은 아니라고 할 것이며,

25 학위논문의 공지시점 2000후1689 판결 [판례해설] 상기 판결은 95후19 판결을 인용하면서도 ‘입고’를 ‘입 고(서가에 진열)’로 변경하여 서가 진열시에 공지된 것 으로 보고 있다. 즉, 학위논문의 경우 공공도서관 또는 대학도서관의 서가에 진열되어야만 비로소 불특정 다수인에게 배포된 것이라고 할 수 있으므로 학위논문의 공지시기는 도서관에 등록된 시점이 아닌 서가에 진열된 시기로 보아야 한다는 것으로 보는 것이다.

26 참고판례 2009.11.27. 선고 2009허4872 판결 구 실용신안법 중의 실용신안등록원부 및 서류의 열람 또는 복사의
신청이 있더라도 ‘등록공고되지 아니한’ 실용신안등록출원에 관한 서류에 대해서는 특허청장이 이를 허가하지 아니할 수 있다로 규정하고 있더라도 이는 등록공고 이전에는 특허청장의 재량에 따라 일정한 경우 실용신안에 관한 서류의 열람, 복사 등을 제한할 수도 있다는 의미에 불과할 뿐이므로 이러한 규정만으로는 불특정 다수인이 설정등록된 고안의 내용을 인식할 수 있는 상태에 있지 않다고 할 수는 없다고 판시 하여 등록시를 불특정 다수의 일반 공중이 인식된 상태라고 보면서 비교대상고안들의 공지시점을 등록공고일이 아니라 등록일로 보았다

27 [이견] 반포 : ‘일반 공중’이 인식할 수 있는 상태 공지 : 비밀유지의무가 없는 자가 인식할 수 있는 상태
95후19 판결/2000후1689 판결 [이견] 반포 : ‘일반 공중’이 인식할 수 있는 상태 공지 : 비밀유지의무가 없는 자가 인식할 수 있는 상태 도서관 : 반입된 도서를 공개할 목적을 가지며, 특별한 사정이 없는 한 비밀유지의무가 없음 학위논문이 도서관에 입고된 시기-> 공지 학위논문이 서가에 진열된 시기-> 반포

28 정리 산업상 이용가능성 판단시점 의료행위발명의 산업상 이용가능성 학위논문의 공지시점 출원 당시 실시가능? 1
치료를 위한 예비적 처치, 건강상태유지를 위한 처치방법? 2 학위논문의 공지시점 도서관 등록일? 서가 진열일? 3 이것은 개요 슬라이드의 또 다른 옵션입니다.

29 감사합니다.