특허의 정정 요건 디스플레이 심사팀 정 두 한 심사관.

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1 특허의 정정 요건 디스플레이 심사팀 정 두 한 심사관

2 - 목 차 - 정정제도의 의의 - 일반론, 보정, 특허청구항의 일부의 포기 정정제도의 요건 - 정정할 수 있는 사항, 신규사항추가금지, 정정의 제한 정정심판의 청구 및 심리

3 정정제도의 의의(1) 특허법은 특허권자가 특허권 설정 등록 후 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있도록 하고 있다. (특허법 제136조 제1항) 정정제도는 특허청구범위가 지나치게 광범위하거나 명세서나 도면에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재가 있는 등 특허의 일부에 흠이 있어 그 특허 등록이 무효가 되거나 그 특허권의 행사에 제약을 받게 될 우려가 있을 때 특허권자가 아무런 조치를 취하지 못한다면 발명을 보호, 장려하고 그 이용을 도모하는 특허제도의 취지에 비추어 특허권자의 이익보호가 충분하지 아니하다는 점에 기하여 인정된 것이다. 다른 한편으로는 명세서나 도면에 잘못이 있거나 그 기재내용이 불분명하여 특허발명의 유, 무효가 문제되거나 권리범위가 애매모호한 특허 발명을 그대로 두거나 무효심판 청구제도만으로 해결하도록 하는 것은 제3자에게도 바람직하지 않다. 그러나, 특허가 설정 등록된 후의 명세서는 일종의 권리 문서이므로 그 내용을 함부로 변경하여서는 아니 된다. 다만, 설정 등록에 의하여 특허권의 내용이 확정된 후 명세서 또는 도면을 정정하여 특허권의 폭을 넓힌다거나 변경하도록 한다면 그 명세서나 도면을 신뢰한 그 분야 산업 종사자나 그 특허발명 후 출원인 등 제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 되어 법적 안정성을 해친다. 이에 따라 특허권자와 제3자의 이익을 적정하게 조절하는 선에서 특허법은 명세서 또는 도면의 기재 범위 내에서 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화에 한정하여 정정을 허용하되, 특허청구범위를 실질적으로 확장, 변경하는 것을 금하고 정정된 특허 청구범위가 특허 요건을 구비할 것을 요하도록 하고 있다. 이러한 정정은 독립한 정정심판뿐만 아니라 특허이의신청, 특허무효심판 및 정정무효심판의 절차 내에서 정정청구의 형식으로 명세서나 도면을 정정할 수 있다.

4 정정제도의 의의(2) - 관련제도 (보정 및 특허청구항의 일부포기) 가. 보정
특허법은 선출원주의 아래에서 출원을 서두르다가 발생할 수 있는 명세서의 부실이나 출원시에는 스스로 완전하다고 판단한 명세서나 도면이라도 심사과정에서 흠결이 드러나는 경우에 출원 후 명세서 또는 도면을 보정할 기회를 주고 있다. 출원인은 (1)거절이유의 통지를 받지 아니한 동안에는 심사관이 특허결정등본을 송달하기 전까지, (2)거절이유의 통지를 최초로 받거나 제2호의 거절이유가 아닌 거절이유통지를 받은 경우(제1호) 및 제1호의 거절이유통지에 대한 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우(제2호)에는 각 당해 거절이유통지에 의한 의견서 제출기간 이내, (3) 특허출원에 대하여 거절결정이 내려지고, 그 거절결정에 불복하여 심판청구를 하는 경우에는 그 심판의 청구일부터 30일 이내에 한하여 보정할 수 있다. 최후거절이유 통지를 받거나 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 경우의 특허청구범위에 대한 보정은 특허청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정 또는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 할 수 있다. (특허법 제47조제3항) 또한 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에는 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 할 수 있다. 최후의 거절이유 통지 또는 거절결정에 대한 불복심판의 청구 후의 하는 경우의 보정은 명세서 또는 도면의 보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하여야 하고, 보정 후 특허청구범위의 기재된 사항이 특허출원 한 때에 특허를 받을 수 있어야 한다. (특허법 제47조제4항) 자진보정기간 및 최초거절이유 통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 신규사항이 추가된 경우에는 그 보정을 각하할 것이 아니라 특허법 제62조제5호, 제63조 본문의 규정에 따라 거절이유를 통지한다. 거절이유를 통지한 후 지정된 기간 이내에 거절이유를 해소하지 못한 경우에는 거절결정을 한다. 최후의 거절이유 통지에 대한 의견서 제출기간 이내에 행한 보정이 신규사항을 추가하거나, 특허청구범위의 감축, 잘못된기재의 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우가 아니거나, 명세서 또는 도면의 보정이 특허청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하거나, 보정후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허요건을 충족하지 못하는 경우에는 결정으로 보정을 각하한다. 심사관은 보정각하와 동시에 보정전의 명세서로 심사하여 특허결정 또는 거절결정을 한다. 이 보정각하 결정에 대하여는 불복할 수 없으나, 특허거절결정에 대한 불복심판을 제기하는 경우에는 그 심판절차에서 보정의 적법 여부를 다툴 수 있다.

5 정정제도의 의의(3) - 관련제도 (보정 및 특허청구항의 일부포기)
명세서 또는 도면의 보정이 신규사항 추가금지에 해당하는 경우에 이를 적법하다고 보아 이를 특허가 부여된 경우에는 특허이의 및 특허등록의 무효의 이유로 된다. 그러나, 최후거절의이유 통지에 대한 의견서 제출기간 이내 및 거절결정에 대한 불복심판 청구시의 보정이 신규사항 추가금지 외의 다른 제한을 벗어난 경우, 즉 특허법 제47조제3항, 제4항에 위반한 보정에 대하여는 이를 이유로 특허출원의 거절, 특허이의 및 특허등록무효의 이유로 삼을 수 없다. 다만, 특허법 제47조제4항제2호의 특허요건의 충족 위반의 경우에는 출원된 특허 또는 등록된 특허 자체의 특허요건의 흠결을 이유로 거절되거나 특허이의 및 특허동록무효의 이유로 될 것이다. 나. 특허청구항의 일부의 포기 특허권은 포기할 수 있다. 권리의 포기는 특허권을 소멸시키는 의사표시로 성립하는 단독행위이다. 특허청구범위에 2이상의 청구항이 기재된 특허에 대하여는 청구항마다 특허권이 있는 것으로 보기 때문에 청구항마다 포기하는 것이 가능하다. 포기의 경우에는 특허권말소등록이 되지 않으면 특허권은 소멸하지 않는다. 특허권의 포기가 있는 때에는 특허권의 포기시점부터 권리가 소멸한 것으로 본다.

6 정정제도의 요건(1) -정정 할 수 있는 사항 가. 특허청구범위를 감축하는 경우
- 택일적 구성요소의 삭제 예) A 또는 B에서 A 나 B 중 어느 하나의 삭제 - 상위개념으로부터 하위개념으로 변경 예) Metal을 Al 변경, 단 신규사항추가 유의 - 구성요소의 직렬적 부가 예) A+B에서 A+B+C - 수치한정에 의한 범위의 감축 - 여러 개의 청구항 중 일부 청구항의 삭제 - 특허청구범위 기재 자체를 변경함이 없이 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 감축하여 특허청구범위를 실질적으로 감축 대법원 선고 99후2815 판결 “반사기의 피벗 지지 운동을 위해 회전 가능하게 지지된 회전부재” (단순히 반사기가 회전부재에 의해 지지되어 있다고 기재하여 어느 부분이 지지되는가 불명확) “반사기의 일단이 피벗가능하게 지지되어 있는 회전부” (반사기의 일단이 지지 되어 있는 것으로 명확하게 기재)

7 정정제도의 요건(2) -정정 할 수 있는 사항 나. 잘못된 기재를 정정하는 경우
명세서 또는 도면 중의 기재내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 볼 때 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정하는 것을 의미한다. 대법원 선고 75후5판결 “지경사4본과 파일경사 8본” “지경사4본과 파일경사 4본” (파일경사의 수가 반으로 줄어 지경사 대 파일경사의 비율이 1:2에서 1:1로 되어 그 구조가 다르고 작용효과도 다르게 됨.) 대법원은 등록실용신안의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있이 정정허가심판에 해당하는 오기가 있다 하더라도 그 오기의 정정으로 인하여 등록청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 경우에는 정정을 허가할 수 없도록 하고 있다. “A는 분지를 가지는 알킬렌기” (A를 필수구성 성분) “A는 분지를 가질 수 있는 알킬렌기” (A를 포함) 정정이 허용되지 않음. 다. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 불명확한 기재를 명확하게 하는 정정의 경우에도 그로 인하여 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니어야 하고, 정정으로 추가하고자 하는 사항이 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것을 요하나, 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 할 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다는 요건은 필요하지 않다.

8 정정제도의 요건(3) - 신규사항의 추가 금지, 정정의 제한 신규사항 추가금지
명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 아닌 신규 사항을 추가한 경우에는 해당되지 않는다. 여기서, 특허발명의 명세서 또는 도면이라 함은 정정심판청구 당시의 명세서 또는 도면을 말한다. 따라서 이미 보정이나 정정이 된 적이 있는 경우에는 보정되거나 정정된 명세서 또는 도면이 정정의 대상이 된다. 다만, 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 정정심판청구 당시의 특허발명의 명세서 또는 도면을 기준으로 신규사항을 판단하는 것이 아니라 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면을 기준으로 판단하여야 한다. 정정의 제한 명세서 또는 도면의 정정이 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에는 해당하지 않는다. 특허청구범위의 형식적인 기재만 대비할 것이 아니라 특허발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단함이 합리적이고, 명세서나 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 새롭게 추가함으로서 표면상 특허발명이 한정되어 형식적으로는 특허청구범위가 감축되더라도 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 특허발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다. 가. 실질적 변경에 해당한다고 한 사례 (1) 대법원 선고 2003후2010 판결 “금속제로 된 이음쇠 몸체의 일측에 형성된 끼움홈에 합성파이프가 끼움 걸림되는 걸림부의 주면에 있어서, 걸림부의 주면에 다수의 링홈을 형성하여 이 링홈에 내열성 수지로 된 오링을 끼움” (필수구성요소로 한 고안) 고온, 고압에서 사용되는 합성파이프 이음쇠의 수밀효과(水密效果)를 높이는 목적 및 효과 “끼움홈 내측단에 형성된 요홈과 위 요홈에 끼워지는 절연링”이라는 추성요소를 추가 전식현상(電蝕現象)방지라는 새로운 목적 및 작용효과를 갖게 됨. 발명의 상세한 설명 및 도면에 상기 내용이 기재되어 있기는 하나 명세서 전체의 내용으로 볼 때, 이 사건 등록고안과 다른 고안의 구성 및 작용효과에 대한 설명에 불과하며 이와 같은 정정은 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 가능성도 배제하지 못하므로 실질적 변경에 해당한다.

9 정정제도의 요건(4) - 정정의 제한 나. 실질적 변경에 해당하지 않는다고 한 사례
대법원 선고 2002후413 판결 “제1항에는 규산염 물질 및 무기 금속성 화합물로 구성되는 거친 표면을 갖는 코팅” 목적: 정전방지성 섬광 감소 영상 전송 코팅의 제공 “상기 음극선관은 전기적 도전통로를 통해 상기 코팅을 접지 전위에 연결하는 접촉수단을 구비하는 것”이라는 구성요소를 제1항에 직렬적으로 부가 (형식적으로는 특허청구범위의 감축) 목적: 코팅을 접지 전위에 연결하기 위한 접촉 수단의 제공 (추가됨) 정정하기 전의 목적과 유사하나 목적을 달성하기 위한 기술적 내용에 있어서 차이가 있다고 인정됨. (특허법원 선고 2001허4173 판결) 특허청구범위의 변경에 해당 “코팅을 접지 전위에 연결하는 접촉수단”과 관련하여 상세한 설명에 기재되어 있고, 정정 전의 특허청구범위 제8항은 제1항의 종속항으로서 정정 전의 특허청구범위 제1항에 정정 사항과 동일한 내용의 기술구성인 “코팅을 접지 전위에 연결하는 접촉수단”의 구성이 부가되어 있는 사실, 그리고 원고는 이 사건 정정심판청구헝에서 “정정 전의 청구항 제1항을 정정 사항으로 정정하고 청구항 제8항을 삭제한다”는 취지로 기재한 사실 등에 비추어, 정정 전의 특허청구범위 제8항에 존재하고 있던 기술구성을 그 청구항만을 달리하여 정정 후의 특허청구범위 제1항에 부가 감축한 것에 지나지 아니하므로, 비록 형식적으로는 감축의 대상인 특허청구범위가 정정 전후에 달라졌다 하더라도 그 특허청구범위의 실질적인 내용은 동일하다 할 것이어서, 이 사건 정정 사항으로 인하여 정정 전후의 이 사건 특허청구범위의 효력 범위가 확장되거나 변경된 것은 아니다. 원심결을 파기환송함.

10 정정심판의 청구 및 심리 1. 정정심판 청구서 가. 심판청구서 제출
당사자의 성명 및 주소(법인인 경우 명칭 및 영업소의 소재지), 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 이유를 특허심판원장에게 제출. (특허법제140조제1항) 정정한 명세서 또는 도면을 첨부(특허법제140조제5항) 나. 심판청구서 및 첨부된 명세서의 보정 정정이 부적합한 것으로 인정되는 경우 심판관은 제136조제5항의 규정에 의하여 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주고 청구인은 제136조제9항에 의하여 심판청구서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정 2. 정정심판 청구시기 정정심판의 청구는 특허권 설정 등록 후에 가능하며, 또한 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. 다만, 취소결정에 의하여 특허가 취소되거나 심결에 이하여 특허가 무효된 경우에는 청구할 수 없다. (특허법 제136조제6항) 대법원 선고2003후2294 판결 유효하게 존속하였던 특허권이 존속기간의 만료, 등록료의 불납 등의 사유로 소멸한 후에도 특허를 무효로 할 수 있도록 한 규정(특허법제133조제2항)에 대응하여, 특허권자에게 정정에 의하여 특허의 무효 사유를 소급적으로 해소할 수 있는 권한을 예외적으로 부여한 것이며, 무효심결이 확정된 경우에는 더 이상 정정을 할 수 없다는 취지를 명확히 한 것이다. 특허무효심결이 확정된 경우, 특허권은 처음부터 존재하지 아니한 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익도 없게 된다. 따라서 정정심판 청구를 기각한 심결의 취소를 구하는 소송이 특허법원 또는 대법원에 계속 중인 경우 무효가 확정되면, 소멸된 특허권에 대한 심결의 취소를 구할 법률상의 이유가 없으므로 소를 각하하여야 한다. 3. 의견서제출기회의 부여 심판관은 정정요건에 맞지 않는 경우에는 의견제출기회를 부여해야 한다. 4. 정정심결의 확정 특허법원의 명세서 또는 도면에 대하여 정정한다는 심결이 확정되면 출원시까지 소급하여 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결, 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.(특허법 제136조제8항) 특허심판원장 -> 특허청장에게 통보하고 특허공보에 게재한다.