지식재산 개론(10) -상표 관련 심판 및 소송- 윤기승(gsyoon68@hanmail.net) 2019-04-29.

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1 지식재산 개론(10) -상표 관련 심판 및 소송-

2 Contents 1 심판 및 소송 2 국제출원 3 기타 상표 관련 문제 윤기승(gsyoon68@hanmail.net)

3 1 심판 및 소송 심판 개념 상표등록출원에 대하여 심사관이 행한 처분이나 그 처분에 의하여 부여된 상표권에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관 합의체가 행하는 특별행정심판 심판의 종류 결정계 심판 : 거절결정불복심판, 보정각하결정불복심판 당사자계 심판 상표등록(지정상품추가등록 포함)의 무효심판 권리범위확인심판 상표등록취소심판(상표법 제73조)

4 무효심판 의의 및 취지 상표등록(또는 지정상품의 추가등록), 상표권의 존속기간갱신등록 또는 상품분류전환등록이 상표법상 소정의 무효사유에 해당되는 경우 일단 유효하게 성립된 상표권 등을 처음부터 또는 무효사유 발생시부터 소급하여 소멸시키는 행정처분 상표등록의 완전성, 공정성을 사후적으로 보장하기 위한 것으로, 착오로 등록된 하자 있는 부실권리를 정리하고 제3자에 대한 부당한 이익침해를 방지하기 위함

5 상표등록(지정상품추가등록 포함)의 무효사유
권리객체에 관한 것 표장 X, 식별력 X, 부등록사유, 선출원주의 규정 위반 권리주체에 관한 것 (1) 특허청 직원의 재직중의 등록, (2) 권리능력 없는 외국인의 등록, (3) 정당 승계인 아닌 자에 의한 등록 조약위반 후발적 무효사유 상표등록 후 그 상표권자가 상표권을 향유할 수 없는 자로 된 경우 상표등록 후 그 등록상표가 조약에 위반된 경우 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 식별력을 상실한 경우

6 존속기간갱신등록의 무효사유 상품분류전환등록의 무효사유
상표권의 존속기간갱신등록출원이 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 출원(다만, 이 기간 내에 상표권의 존속기간갱신등록출원을 하지 아니한 자는 상표권의 존속기간의 만료 후 6월 이내에 상표권의 존속기간갱신등록출원) 규정 위반 해당 상표권자가 아닌 자가 상표권의 존속기간갱신등록신청을 한 경우 상품분류전환등록의 무효사유 상품분류전환등록이 당해 등록상표의 지정상품이 아닌 상품으로 되거나 지정상품의 범위가 실질적으로 확장된 경우 상품분류전환등록이 당해 등록상표의 상표권자가 아닌 자의 신청에 의하여 행하여진 경우 상품분류전환등록신청은 상표권의 존속기간 만료일 1년 전부터 존속기간 만료 후 6월 이내의 기간에 하지 않은 경우

7 권리범위확인심판 의의 및 취지 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정상표(확인대상상표)가 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판 상표권의 효력이 미치는 범위를 상표권 설정에 관여한 특허청으로 하여금 미리 공적으로 확인하도록 하여 분쟁을 예방하고 침해시 신속한 권리 구제를 도모하고자 함 종류 적극적 권리범위 확인심판 상표권자가 제3자의 사용상표인 확인대상표장이 자기의 등록상표권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판 소극적 권리범위 확인심판 이해관계인이 자기의 사용상표 또는 사용예정인 확인대상표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 심판

8 ‘로렌스’사건 대법원 선고 95후1838 판결 “비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관 칭호 관념에서 서로 유사하여 일반적 추상적 정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재산이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도, 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상언어생활 등을 종합적 전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적 개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인, 혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다”

9 ‘홍초불닭’사건

10 사건의 경과 2000년도에 부원식품은 ‘불닭’이라는 표장에 ‘닭고기, 햄버거용 고기(닭고기), 달걀(29류) , 치킨체인점관리업(42류)’등을 지정상품/지정서비스업으로 하여 상표/서비스표 등록출원 및 등록 한편, 2001년에 홍초원은 ‘홍초불닭’이라는 표장에 닭요리와 관련된 서비스업으로 하여 서비스표등록출원 및 등록(2003년 11월) 이에, 부원식품은 ‘홍초불닭’에 대하여 무효심판을 청구하고, 홍초원은 소극적 권리범위확인심판을 청구함 2007년 부원식품은 홍초원을 상대로 상표 사용금지가처분신청 및 상표권 침해를 이유로 고소하였고, 이 가처분신청이 인용되자 홍초원은 상호를 ‘레드 스테이션’으로 변경 이후 소극권 권리범위확인심판이 인용되자, 홍초원은 가처분이의신청을 하였고, 부원식품은 가처분취하서 제출

11 ‘홍초불닭’서비스표의 무효 여부 대법원 2006.12. 8. 선고 2005후674 판결
일반 수요자나 거래자가 지정서비스의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 서비스가 식별력이 있는지 여부(적극) 서비스표가 상표법 제7조제1항제7호에 해당하는지 여부 및 ‘불닭 ’의 식별력 여부 판단 시점 : 서비스표 등록출원시 등록서비스표의 ‘불닭’ 부분은 등록서비스표 출원 당시 지정서비스업에서 제공되는 요리의 제조방법 및 가공방법을 직감시키는 것으로 보기 어려워 식별력이 있으므로, 등록서비스표가 ‘불닭’으로 간략하게 호칭, 관념될 경우 선등록상표 ‘불닭’과 유사 ‘홍초불닭’ 서비스표 무효

12 ‘홍초원’이 청구한 소극적 권리범위확인심판
권리범위확인심판 : 심결시 기준 '불닭'이 보통명칭에 해당하는지 여부 ‘불닭’은 (1) 국립국어원의 신조어사전, 인터넷 국어사전 등에 보통명사로 등재되어 있고, (2) 업종의 분류에서도 ‘찜닭’등과 함께 독립적인 닭고기로 분류되며, (3) 신문이나 TV에서도 매운 닭고기의 일종으로 사용 과반수가 넘는 소비자의 ‘불닭’에 관한 인식, 피고도 보통명사적으로 사용, 피고의 상표권 행사 결과 ‘불닭’을 대체할 만한 명칭이 없음 So,‘불닭’은 심결시를 기준으로 할 때 닭요리에 관한 보통명칭임

13 ‘스타프레야’사건 상표법 제7조 제1항 7호, 9호, 10호, 11호 윤기승(gsyoon68@hanmail.net)

14 부정사용에 의한 취소심판(상표법 제73조제1항제2호)
개념 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우, 누구든지 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하는 것 적용 요건 상표권자에 의한 사용일 것 고의에 의한 사용일 것(대상상표가 주지/저명상표인 경우 고의 추정) 등록상표의 유사범위 내의 사용일 것 수요자로 하여금 품질오인 또는 출처혼동이 생기게 할 것

15 등록상표 유사범위내 사용 실사용상표 대상상표 오인 / 혼동

16 불사용에 의한 취소심판 개념 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우, 이해관계인이 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하는 것 상표권자의 상표사용을 촉진하는 한편 불사용상표에 대한 제재적인 의미도 포함 등록주의의 폐단을 줄이고 타인의 상표선택의 기회를 확대하기 위한 것으로 사용주의적 요소 가미

17 적용요건 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 등록상표를 사용하지 않았을 것 : 미등록 통상사용권자의 사용도 그 사실을 입증하면 취소를 면함 상표의 불사용에 정당한 이유가 없을 것 : 질병 기타 천재지변 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등 포함 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하지 않았을 것 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것이 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당(대법원 선고 2012후2463 전원합의체 판결) 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우일 것

18 심결취소소송 의의 상표권 자체의 성립 및 효력에 관한 것을 다투는 소송으로 특허심판원의 심결 또는 심판청구서나 재심청구서의 각하결정을 받은 자가 이에 불복하고자 하는 경우에 특허법원에 그 취소를 구하는 소송 상표등록무효심판 특허심판원 특허법원 대 법 원 상표 침해소송 지방법원 고등법원

19 당사자 적격 소제기 기간 원고적격 당사자, 참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자
당사자, 참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자 결정계 심판의 청구인(기각심결을 받은 경우) 피고적격 특허청장 : 결정계 심판에 대한 심결취소소송 심판의 청구인 내지 피청구인(당사자계 심판의 경우) 소제기 기간 심결 또는 결정의 등본을 송달 받은 날부터 30일 이내(불변기간) 다만, 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있음

20 침해소송 침해의 유형 침해의 성립요건 직접침해 : 동일영역 및 유사영역에서의 침해 침해로 보는 행위(간접침해)
타인의 등록상표와 동일/유사한 상표를 사용할 목적 등으로 교부, 판매, 위조, 모조, 소지하는 행위 위조, 모조 등의 목적으로 용구를 제작, 교부, 판매, 소지하는 행위 일정한 “상품”을 소지하는 행위 침해의 성립요건 유효한 상표권이 존재할 것 정당한 권원이 없는 자가 사용을 할 것 사용권이 설정된 경우, 상표권의 효력이 제한되는 경우는 침해 X 보호범위 내에서의 사용일 것 : 유사범위(상표와 상품의 동일/유사) 업으로서의 사용일 것

21 민사적 구제 침해금지 또는 예방청구 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 하는 민사적 구제조치 부대청구 : 침해금지청구의 경우 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치 가능 침해금지가처분신청 : 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(공소의 제기가 있는 경우만 해당)의 신청에 따라 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있음 신용회복청구 부당이득반환청구

22 민사적 구제 손해배상청구 (1) 고의 또는 과실이 있을 것, (2) 위법행위(침해행위) 있을 것, (3) 위법행위(침해행위)로 인하여 손해가 발생할 것, (4) 위법행위와 손해 사이에 인과관계가 있을 것 고의 추정 : 입증곤란 구제를 위해 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정함 법정손해배상 등록상표와 동일범위 내에서 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 손해배상청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액배상청구 가능 이 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있음 변론 종결 전에 청구변경 가능

23 형사적 구제(상표권 침해죄) 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 비친고죄 양벌규정 법인 : 3억 이하의 벌금형
개인 : 1억원 이하의 벌금 필요적 몰수 상표권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표ㆍ포장 또는 상품과 상표 또는 포장의 제작용구 몰수

24 해외에서 상표등록출원 하는 방법 출 원 인 2 국제출원 개별국가마다 상표등록출원 B 국 각 국별 언어 각 국별 출원절차
속지주의 원칙상 다른 국가에서 상표등록을 받고자 하는 자는 그 국가에 개별적으로 상표등록출원을 하여야 함 다만, 국내 상표등록출원일로부터 6월 이내에 그 국가에서 상표등록출원을 하는 경우에는 조약우선권 주장 가능 출 원 인 B 국 각 국별 언어 각 국별 출원절차 1국가 1출원시스템 C 국 D 국

25 유럽공동체상표제도를 이용한 상표등록출원 유럽국가에서 상표등록출원을 하는 방법 출원대상국가에 개별적으로 출원하는 방법
유럽공동체상표제도(CTM출원)를 활용하는 방법 마드리드 의정서에 의한 국제출원 유럽공동체상표(Community Trade Mark)제도 유럽연합(EU)가입국을 대상으로 유럽 상표청(OHIM)에 상표등록출원을 하는 방법 유럽공동체출원을 하면 가맹국 전부에 대해 상표권이 생기게 되는 장점이 있음 다만, 1개국에라도 거절이유가 있는 경우 전부가 거절되므로 주의를 요함

26 마드리드의정서에 의한 상표의 국제출원 의의 국내에 출원 중이거나 등록된 상표를 가지고 있는 자가 하나의 국제출원서를 작성하여 WIPO 국제사무국을 통해 희망하는 다수의 마드리드 의정서 체약국으로 상표등록출원을 할 수 있는 제도  유용성 하나의 국제출원서로 복수의 체약국에 상표등록출원 가능 국제출원단계에서는 각 개별국마다 대리인을 선임할 필요가 없음 국제등록 후에도 사후지정을 통해 간편하게 상표의 보호 국가 확장 가능 WIPO의 국제등록부를 통해 권리자의 명의변경이나 존속기간의 갱신 등 국제등록 이후의 관리 용이

27 마드리드의정서에 의한 상표의 국제출원 출원인 특허청 (본국관청) 국제사무국 B국 C국 D국
특허청에 계속 중인 본인의 상표등록출원/등록상표를 기초로 영어로 국제출원서 작성 특허청 (본국관청) 기초 출원과의 합치 여부 심사 특허청 도달일을 기재한 국제출원서 등을 국제사무국에 송부 국제사무국 국제출원서 등의 방식심사, 국제등록부에 등록 및 국제공고 후 각국 특허청에 통지 각국 특허청은 자국법령에서 정한 절차에 따라 심사 B국 C국 D국

28 상표와 도메인네임 3 기타 상표 관련 문제 도메인네임의 개념 도메인네임의 문제점
인터넷상에 연결되어 있는 컴퓨터의 IP주소를 사람들이 기억하기 쉽게 문자나 숫자 등으로 표현한 것 선접수 선등록의 원칙 Kr 도메인의 경우, “한국인터넷진흥원 인터넷정보센터”에서 관할하며, 대행업체를 통하여 등록(후이즈, 가비아, 아이네임즈 등) 도메인네임의 문제점 최근의 도메인네임은 특정 웹사이트에서 판매되는 상품이나 제공되는 서비스의 출처표시로서의 기능을 함 So, 도메인네임과 상표의 저촉 등의 문제가 발생 예를 들면, 비아그라(viagra)에 대하여 화이자가 아닌 제3자가 도메인네임을 등록하여 그 웹사이트에서 상품을 판매하는 경우

29 도메인네임과 상표와의 관계 타인의 도메인네임과 동일 또는 유사한 표장을 상표등록출원한 경우
상표법상 거절이유가 없는 한 그 상표등록출원은 등록 가능 다만, 타인의 도메인네임이 도메인네임 그 자체로서 뿐만 아니라 상표 또는 서비스표로서 주지/저명하다면 그 상표등록출원은 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호 위반으로 거절 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 등록 신청 ‘상표법’과 ‘인터넷주소자원에 관한 법률’은 별개이므로, 기존에 등록된 동일한 도메인네임이 없으면 그 도메인네임은 등록 가능

30 도메인네임과 상표와의 관계 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 사용하는 경우
타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 사용하는 경우 1. 도메인네임을 등록만 하고 웹사이트를 개설하지 않은 경우 상표권 침해 X 2. 도메인네임을 등록하고 웹사이트를 개설하였지만, 타인의 등록상표 또는 등록서비스를 비영리적으로 운영하는 경우 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인이름으로 운용되는 홈페이지의 내용이 상호나 등록상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하지 않고 있다면, 상호 또는 등록상표와 동일한 문자를 도메인이름으로 사용하였다는 것만으로는 상표권 침해행위나 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위에 해당 X(부산고등법원   선고 2000나13078 판결)

31 도메인네임과 상표와의 관계 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 사용하는 경우
타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 사용하는 경우 3. 도메인네임을 등록하고 웹사이트를 개설하였지만, 그 웹사이트가 상품을 홍보하는 내용만으로 이루어진 경우 단순하게 한국코닥 상품의 소개만 하고 있는 경우에는 상표적 사용이 아님 4. 도메인네임을 등록하고 웹사이트를 개설하였지만, 그 웹사이트가 타인의 상품과는 전혀 다른 상품을 판매하는 경우 상표권 침해가 아님

32 도메인네임과 상표와의 관계 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 사용하는 경우
타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 도메인네임으로 사용하는 경우 5. 해당 도메인네임을 사용한 웹사이트에서 등록상표와 동일 또는 유사한 상품을 취급하는 경우(샤넬 사건) 저명한 샤넬과 무관한 피고가 ‘chanel.co,kr’이라는 인터넷 도메인네임을 등록한 다음, 그 홈페이지에 ‘Chanel International’ 또는 ‘샤넬 인터네셔널’이라는 상호 표시 또한 피고의 거래 상품도 샤넬이라는 상호 내지 상표를 들으면 머리 속에 연상될 상품 또는 그와 유사한 상품을 전자적으로 거래함 상표권 침해 O

33 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 상품주체의 혼동야기행위
영업주체 혼동야기행위와 더불어 사칭통용(passsing-off)의 전형적 형태 자기의 상품이 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 규제하는 것 즉, 타인의 신용을 부당하게 이용하여 자기의 영업상 지위를 유리하게 하는 동시에 그 타인의 고객을 탈취하여 영업상의 이익을 침해하는 행위 (1) 상품표지의 주지성, (2) 주지된 상품표지와 동일 또는 유사한 표장의 사용, (3) 이로 인하여 상품주체 혼동 야기 영업주체의 혼동야기행위 타인의 영업 자체를 나타내는 표지를 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 규제하는 것

34 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 저명상표 희석화 행위
(1) 국내에 저명한 상품표지 또는 영업표지와 (2) 동일 또는 유사한 표지를 사용하여, (3) 식별력이나 명성을 손상하는 행위(희석화) 2001년 개정법에서 추가된 사항( 시행) 혼동의 개념을 문리적으로 해석하거나 엄격하게 해석하는 경우, 그 혼동의 범위를 벗어나는 행위를 규제하도록 하는 것 또한 최근 도메인 네임의 선점으로 유명상표의 식별력이나 신용을 손상시키는 행위가 빈발하므로 이에 대한 구제책으로 마련된 규정임

35 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 정당한 권원이 없는 자의 도메인 네임 선점행위
국내에 널리 인식된 상표 등과 동일 또는 유사한 도메인네임을 부정한 목적으로 등록, 보유, 사용하는 행위 부정한 목적 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적 정당한 권원이 있는 자의 도메인네임의 등록 및 사용을 방해할 목적 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적 유명상표와 표지를 도용해 도메인네임으로 등록하는 사이버 스쿼팅(cyber-squatting)을 규제하기 위한 것 Squat의 사전적 의미는 “(남의 땅 등을) 불법 점유하다” 변론종결일이 2004년 7월 20일 이후인 경우에만 적용

36 도메인네임의 등록말소 도메인네임의 등록이전 인터넷주소자원에 관한 법률
2004년 부정경쟁방지법 개정 전 : 견해의 대립이 있었으나, 통설 및 판례는 도메인네임의 등록말소청구 인정 (비아그라 사건) 2004년 부정경쟁방지법 개정 후 : 도메인네임의 등록 말소가 법적으로 가능(부정경쟁방지법 제4조 제2항 제3호) 도메인네임의 등록이전 다수설과 판례는 도메인네임의 등록 이전에 부정 부정경쟁방지법상 도메인네임의 사용금지나 등록말소로도 충분 인터넷주소자원에 관한 법률 정당한 권원이 있는 자의 도메인네임의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인네임 등을 등록, 보유 또는 사용 금지 도메인네임의 등록 금지 규정을 위반하여 도메인네임을 등록, 보유 또는 사용한 자가 있는 경우, 정당한 권원이 있는 자는 법원에 그 도메인네임의 등록말소 또는 등록이전 청구 가능( 시행)

37 진정상품병행수입 진정상품병행수입의 의의 제외국의 경향
국·내외에 동일한 상표권을 소유하고 있는 상표권자에 의해 어느 1국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통된 상품(진정상품)을 권원이 없는 제3자가 타국으로 그 국가의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락없이 수입하여 판매하는 행위 미국은 회색시장(grey market)이라는 용어를 사용 제외국의 경향 속지주의 원칙을 철저하게 관철하여 병행수입을 금지하는 국가는 없음 So, 국제적 소진이론에 따라 일정 범위내에서 병행수입 인정

38 상표법의 태도 관세 및 공정거래 관련 법규 판례의 태도 명문의 규정이 없고, 학설 및 판례에 일임
관세청은 ‘지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시’에서 본 규정을 만족하는 경우 통관압류를 하지 않음 공정거래위원회의 ‘병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형 고시’에서는 병행수입업자의 행위를 부당하게 저해하는 행위를 독점규제법상 불공정거래행위로 규정함 판례의 태도 허용 요건 : (1) 수입품이 진정상품이어야 하고, (2) 국·내외 상표권자가 동일인 또는 법률적·경제적으로 밀접한 관계 등으로 출처의 동일성이 만족되어야 하고, (3) 제품 자체의 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 함

39 국내외 상표권자가 동일한 경우 국내외 상표권자가 다른 경우 국내 전용사용권자가 없는 경우 : 병행수입 허용 O
국내 전용사용권자가 있는 경우 전용사용권자가 외국 상표권자의 상품을 수입, 판매만 하는 경우 : 병행수입 허용 O 전용사용권자가 국내에서 독자적으로 제조, 판매하는 경우 : 병행수입 허용 X 국내외 상표권자가 다른 경우 국내외 상표권자 간에 법률적, 경제적 밀접한 관계가 있는 경우 국내 상표권자가 당해 상품의 출처와 관련하여 독립적인 영업상 신용을 형성하지 못하고 제품 자체의 품질에 있어 차이가 없는 경우 : 병행수입 허용 O 국내 상표권자가 상품을 독자적으로 제조, 판매하여 당해 상품의 출처와 관련하여 독립적인 영업상 신용을 형성한 경우나 품질에 있어 차이가 있는 경우 : 병행수입 허용 X 국내외 상표권자 간에 아무런 관계가 없는 경우 : 병행수입 허용 X

40 광고선전의 허용 여부 문제의 소재 진정상품병행 수입업자가 적극적으로 해당 상표를 사용하여 광고선전을 하는 경우, 그 광고선전의 허용 여부 상표권 침해 여부 학설 대립 있음 판례는 상표기능론에 입각하여, 병행수입업자가 광고선전행위를 하더라도 그로 인하여 상표의 기능을 훼손할 우려가 없다면 이러한 행위가 위법하지 않다고 봄 부정경쟁방지법 위반 여부 병행수입업자의 광고선전행위가 영업표지로서의 기능을 갖는 다면, 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당됨 판례는 (1) 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로서의 기능이 아니라고 보아 영업주체혼동행위가 아니지만, (2) 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영영표지로서의 기능으로 보아 영업주체혼동행위에 해당된다고 봄