지적재산권 전략적 확보 및 운용 가산국제특허법률사무소 미국변호사 정 승 복

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1 지적재산권 전략적 확보 및 운용 2005. 11 가산국제특허법률사무소 미국변호사 정 승 복 02-501-6771
대외비 지적재산권 전략적 확보 및 운용 가산국제특허법률사무소 미국변호사 정 승 복

2 Contents 특허 때문에 시끄러운 세상 특허란 무엇인가? 선발주자 - 강한 특허를 가지려면? 후발주자 – 어떻게 막을까?
대외비 Contents 특허 때문에 시끄러운 세상 특허란 무엇인가? 선발주자 - 강한 특허를 가지려면? 후발주자 – 어떻게 막을까?

3 대외비 특허 때문에 시끄러운 세상

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10 특허 POOL (DVD6C)

11 특허 POOL (MPEG LA)

12 대외비 II. 특허란 무엇인가?

13 특허제도란 무엇인가? 「新기술보호제도」「발명장려제도」「私的독점보장제도」 Give & Take 기술공개 독점재산권
대외비 특허제도란 무엇인가? 「新기술보호제도」「발명장려제도」「私的독점보장제도」 기술발전 촉진 산업발전 기여 기술공개 Give & Take 발명자 국가 독점재산권 발명보호/장려

14 대외비 지적재산권의 종류는? SAMSUNG

15 지적재산권의 종류는? 구 분 정 의 존속기간 특 허 (Patent)
대외비 지적재산권의 종류는? 구 분 정 의 존속기간 특 허 (Patent) 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도 한 것. (大發明 ) - 대상 : 물질, 장치, 방법, 용도 출원 후 20년 비즈니스모델 특허(BM 특허) 컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 IDEA가 결합된 영업방법 발명에 대해 부여된 특허. 실용신안 (Utility Model) 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작.(小發明) - 대상은 반드시 물품 출원 후 10년 의 장 (Design) 물품의 형상, 모양. 색채 또는 이들을 결합한 것으로서, 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것. 등록 후 15년 상 표 (Trademark) 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것. 혹은 각각에 색채를 결합한 것.(상표, 표장 등) 10년(갱신) * 지적재산권에는 상기 산업재산권 이 외에도 저작권, 신 지적재산권(컴퓨터프로그램, 반도체 회로배치설계, 영업비밀 등)이 포함된 개념임.

16 특허출원·등록절차 출 원 공 개 심 사 거절이유 등 록 공 고 이 의 신 청 등록증 발급 18 개월 약 24 개월
대외비 특허출원·등록절차 출 원 공 개 18 개월 심 사 거절이유 등 록 공 고 약 24 개월 이 의 신 청 등록증 발급 출원일로부터 20년간 유효

17 대외비 출원하기 전에 하지 말 것들 제품 출하 샘플 제공 제품 카다로그 인쇄 광고 홍보 인터넷 게재 논문 발표 보도자료 발표

18 해외출원 왜 해외출원을? 어떤 국가에 해외출원? 시장에서 자사 제품보호 및 자유로운 영업활동 특허로열티 수입원 확보
기업간 J/V, 전략적 제휴, M&A 수단으로 활용 어떤 국가에 해외출원? 자사 제품의 수요 수출국가(직접수출, OEM 포함) 현지 진출 (생산, R&D 등) 및 향후 예상되는 국가 주요 경쟁사의 본사 및 해외 비즈 국가(생산, 판매, R&D 등) 향후 전략적파트너 기업이 위치한 국가

19 대외비 특허 침해행위란? 침해 벤더-2: 옵티칼리더 User: CD플레이어 벤더-1: 레이저다이오드 침해

20 대외비 특허권자의 POWER는? 생산 판매 사용 금지

21 특허권자의 POWER는? Make, Use, Sell에 대해, License도 마음대로
대외비 특허권자의 POWER는? Make, Use, Sell에 대해, 완전금지 (Polaroid v. Kodak) License 허여 License도 마음대로 로열티 제품 지역 기간 맘에 드는 사람에게만 소송은 년 평균 5사 정도 (x 3건) ADR의 장점은 당사자 합의로 rule이 만들어 지므로, rule이 flexible, 경비절감, 신속, 기밀성이 있어 최근 많이 시도됨. 주로 소송중 화해, 혹은 계약조항에 의거 -> 신규건은 드뭄. 중재: 대체로 구속력이 있음. (AAA, WIPO)

22 대외비 특허침해행위의 결과는? 생산, 판매, 사용중지 손해배상 침해제품 파기 형사처벌

23 대외비 USER가 취하는 방법은? Vendor-1 Vendor-2 특허보증서 User 특허보증서

24 기업활동에서 일어나는 특허문제는? 경쟁사 특허침해중지 경고 입찰 배제 경쟁사의 거래선 이탈 책동 거래선의 특허보증 요구
대외비 기업활동에서 일어나는 특허문제는? 경쟁사 특허침해중지 경고 입찰 배제 경쟁사의 거래선 이탈 책동 거래선의 특허보증 요구 신기술, 신장비 도입시 공동/위탁 연구개발 기업의 신용도 제고

25 대외비 III. 선발주자 - 강한 특허를 가지려면?

26 강력한 특허의 성격 길목 특허 간단한 특허 핵심 역량 미래시장 선점 소송은 년 평균 5사 정도 (x 3건)
대외비 강력한 특허의 성격 길목 특허 간단한 특허 핵심 역량 미래시장 선점 소송은 년 평균 5사 정도 (x 3건) ADR의 장점은 당사자 합의로 rule이 만들어 지므로, rule이 flexible, 경비절감, 신속, 기밀성이 있어 최근 많이 시도됨. 주로 소송중 화해, 혹은 계약조항에 의거 -> 신규건은 드뭄. 중재: 대체로 구속력이 있음. (AAA, WIPO)

27 강력한 특허의 일례 한국 특허1995-10400호 김치 냉장고의 발효 및 저장 방법에 있어서,
대외비 강력한 특허의 일례 한국 특허 호 김치 냉장고의 발효 및 저장 방법에 있어서, a. 복수개의 숙성단계들 중에서 하나를 선택하는 숙성선택단계; b. 선택된 숙성단계에 대응하는 시간이 경과한 경우 저장을 수행하는 단계; 로 이루어지는 김치냉장고의 발효 및 저장방법 소송은 년 평균 5사 정도 (x 3건) ADR의 장점은 당사자 합의로 rule이 만들어 지므로, rule이 flexible, 경비절감, 신속, 기밀성이 있어 최근 많이 시도됨. 주로 소송중 화해, 혹은 계약조항에 의거 -> 신규건은 드뭄. 중재: 대체로 구속력이 있음. (AAA, WIPO)

28 대외비 강력한 특허 만들기 청구범위 하부를 직각으로 구부려 굴곡부(1)와 지지부(2)를 형성하고, 지지부의 중앙부(3)를 오려내어 창(4)을 형성하고, 중앙부(3)를 굴곡부의 반대방향으로 펴낸 Book 앤드

29 대외비 강력한 특허 만들기 청구범위 하부를 직각으로 구부려 굴곡부(1)와 지지부(2)를 형성하고, 지지부의 중앙부(3)를 오려내어 창(4)을 형성하고, 중앙부(3)를 굴곡부의 반대방향으로 펴낸 Book 앤드 왼쪽 2건은 비침해

30 강력한 특허 만들기 (내가 경쟁사라면 어떻게 이 특허를 빠져나갈 것인가?) 경쟁사 입장에서 청구범위를 작성 좁은 청구범위
대외비 강력한 특허 만들기 경쟁사 입장에서 청구범위를 작성 (내가 경쟁사라면 어떻게 이 특허를 빠져나갈 것인가?) 좁은 청구범위 하부를 직각으로 구부려 굴곡부(1)와 지지부(2)를 형성하고, 지지부의 중앙부(3)를 오려내어 창(4)을 형성하고, 중앙부(3)를 굴곡부의 반대방향으로 펴낸 Book 앤드 넓은 청구범위 금속판의 중앙부를 직각으로 구부려 하면부(3)와 지지부(2)를 형성한 Book 앤드

31 청구범위의 표현 특허 청구항 제 1항: 인형과 인형을 수납할 수 있는 박스와 박스에 장치되고 인형에 연결된 스프링과
대외비 청구범위의 표현 특허 청구항 제 1항: 인형과 인형을 수납할 수 있는 박스와 박스에 장치되고 인형에 연결된 스프링과 인형과 덮개를 연결하는 가이드 레버 로 이루어진 장난감 COIL SPRING

32 대외비 청구범위의 표현 스프링이 스폰지를 커버하려면? COIL SPRING SPONGE BLOCK

33 대외비 청구범위의 표현 스프링이 솔레노이드까지 커버하려면? SOLENOID COIL SPRING SPONGE BLOCK

34 특허침해 적발이 가능한가? 개인, 한국특허 제 312,198 청구항 1:
해송 잎 25%, 삼백초 25%, 황금 25%, 백리향 25%, 계 100%를 6일 동안 15℃~20℃가 유지되는 그늘에서 1차로 건조하고, 25℃상의 햇볕에서 3일간 재 건조한 후, 파쇄기에 넣어 혼합분말을 만들어 면 주머니에 넣고, 20배수의 물을 투입한 후, 100℃에서 120분간 가열하여 생기는 증기를 냉각시켜 추출한 원액에 원하는 원단(면섬유, 나이론, 가죽, 부직포 등)을 침지시켜 약 80℃의 열로 30분간 가열하고, 원단을 탈수 건조하여 제조함을 특징으로 하는 원적외선을 방출하는 원단의 제조방법

35 특허 침해 적발이 가능한가? NSC, 한국특허공개 제 2002-0002252 청구항 1: 질량 %로 C : 0.0018% 이하
Si : 0.020% 이하 Mn : 0.10~0.30% … N : ~0.0050% B : % 이하 또는 0.6N 이상 O : 0.005~0.050% 를 함유하고, 또한(BN로서 존재하는 N)/(AIN로서 존재하는 N): 이상을 만족하고, 잔부가 불가피한 불순물로 된, 가공성, 시효성 및 법랑 특성이 우수한 법랑용 강판.

36 강력한 특허 죽지도 않으면서 안 쓸 수 없는 기술 적발이 가능한 기술 남보다 먼저 개발
대외비 강력한 특허 죽지도 않으면서 남보다 먼저 개발 안 쓸 수 없는 기술 상업적 (cost, 성능, 작업성 …)으로 높은 완성도 적발이 가능한 기술 적발이 되게끔 궁리하여 특허확보 안되면 차라리 노우하우로 둘 것 소송은 년 평균 5사 정도 (x 3건) ADR의 장점은 당사자 합의로 rule이 만들어 지므로, rule이 flexible, 경비절감, 신속, 기밀성이 있어 최근 많이 시도됨. 주로 소송중 화해, 혹은 계약조항에 의거 -> 신규건은 드뭄. 중재: 대체로 구속력이 있음. (AAA, WIPO)

37 대외비 IV. 후발주자 – 어떻게 막을까?

38 특허협상 절차 특허 클레임 접수 특허 검토 및 분석 특허기술협상(Tech. Meeting)
대외비 특허협상 절차 특허 클레임 접수 침해 통지(경고장), 대화 유도 특허 검토 및 분석 침해여부, 유/무효성 판단, Counter Claim용 특허발굴, 변호사 의견 특허기술협상(Tech. Meeting) 양사간 특허 power 비교 특허계약협상(Biz. Meeting) 로열티 액, 기간, 지불방법 결정 계약 조건 합의, 계약체결 게약 조건 문서화 로열티 지불 등 사후 관리 증시 공시, 로열티 지불

39 경쟁사 특허침해중지 경고 경고장 특허 클레임 접수 특허 검토 및 분석 특허기술협상(Tech. Meeting)
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 경고장 특허 클레임 접수 특허 검토 및 분석 특허기술협상(Tech. Meeting) 특허계약협상(Biz. Meeting) 계약 조건 합의, 계약체결 로열티 지불 등 사후 관리

40 경쟁사 특허침해중지 경고 경고장의 주요 내용 경고장의 효력 특허권 침해내용 명기 침해행위중지, 공증각서 요구
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 경고장의 주요 내용 특허 클레임 접수 특허권 침해내용 명기 특허 검토 및 분석 침해행위중지, 공증각서 요구 민·형사상 손해배상청구 경고 특허기술협상(Tech. Meeting) 제품(유통/재고), 설비폐기 요구 특허계약협상(Biz. Meeting) 경고장의 효력 계약 조건 합의, 계약체결 (미국) 손해배상 기산점 침해 통지 로열티 지불 등 사후 관리 대화, 협상 유도

41 경쟁사 특허침해중지 경고 경고장의 답신방법 잠정적이고 형식적인 답변으로 시간확보
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 경고장의 답신방법 특허 클레임 접수 잠정적이고 형식적인 답변으로 시간확보 특허 검토 및 분석 합리적인 범위내에서 상대방의 부담을 가중하는 전략 구사 특허기술협상(Tech. Meeting) 최대한 간략한 회신을 하되, 후일 의무부담의 소지가 있는 표현은 금물 특허계약협상(Biz. Meeting) 계약 조건 합의, 계약체결 전문가에 의뢰, 감정서 확보 (고의침해 3배 배상 방어대책) 로열티 지불 등 사후 관리

42 대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 설계변경여부 판단 특허 클레임 접수 특허 검토 및 분석 - 문제특허 구성요소-> 삭제, 치환, 대체 - 개량특허 확보-> Counter claim 특허기술협상(Tech. Meeting) 특허계약협상(Biz. Meeting) 계약 조건 합의, 계약체결 로열티 지불 등 사후 관리

43 경쟁사 특허침해중지 경고 기타 대응사항 역 경고 가능성 사업연관성 특허 클레임 접수 특허 검토 및 분석
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 기타 대응사항 특허 클레임 접수 특허 검토 및 분석 역 경고 가능성 사업연관성 특허기술협상(Tech. Meeting) 특허계약협상(Biz. Meeting) 계약 조건 합의, 계약체결 로열티 지불 등 사후 관리

44 경쟁사 특허침해중지 경고 기술협상 명확한 사실관계 확인 설득력있는 논리 수립 침해인정 금지 특허 클레임 접수
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 기술협상 특허 클레임 접수 명확한 사실관계 확인 특허 검토 및 분석 설득력있는 논리 수립 침해인정 금지 특허기술협상(Tech. Meeting) 특허계약협상(Biz. Meeting) 계약 조건 합의, 계약체결 로열티 지불 등 사후 관리

45 경쟁사 특허침해중지 경고 비즈니스 협상 양사 특허포지션 확인 비즈 현황 및 전망 확인 설득력있는 논리 수립 침해인정 금지
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 비즈니스 협상 특허 클레임 접수 양사 특허포지션 확인 특허 검토 및 분석 비즈 현황 및 전망 확인 설득력있는 논리 수립 특허기술협상(Tech. Meeting) 침해인정 금지 특허계약협상(Biz. Meeting) 최고 의사결정권자 불참 인내심 계약 조건 합의, 계약체결 Win-Win 사고방식 로열티 지불 등 사후 관리

46 경쟁사 특허침해중지 경고 권리 허여(Grant of License) 독점 or 비독점 유상 or 무상 양도 가능 or 불가
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 권리 허여(Grant of License) 특허 클레임 접수 독점 or 비독점 특허 검토 및 분석 유상 or 무상 양도 가능 or 불가 특허기술협상(Tech. Meeting) 위탁제조(Have-Made) 가능 or 불가 특허계약협상(Biz. Meeting) 재실시(Sub-license) 가능 or 불가 일반적으로는 유상, 비독점, 양도불가, 재실시 불가, 위탁제조 가능임 계약 조건 합의, 계약체결 로열티 지불 등 사후 관리

47 경쟁사 특허침해중지 경고 로열티(Royalty) 지불조건 정액(Lump Sum Royalty)
대외비 경쟁사 특허침해중지 경고 로열티(Royalty) 지불조건 특허 클레임 접수 정액(Lump Sum Royalty) 특허 검토 및 분석 정률(Running Royalty) 혼합(Hybrid Royalty) 특허기술협상(Tech. Meeting) Minimum Royalty 특허계약협상(Biz. Meeting) Maximum Royalty Sliding Scale Royalty 계약 조건 합의, 계약체결 로열티 지불 등 사후 관리

48 경쟁사의 거래선 이탈책동 특허침해 / 무효관계 확인 변호사 의견 확보 매번 거래선에 알려야 할 필요는 없음
대외비 경쟁사의 거래선 이탈책동 특허침해 / 무효관계 확인 변호사 의견 확보 매번 거래선에 알려야 할 필요는 없음 그러나 알린 다음에는 주기적으로 업데이트 거짓말은 안됨 - 나중에 법적 책임문제 솔직히, 그러나 대책과 함께 밝게 전달 경쟁사의 근거없는 책동에 대한 법적책임 경고

49 거래선의 특허보증요구 거부 - 가급적 책임조항 회피 수용시 - 책임범위 명확히 :직접손해는 배상가능/간접손해는 배상불가
대외비 거래선의 특허보증요구 거부 - 가급적 책임조항 회피 수용시 - 책임범위 명확히 :직접손해는 배상가능/간접손해는 배상불가 : 배상한도 설정(매출 이익 범위내) - 책임 발생 조건 명확히 - 상대측 협조사항 명확히

50 대외비 신 설비, 신 기술 도입시 특허보증 요구

51 공동/위탁 연구개발시 가급적 특허권 귀속은 우리에게 아니면 공동 권리 출원 등록 비용은 반씩 부담 출원 등록 업무는 우리가
대외비 공동/위탁 연구개발시 가급적 특허권 귀속은 우리에게 아니면 공동 권리 출원 등록 비용은 반씩 부담 출원 등록 업무는 우리가 공동권리시 별도 조항 추가 양도, 실시권 허여시 동의조건

52 대외비 V. 기업의 효율적인 특허관리

53 특허관리 주요 업무기능 업무 기능 주요 수행 업무 비 고 특허출원관리
대외비 특허관리 주요 업무기능 업무 기능 주요 수행 업무 비 고 특허출원관리 연구원 특허교육, 발명상담, 발명평가, 특허출원, 심사대응, 등록권리의 사후관리, 보유특허 가치평가 및 활용방안 등, - 자체 수행 - 외부 용역 연구개발지원 IDEA 발상회 지원, 특허평가위원회 운영, 개발과제 특허조사 및 분석지원, 문제특허 회피설계 대응 등 - 자체 수행 - 전문가 자문 특허분쟁대처 경고장 대응, 특허클레임 처리, 침해분석, 국내/해외 특허심판 및 소송대응 등 - 전문가 자문 특허정보서비스 연구개발관련 각종 주제조사, 특허출원 선행기술조사, 특허MAP 작성/활용, 경쟁사 특허감시 등 - 자체 수행 or - 외부 용역 라이센싱업무 지적재산권 양도/양수 및 실시권 계약, 기술이전/도입계약, Joint Venture 사업계약 등 기타 업무 특허전략수립, 특허관리조직 운용, 직무발명보상제도 운용, 특허교육, 특허기술 대외홍보, 각종 표준양식제정/운용 등 - 자체 수행 or - 전문가 자문

54 특허관리조직 조직구성시 검토사항 조직 및 인력구성 회사 경영전략, 매출액, R&D투자 및 인력, 기술적 지위 등
대외비 특허관리조직 조직구성시 검토사항 회사 경영전략, 매출액, R&D투자 및 인력, 기술적 지위 등 국내외 경쟁업체 IP경쟁력, 출원/등록, 권리활용 현황 등 특허분쟁현황 및 경쟁사로부터 잠재적 분쟁가능성 여부 조직 및 인력구성 경영, R&D, IP전략과 연계된 조직구성(CEO직속 or R&D소속) 주요 업무기능별 직무분석을 통해 최적화된 인력배치 특허인력에 대한 체계화된 맞춤형 IP교육을 통한 조기전력화

55 특허분쟁에 강하려면? (설문결과) 회사명 응답회사수 기술자산 협상능력 분쟁경험 강한 평판 IBM 52 88.5% 28.8%
57.7% 11.5% HITACHI 43 90.7 20.9 51.2 16.3 CANON 37 83.8 32.4 27.0 24.3 TI 24 62.5 45.8 66.7 12.5 미쯔비시 24 20.8 29.2 66.7 54.2 모토롤라 13 53.8 30.8 76.9 23.1 Nikei Research( )

56 Thank You!!!