M34. 해외특허제도 카테고리교육모듈 No. 교육모듈명 난이도교육방법 특허의 창출 (C3) M31 특허요건 초급이론 M32 특허출원 및 심사제도 초급이론 M33 직무발명제도 중급이론 M34 해외특허제도 중급이론 M35 BM 및 소프트웨어 특허 고급이론 M36 의약관련특허제도 고급이론 M37 화학발명 고급이론 3. 특허의 창출

1-1. 해외특허출원의 결정 시장 및 제조자 등 종합적인 고려 필요 한국에 외국기업의 출원이 많은 이유는 시장보다도 삼성전자, LG 전자 등의 대기업을 견제하기 위한 전략의 일종임 결정요소국가시장현존시장 및 잠재적 시장도 고려미국, 중국 등 대형소비시장 고려제조자 대만 또는 일본 등에 존재하는 경 쟁사 견제를 위해 출원 권리권리의 유효성특허성 판단의 국가별 차이 권리구제의 실효성 해당국에서의 지적재산권 보호 정도

1-2. 해외특허출원의 시기 결정 시간 및 비용 등 종합적인 고려 필요 PCT 출원의 경우, 등록까지의 시간은 오래 걸릴 수 있지만 초기비용을 절약할 수 있음 결정요소시간상품의 라이프 싸이클특허등록까지의 시간비용특허획득비용특허획득에 따른 경제적이익

1-3. 국가별 특허보호수준 판단 좋음 보통 나쁨 ? 특허권 보호의 정도

1-4. 조약우선권주장 출원절차 특허 제 1 국 출원 후 1 년 이내에 제 2 국에 우선권주장출원하면 제 1 국에 출원한 날에 출원한 것으 로 간주하여 실체심사진행 파리조약가입국 (WTO 가입시 자동가입 ) 또는 상호주의 국가간에 가능 신속한 특허등록이 필요한 경우, 초기 비용 부담이 큰 단점 3 개국 이하에 출원시 이용 1 년이내 특허

1-5. PCT 출원절차 특허협력조약 (PCT) 체결 국가간에 가능 → 대만 등은 제외 바로 PCT 출원하거나 제 1 국 출원 후 1 년 이내에 PCT 출원 가능 제 1 국 출원 후 30/31 개월 이내에 출원하면 되므로, 기한의 이익 有 실제로 PCT 출원비용이 더 드나 비용이 나중에 드는 이점 有 4 개국 이상에 출원시 이용 한국의 국내진입단계기한은 31 개월 30/31 개월이내 특허 PCT 출원 특허 30/31 개월이내 특허

1-6. 특허협력조약 (PCT) 가입국 현황 가입 미가입 특허협력조약 (PCT) 가입국에 한하여 PCT 출원 가능 대만과 일부 아랍국가는 특허협력조약 (PCT) 가입국이 아님에 유의 ( 조약우선권주장출원 필요 ) 특허협력조약 (PCT) 가입국이 아닌 국가에 PCT 출원 후 국내단계진입시 출원 소급효가 없으므 로, 해당국의 출원일이 심사기준일이 되어 심사시 해당 특허의 PCT 공개공보에 의해 신규성 결 여로 바로 거절되므로 등록 불가능

1-7. 해외출원전략 빠른 미국특허확보방법 ( 미국특허 이외에 나머지 국가는 PCT 출원 진행 ) 한국출원 S1 우선심사신청 S3 거절이유대응 S4 등록결정 S5 미국출원 S2 등록 S6 S7 특허심사하이웨이 신청 S8 등록 조약우선권주장 출원과 PCT 출원을 병행 가능 ( 권리확보가 조속히 필요한 국가는 조약우선권주장 출원을 진행하고, 나머지 국가는 PCT 출원하여 추후에 국내단계진입여부를 결정 ) 화학발명의 경우, 안정성 및 활성 시험에 많은 시간이 소요되는 점을 감안하여 PCT 출원을 진행하는 것이 바람직 IT 발명의 경우, 제품의 라이프싸이클이 매우 짧은 점을 감안하여 PCT 출원보다는 조약우선권주장 출원을 진행하는 것이 바람직

2-1. 미국특허출원절차 법개정으로 선출원주의 발효 ( 부터 발효 ) 신뢰성에 바탕 – affidavit 또는 declaration 활용 개시 의무 – IDS (information disclosure statement) IDS 제출시점 허위 또는 고의인 경우 – 특허등록불가, 권리행사불가, 가중처벌 유연성 – 발명자의 권익보호 가출원 제도 연속출원제도 ( 출원인 권리보호증대 ) 출원일 1st OA FOA NOA FOA NOA 등록 비용없이 IDS 만 제출 IDS 관납료 ($200 정도 ) statement - 자료를 안지 3 개월 되었다는 내용 – 이 경우 관납료 x IDS 관납료 ($200 정도 ) statement - 자료를 안지 3 개월 되었다는 내용 – 이 경우 관납료 납부 3 개월 이후의 자료는 RCE 필요 NOA 이후에도 RCE 제출 필요 IDS 등록포기 petition RCE 계속출원 (continuation application, CA) – NOA 후 청구항 신설 등 보정시 일부계속출원 (continuation-in-part application, CIP) – 새로운 내용 추가시 분할출원 (divisional application, DA) – 발명의 단일성 불인정시

2-2. 유럽특허제도 회원국가내에서 법적으로 유효한 특허권 부여가 목적 EPO 에 특허출원하여 특허결정을 받고 6 개월 이내에 출원시 지정한 지정국에 클레임 번역문 ( 독어, 불어, 영어 ) 을 제출하면 심사없이 특허등록 可 특허출원시의 특이점 특허분쟁시의 특이점 EPO 의 특허부여 이후의 유럽특허의 분쟁해결은 특허부여일로부터 9 개월 동안은 EPO 에서 담당 그 이외의 특허분쟁은 개별 회원국의 특허 및 사법제도에 따라 수행 따라서 특허무효심판은 각 지정국별로 수행됨

2-3. 일본특허제도 기본틀은 한국특허제도와 유사 외국어 서면 출원 가능 – 번역시간이 부족한 경우 단, 출원일로부터 2 개월 이내에 번역문 제출 필요 심사청구기간은 출원일로부터 3 년 - 다출원 폐해 방지 심사청구를 하지 않는 경우 취하간주 최초거절이유통지 및 최후거절이유통지 한국과 특허심사하이웨이 (patent prosecution highway, PPH) 체결 IPDL(Industrial Property Digital Library) 을 통하여 일본특허정보를 제공 ( 일본특허청

2-4. 중국특허제도 중국특허 ( 전리 ) 법의 보호대상 - 발명, 실용신형 ( 실용신안 ), 외관설계 ( 디자인 ) 특허출원시 모든 제출서류는 중국어로 작성되어 제출되어야 됨 특허출원시의 보정 개요 특허침해분쟁시 사법적 해결 루트 – 인민법원에 기소 행정적 해결 루트 – 전리공작관리부문에 분쟁처리를 청구하는 루트 주동보정 ( 자진보정 ) 피동보정 ( 지정보정 ) 심사청구와 동시 CPO 가 실체심사착수 예정 일을 통보하는 실체심사진 입통지서를 송달받은 날로 부터 3 개월 이내 PCT 출원시 중국단계 진입 일로부터 1 개월 이내 보정범위 – 최초 출원시 기 재된 범위내 심사청구와 동시 CPO 가 실체심사착수 예정 일을 통보하는 실체심사진 입통지서를 송달받은 날로 부터 3 개월 이내 PCT 출원시 중국단계 진입 일로부터 1 개월 이내 보정범위 – 최초 출원시 기 재된 범위내 심사관이 지정한 기간내 의견서 제출기한은 통상 3 개월이고, 1/2 개월 단위로 연장 가능 심사관 지시에 따라 일정한 범위내로 한정하여 보정 필요 청구항의 기술적 범위를 확대하는 보정은 금지됨 심사관이 지정한 기간내 의견서 제출기한은 통상 3 개월이고, 1/2 개월 단위로 연장 가능 심사관 지시에 따라 일정한 범위내로 한정하여 보정 필요 청구항의 기술적 범위를 확대하는 보정은 금지됨

3-1. 미국특허출원절차 특허출원 발명의 단일성 한정요구 한정 분할출원 실체심사 NOA 등록료 납부 등록 재심사 Non-Final OA 보정서 / 의견서 FINAL OA 보정서 / 의견서 새로운 거절이유 Advisory Acton RCE, APPEAL 거절이유 미해소 거절이유 있음거절이유 없음 YES NO CA

3-2. 미국특허소송구조 지재권 관련소송 수입제품에 대한 특허소송 연방지방법원 (94 개소 ) 연방순회항소법원 (CAFC) 항소법원 (12 개소 ) 국제무역위원회 (ITC) 대법원 특허관련분쟁 행정기관 저작권ㆍ상표권ㆍ불공정무역

3-3. 유럽특허출원절차 출원 방식심사 조사 공개 ( 출원서 및 조사보고서 ) 등록가능 ? 추가조사 심사청구 실체심사 거절이유통지 의견서 및 보정서 거절 등록 YESNO 이의신청 특허유지 보정된 청구항 유지 특허무효 심판 YES NO

3-4. 일본특허출원절차 출원 방식심사 거절이유발견 ? 거절이유해소 ? 거절이유통지 의견서 및 보정서 NO YES 새로운 거절이유 ? 보정에 의한 거절이유 ? 최후거절이유통지 의견서 및 보정서 보정 적합 ? 거절이유해소 ? 등록사정 YES NO 거절사정 YES 보정각하 YES NO YESNO YES NO

3-5. 중국특허출원절차 출원 방식심사 등록가능 ? 거절이유통지 의견서 및 보정서 NO YES 거절결정 재심청구 ? 전리결정 YES 출원공개 재심사 인민법원에 불복 설정등록 전리권취득 거절확정 NO YES NO