특허법 제 2 장 특허요건(2) - 중급편

특허를 받을 수 있는 발명 특허를 받을 수 있는 발명 특허요건(법 29) 선출원(법 36) 특허를 받을 수 없는 발명 불특허발명(법 32) 국방상 필요한 발명(법 41, 106)

제32조 【특허를 받을 수 없는 발명】 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. [해 설] 공공의 질서는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 선량의 풍속은 사회의 일반적 · 도덕적 관념을 의미한다. 다만, 이것은 발명의 본래 목적에 사용하는 경우에 한하는 것으로 그 이외의 목적에 변칙적이거나 부당하게 사용한 결과 사회질서 등을 해할 염려가 있는 경우, 예를 들어 과일칼을 살상용으로 사용하는 경우 등은 공서양속 위반이 아니다. 출원공개의 예외이며, 법 제32조는 시대적 개념이기 때문에 특허출원시가 아닌 특허여부결정시를 기준으로 판단한다.

제44조 【공동발명】 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 한다. [해 설] 공동발명이란 “2인 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 완성한 발명”을 말한다. 따라서, 공동발명자가 되기 위해서는 창작과정에 실질적으로 관여해야 한다. 따라서 단순한 보조자, 관리자, 위탁자, 자본주 등은 공동발명자가 되지 못한다. 실질적 관여 여부는 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미한다.

특허를 받을 수 있는 자 특허를 받을 수 있는 자 출원인이 될 수 있는 자(법 25, 33, 44) 특허를 받을 수 있는 권리(법 37, 38) 직무발명(발명진흥법 2, 10~19, 58) 특허를 받을 수 있는 출원 특허출원서류(법 42, 43) 1특허출원의 범위(법 45)

제33조 【특허를 받을 수 있는자】 [권리적격자 = 정당권리자] 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. [특허를 받을 수 없는자] 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다. [해 설] 1. 발명은 법률행위가 아닌 사실행위이므로 자연인만이 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다. 따라서, 미성년자도 발명에 의해 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있으나 법인은 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 못한다. 권리적격 권리능력 발명자 승계인 자연인 ○ 법 인 X(∵발명행위가 사실행위)

제33조 【특허를 받을 수 있는자】 2. 발명자가 아닌 자로서 승계인이 아닌 자는 무권리자로서 법 제33조 제1 항 본문 위반을 이유로 거절이유(법 62), 정보제공사유(법 63의2), 특허무 효사유(법 133①)이다. 3. 특허청 직원의 경우에도 특허를 받을 수 있는 권리는 갖는다. 즉, 특허청 직원의 경우에도 발명을 한 경우 그 발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권 리를 출원전에 제3자에게 이전할 수 있을 뿐만 아니라 출원후에도 제3자 에게 이전할 수 있다. 다만, 특허청 직원은 업무상 특허관계 업무를 다루고 있으므로 타인의 출 원내용을 모인할 가능성이 있을뿐더러, 심사관으로서의 직책을 수행하고 있는 직원은 자기가 출원을 하여 자기에게 특허를 허여할 가능성도 있으 므로 이러한 폐해를 방지하기 위해 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

결합발명(Combination)과 주합(Aggregation) 청구항의 구성요소가 결합 : 세탁기 + 타이머 [구성요소간 상호 작용으로 목적을 달성] : 축구경기 청구항의 구성요소 단순히 나열된 상태 : 세탁기 + 디지털시계 [구성요소간 아무런 작용이 없다] : 트랙경기다 미국 하이만 특허 : 연필 + 지우개 복수의 선행기술을 결합한 발명(결합발명)이란 A, B 2가지 요소를 모아 발명을 완성한 경우, 그 발명이 A와 B의 원래의 효과를 단순히 합산한 경우는 寄せ集め(단순한 합산)이라 부르고 진보성을 인정하지 않으며, 결합된 것이 특수한 효과가 있는 경우에는 結合이라 부르고 그 진보성을 인정하고 있다. 이러한 것은 1875년 미국 법원의 판결을 인용하여 結合(Combination)은 발명이 성립하지만, 湊合(aggregation)은 발명이 되지 않는다고 한데서 가장 오래된 연원을 찾을 수 있다고 한다.

산업상 이용가능성이 없는 경우 1. 업으로 이용할 수 없는 발명(학술적, 실험적으로만 이용되는 발명) 2. 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명 이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당 하지 않는 것으로 취급한다. 예 : 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구표면 전 체를 자외선흡수플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법 등 3. 자연법칙을 위배하거나 미완성 발명 등 4. 인간으로부터 채취한 것(혈액, 소변, 피부, 모발, 세포, 조직 등)을 치료를 위해 채취한 자에게 되돌려 줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법 예 : 혈액투석방법은 의료행위에 해당하므로 산업상 이용할 수 있는 발명 에 해당되지 않는다.

유럽특허청, 줄기세포 특허 거부 ○ 유럽특허청은 인간 배아 줄기세포 개발에 관한 특허를 허용하는데 반대 한다고 27일 판결했다. 유럽특허청 항소단은 위스콘신동문회연구재단이 1995년 신청한 줄기세포 사용과 관련한 특허 신청을 거부한 올해 6월의 결정이 정당하다고 이날 판결했다. ○ 특허청은 “유럽 특허법은 준비과정에서 인간 배아의 파괴를 필수적으로 포함하는 인간 줄기세포 배양에 관한 특허를 금지하고 있다”고 성명을 통해 밝혔다. ○ 위스콘신대학 연구자 제임스 톰슨은 1988년 배아 줄기세포를 처음으로 분리했으며 이 발견은 그 후 특허를 받았다. ○ 이번 판결은 줄기세포 기업들이 상업적 목적을 위해 실시하는 연구들에 영향을 미칠 수 있으며, 일부 기업들이 이 분야에 투자하지 않도록 저지 할 것으로 관측된다.

공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(신규성 상실의 예외) ㅇ 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우 즉, 신규성 상실의 예외라 함은 발명이 출원시를 기준으로 볼 때 신규성을 이미 상실하였다 하더라도 공지된 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면, 신규성 또는 진보성 규정을 적용함에 있어서 공지 등이 되지 아니한 것으로 취급한다(법 제30조). ㅇ 본 조항의 취지는 발명을 공지시킨 행위(예 : 연구발표, 실험, 박람회출품 등)가 기술발전 촉진에 기여하거나 출원인의 의사에 반한 경우에도 일률적으로 신규성을 상실한 것으로 취급한다면 발명을 보호 · 장려 하려는 특허법의 목적에도 어긋날 뿐만 아니라 발명자에게 지나치게 가혹하므로 예외적으로 신규성이 있는 것으로 보아 발명자를 보호하기 위한 것이다.

○ 신규성 상실의 예외 사유 □ 신규성 상실 예외의 효과 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원일 전 6개월 이내에 특허출 원인이 행한 모든 공지행위에 대하여 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있 다. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공 고된 경우를 제외한다. 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 자유의사에 반하여 발명이 공표된 경 우를 의사에 반한 공지라 하며 이 경우에도 신규성 상실의 예외 규정이 적용 될 수 있다. 주로 강박이나 절취 등의 수단에 의한 공표를 말하며, 발명자 등 의 특허제도에 대한 무지에 의한 공표는 이에 해당하지 않는다. □ 신규성 상실 예외의 효과 당해 공지 사유로 인해서는 신규성을 상실하지 아니한 것으로 보나, 출원일의 소급효가 주어지는 것은 아니므로 선출원주의에 대한 예외는 아니다. 따라서 특허를 받을 수 있는 자의 공지일 이후에 신규성 상실 예외 적용 출원일 전에 제3자가 출원한 경우 특허를 받을 수 없다. 따라서, 불가피하게 공개행위가 있는 경우 신속히 특허출원을 하여야 한다.

주요국의 신규성 상실 예외 규정 비교 구분 한국 일본 중국 미국 EPO 규정 사유제한 없음 - 간행물에 발표 - 학술단체 서면 발표 - 의사에 반한 공지 - 전기통신회선 발표 중국정부가 주최 하거나 승인하는 국제박람회에서 최초로 전시 출원일 1년 전 공지 등 - 명백한 남용 - 국제박람회에 전시 판단 기준 동일인 출원일로부터 6개월 내 공지된 발명으로부터 용이발명 범위까지 보호 주체 불문 출원일 기준 - 1년 해외출원을 고려할 경우 각 국가마다 신규성 상실의 예외를 인정하는 범위가 서로 다르므로 유의하여야 한다. 예를 들어 한국에 판매(공용)를 근거로 신규성 상실의 예외를 적용받고 이를 일본에 출원하고자 한다면 일본에서는 대한민국에서의 공용을 근거로 거절될 수 있다.

□ 선행기술 인용시 주의사항 진보성 판단시 2 이상의 공지발명(주지 · 관용 기술 포함)을 상호 조합시켜 판단할 수 있으나, 그 조합이 출원시에 당업자에게 자명한 경우에 한한다. 또한 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술분야의 관련성, 과제해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분히 검토하여야 한다. 한편 선행기술이 미완성발명인 경우도 진보성 판단의 대비자료로 인용할 수 있다(대법원 1996. 10. 29 선고, 95후1302 판결).

□ 진보성 판단시 유의사항 ① 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 진보성을 부정하기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다. ② 청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 한다. 다만, 발명의 구성에 관한 사항의 각각이 유기적으로 결합되어 있지 않고 단순한 조합에 불 과한 경우에는 각 부분별로 검토할 수 있다. ③ 독립항의 진보성이 인정되면 그 독립항의 종속항도 진보성이 인정된다. 그러나, 독립항의 진보성이 부정되는 경우에는 그 독립항에 속하는 종속 항에 대해서는 별도의 진보성을 판단하여야 한다.

□ 진보성이 부정되는 예 다음의 경우에는 일반적으로 진보성이 인정되지 않는다. 1. 공지기술의 단순한 주합, 치환 또는 전용 2. 관용수단의 전환 · 부가 · 삭제 3. 단순한 설계변경 또는 재료 한정 4. 용도한정발명

대법원 1999. 4. 9. 선고 97후2033 판결 [진보성 판단 기준] 【판시사항】 [1] 특허법상 발명의 진보성 유무 판단 기준 [2] 출원발명이 인용발명과 그 목적과 기술적 구성이 상이하고 작용효과가 전혀 별개의 것이라고 보아 진보성을 인정한 사례 【판결요지】 [1] 특허법 제29조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다. [2] 출원발명이 인용발명과 그 목적과 기술적 구성이 상이하고 특히 작용효과에 있어 인용발명이 '약물의 비강투여시의 투과흡수성 개선'에 있음에 비하여 출원발명이 '췌장 베타세포의 자기면역 반응에 의한 파괴의 억제'로서 전혀 별개의 것이라고 보아 진보성을 인정한다.

대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 [진보성 판단 기준] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시 · 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).