특허분석 및 국내외 특허출원, 등록절차 2009. 3. 12 지혜안특허법률사무소 서 재 승

목 차 Ⅰ. 개요 Ⅱ. 특허정보 활용 Ⅲ. 기술의 권리화 IV. 특허분쟁 대응수단 마련 V. 기술 사업화 전략 수립

Ⅰ. 개요

Ⅰ. 개 요 [지식가치의 변화 과정] 재산화 경로 활용경로 기술개발 (결과물 발생) 기술이전/ 사업화 특허권 확보 Ⅰ. 개 요 [지식가치의 변화 과정] 재산화 경로 활용경로 기술개발 (결과물 발생) 기술이전/ 사업화 특허권 확보 경제적 가치 증대 ○ 글로벌 무한경쟁 시대에 살아남기 위해서는 기술 개발 및 활용 활성화를 통한 새로운 가치 창출 필요 - 연구개발활동은 ‘혁신을 가능하게 하는 지식’을 생산하는 과정 - 지식을 경제적 가치를 가지는 지식재산으로 변화 및 사업화를 위한 지식재산 전략 활용 필요

지식가치의 변화에 따른 효과적 지식재산 전략 수립 및 활용 필요 Ⅰ. 개 요 지식가치의 변화에 따른 효과적 지식재산 전략 수립 및 활용 필요 [지식가치의 변화에 따른 지식재산 전략] 재산화 경로 활용경로 기술개발 (결과물 발생) 기술이전/ 사업화 특허권 확보 특허정보 활용 기술의 권리화 기술사업화 전략 수립

Ⅱ. 특허정보 활용 기업 선행기술 조사 및 분석 특허맵(Patent Map) 분석

선행기술조사라 함은 출원하고자 하는 발명보다 먼저 출원 또는 공개된 II. 특허정보 활용 1) 선행기술 조사 선행기술조사라 함은 출원하고자 하는 발명보다 먼저 출원 또는 공개된 모든 자료를 조사하는 것 ○ 신기술 개발에 관한 아이디어 수집 및 연구개발 테마 선택 ○ 타사가 보유하고 있는 권리를 회피함으로써 중복 연구 및 투자 방지 ○ 기술의 권리관계 파악을 통한 공동연구 또는 라이센싱 추진 ○ 자사와 관계 있는 타사의 권리기술에 대한 이의 신청 또는 무효심판 청구 [선행기술 조사 목적]

선행기술은 발명의 완성 및 특허등록을 위한 지도와 나침반 역할 II. 특허정보 활용 1) 선행기술 조사 선행기술은 발명의 완성 및 특허등록을 위한 지도와 나침반 역할 ○ 선행기술 검토 및 분석을 통하여 발명활동에 도움이 되는 정보 습득   - 선행기술과는 다른 방향으로 발명을 완성하여 특허 받을 가능성 증가 ○ 선행기술 검색 및 검토를 통한 기술개발에 소요되는 비용과 시간 절감   - 새로운 사업 및 연구개발 시작 전 해당분야 특허자료 검색 [선행기술 조사 활용전략]

II. 특허정보 활용 1) 선행기술 조사 [선행기술 조사 수행절차] 본원기술 분석 정보 검색 및 검색식 작성 인용문헌 선택 관련도 판단 전자문서 작성

II. 특허정보 활용 1) 선행기술 조사 [선행기술 조사 사례]

특허지도란 특허에 대한 정보가공을 통하여 분석 및 해석한 결과를 도표로 표현한 것 II. 특허정보 활용 2) 특허동향 조사 특허지도란 특허에 대한 정보가공을 통하여 분석 및 해석한 결과를 도표로 표현한 것 [특허동향조사의 목적] ○「Patent Map」은 연구개발의 방향 및 수단을 가르쳐 주는 길잡이 역할 수행 번호 특허동향조사 목적 1 중복연구 방지 2 테마선정 3 연구개발방향 설정 4 기술 추이 및 미래 예측 5 주요 기술 및 특허 확인 6 타사 연구개발조직 운영실태 파악

II. 특허정보 활용 2) 특허동향 조사 [활용 전략] ○ 시장상황, 상품변혁 및 흐름 인지를 통한 신규사업 선택 - 공백기술분야 인지 및 경쟁회사의 기술상품 변환예측에 활용 - 독자제품 개발촉진 · 유효특허 확보기반 구축에 활용 ○ 전략·유효특허 발굴   - 당사 현재 기술수준 확인 및 타사 기술동향 · 문제특허 파악으로 효과적 특허망 구축 ○ R&D활동과 특허활동의 일체화 - 개발장애 요인의 사전발굴에 의한 특허전략적 연구개발 활동 추진을 위한 근거 자료로 활용

II. 특허정보 활용 2) 특허동향 조사 [PM을 통한 특허정보 분석 절차]

II. 특허정보 활용 2) 특허동향 조사 [Patent Map 결과 구현]

II. 특허정보 활용 2) 특허동향 조사 [Patent Map 활용 효과] 연구 · 기술 부문 경영 · 기획 부문 - 기술동향 파악 기술 GAP 확인 기술 분포현황 파악 - 기술 상관관계 분석 Patent Map 기술개발동향 파악 - 시장참여 현황 파악 - 기업 상관관계 파악 기술관리 부문 - 특허침해 가능성 파악 - 특허망 분석 - 기술파악/출원방향 설정

Ⅲ. 기술의 권리화 지식재산권에 대한 인식 강화 국내 · 외 지식재산권 확보

Ⅲ. 기술의 권리화 1) 지식재산권에 대한 인식 강화 [특허에 대한 인식 변화 현황] ○ 특허 등 무형자산의 가치 상승으로 인하여 지식재산권 관리가 경영전략의 중요 요소로 부각 [무형자산에 대한 인식 변화]

Ⅲ. 기술의 권리화 1) 지식재산권에 대한 인식 강화 [특허인식 제고를 위한 전략] ○ 기업 전 부서 차원의 지식재산권 관련 교육 및 연수 강화 - 특허부서 차원이 아닌 기업 전 부서에 대한 지식재산권 교육 강화를 통한 지식재산 관리 · 활용 촉진 기반 마련 ○ 해외 지식재산권 제도에 대한 이해 확대 - 국내 지식재산권 제도와 상이한 해외 지식재산권 제도에 대한 이해 확대를 통한 해외 지식재산권 확보 및 국제특허분쟁 대응을 위한 기반 마련

Ⅲ. 기술의 권리화 1) 지식재산권에 대한 인식 강화 [한국 특허출원절차 흐름] 방식 심사 특허출원 출원공개 심사청구 실체 거절이유가 존재하는 경우 거절이유통지 거절이유가 해소된 경우 의견서/보정서 거절이유가 존재하지 않은 경우 거절이유가 해소되지 않은 경우 특허결정 거절결정

2 이상의 동일한 발명에 대한 출원이 존재하는 경우 Ⅲ. 기술의 권리화 1) 지식재산권에 대한 인식 강화 [미국 특허출원절차 흐름] 방식 심사 특허출원 출원공개 실체 심사 거절이유가 존재하는 경우 저촉심사 거절이유통지 2 이상의 동일한 발명에 대한 출원이 존재하는 경우 거절이유가 해소된 경우 의견서/보정서 거절이유가 존재하지 않은 경우 선발명 인정 거절이유가 해소되지 않은 경우 특허결정 선발명 비인정 거절결정

Ⅲ. 기술의 권리화 1) 지식재산권에 대한 인식 강화 [R&D 결과물의 권리화] 硏究開發시작 出 願 件 數 時間 A 社 B 基礎硏究 商品化硏究 製品販賣 [R&D 결과물의 권리화] ○ 제품출시/논문발표보다 특허출원 우선 전략 구사 - A사는 R&D 초기에 넓은 개념특허를 출원하고 응용제품에 대해서도 ‘특허망’ 구축 가능 - B사와 같이 제품판매 직전 대량의 출원을 하게 되면, 출원권리가 해당 제품의 범위 내로 축소될 가능성이 있어 특허의 질 저하 및 A사의 선행 특허에 의해 무효 가능

Ⅲ. 기술의 권리화 2) 국내 · 외 지식재산권 확보 [바이오 에너지 특허출원 동향] ○ 제1차, 제2차 석유파동의 여파로 선진국에서 대체에너지 기술개발 에 관심을 기술이면서 바이오에너 지 특허출원이 74년 이후 81년까 지 가파른 상승세 보임 ○ 94년 유엔기후변화협약 채택, 97년 지구온난화방지 교도회의 (COP3) 개최의 영향으로 90년대 중반에 들어 평균수준의 2배 이상 으로 급증하는 양상임 [바이오 에너지 전체 출원연도별 특허출원 동향]

Ⅲ. 기술의 권리화 2) 국내 · 외 지식재산권 확보 [지식재산권의 필요성] ○ 시장에서 독점적 지위 확보   - 특허 등 산업재산권은 독점배타적인 무체재산권으로 신용창출, 소비자와의 신뢰도 향상 및 기술판매를 통한 로얄티 수입 기능 ○ 특허분쟁의 사전 예방   - 자신의 발명 및 개발기술을 적시에 출원 및 권리화함으로써 타인과의 분쟁 사전예방 및 타인이 자신의 권리를 무단사용 시 적극적으로 대응하여 법적보호 가능 ○ R&D 투자비 회수 및 향후 추가 기술개발의 원천   - 막대한 기술개발 투자비를 회수할 수 있는 확실한 수단이며 확보된 권리를 바탕으로 타인과 분쟁 없이 추가 응용 기술개발 가능 정부의 각종 정책자금 및 세제지원 혜택 [지식재산권의 필요성]

Ⅲ. 기술의 권리화 2) 국내 · 외 지식재산권 확보 [특허명세서의 구조] 특허명세서 발명의 상세한 설명 특허청구범위 - 과학기술정보 정보공개 - 재산권 정보 - 권리선언

Ⅲ. 기술의 권리화 2) 국내 · 외 지식재산권 확보 [국내출원 절차] ○ 지식재산권 확보방법으로 국내 특허출원을 통한 특허등록과 해외에 직접 출원하는 방법과 PCT 국제출원제도를 이용하는 방법이 있음 [국내출원 절차] 출원인코드부여신청 (사전등록절차) 선행기술조사 출원서작성 제출서류준비 출원번호통지서 수령 (또는 접수증) 심사청구 및 심사 출원공개 접수 및 수수료 납부 등록료 납부

Ⅲ. 기술의 권리화 2) 국내 · 외 지식재산권 확보 [PCT에 의한 국제출원] ○ 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT) - 특허협력조약에 의한 국제출원은 출원인이 자국 특허청에 국가를 지정하여 국제출원서를 제출하면 각 지정국에서 정규의 국내출원으로 인정해 주는 제도 [PCT에 의한 국제출원 절차]

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 마련 특허 포트폴리오 활용

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 1) 특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 마련 [국제 특허분쟁 동향] ○ 선진 제국(諸國)에 의한 국제 특허분쟁 격화 - 해외 선진업체의 특허 무기화 전략 강화 - 후발업체의 특허침해 및 기술유출 시도 증가 [국제 특허분쟁 발생 현황] 기술분야 발생시기 요구업체 해당업체 CDMA 2006.8 Ericsson 삼성 SDRAM 등 2006.7 Rambus 하이닉스 PDP 2005.12 삼성SDI Matsushita DRAM 2005.6  Rambus

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 1) 특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 마련 [목적 및 필요성] ○ 현재의 기술에 대한 회피기술 가능성 및 향후 진행될 기술에 대한 핵심 유망기술 파악 필요     - 현안특허에 대한 정량·정성적 분석을 통하여 특허기술 및 표준기술규격 간 상관관계 제시 필요 ○ 현재 업계에 제기된 현안특허 및 표준과의 비교분석을 통한 국내기업의 효과적 라이센싱 대응방안 마련 목적     - 기술 표준 및 특허에 관한 정보부족으로 해외 선진기업의 로열티 협상 압력에 대한 국내 기업들에게 기초 정보 제공 필요      - 특허 협상 테이블에서 즉각적으로 활용 가능한 국내외 기관의 특허에 대한 매입가능성 타진 및 업계로의 이전가능성 검토 필요

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 1) 특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 마련 [활용 전략] ○ 현안특허 및 표준의 비교분석 결과에 따른 분쟁대응절차 및 협상 근거자료 제공     - 특허 분쟁시 효과적으로 대응할 수 있는 지침 제공 및 로열티 협상 테이블의 협상카드로 활용     - 상세한 권리분석 및 현안특허의 표준관련 여부 분석정보 제공을 통하여 문제의 소지가 있는 특허의 회피기술 및 우회설계 방안 마련   ○ 현안특허의 국가별 출원현황, 등록상황, 존속기간, 서지사항 및 법적상태 등 조사     - 조사결과를 토대로 국내 업체의 수출전략 및 향후 사업 전략 수립에 있어서 기본적인 지적재산권 전략 데이터로 활용     - 크로스라이센싱을 위한 특허 매입후보 발굴 전략 수립 및 매입후보 특허에 대한 제반 정보 마련

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 1) 특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 마련 관련 기술 현황 [특허권리분석 및 분쟁대응 가이드의 구성] 관련 기술 현황 현안특허 분석 및 대응전략/특허매입 방안 분쟁대응 전략 정리/특허매입 전략

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 1) 특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 마련 [특허권리분석 및 분쟁대응 가이드 활용 효과]

해외 선진국의 경우 특허 포트폴리오의 적극적 활용을 통한 지재권 전략 수립 IV. 특허분쟁 대응수단 마련 2) 특허 포트폴리오 활용 해외 선진국의 경우 특허 포트폴리오의 적극적 활용을 통한 지재권 전략 수립 [해외 포트폴리오 제작 업체 홍보물 예]

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 2) 특허 포트폴리오 활용 [목적 및 필요성] ○ 특허 포트폴리오(PPF; Patent Portfolio)는 지적재산권 전반에 관한 특허전략 및 분석보고서   - 특허클레임 빈발업체의 특허 포트폴리오 조사․분석을 통하여 양질의 특허정보 제공 ○ 특허분쟁에 대한 기본적인 정보 제공을 통한 국내 기업 지원   - 국내 기업 및 중소 벤처기업들의 특허분쟁 대응전략을 위한 기초자료 및 향후 사업화 방향 선정을 위한 가이드라인 제시

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 2) 특허 포트폴리오 활용 [활용 전략] ○ 선진기업의 특허분쟁에 대응하기 위한 특허 분석 기초자료 제공 - 특허 포트폴리오를 통한 주력 생산제품에 대한 분쟁 예측 가능성 제고 및 특허 분쟁대응력 향상 ○ 향후 제품 개발 사업들에 대한 특허관련 Raw-Data 활용 - 기업 · 품목별 선진기업의 전략적 특허 보유 현황 특허정보 파악

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 2) 특허 포트폴리오 활용 [부서별 활용 전략]

IV. 특허분쟁 대응수단 마련 2) 특허 포트폴리오 활용 [PPF 상 지식재산권전략 상호간의 관계 예]

V. 기술 사업화 전략 수립 기술가치 · 시장성 평가 기술이전/사업화 컨설팅 활용

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 기술가치‧시장성 평가 [기술가치평가 의의] ○ 기술평가의 정의 ○ 기술가치평가의 중요성 - 기술평가란 기술이 개발되어 사회에 도입발전보완되었을 때 사회에 미칠 수 있는 효과를 체계적으로 조사검토하는 분석 작업 - 미국 OTA(Office of Technology Assessment)에 의해 기본개념 정립 : 기업이 가지고 있는 기술의 주관적인 가치의 객관화 과정을 통해 기술, 기술비즈니스, 기술기업을 평가한 결과를 다시 화폐적 가치로 전환시키는 작업 ○ 기술가치평가의 중요성 - 기술가치평가는 기술의 옥석을 구분해 선택과 집중의 논리 하에 자원을 배분하고 기업의 혁신성을 높여주며, 자칫 사장될 수 있는 기술을 발굴하고 자극하여 신산업 창출의 가속화에 기여

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 기술가치‧시장성 평가 [필요성] ○ 기술가치평가의 필요성 - 중소벤처기업의 무형자산을 담보로 한 대출 및 자금지원 확대 - 벤처기업 인증 등 정부 인증사업에서 기술평가를 필수사항으로 요구 - 기술이전거래에서 기술가치평가가 필수적으로 요구 - 기술개발의 기획단계에서부터 의사결정 및 개발결과에 대한 기술평가가 요구됨 - 기술의 현물출자를 위한 평가 - 기업의 기술전략수립, M&A 및 기업구조조정을 위한 수단으로 활용 [필요성]

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 기술가치‧시장성 평가 [유형] ○ 기술가치평가의 유형 : 기술가치의 평가결과를 나타내는 방법에 따라 기술등급(기술력)평가, 기술성(사업성) 평가, 기술가치평가로 구분 - 기술등급(기술력)평가 : 기술의 사업화 가능성을 백분율이나 등급으로 평가 - 기술성(사업성)평가 : 기업의 전반적 기술능력을 평가하는 것으로 개별기술 수준, 기술인력, 지적재산권, 연구기설 등을 종합적으로 평가 - 기술가치평가 : 기술가치의 평가결과를 화폐금액으로 나타내는 것 [기술평가 유형별 평가목적의 차이] 평가유형 평가목적 기술거래 기업거래 투융자 정부지원 기술등급(기술력)평가 ○ 기술성(사업성)평가 기술가치평가 △ 기업가치평가 자료 : 한국기술거래소 기술이전사업화 백서

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 기술가치‧시장성 평가 [활용] ○ 기술가치평가의 활용 - 거래 : 기술의 구입, 판매, 라이센싱을 위한 거래가격 산정 - 출자 : 기술현물 출자 시 적정가액 산정 - 투융자 : 기술투자, 기술의 재무증권화 또는 대출 담보 설정 - 세무 : 기술의 기증, 처분, 상각을 위한 세무계획 수립 및 세금 납부 - 전략 : 기업의 가치 증진, 기술 상품화, 분사(Spin-off) 기타 장기 전략적 경영계획 수립 - 청산 : 기업의 파산 또는 구조조정에 따른 자산평가, 채무 상환계획 수립 - 소송 : 특허권 침해, 채무불이행, 기타 재산 분쟁관련 법적 소송

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 기술가치‧시장성 평가 [활용 현황] ○ 기술가치평가의 활용현황 [기술평가의 활용 실태 (2005년)] 구분 기술평가 중요성 활용실태 투자 기술현물출자 ◎ △ 초기단계 투자 X 성장단계 투자 ○ 융자 기술보증대출 일반융자 회수 M&A 거래 권리 기술거래 기술분쟁 - 지적재산 및 무형자산의 기술혁신사업화 촉진을 위한 기술평가의 중요성이 증대되고 있음 자료 : 산업자원부 기술거래 및 평가기관 지정요령, 2006

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 2) 기술이전/사업화 컨설팅 활용 [기술거래] ○ 기술 이전 정의 - ‘특허법 등 관련 법률에 의하여 등록된 특허·실용신안·의장 반도체 배치설계, 기술이 집적된 자본재·소프트웨어 등 지적재산인 기술 및 디자인·기술정보 등 기타의 기술이 양도·실시권 허여·기술지도 등의 방법을 통하여 기술보유자로부터 그 외의 자에게 이전되는 것 ○ 기술거래 유형 : 매매, 라이센스, OEM, 기술제휴 [국내외 기술거래 규모 추정 (2004년)] 구분 시장규모(억달러) 종류 금액 합계 국내거래 기업간 27 30 연구기관 기업간 3 국외거래 기술도입 45 60 기술수출 15 자료 : 한국기술거래소 내부자료, 2005

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 2) 기술이전/사업화 컨설팅 활용 [기술사업화] ○ 정의 [기술사업화 유형] - <기술이전촉진법>상에서는 ‘사업화라 함은 개발된 기술을 이용하여 제품의 개발·생산 및 판매를 수행하거나 그 과정의 관련기술의 향상에 적용하는 것 - 기술 개발, 사업 개발, 시장 개발을 융합시킴으로써 연구개발 성과의 상용화 성공률을 제고 [기술사업화 유형] 구분 사업화 유형 내용 공공부문 공공기술 이전·사업화 * 정부 R&D자금의 투입으로 개발된 기술을 민간기업에 이전하여 사업화는 것으로 정부 R&D 사업의 효율성과 경제적 효과를 높이기 위한 방안 공공기술 개발자 창업 * 대학, 연구기관이 주관이 되어 개발한 기술을 기술개발에 참여한 교수, 연구원 등으로 하여금 창업 및 사업화하도록 하는 방안 민간부문 자체기술 사업화 * 민간기업이 자체 개발하였거나 공동으로 개발한 기술을 직접 제품화하여 판매하는 방안 이전기술 * 기술의 판매희망자와 기술의 구매희망자가 연결되어 민간부문에서 해당기술의 거래가 이루어지고 이를 사업화하는 방안

단속기업, 합작기업(Joint Venture), 기업분할(Spin-Off) Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 2) 기술이전/사업화 컨설팅 활용 [기술사업화 전략] ○ 연구개발성과를 활용하여 수익화하는 방법 - 기술 라이센스, 연구원 창업, 다른 기업과의 인수 및 합병 ○ 연구성과를 확산하는 방법 - 산·학·연 공동연구, 기술지도 및 자문, 인력 교류 등 [기술사업화 성공 유형] 기술창업형 단속기업, 합작기업(Joint Venture), 기업분할(Spin-Off) 수익발생형 기술 매매, 기술 라이센스 시장진입형 제품 및 서비스 매출 기술혁신형 품질향상, 공정개선, 생산성 제고

테크노파크, 기술혁신센터, 지역기술이전센터 등 Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 2) 기술이전/사업화 컨설팅 활용 [기술사업화 과정] ○ 기술사업화 과정 - 기술을 개발하는 기술공급자, 기술을 활용하여 사업화를 추진하는 기술수요자, 기술의 이전·사업화 과정을 중개 및 지원하는 기관, 기업의 사업추진 및 기술혁신을 지원하는 거점기관 등 4대 주체가 참여 [기술사업화 참여 주체] 기술 공급자 (대학, 출연(연), 기업연구소, 개인 등) 중개/지원기관 (기술거래, 기술평가, 인큐베이팅, 기술투자 등) 기술 수요자 (대기업, 중소기업, 벤처기업 등) 기술혁신거점기관 테크노파크, 기술혁신센터, 지역기술이전센터 등

Ⅴ. 기술 사업화 전략 수립 2) 기술이전/사업화 컨설팅 활용 [기술사업화 과정] ○ 기술사업화 추진 과정 - 사업화 니즈와 기술발굴부터 상용화추진개발, 그리고 시장 진출까지의 3단계로 진행 되는데, 사업화 단계에서는 기술, 자본, 인력, 혁신역량, 정보 등이 필요 [기술사업화 과정] 1단계 : 수요파악 및 기술중개 2단계 : 기술이전 및 사업화 3단계 : 사업착수 기술 공급자 산학연 및 개인보유기술 기술가치평가 기술이전/ 거래 사업화 자금 제품화/사업화 추가개발 양산, 마케팅 경영 등 제품/서비스 시장진출 기술패키징 및 기술마케팅 기술 수요자 대기업, 중소기업 벤처기업 등 신제품/신사업 전략 및 기술 Sourcing

감사합니다.