특허청 자동차심사팀 김 우 순 samusa15@kipo.go.kr 기술경쟁시대의 지식재산권 확보전략 특허청 자동차심사팀 김 우 순 samusa15@kipo.go.kr

< 발표순서 > 지식기반사회로의 진입 각국의 지식재산권 전략동향 R&D 과정에서 특허정보의 활용방안 직무발명제도

I. 지식기반사회로의 진입 지식기반사회 지식재산권의 변화

1. 지식기반사회 (knowledge based society) 지식이 가치창출을 위한 중요한 자원(primary resource to create value)이 되고, 생산된 지식이 중요한 가치(primary target value to create)가 되는 사회 이론적 배경 신경제성장론(New growth theory) : 지식이 투자수익을 증가시키고 투자수익 증가는 지식의 축적을 가져와서 경제의 지속적인 성장이 가능해 짐 기술의 사회적 형성론(Social shaping of Technology) : 기술발전은 사회적 요인에 영향을 받는 것으로 파악, 지식을 획득, 창출하는 인간적 능력을 중시 혁신체제론(Innovation system) : 혁신과 지식창출에 영향을 미치는 제도, 인적 자원, 인프라 등 사회적 환경과 이를 조성하는 국가의 역할에 주목 기술혁신론 → 학습조직론 → 혁신체제론, OECD에 의해 채택 지식과 혁신의 확산과정에서 이를 흡수할 수 있는 흡수능력이 강조

2. 지식재산권의 변화 보호되어야 할 가치의 급증 Brookings Institute의 분석결과 미국 S&P 500대 기업의 가치 중 무형자산이 차지하는 비중이 급증 2001~2003년간 미국 경제성장의 90%는 지식재산의 증가에 기인하고, 미국 내 지식재산의 가치는 5조$~5.5조$로 추정 Robert J. Shapiro & Kevin A. Hassett, The Economic Value of Intellectual Property (2005) 구 분 유형자산 무형자산 1982년 62% 38% 1992년 2002년 20% 80%

새로운 형태의 지식재산권 등장 신지식재산권이란, “과학기술의 급속한 발전과 사회여건의 변화에 따라 종래의 지식재산법규의 보호 범주에 포함되지 않으나 경제적 가치를 지닌 지적 창작물” 신지식재산권의 종류 신지식재산권은 권리의 성격이 이중적인 경우가 많아 중복보호의 가능성과 어떠한 법으로도 보호받지 못할 가능성이 상존 보 호 중 반도체배치설계(1993), 컴퓨터프로그램(1987 정통부), 데이터베이스(1994 문광부), 영업비밀(1992), 물질특허(1987) 검 토 중 전통지식, 지리적표시, 캐릭터, 입체,소리,냄새 상표 등

보호의 양태가 다른 지식재산권간의 융합화 과학기술의 발전에 따라 저작권이 문화 예술적 가치보호체계에서 산업적, 상업적 가치보호체계로 변천 이에 따라 산업재산권과 저작권 양자의 보호방법이 접근하고 중복보호 등의 문제가 지적됨에 따라 관리통합의 필요성이 높아지고 있음 기술발전 보호범위 보호유형 활판인쇄술 인쇄특권제도(1469, 출판업자) 사진, 축음, 영사기 사진, 음반, 영상저작물 컴퓨터 컴퓨터프로그램, 데이터베이스 ? 전파 방송권, 전송권

II. 각국의 지식재산권 전략동향 미국 일본 중국

1. 미 국 1980년대 초 국가 경쟁력 강화 정책의 일환으로, 반 독점정책 (Anti-Trust)에서 친 특허정책(Pro-Patent)으로 전환 대외적으로 다자간, 양자간 협상을 통해 지적재산권 제도의 국제적 표준화 달성을 위해 노력 1970년대 : 반독점정책(Anti-Trust) 1980년대 : 친특허정책(Pro-Patent) 특허는 가격 경쟁에 있어서 정적인 효율성에 제한을 가하는 독점으로 해석하여 지재권 법률과 실시허락에 대하여 적대적인 입장을 고수 미국 법무부의 반독점국 입장 특허는 R&D활동의 동기를 부여하여 새로운 제품 및 공정개발을 통해 경쟁을 촉진하고, 불법모방 및 무임승차를 억제하는 역할을 수행 William Baxter : 스텐포드대 교수, 자유시장경제주의자, 국장 재직 시(1981-1983) 반독점국을 축소하고, 대기업에 대한 정부 규제를 완화함

연방순회항소법원(CAFC) 설립(1982) CAFC (Court of Appeals for Federal Circuit) 설립 배경 서로 다른 항소법원에서 특허법을 상이하게 해석하여 불확실성이 증가하고, 상고심인 대법원에서의 심리도 거의 이루어 지지 않아 소송 비용 및 시간이 증가하여 forum shopping 문제 발생 특허법의 통일된 해석을 보장하기 위한 장치로 특허에 대한 단독 항소 재판권을 가진 연방법원 설립 결과적으로 특허권자가 승소할 확률이 54% 상승함 CAFC 설립이전에는 75%의 특허가 무효가 된 반면, 1990년 중반 이후에는 75%의 사건이 침해로 판결 CAFC 설립 이전 CAFC 설립 이후 특허침해 인정 판결 지지율 62% 90% 특허침해 불인정 판결 번복률 12% 28%

공공기술의 민간 이전 본격화 Bayh-Dole 법 제정(1980) Stevenson-Wydler 기술혁신법(1980) 연방자금이 지원된 연구개발의 결과물인 특허에 대한 처분 및 정부소유 특허의 라이센싱 기준 - 대학의 특허권 인정 Stevenson-Wydler 기술혁신법(1980) 직접적인 연방자금이 포함되지 않은 연방연구소와 외부 협력 당사자의 협력작업으로 발생한 특허의 소유권 인정 Bayh-Dole법 제정 이전 미국 대학은 매년 250건 이하의 특허를 등록하고, 기술의 민간이전은 거의 없었던 것으로 조사됨 대 학 1994 1997 2000 2003 미국특허등록 (건) 1,822 2,570 3,567 3,933 라이센스수입 (M$) 355 601 1,230 1,310 미국대학창업 (개) 212 275 424 374

무역정책과 특허정책의 연계 미국 레이건행정부는 보호무역정책을 회피하면서 무역수지를 개선하기 위한 효율적인 방안으로 무역정책과 특허정책을 연계함 CBI (Caribbean Basin Initiative, 1982): 카리브해 연안국에 우대무역국 지위를 제공하는 조건으로 지식재산권 보호를 요구 미국, 중국간 지재권 보호에 관한 양해각서 (1992) : 중국을 슈퍼 301조 우선협상대상국으로 지정함으로써, 중국이 포괄적인 지식재산권 관련 법률을 도입하게 함 새로운 국제규범에 대한 논의 시작 1982년 미국은 자국의 경쟁력을 회복하기 위한 방안으로 GATT 체제에 지식재산권을 포함시킬 것을 주장함에 따라 1986년 우루과이의 푼타 델 에스테에서 기존 GATT 체제를 새로운 상황 변화에 맞게 전면적으로 개편하는 협상을 개시하기로 합의 우루과이라운드의 특징은 지식재산권과 투자 및 서비스 분야가 협상항목에 추가

지식재산권이 유일한 무역장벽으로 작용 (WTO/TRIPs 협정) TRIPs협정은 WTO협정의 제1부속서(Annex 1C)의 형태로 성립되어 WTO 체제에 참여하는 모든 국가는 자동적으로 TRIPs협정이 적용 GATT에서 지식재산권 문제를 취급할 자격이 있는가에 대한 가트성(gattability) 논쟁이 있어 왔으나, 최종단계에서 타결하는 것으로 합의 TRIPs 협정의 특징 지식재산권의 두 주류인 산업재산권과 저작권을 분리하여 논의하던 이분법적인 경계를 허물고, 저작권, 저작인접권, 상표, 지리적표시, 의장, 특허, 반도체집적회로배치설계 각 동맹국 국내법의 집행규정에 의존하던 파리협약과 베른협약과 달리 지식재산권의 집행에 관한 상세한 조항을 포함 다른 지식재산권 협정과의 관계 “파리협약 플러스”, “베른협약 플러스” 어프로치 라는 방법을 적용하여 기존 협약의 실체규정을 인용함과 동시에 보다 높은 보호수준을 규정

미국의 지식재산정책 조정기구(2000) 위 원 장 : 특허청장, 법무부 차관(공동) 미 연방 및 대외적으로 지식재산권 규범의 집행에 관한 정부부처간 사전조율 및 협의를 위해 국가지식재산권법집행조정위원회 설치 NIPLECC (National Intellectual Property Law Enforcement Coordination Council, 2000.) 위 원 장 : 특허청장, 법무부 차관(공동) 참여 기관 : 국무부 경제농업차관, 무역대표부 부대표, 관세청장, 상무성 국제무역차관 사 무 국 : 특허청 국제협력국 설치 근거 : 재무부 및 일반정부 예산지출법 제653조 위원회 전체회의는 매년 2~3회 개최하고, 대통령, 상,하원 세출위원회 및 법사위원회에 연례보고

2. 일 본 일본의 지식재산정책 조정기구 위 원 장 : 내각 총리대신 위원 구성 : 전 국무대신 및 외부전문가 지식재산의 창조, 보호, 활용에 관한 중요사항의 기획에 관한 조사, 심의, 시책의 추진 및 종합조정을 위해 지적재산전략본부(2003) 설치 위 원 장 : 내각 총리대신 위원 구성 : 전 국무대신 및 외부전문가 사 무 국 : 내각관방 (장관보가 사무국장) 설치 근거 : 지식재산기본법 제24조 전문적인 사항의 조사, 연구를 위해 전문 조사회를 두고 있으며, 현재 권리보호기반의 강화에 관한 전문 조사회, 컨텐츠 전문 조사회 및 의료관련 행위의 특허 보호에 관한 전문 조사회가 설치됨

지적재산전략본부 (2003) 설치배경 1990년대부터 미국은 세계의 두뇌센터로 중국은 세계의 공장으로 변모함에 따라 전후 일본의 경제발전모델이 한계에 직면 아라이 히사미쯔(荒井 壽光); 내각관방, 지적재산전략추진사무국장, 2005 설치경위 고이즈미 총리의 시정연설 (2002.2) : “연구 및 창조활동의 성과를 지적재산으로 전략적으로 보호, 활용해 산업의 국제경쟁력을 강화하는 것이 국가의 목표, 이를 위해 지적재산전략회의를 창설, 필요한 정책을 강력하게 추진” 지적재산전략회의 개최 (2002.3) : 내각총리대신 이하 각료 및 민간전문가로 구성하여, 7월 지식재산전략대강을 발표하고, 11월 지적재산기본법 제정 지적재산전략본부 설치 (2003.3)

지적재산고등재판소 설치 (2005) 지적재산고등재판소 설치배경 기술을 전혀 모르는 문과출신의 판사에 의해 재판이 진행되어 판결이 느리고 배상액이 낮아짐에 따라 특허재판의 공동화 현상 발생 일본경제의 국제적인 경쟁력을 유지하는데 중요한 지식재산의 보호를 강화하고 지식재산 중시라는 국가정책을 명확히 하기 위해 설치 2003년 민사소송법을 개정하여 침해소송의 1심관할을 관할지방재판소에서 동경지방재판소 및 오사카지방재판소로 집중 2001 2003 2005 심결취소소송 동경고등재판소 지적재산고등재판소 침해소송 관할고등재판소

국경에서 지식재산권 침해물품 단속강화 (통관조치) 재무성은 지식재산권을 침해한 외국물품의 수입, 통관을 차단할 수 있도록 관세정률법을 개정 주요개정내용 수입통관금지신청제도의 적용대상에 특허, 실용, 의장을 포함하고 특허청에 의견조회제도가 도입(2003년) 인정절차 개시 시에 지식재산권을 침해할 우려가 있는 물품을 수입한 수입자, 생산자 및 권리자의 정보를 쌍방에 제공(2004년) 샘플분해제도를 도입, 침해물품의 침해여부를 판단하는 인정절차에 있어서 권리자에게 당해 물품의 샘플을 제공하여 검사할 수 있도록 함 부정경쟁방지법과 통관조치를 연결, 경제산업성에 부정경쟁방지법상 수입이 규제된 품목 여부의 확인을 위한 의견조회제도 도입(2006년) 육성자권을 침해할 우려가 있는 제품의 인정절차에 농림수산성에 의견조회제도가 도입(2005년)

각국 통관조치의 비교 TRIPs협정 제51조에서는 지식재산권 침해물품 중 통관조치의 대상으로 상표권 및 저작권은 의무사항으로, 특허권 등 기타 지식재산권은 선택사항으로 규정 일본 통관조치 절차 한국 미국 일본 대상 지식재산권 상표권, 저작권 저작권, 상호 상표권, 저작권, 특허권, 실용신안권, 식물신품종권 반도체배치설계권, 의장권 조치내용 통관보류 통관금지 or 압수 수입금지 신청 신청조사 (소명기회 없음) 수리 (정보제공) 인정수속 (의견조회,30일) 결정

통관조치를 PDP관련 특허분쟁에 활용한 사례 삼성 SDI vs. 후지쯔 2003.04 : 후지쯔 침해 주장 및 로열티 지불 요구 2004.02 : 삼성SDI 미 법원에 후지쯔 특허 9건의 무효소송 2004.04 : 삼성SDI를 특허침해로 미국, 일본에서 제소, 수입금지조치 요구 2004.04 : 수입금지 결정(신청 후 18일) 인정절차 개시 시 특허청에 의견문의 절차 생략, 절차상 하자발생 2004.06 : 크로스 라이센스 계약 체결 LG전자 vs. 마쓰시다 2003.08 : 마쓰시다 침해 주장 및 로열티 지불 요구 4차례 특허료 협상 결렬(크로스 라이센스 포함) 2004.11 : 마쓰시다 LG전자를 특허침해로 일본에 제소, 수입금지조치 요구 2004.11 : LG전자 마쓰시다를 특허침해로 한국에 제소 무역위원회에 잠정수입금지조치 신청 2005.04 : 크로스 라이센스 계약 체결

3. 중 국 개혁개방정책의 추진 (1978) 1979년 미국과의 무역정상화의 조건으로 지식재산권 보호에 대한 법적 장치가 마련되기 시작 법, 제도 정비일정 미국과의 무역정상화 (1979) 1983년 상표법, 1984년 전리법, 1991년 저작권법 제정 중국-미국간 지식재산권 보호에 관한 양해각서 체결 China-US Memorandum of Understanding on the Protection of Intellectual Property Rights, 1992 1993년 영업비밀을 보호하는 불공정 거래에 관한 법 제정, 의약품 특허 인정 중국-미국간 지식재산권 양해각서 체결 중국에서의 지식재산권 집행에 초점을 둔 것으로, 1995년 집행협정 (1995 Enforcement Agreement)라고도 함 중국 당국의 기관간 불법복제 단속반 설치

중국의 지식재산정책 조정기구 (2005) 위 원 장 : 국무원 부총리 2004년 우이(吳儀) 부총리가 지식재산권에 대한 전략을 추진하도록 지시함에 따라 국가지식재산권전략위원회를 설립(2005) 공식명칭 : 國家知識財産權戰略制定工作領導小組 지식재산권관련 대외 업무는 국가지식산권국 (SIPO : State Intellectual Property Office)에서 총괄하고 대내적으로 특허는 국가지식산권국, 상표는 상표국, 저작권은 국가판권국에서 전담 위 원 장 : 국무원 부총리 위원 구성 : 국가지식산권국 국장, 공상총국 부국장, 판권국 부국장, 과기부 부부장, 상무부 부부장 등 23개 부처 사 무 국 : 국가지식산권국 국장 사무국은 국가지식재산권 관련 전략을 제정하고, 위원회가 결의한 사항을 관리감독하고, 국내외 주요사항을 위원회에 보고

특허정보의 이해 R&D 과정에서 특허정보 활용실태 국가 R&D 과정에서 특허정보의 활용계획 특허검색방법론 III. R&D 과정에서 특허정보의 활용 특허정보의 이해 R&D 과정에서 특허정보 활용실태 국가 R&D 과정에서 특허정보의 활용계획 특허검색방법론

1. 특허정보의 중요성 신기술이 특허문헌에만 나올 비율? 특허정보 활용으로 인한 경제적 효과 신기술의 공개시기 인식 : 10% 미만이라고 생각하는 연구원이 전체의 60% 실제 : 신기술의 75%가 특허문헌에만 나타남 (J. Straus, 1997) 특허정보 활용으로 인한 경제적 효과 연구개발기간 : 21.2% 단축 연구개발비용 : 11.2% 절감 신기술의 공개시기   기술내용 특허공개시기 비특허문헌 공개시기  펀치카드  1889년  1914년  TV  1923년  1946년  제트엔진  1936년

2. R&D 과정에서 특허정보 활용실태 2003년 지식재산연구소의 조사결과 2003년 유럽특허청(EPO)의 조사에 의하면 연구원의 80%는 특허정보가 중요하다고 판단하면서도 연구원이 속한 연구팀의 연간 특허검색 횟수가 10회 미만인 경우가 전체의 77%이며, 특허 검색시기에 있어서도 연구개발이 종료된 이후가 전체의 46%에 달하여 연구개발과정에서 특허정보의 활용은 매우 미미한 상황 연구원의 71%가 특허정보와 검색 관련 교육을 받은 경험이 없음 2003년 유럽특허청(EPO)의 조사에 의하면 특허정보를 제품개발 이전단계에 이용하는 비율은 미국 61%, 북유럽 63%, 동유럽 43%로 조사되었으며 한국 지식재산연구소의 조사에 의하면 우리나라의 이용 비율은 44.6% 특허출원단계에서 사용하는 비율은 미국 3%, 동유럽 1%임

일본특허청의 조사결과 거절을 위해 인용된 선행기술의 연령 분포 평균 출원 R&D시작 1차 거절 최후 거절 선행기술의 출원시점에 조사 가능한 선행기술(95%) 1차 거절 최후 거절 R&D착수 시점에 이미 있었던 선행기술( 80%) 출원 시점에 미 공개 선행기술(5%) 선행기술의 인용당시 연령 평균 출원 R&D시작

유럽특허청의 조사결과(Quick Scan Action) 제4차 유럽연합 연구개발사업(FP4, Framework Program)의 효율적 수행을 위해 유럽특허청이 선행기술조사 실시 조사대상 연구제안서 100건 중 87건이 선행기술조사가 가능한 것으로 분류되었으며, 이중 57건은 기술내용의 신규성에 대한 의문이 제기됨 FP4 : 기간, 1994~1998, 예산, 131.2억 유로 Quick Scan으로 인하여 조사된 과제의 28%가 지식재산권(IPR) 전략을 수정 또한 설문조사 결과 제안서 제출 기업의 67%는 제안서 작성시 특허정보를 활용하지 않은 것으로 조사됨 신규성 인정 신규성 상실 조사불가 대상제외 비 율 30% 57% 7% 6%

3. 국가 R&D 과정에서 특허정보의 활용계획 제16회 국가과학기술위원회(2004.12.)에서 국가 R&D 효율화를 위한 특허정보 활용확산 계획 보고 국가연구개발사업의 기획, 과제선정, 성과평가에 특허정보를 조사함으로써 중복투자를 방지하고 연구개발의 효율화를 도모 2005년 국가연구개발관리규정 시행

State-of-the-Art Search 4. 특허검색 방법론 목적에 따른 특허검색 유형 특허기술동향 검색 State-of-the-Art Search 최신기술동향, 경쟁기술동향, 연구개발테마 탐색, 산업/기업 분석, 연구 기관/연구자 탐색 등 타사의 특허를 침해하고 있지 않은지에 대한 검색 노 력 비 용 특허침해성 검색 Infringement Search 특허획득가능성에 대한 판단 특허무효성 검색 Validity Search 특허성 검색 Patentability Search 권리만료특허 검색 Right-to-Make Search 라이센시 검색 Licensee Search 신규특허모니터링 검색 Continuing Search 권리기간 만료일에 다가오는 특허 검색 라이센싱기관을 탐색하기 위한 검색 새로운 특허를 지속적으로 모니터링 연구기획단계 연구개발단계 특허출원단계 비즈니스단계 라이센싱단계 특허소송단계

Title of the Invention (발명의 명칭) Brief Description of the Drawings R&D단계 : 기술정보적 측면 활용 Abstract (요약서) Title of the Invention (발명의 명칭) 경영 정보적 활용 Brief Description of the Drawings (도면의 간단한 설명) 서지적 사항 발명, 출원인 출원 년도 우선권주장 Detailed Description of the Invention (발명의 상세한 설명) 1) Field of the Invention (발명의 분야) 2) Object of the Invention (발명의 목적) 3) Examples (실시예) 4) Effects (발명의 효과) 특 허 정 보 기술 정보적 활용 기술적 사항 상세한 설명 청구범위 인용문헌 Claims (특허청구범위) Applicant(s) (출원인) 권리 정보적 활용 Inventor(s) (발명자)

PM 작성예 : 인용도(Citation) 분석 성숙기 개량기술 경쟁치열 성숙기 기술 Backward Citation Hi 초기기술 or 변방기술 Lo 원천기술 Lo Hi Forward Citation

인터넷을 이용한 특허검색방법 주요국 특허검색방법 한국 (KIPO) : www. kipris.or.kr 미국 (USPTO) : www.uspto.gov 유럽 (EPO) : ep.espacenet.com 일본 (JPO) : www.ipdl.ncipi.go.jp 특허 DB 사용료 국내 사이트 한국특허정보원(kipris) 무료 국외 Delphion 유료 한국과학기술정보연구원 Derwent WIPS Dialog 위즈도메인 Micorpatent ※ DB마다 지원하는 도메인과 공개 및 등록특허의 수록내용이 다름 Qpat Questel·Orbit STN

IV. 직무발명제도 직무발명의 권리귀속 정당한 보상금

1. 직무발명의 권리귀속 발명진흥법 개정에 따른 직무발명의 권리귀속 구 분 종업원 : 직무발명 완성사실 통지의무(법10조) 구 분 종업원 : 직무발명 완성사실 통지의무(법10조) 사용자 : 직무발명 승계여부 통지의무(법11조) 승계 미승계 미통지 예약승계규정(有) 직무발명 권리승계 (종업원은 정당한 보상권 취득) 통상실시권 취득 자유발명간주 예약승계규정(無) 직무발명 권리승계 불가 (종업원이 양도 시 승계가능)

2. 정당한 보상금 이원화된 보상기준 법원의 정당한 보상금 산출 사례 보상규정(有) + 종업원 사용자간 합의 + 합리적 절차 보상이 불합리한 경우 법원의 결정 출원, 등록, 실시, 처분, 방어보상 법원의 정당한 보상금 산출 사례 유 형 산 식 보상액 건설회사 실시료 × 보상규정(10%이내) × 지분률 (1,319백만원 × 10% × 40%) 53백만원 제약회사 (실시료+추정실시료)/2 × 보상규정(5-10%) × 기여율 (11,740백만원 / 2 × 10% × 30%) 176백만원 부품회사 매출액 × 추정실시료율 × 공헌도 (7,893백만원 × 4% × 5%) 16백만원

감사합니다