Patent Troll의 역사와 그 분쟁사례 - 미국의 특허분쟁사례를 중심으로 - 차세대 휴대인터넷 특허연구회 2007. 2. 6. 발표자 : 네트워크 심사팀장 김민희

차 례 Ⅰ. Patent Troll의 정의 Ⅱ. Patent Troll의 파생 배경 Ⅳ. 결 론 차 례 Ⅰ. Patent Troll의 정의     1. Peter Detkin의 정의     2. Patent Troll의 유형                          Ⅱ. Patent Troll의 파생 배경    1. Submarine Patent  2. Lemelson   3. IT 산업의 성황과 몰락 Ⅲ. Patent Troll의 주요사례        1. MercExchange v. eBay   2. NTP v. RIM    3. Eolas v. MS 4. 표준과 관련된 분쟁(Rambus, Forgent 및 Unisys) Ⅳ. 결 론

Patent Troll에 대한 전설 또는 호칭 ? “Some people call this 'trolling' after the old story where trolls sit under the bridge and say,'Give me a gold coin or I'll eat you.”(Georgetown Univ. Law Prof. Jay Thomas) “특허괴물” 『특허를 실질적으로 실시하지 않는 서류상 회사 or 발명가 당해특허를 현업에서 실시하고 있는 대기업을 상대로 막대한 특허 로얄티나 소송합의금을 끝없이 받아먹는 괴물』 “특허알박기” or “특허사냥꾼” 『땅투기처럼 토지개발에 따른 선보상을 받아내기 위해 미리 땅에 알박기를 하는 것 』, 『 특허전문꾼들이 관련 특허를 미리 확보 or 선점 후, 주요 기업을 상대로 특허 보상금을 요구하는 것』

Patent Troll의 Definition 온라인 백과사전인 Wikipedia “Patent troll” is a derogatory term used to describe a patent owner, frequently a small company, which enforces patent rights against accused infringers, but does not manufacture products or supply services based on the patents in question.

Peter Detkin의 Definition 2001년 Intel의 변호인으로서 인텔사의 비침해 항변 “특허권에 대하여, 발명을 현재 실시하고 있지도 않고, 미래에도 실시할 의사도 없고, 또한 대부분의 경우에 과거에도 결코 실시한 적이 없는 특허를 가지고 막대한 돈을 벌려고 하는 사람” 소송상대방으로서 특허침해를 주장하는 “any plaintiff” 인류의 위대한 대발명가 Thomas Edison ?

Patent Troll의 대표적 형태 Acacia Technologies Group : 기술라이센싱 전문업체 특허를 취득해 그 라이센싱과 권리행사를 주된 목적으로 하는 회사 고객 : 자산이 부족한 개인발명가나 소기업(재정적 후원자) MOSAID : 반도체 메모리 관련 제조업체(캐나다) 제조/생산보다 관련장비 기술라이센싱을 주된 업무로 사업변환기업  IPVALUE : 특허대행(중개)업자 특허권자를 대신해 특허권행사를 전문적으로 대행해주는 특허대행업자(특허권자를 위하여 특허권의 이전이나 라이센싱을 상업적으로 중개해 줌)

Patent Troll의 발생배경 Submarine Patent(ancient troll) 출원인이 특허출원후 심사를 고의로 지연시키고 있다가 어느 날 갑자기 특허등록을 진행시켜 무차별적으로 특허권을 행사하는 것으로서, 물속에서 잠망경만을 내놓고 있다가 물 위의 시장이 활성화되기를 기다린 뒤 특허된 발명을 어뢰처럼 발사시켜 특허권을 행사하는 잠수함 선발명주의, 출원중에 있는 발명의 내용을 비밀로 유지토록 하였고, 특허권 존속기간, 심사소요기간과 상관없이 특허등록일로부터 17년. 출원인이 악의적으로 20년 이상 USPTO에 출원을 계류시키고 있다가 동사실을 알지 못하는 제3자가 상당한 설비투자를 한 후에 특허등록을 진행시켜 침해소송에서 막대한 로얄티를 받아냄.

Submarine Patent의 대표적인 예 발명자 특허번호 발명의 주제 출원일 등록일 잠수기간 Lemelson  4,118,730 Machine vision and bar code technologies 1954.12.24 1992.09.01 38년 Hytt  4,942,516 Application for micro computer basic technology 1969.11.24 1990.07.17 21년 Williamson 4,621,410 Automated machine installation and method 1966.09.09 1986.11.11 20년 Gould 4,704,583 Light amplifiers employing collisions to produce a population inversion 1959.04.06 1987.11.03 28년

Jerome H. Lemelson Patent Troll의 대부? 1957년부터 죽기까지 약40년간 평균 한달에 한개의 특허취득 총 558개의 특허(에디슨은 562개의 특허) 1954년 “바코드스캐닝”에 관한 발명을 출원한 이래 일부계속출원제도 이용 1993년까지 출원서를 지속적으로 보정하면서 개량발명을 출원함 1989년 자동차 업계가 바코드 시스템을 채용할 의사를 전면적으로 공표함 1990년 16개 관련특허 등록, 미국과 일본 자동차 업계를 상대로 침해주장 그가 죽기까지 관련 로얄티의 총액은 거의 15억 달러 “레멜슨 재단”은 특허들을 양도받아 1998년 관련업자들에게 침해소송제기 피고들은 출원절차수속에 있어 비합리적인 지연은 형평법상 “prosecution laches”를 침해한 것이므로 당해특허는 무효가 되어야 한다고 주장함 2004년 제1심법원: '레멜슨의 특허클레임 행사의 실행에 있어서의 지체는 “unreasonable and unjustified” 것이라 하여 “prosecution laches” 적용 CAFC에서도 이 결정은 유지됨. However 특허출원에 있어 어느 정도의 출원수속의 지체가 ”prosecution laches“가 되는지에 대해서는 명확한 시간적 제한을 정의하지는 못함 

IT산업의 성쇠와 저가의 특허매수 90년 후반부터 미국 IT산업의 붐은 IT관련 특허출원의 증가를 초래함 미국 IT붐이 2001년도 붕괴시 IT회사들이 다수 도산, 그 특허권들을 저가에 매수하려는 일련의 집단이 Patent Troll의 등장을 초래     IT 분야가 Patent Troll의 관심 있는 주무대의 대상으로서 타켓이 된 이유 첫째, IT 관련 사업은 대규모 자본과 오랜 기간의 R＆D 투자를 요하는 BT 와는 달리 사업이 상대적으로 창업하기 용이(소규모의 dot.com 회사나 벤쳐기업이 소자본으로도 반짝이는 아이디어 기술을 바탕으로 특허획득). 둘째, IT 관련제품들은 종종 하나의 Product로써 수백 개의 특허들로 조합되어 완성된다는 점(침해가 비록 당해 제품의 하나의 요소를 구성한다 할지라도 Patent Troll은 그 완제품(entire product)에 대한 침해금지명령을 법원에 요구함으로써 상대방을 소송상 전략적으로 위협할 수 있음) 셋째, IT 분야에서는 모든 관련된 특허들의 침해에 대한 평가가 어렵고 고비용이기 때문에 상호간 크로스 라이센싱이 상대적으로 용이하지 않음 (Patent Troll은 발명을 실시하지 않으므로 크로스 라이센싱 제의에 미온) 넷째, IT 업체 대다수가 재정부족과 선행기술에 대한 부주의로 그 사업의 실시는 Patent Troll의 특허권에 상당수 포함될 가능성이 많다는 점.  

Patent Troll의 분쟁사례 1. MercExchange v. eBay      - Tomas Woolston(’98)은 Online Auction System관련 첫특허를 받은후, 천만달러 벤쳐캐피탈 자금을 끌어들여 기존 Priceline.com과 같은 온라인 여행사이트를 운영하는 벤쳐회사격인 머크익스체인지를 설립 - 창립 다음연도인 1999년 자금상태 악화로 직원 40명을 해고한 후, eBay 포함 두회사를 Willful infringement로 2001년 침해소송을 제기 - 침해관련 특허들(5,845,265; 6,085,176; 6,202,051)은 온라인 옥션을 증진시키기 위한 방법과 시스템에 관한 것들이었고, 당시 eBay는 “Buy It Now"라는 판매시스템을 사용하고 있었음.     

MercExchange v. eBay 2003년 제1심 법원 CAFC의 결정 미연방대법원의 결정 - eBay의 특허침해를 인정, 머크익스체인지의 손해배상금 청구부분은 인정, 침해금지처분을 위한 permanent injunction에 대한 청구는 기각됨. CAFC의 결정 - “exceptional circumstances이 없는 상태에서 법원은 특허침해에 대해 영구적인 침해금지명령을 발하는 것이 general rule이다”하여 특허침해에 대한 영구적인 침해금지명령을 내림 미연방대법원의 결정 - CAFC가 영구금지명령을 발하는데 있어 general rule적용은 문제가 있음, 침해금지명령은 전통적인 형평법의 원리에 따라 판단하여야 함 - eBay가 특허침해했지만 eBay를 수년간 이용한 대다수 고객들에게 엄청난 피해 줄 수 있다(public interest 들어 항소심 침해금지명령 결정 번복) - 침해가 인정되어도 침해금지명령이 자동적으로 피고에게 명해질 수 없음 (정당한 권리행사라도 사안에 따라 형평성에 의거 권리남용이 될 수 있음)

MercExchange v. eBay 미국법원은 침해금지명령을 내리기 위한 전통적인 형평법의 원리인 다음의 네 가지를 종합적으로 고려하여 판단 - 첫째, 침해가 권리자에게 회복불가능한 손해(irreparable harm)인지, - 둘째, 법상 침해보상을 위한 여타의 적절한 구제방법(adequate remedies)이 없는지, - 셋째, 분쟁 당사자간의 형평을 고려한 불이익의 형량(balance of hardships)을 하고, - 넷째, 공공의 이익(public interest)을 고려하는 것이다. 이에 대한 입증책임은 침해금지명령을 구하는 원고의 부담

NTP v. RIM NTP는 ’92년 발명가 Thomas J. Campana Jr./특허변호사 Donald E. Stout에 의해 설립된 특허라이센싱 회사 (wireless email과 RF Antenna design분야의 50여개의 특허권 소유) RIM(Research In Motion)은 wireless device 제조회사로 “Black Berry와 inter＠ctive pager”라는 휴대통신장비의 개발자 (‘05년 회계수입 20억 7천불인 세계적인 글로벌 기업체) 분쟁은 ‘01년 NTP가 그의 특허기술 중 일명 “블랙베리”라는 무선이메일 시스템과 방법기술들을 RIM이 무단으로 특허를 침해했다 소송제기 - ‘03년 제1심은 RIM의 침해를 인정, 당초 배심원의 2천3백만 달러의 손해액 산정보다 증액된 willful infringement로 인한 5천3백70만 달러의 금전적 손해배상을 명함과 동시에 permanent injunction을 명함

NTP v. RIM 항소심에서 일련의 절차에 따라 NTP와 RIM은 ‘05년 3월 4억5천만 달러에 분쟁종결키로 합의를 하였으나 그 합의는 3개월 만에 파기됨 CAFC는 제1심 법원의 침해결정을 인정하면서도 그 결정에 대해 일부 파기와 인용을 내리면서 금지명령에 대한 취소와 하급법원으로 환송을 명 이 결정에 RIM은 미대법원에 상고하였으나 위 신청은 인정되지 않았고, 데신 new prior art를 발견, 미특허청에 특허의 reexamination를 신청함(미특허청은 관련특허의 claims을 모두 거절할 것인지에 대해 최종적으로 결론을 내지 못했고 아직 재심사에 대한 절차는 진행중)   ‘06년 3.3.RIM과 NTP는 특허분쟁의 모든 클레임들이 “full and final settlement” 전제하 NTP에 6억1천2백50만달러 합의금 지급키로 타결(NTP는 재심사통한 관련특허 무효 위험성 피하고, RIM은 현재 성공적으로 실시하고 있는 기술의 침해금지명령확정을 피할 수 있다는 점에서 극적으로 타결된 것) 이 사건은 차후 특허분쟁에 있어서 Patent Troll의 존재와 함께 특허전문 라이센싱업을 활성화 시킨 매우 중요한 사건으로 기억되고 있음.

Eolas v. Microsoft Eolas는 ‘94년 Univ.of California가 출자하고 Dr. Michael D Doyle에 의해 설립된 일종의 대학벤쳐기업 - Eolas의 특허(5,838,906; ‘94년 출원, ‘98년 등록)는 컴퓨터 네트워크 환경에서 내장된 상호연동 프로그램을 구동시키기 위한 방법에 관한 것 MS는 ‘75년에 설립, MS-DOS와 Windows를 개발해 전세계 소프트웨어 시장을 석권한 ‘05년 기준 400억 달러매출 기록하고 있는 글로벌 기업 Eolas는 MS에 기술라이센싱을 제의, MS는 거절, ‘99년 MS의 Internet Explorer 브라우저가 ‘906 특허를 침해했다고 소송 제기 - 법원은 MS의 침해를 인정, 손해배상액으로 5억2천만 달러를 결정 - MS는 CAFC에 항소, 특허침해/손해배상액 관한 제1심 법원 결정유지 - ‘05년 미대법원에 대한 상고는 불인정, 손해액 산정에 따른 외국에서의 Windows 판매 등에 관한 몇 가지 쟁점을 남기고 지방법원으로 환송됨

기술표준과 관련된 사례 기술표준 관련 특허권을 가진 업체도 일반적으로 당해기술의 상용화 및 표준화를 추진시킨후 다수 관련업체에 대해 특허권의 영향력을 행사하여 금전적 이윤을 추구한다는 점에서는 Patent Troll의 한 부류라 할 수 있음(Rambus, Forgent 및 Unisys) Rambus의 반도체칩 표준과 관련된 것 - Rambus는 ‘90년 설립, 자체 반도체칩 생산시설은 NO, 반도체 특허기술 및 이를 적용한 제품개발의 기술라이센싱 사업을 주력으로 하는 회사. - ‘90년 초부터 JEDEC의 표준제정 과정에서 자사 관련 특허출원 사실을 숨긴채 표준활동에 적극적으로 참여한 뒤, - ‘00년부터 하이닉스 반도체, 인피니언, 삼성전자 및 마이크론 등을 포함한 세계 주요반도체 업체를 상대로 자사의 특허를 사용하는 조건으로 약 10억 달러의 로얄티를 요구하면서 일련의 특허침해 소송을 제기함 - 피소업체들은 Rambus가 특허 로얄티 수입을 극대화하기 위하여 해당 기술이 업계의 표준으로 선정될 때까지 자사 특허권의 구체적인 사실내용을 숨겼다고 주장했고, Rambus는 JEDEC의 표준화 정책에는 자사의 특허권 보유 및 특허출원의 사실 여부를 통지할 의무는 없다며 다툰 사건  

기술표준과 관련된 사례 Forgent Networks의 이미지파일 압축표준(JPEG)에 관한 것 - ‘85년 비디오 통신사업 시발점으로 ‘97년 Compression Labs사를 인수하면서 JEPG 이미지 압축기술을 포함하고 있는 특허(4,698,672, ‘86년 등록)를 취득 - 이 표준관련 기술은 이미지 파일압축이 가능하면서 선명한 화상을 제공하기 때문에 디지털 카메라, 컴퓨터 그래픽 및 휴대폰 제조업체 등에 널리 채택되고 있는 기술이고 인터넷상에서 많이 이용되고 있는 이미지 파일 형식이어서 마이크로소프트사를 비롯한 다수의 컴퓨터 및 전자기기 대형업체들이 사용하고 있었음. - Forgent사는 ‘02년 30여 업체에 대해 자사특허를 침해하고 있다고 소송을 제기, ‘04년까지 위특허를 라이센싱 하여 약 9천만 달러의 로얄티 수익을 올림. - 현재는 Adobe Systems, Apple Computer, IBM 등 30여개의 IT기업들과 케이블 TV 사업자 15곳을 상대로 특허 침해 소송을 진행하고 있음.

기술표준과 관련된 사례 Unisys의 GIF 관련 분쟁에 관한 것 인터넷상에서 이미지 파일포맷으로 가장 널리 사용되고 있어 사실상 표준으로 평가되고 있는 기술임 - GIF는 ‘87년 CompuServe사가 개발하여 출시하였으나 GIF 파일압축에 사용되는 LZW(Lempel-Ziv-Welch) 데이터 압축방법에 관한 특허(4,558,302)를 ‘86년에 설립된 컴퓨터 시스템회사인 Unisys가 보유하고 있다는 사실을 업계는 거의 인지하지 못하고 있었음 - Unisys도 업계에서 GIF기술이 일반화 되기까지 어떠한 반응도 보이지 않다가, ‘94년부터 자사특허권을 행사하겠다고 컴퓨터프로그램업계에 통보 - 이미 GIF기술이 널리 보편화 되어있어 GIF관련 프로그램을 생산하는 대다수의 업체들은 특허권에 대한 로얄티을 피할 수가 없게 됨 - 다행히 LZW 압축방법에 대한 특허가 ‘04년 6월에 만료되어, Unisys는 GIF포맷 사용에 대한 특허 로얄티를 더이상 징수할 수 없게 되었음

Patent Troll에 대한 재평가는? Patent Troll을 “특허 강탈자”(patent extortionist), “특허 기생충”(patent parasite), “특허 해적”(patent pirate), “특허 투기꾼””(patent speculator), “특허 마피아“(patent mafia), “특허 악당”(patent rascal) 등으로도 불리어 지고 있음.

Patent Troll에 대한 재평가는? Troll : 지하/동굴에 사는 초자연적 괴물로 거인 또는 난쟁이로 묘사됨 트롤을 크게 2종류로 나눌 수가 있는데, CAVE 트롤과 DARK 트롤이다.  케이브 트롤은 주로 몬스터고, 다크 트롤은 머리 좋고 마법을 사용함 현대와 같은 극단적인 자본주의 시스템에서 진정한 발명가를 보호한다면 『경제적/사회적으로 약자인 개인 발명가나 중소기업이 자신의 특허발명에 대하여 정당하고 가치 있는 보호를 받기 위하여 관련 특허발명을 특허권자의 허락 없이 무단으로 실시하고 있는 대기업을 상대로 특허소송을 전략적으로 제기해 자기발명의 이익을 극대화 하는 진정한 특허전략가』 “특허 천재” 또는 “특허 귀재” 발명적인 측면에서의 천재성과 소송적인 측면에서도 전략성을 모두 갖춘 현대의 자본주의시장에서의 “실용주의적 발명가”를 의미 한다 ???

결론 : 미국 Patent Troll의 특징 최근 미국 특허소송사건에서 Patent Troll의 전형적인 소송상의 대립구조와 그 특징을 살펴보면, - Plaintiff는 소규모의 특허권자로 당해 특허발명에 대한 제조품이나 서비스를 실시하거나 제공하지는 않았고, - Defendant는 인지도가 높은 대규모의 글로벌 기업으로 서 실제로 특허발명에 대한 제조품이나 서비스를 실시하고 있었던 상황에서 - 원고(개인발명가나 소규모 기업)가 피고(대기업이나 글로벌 기업)를 특허침해의 이유로 소송을 제기했고 원고가 재판에서 거의 완승했다는 점 

결 론 "Patent Troll"에 대한 미국에서의 평가 결 론 "Patent Troll"에 대한 미국에서의 평가 - 긍정적인 면 : 특허발명을 현실적으로 실시할 수 없거나 상품화 할 수 없 는 개인 발명가에게 시장진입 위한 특허권의 자산적 유동성 (liquidity)을 증진시켰으며 새로운 발명의 창출에 대한 인센 티브를 제공함으로써 기술발전과 혁신을 촉진하였다는 점 및 시장경제적인 측면에서 특허권의 포트폴리오에 따른 기술라이센싱을 촉진하고 일련의 특허풀 연합을 통한 법적 인 대응수단을 활성화시켰다는 점에 의의를 두고 있음 - 부정적인 면 : 특허권을 보유하고 있지 않는 다수의 제조업자들에게 특허로얄티 지불에 대한 잠재적 위험성을 증가시켜 제품생 산에 대한 비용을 크게 증가시켰다는 점, 또한 제품개발자 들에게는 등록특허나 계류중인 특허출원들에 대하여 상시 적으로 감시해야 할 필요성의 증가로 이 역시 경제적인 비 용의 상승을 초래했다는 점이다

결 론  미국에서는 Patent Troll에 대한 피해가 당사자는 물론 산업계 심지어는 국민 개개인에게도 큰 영향을 미치면서 Patent Troll 에 맞서기 위하여 업계중심으로 미국 특허청에 재심사를 요구하는 등의 공익특허연합(Public Patent Foundation)을 결성하기도 하고, 미의회를 중심으로 특허권의 남용을 제한하자는 입법도 추진 중에 있음.   우리나라에서는? - 한국은 IT 산업의 산실이자 상용화 시장의 표본 - IT 산업을 포함한 산업전반에 있어서 양질의 특허권을 확보해야 함