전기전자심사국 통신과 서기관 전기억 kejeon@kipo.go.kr 미국 판례로 본 특허 청구범위 해석과 그 영향 전기전자심사국 통신과 서기관 전기억 kejeon@kipo.go.kr 통신특허연구회

목 차 1. 서 언 2. 청구범위 해석에 적용되는 제 원칙 3. Festo 사건 이전의 판례 목 차 1. 서 언 2. 청구범위 해석에 적용되는 제 원칙 3. Festo 사건 이전의 판례 4. Festo 사건에 대한 대법원의 판결내용 5. 맺은 말 통신특허연구회

1. 서 언 균등론과 금반언의 원칙 제10장 특허요건(patentability of inventions) 101 Inventions Patentable 102 Condition for patentability ; novelty and loss of right to patent 103 Condition for patentability ; non-obvious subject matter 제11장 특허출원(application for patent) 112 Specification 균등론과 금반언의 원칙 (1) 초기 균등론만을 적용한 판례 등 - Winans 사건(1835)에서 중심한정주의 관점에서 균등론을 적용한 경우 - Graver Tank 사건(1950)에서 주변한정주의 하에서 균등론을 적용한 경우 (2) 심사과정에서 선행기술을 피하기 위해 청구범위를 축소한 경우 금반언의 원칙과 균등론을 적용한 판례 등장 - Hilton Davis 사건(1997)에서 선행기술에 의한 신규성과 진보성의 결여와 같은 거절이유로 청구범위를 축소한 경우 - Festo 사건(2002)에서 청구항 기재방법 위반, 실시 가능성 불명료 등과 같은 거절이유에 때문에 청구범위를 축소한 경우 통신특허연구회

2. 청구범위 해석에 적용되는 제 원칙 가. 모든 구성요소 포함의 원칙(AER : All Element Rule) 구성요소가 소송대상물의 구성요소와 일대일로 대응시키는 구성요소별(element-by-element) 청구범위 해석이론 나. 발명의 상세한 설명 및 도면 참작의 원칙 - 청구범위에 기재된 발명이 실제 발명보다 넓게 기재되어 있더라도 상세한 설명과 도면 등에 기재된 내용을 참작하여 해석 통신특허연구회

다. 균등론(Doctrine of Equivalents) - 균등론은 청구범위의 문언적 기재사항과는 차이가 있지만 그것과 균등한 구성요소까지 효력이 미친다는 이론 - 균등론의 기본원칙 ①명세서 또는 도면에 나타난 발명과 동일한 방법-기능-효과를 얻는 것이라면 특허침해 ②대체가능성을 당업자가 알 수 있으면 균등물 - 균등론의 전제 : 모방을 방지할 수 있는 명세서의 작성이 쉽지 않다는 가정과 이를 방치하면 침해자가 동일한 기술사상을 복제함으로 특허권을 무력하게 할 것임 - 균등론의 한계 : 청구범위를 지나치게 확대해석하는 것도 제3자의 법적 안정성을 해침 통신특허연구회

라. 금반언의 원칙(Prosecution History Estoppel) - 특허침해 소송에서는 특허권자가 출원 이후에 행한 절차와 모순되는 주장을 금지하는 원칙 - 이 원칙은 균등론으로 청구범위를 지나치게 확대 해석하는 것을 막아주는 역할 - 청구범위 해석에 있어서 균등론은 업종, 시대, 기술수준 등에 따라 변화하는 상대적인 원칙인데 반해 금반언은 절대적 원칙 - 두가지 원칙이 충돌할 때는 금반언의 원칙이 균등론에 우선하여 적용 통신특허연구회

마. 공지기술 배제설 - 청구범위 포함된 구성요소에서 공지사항을 제외하여 권리범위를 해석하여야 한다는 설 - 발명은 구성요소간 상호 유기적인 결합으로 이루어지는 것이므로 청구범위의 공지요소를 제외하고 나머지 부분만을 놓고 해석한다는 것을 의미하지는 않음 - 다만, 침해대상물이 특허출원 전에 공지된 것이면 당해 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것으로 보며 특허발명 전체가 공지기술이면 침해대상물은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 것 통신특허연구회

3. Festo 사건 이전의 판례 가. Winans v. Denmead(1835) 위쪽이 넓은 원추형으로 제작하여 석탄의 중량에 의한 부하를 평균화하여 전복을 방지하는 것 - 피고 Denmead사가 원추형 적재함 대신에 팔각뿔 형태의 적재함을 가진 석탄운반 차량을 생산판매 - 연방대법원은 단순한 형상의 변경에 의하여 발명의 원리를 도용하는 것을 허용한다면 특허권은 공허한 권리로 전락할 것이라고 판시 - 이 판결은 중심한정주의 하에서 균등론으로 청구범위를 확대해석하는 것을 인정하는 계기 - 이후 중심한정주의는 청구범위를 지나치게 넓게 해석함으로써 침해여부 판단의 예측가능성을 떨어뜨려 법의 안정성을 해친다는 비판이 강하게 대두 - 결국 1870년도 특허법 개정을 통해 주변한정주의로 변화하는 계기 통신특허연구회

- 이 사건은 전기용접에 사용되는 융제조성물에 관한 사건 나. Graver Tank&Mfg Co v. Linde Air Products Co(1950) - 이 사건은 전기용접에 사용되는 융제조성물에 관한 사건 - 원고 Linde Air Product사의 특허는 알칼리 토류금속(2A족) 규산염으로 칼슘과 마그네슘 규산염을 개시 - 피고 Graver Tank사는 7A족인 망간(Mn)을 사용하여 실시 - 소송과정에서 용접용 조성물의 전문가들은 망간(Mn)을 마그네슘(Mg)과 등가로 치환하는 것이 가능하다고 증언 - 문언적으로 침해하지 않았더라도 실질적으로 동일한 방법(the same way)-동일한 기능(the same function)- 동일한 결과(the same result)를 얻었다면 침해 - 이 사건은 주변한정주의 입장을 취하여 제3자 보호 등 법의 안정성을 기하면서도 균등론을 적용하여 특허권자의 권리도 옹호하고 있다는 점에서 의의 통신특허연구회

다. Warner Jenkinson Co v. Hilton Davis Chemical Co(1997) 사용되는 상업용 염료를 pH 6-9, 압력 200-400psi하에서 미세공을 가진 여과막을 통해 정화시키는 공정으로 특허를 취득 - 이 특허는 출원당시 pH를 한정하지 않았지만 심사과정에서 pH 9.0이상을 기재한 선행기술이 발견되었기 때문에 원고는 이를 회피하기 위해 pH 6-9로 부가하여 한정 - 피고 Warner Jenkinson사는 1986년 Hilton Davis사의 특허를 모르고 독자적으로 pH 5, 압력 200-500psi하에서 미세공을 가진 막분리법을 개발하였으며 이 기술로 염료를 제조하여 판매 - 침해소송에서 피고 Warner Jenkinson사는 원고의 권리범위와 다른 것으로 문언적 침해가 아니라고 주장 - 원고 Hilton Davis사는 Warner Jenkinson사의 pH 5는 자신의 공정 pH 6-9와 균등하다는 주장 - CAFC에서 균등론을 적용하여 침해를 인정 *또한 균등물을 판단하기 위해 Graver Tank 사건에서 제시한 tripartite test법 이외에 모방행위 및 침해회피행위가 있었는지도 중요한 기준으로 제시 통신특허연구회

4. Festo 사건에 대한 대법원의 판결내용 가. 관련 특허사항 동력을 전달할 수 있게 한 컨베이어 장치에 관한 2건의 특허를 소유 * 발명의 명칭 : magnetically coupled arrangement for a driving and a driven member (US 5354125) * 용도 : 이송(conveying) 시스템에 사용되고 압력수단(pressure medium)에 의해 동작하는 장치 * 발명의 명칭 : pneumatic device for moving article (US 3779401) * 용도 : 실린더에 유압을 이용해 피스톤을 움직여서 물건을 옮기는 장치 통신특허연구회

나. 심사경과와 당사자 기술대비 - 원고의 두 특허는 심사과정에서 보정 ①미국 특허 제4354125호는 35 USC 제112조에 의해 동작방법이 명확하지 못하고 몇 개의 청구항은 허용될 수 없는 방식으로 기재되어 있다는 이유 ②미국 특허 제3779401호도 재심사(reexamination) 과정에서 보정되었으며 새로운 선행기술을 추가 - 두 특허는 보정하면서 새로운 제한사항을 부가하였는데 한쪽 측면에 있는 한 쌍의 밀폐링(a pair of sealing rings)과 외부 슬리브(30)가 자성재료(magnetizable material)로 이루어진 것 - 당사자 기술비교 통신특허연구회

다. 소송 경과 라. 쟁점사항 - 메사츄세츠 지방법원(원고승소)→CAFC(유지)→연방대법원(파기환송) - 이유 : Hilton Davis 사건(1997)에서 결정한 바와 같이 당해 보정이 특허성과 관련되어 있지 않은 것이라는 사실에 대한 입증책임을 특허권자에게 부여하여 다시 심리할 것을 명령 - CAFC(원고패소) - 이유 : ①선행기술을 피하기 위한 수정뿐만 아니라 특허법에 따른 어떤 보정도 금반언을 발동시킨다고 판단 ②금반언의 원칙이 적용될 때는 보정된 구성요소에 대하여 complete bar로 해석하여야 한다고 하여 그 동안의 판례를 뒤집었음 ③4명의 판사는 complete bar의 채택에 반대하며 이들은 판례를 무효로 하는 다수의 결정이 Hilton Davis 사건(1997)과 반하고 많은 특허권자의 기대를 뒤흔드는 것이라고 주장 라. 쟁점사항 - 특허권자가 특허를 등록받기 위하여 청구범위를 축소한 경우, 특허범위를 기술하기에 언어가 불충분하였다는 주장은 인정받을 수 없다 * 왜냐하면 균등론은 발명의 특성을 표현하기 부족한 언어문제를 전제로 하고 있는데 정확한 구성을 기재한 원 출원서가 그와 같은 가정을 무의미하게 하기 때문 통신특허연구회

(1) 금반언을 야기한 보정의 종류 -Hilton Davis 사건(1997)을 포함하여 그 동안의 판례는 포대금반언을 선행기술 회피, 자명성과 관련된 항변 등 제한된 이유로 청구범위를 보정하였을 때만 적용 - 대법원은 특허법의 필요에 의한 어떠한 보정도 금반언을 발동시킬 것이라는 CAFC의 생각에 동의 *특허는 유용성, 신규성, 진보성을 만족해야 하고(35 USC §101~103) 발명의 실시예를 용이하게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다.(35 USC §122) 특허권은 발명을 공개하는 대가로 주어진 독점권이기 때문에 35 USC §122는 특허가 등록받기 위해서는 반드시 만족되어야 한다 - 특허청에서 불명료한 표현을 명확히 하고 외국어의 번역을 바로잡고 종속항을 독립항으로 고칠 것 등을 요구하는 경우 출원인은 균등장치를 포기하는 의도를 가지지 않았다고 볼 수 있다 - 35 USC §122에 의한 보정이 단순한 흠결치유(cosmetic) 차원이라면 특허범위를 좁히거나 금반언을 발동해서는 안 될 것이다 *반면, 35 USC §122에 의한 보정이 청구범위를 좁힌 것이라면 비록 더 좋은 표현을 목적으로 하더라도 금반언의 원칙은 적용된다 통신특허연구회

(2) 포대금반언은 complete bar인가의 문제 *금반언의 원칙으로 광범위한 균등물에 대하여 주장할 수 없게 하기 위해서는 축소보정에 의해 포기된 특허범주에 대한 검토가 있어야 하는데도 complete bar는 이와 같은 검토를 가로막고 있다 - 보정이 완벽해서 아무도 균등물을 고안할 수 없을 것으로 볼 수 없으며 여전히 청구범위를 정확히 작성하는 것은 어려움은 있으므로 *보정할 당시에 예측할 수 없는 균등물까지 포기한 것으로 간주할 이유는 없다 - Hilton Davis 사건(1997)에서 우리는 특허권자에게 보정이 특허성(patentability) 때문이 아니라는 입증책임을 부담시키고 있는데 이 말은 complete bar를 의미하지 않음 - 보정을 통해 청구범위를 축소하려는 특허권자의 결정은 원 청구범위와 보정된 청구범위사이의 영역을 통상적으로 포기하는 것으로 전제 - 그러나 보정이 특정 등가물을 포기한 것으로 간주할 수 없는 몇몇 사례 ①그 등가물은 출원당시에 예측이 어려운 것일 경우 ②보정의 근거가 쟁점이 된 등가물과 관련이 없는(tangential relation) 경우 ③특허권자가 쟁점이 되고 있는 비본질적인 대체물을 기재할 것을 합리적으로 기대할 수 없음을 암시하는 다른 이유가 있을 경우 등 통신특허연구회

마. 결 론 - 원고는 쟁점이 된 한정사항(밀폐링과 슬리브의 성분)이 선행기술 때문에 아니라 법제112조의 거절이유에 대응하기 위하여 이루어졌다 하더라도 그 보정이 특허성과 관련되어 있기 때문에 문제는 금반언의 적용여부가 아니라 보정으로 포기한 영역이 무엇이냐에 있음 - 금반언이 complete bar를 의미하지 않지만 쟁점은 원고가 축소보정이 문제가 된 특정 균등물을 포기하지 않았다는 것을 입증할 수 있는지 문제로 귀착 - 이러한 문제들은 지방법원이나 항소법원의 소송과정에서 우선적으로 결정되어야 하며 따라서 CAFC의 판결은 무효이며 이 사건은 위와 같은 견해와 일치하는 소송진행을 위해 파기환송 통신특허연구회

5. 맺은 말 - 대법원에서는 선행기술을 회피하기 위한 보정 뿐만 아니라 35 USC§112조(기재불비)에 의한 보정도 특허성을 치유하기 위한 것이므로 균등론의 적용을 제한하는 것은 정당하나 특허성과 관련이 없음을 입증할 책임을 부담 - 보정을 통해 청구범위를 축소함으로써 쟁점이 된 특정의 등가물을 모두 포기한 것으로 보아야 한다(complete bar)는 판결은 지지받지 못함 - 이 사건이 특허업계에 남긴 시사점 ①청구범위를 명확히 이해하는 사람이 작성해야 할 필요성이 증대 ②가능한 모든 선행기술을 검토한 후에 청구범위를 작성 ③청구항의 수를 늘리되 다양한 시각에서 넓은 권리범위의 독립청구항을 포함해야 필요성 증대 ④경우에 따라서는 계속출원(CIP) 등을 통해 좁은 청구범위를 넓혀가는 방법도 고려 통신특허연구회

5. 맺은 말 - 대법원에서는 선행기술을 회피하기 위한 보정 뿐만 아니라 35 USC§112조(기재불비)에 의한 보정도 특허성을 치유하기 위한 것이므로 균등론의 적용을 제한하는 것은 정당하나 특허성과 관련이 없음을 입증할 책임을 부담 - 보정을 통해 청구범위를 축소함으로써 쟁점이 된 특정의 등가물을 모두 포기한 것으로 보아야 한다(complete bar)는 판결은 지지받지 못함 - 이 사건이 특허업계에 남긴 시사점 ①청구범위를 명확히 이해하는 사람이 작성해야 할 필요성이 증대 ②가능한 모든 선행기술을 검토한 후에 청구범위를 작성 ③청구항의 수를 늘리되 다양한 시각에서 넓은 권리범위의 독립청구항을 포함해야 필요성 증대 ④경우에 따라서는 계속출원(CIP) 등을 통해 좁은 청구범위를 넓혀가는 방법도 고려 통신특허연구회

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