발명의 성립성 화학특허판례연구회 2014. 4. 24 김상은 변리사.

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1 발명의 성립성 화학특허판례연구회 김상은 변리사

2 Contents 특허를 받을 수 있는 발명 창작성 (발견과 발명의 구별) 천연물 발명의 심사사례
창작성 (발견과 발명의 구별) 천연물 발명의 심사사례 천연물 발명의 침해 사례 (천연물 발명의 권리범위) Contents

3 특허를 받을 수 있는 발명

4 특허를 받을 수 있는 발명 第29條(特許要件)　 産業상 이용할 수 있는 發明으로서 다음 各號 의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 발명일 것 (성립성) + 산업상 이용할 수 있는 것일 것 (산업상 이용 가능성)

5 특허를 받을 수 있는 발명 자연법칙의 이용 기술적 사상 창작성 고도성 자연법칙 이외의 법칙 → 경제법칙 등
자연법칙 이외의 법칙 → 경제법칙 등 인위적 결정 → 과세방법 등 자연법칙 자체 (「이용」에 해당하지 않음) → 「에너지 보존의 법칙」 자체 기능(숙련에 의해 달성되는 것) → 슬라이드를 던지는 방법 단순한 정보의 제시 → 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD 미적 창조물 → 회화, 조각 등 자연법칙의 이용 기술적 사상 창작성 고도성 천연물로부터 인위적으로 분리한 물질　　　　 천연물의 단순한 발견  광석 비고 : 실용신안법 2조 1항 이 법에서「고안」이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다. 특허법 2조 제1항: 이 법에서 「발명」 이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.

6 기술적 사상이란 ? 기술과 기능 기술 기능 사상 지식으로서 제3자에게 전달할 수 있는 객관성이 있는 것
제3자의 반복재현성이 담보될 수 있는 것 기능 개인의 숙련에 의해 달성되고, 흔히 感 또는 要領이라고 불리는 것 기술과 기능 사상 추상적인 관념(idea), 개념(concept)을 말하여, 구체적인 형태(실시예)와 대립하는 것으로 이해

7 탈 것 차량 전차 기술적 사상이란 ? 기술적 사상 = 보다 추상적 기술적 사상의 형태 = 보다 구체적
발명의 목적을 달성할 수 있는 수단으로서의 사상 미완성 발명과 관련 기술적 사상의 형태 = 보다 구체적 실시예로 설명

8 발명의 요건 절차적 요건 특허를 받을 수 있는 발명 해당하지 않는 것 산업상 이용 가능한 것 (29조 1항 본문)
의료행위 → 인간을 수술, 치료, 진단하는 방법 현실에 실시할 수 없는 것이 분명한 것 업으로서 이용할 수 없는 발명 개인적으로만 실시되며, 판매등의 가능성이 없는 것 용이하게 도출할 수 없을 것 (진보성) (29조 2항) 공서양속에 반하지 않을 것 (32조) 산업상 이용 가능한 것 (29조 1항 본문)　 새로운 것 (신규성) (29조 1항 각호) 동일한 발명이 먼저 특허출원되어 있지 않을 것 (36조) 출원서류가 일정요건을 충족할 것 (42조)　 절차적 요건 전제: 「발명」이라는 것

9 Q vs. 진보성 이란 ? ‘특허발명’ ‘선행기술’에 비해 우수한가? ‘선행기술’ ‘특허발명’이 도출 용이한가?
특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. (29조 2항) ‘특허발명’ ‘선행기술’에 비해 우수한가? ‘선행기술’ ‘특허발명’이 도출 용이한가? Q 판단 방향은 ? vs.

10 Q 진보성 이란 ? 선행기술에 비해 기술적 진보가 반드시 필요한가 ?
특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. (29조 2항) 차이점의 용이도출 여부로 판단 더 나은 효과는 진보성 인정의 긍정적 요소로 참작 퇴보발명은 진보성이 없다 Q 선행기술에 비해 기술적 진보가 반드시 필요한가 ? ※ 특허요건으로서 기술적 진보를 요구하는 국가는 없다. (특허의 지식, 제8판 178면 이하)

11 창작성 - 발견과 발명의 구별 -

12 창작 또는 창작활동이 있는가? 푸른 곰팡이 (Penicillium fungi) vs. 페니실린 항생제

13 발명이란 : 유용한 물질의 제공행위 새로운 물질을 제공하는 것 (창제) 그 물질이 유용할 것 (유용성) 천연물 (발견)
천연물로부터 유래한 물질 (발명)

14 천연물에 대한 각국의 심사기준 한국 물질 자체의 발견이 아니라 천연물에서 어떤 물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법 및 그로부터 분리된 화학물질 또는 미생물은 발명에 해당한다. (특허∙실용신안 심사지침서, 유∙무기화합물 및 세라믹스 분야 심사실무가이드) 일본 발명의 요건의 하나인 창작은 만들어 내는 것이므로 발명자가 의식하여 어떠한 기술적 사상을 생각해 내지 않은 천연 물(예: 광석), 자연현상 등의 단순한 발견은 발명에 해당하지 않는다. 그러나 천연물로부터 인위적으로 분리한 화학물질, 미생물 등은 창작한 것으로 발명에 해당한다. (일본 특허청, 심사지침서)

15 천연물에 대한 각국의 심사기준 유럽 독일 프랑스
이전에 천연에 존재했던 것이라도 천연적인 환경으로부터 분리되거나 기술적 공정 수단에 의해 생산된 생물학적 물질은 특허의 대상이 될 수 있다. (특허법 제1조제2항) 유럽 이전에 천연에 존재했던 것이라도 천연적인 환경으로부터 분리되거나 기술적 공정 수단에 의해 생산된 생물학적 물질에 관한 생명공학 발명은 특허될 수 있다. (특허법 규칙 제27조 (a)항) 기존에 인식되지 않은, 천연에 존재하는 물질을 발견하는 것도 단지 발견에 불과하고 따라서 특허 받을 수 없다. 그러나, 자연에서 발견한 그 물질이 어떤 기술적 효과를 나타낸다는 것을 보일 수 있다면, 그러한 물질은 특허될 수 있다. 이러한 경우의 예로는 항생 효과를 갖는 것으로 확인된 천연에 존재하는 물질이 있다. (유럽 특허청 심사기준 IV 항목) 프랑스 자연에서 물질을 단순히 찾아낸 것은 발견이며 그러한 대상은 특허받을 수 없다. 그러나, 자연에서 신규한 물질을 발견하고 해당 물질을 얻을 수 있게 된 방법을 개발한 경우, 그 방법은 특허받을 수 있다. 또한, 그 물질이 구조, 이를 얻을 수 있게 된 방법, 또는 기타 파라미터에 의해 정확하게 특성화될 수 있고, 그 존재가 과거에 인식된 바 없어 '신규한' 것일 경우에는 그 물질도 특허받을 수 있다. (특허 심사기준 C. VIII “Decouvertes” 항목)

16 천연물에 대한 각국의 심사기준 (요약) 종전에 천연에 존재했는지 여부는 관련 없음 천연으로부터 분리한 물질
천연으로부터 분리한 물질 그 존재가 과거에 알려지지 않은 물질 구조, 제법, 파라미터 등으로 특정 가능한 물질 그 유용성이 확인된 물질 종전에 천연에 존재했는지 여부는 관련 없음

17 천연물에 관한 심사사례

18 독일 연방 특허법원 "안타마나이드" 사건(16 W(pat) 64/75; 1977.7.28.)
사례 1 출원발명 다음과 같은 구조를 가지는 고리 화합물인 안타마나이드 배경 녹색 독버섯의 성분 분석을 통해 그 존재 및 구조 확인 팔로이딘(phaloidin)이라는 독소에 대한 해독 작용이 있다는 사실확인 출원시에는 화학적으로 합성하여 그 합성방법을 명세서에 기재하여 특허출원

19 독일 연방 특허법원 "안타마나이드" 사건(16 W(pat) 64/75; 1977.7.28.)
사례 1 법원의 판단 발견자(discoverer)가 그의 인식에 기초하여 목적있는 산업적 행동에 관한 지침(instructions for purposeful industrial action)을 제공하는 경우에는 발명자(inventor)가 된다 특허받을 수 있는 것은 출원인이 들인 노력이 아니라 결과물(result)이다. … 그러나, 그 결과는 항상 기술적 적용이 가능한 개시(disclosure capable of technical application)로 대표되어야 하며, 얼마나 가치가 있든지 순수한 인식에 불과해서는 안된다 이러한 물질은 발명자가 인위적 수단에 의해 천연 미생물을 제조할 수 있는 재현가능한 방법을 예시한다면 특허보호의 적격이 있다.

20 유럽 특허청 이의신청부 “릴락신” 사건(V8/94; 1994.12.8.)
사례 2 출원발명 도 2에 제시된 아미노산 서열을 갖는 인간 H2-프리프로릴락신을 코딩하는 DNA 단편 배경 릴락신이라는 인간 호르몬의 전구체를 코딩하는 DNA 인간, 특히 여성의 몸에는 이 유전자가 항상 존재

21 유럽 특허청 이의신청부 “릴락신” 사건(V8/94; 1994.12.8.)
사례 2 법원의 판단 천연에서 발견된 물질이 그 구조로 적절히 특정될 수 있고 이전에 그 존재가 인식된 적이 없다는 절대적 의미로 새로운 것이라면, 그 물질 자체도 특허될 수 있다 인간 H2-릴락신은 대상 특허 출원일 전에 그 존재가 인식된 바 없었고, 화학 구조로 특정되는 등 위 심사기준에서 요구되는 요건들을 모두 충족하므로 특허적격이 있다

22 유럽 특허청 항소심 “열안정성 DNA 중합효소” 사건(T1080/01; 2003. 10. 24.)
사례 3 출원발명 DNA 서열의 한 가닥을 주형(template)으로 그에 상보적인 핵산 서열을 조합하는 반응을 촉매하는 열안정성 DNA 중합효소 배경 이 중합효소는 원래 써무스 아쿠아티쿠스(Thermus aquaticus)라는 미생물에서 분리된 것 위 DNA 중합효소는 고온 조건에도 변성되지 않는 특성이 있어 유전공학 실험에서 필수적인 DNA 증폭 과정(PCR)에 사용될 수 있는 유용성 있음

23 유럽 특허청 항소심 “열안정성 DNA 중합효소” 사건(T1080/01; 2003. 10. 24.)
사례 3 법원의 판단 이전에 천연에 존재했던 것이라도 천연적인 환경으로부터 단리되거나 기술적 공정 수단에 의해 생산된 생물학적 물질에 관한 생명공학 발명은 특허될 수 있다 어떤 물질이 이미 천연에 존재했다는 것이 신규성 상실의 이유는 될 수 없다

24 일본 동경고재 “물고기 사육방법” 사건(평성 2년 2월 12일)
사례 4 출원발명 스삐루리나프라텐시스 및/또는 스삐루리나마키시마를 급사하는 것에 얼룩점 또는 색조가 잘 나오게 하는 효과(현색효과)를 높이는 것을 특징으로 하는 적색계 얼룩점 또는 색조를 가지는 비단잉어 및 금붕어의 사육방법 배경 스삐루리나프라텐시스 및/또는 스삐루리나마키시마가 어떤 종의 생체에 대하여 현색효과를 가지는 것 자체는 자연법칙 스삐루리나프라텐시스 및/또는 스삐루리나마키시마가 어떤 종의 생체에 대하여 현색효과를 가지는 것은 출원 전 알려져 있지 않음

25 일본 동경고재 “물고기 사육방법” 사건(평성 2년 2월 12일)
사례 4 법원의 판단 스삐루리나프라텐시스 및/또는 스삐루리나마키시마가 어떤 종의 생체에 대하여 현색효과를 가지는 것 자체는 자연법칙이지만, 스삐루리나프라텐시스 및/또는 스삐루리나마키시마가 그와 같은 효과를 가지는 것은 통상의 기술자에게 자명하지 않은 사항임 본 발명은 자연법칙을 이용하고, 사욕대상을 카로티노이드계 색소를 가지는 비단잉어 및 금붕어만으로 한정한 것이므로, 자연법칙의 발견을 넘어, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 하는 요소가 포함되어 있음

26 천연물 발명의 침해 사례 - 천연물 발명의 권리범위 -

27 수원지방법원 “아그라스타틴” 사건(2010가합15632, 2012. 2. 16.)
사례 1 특허발명 아래 구조식을 갖는 아그라스타틴(agrastatin) A 화합물 배경 아그라스타틴 A는 천연으로부터 분리, 동정한 B. subtilis 균주(AQ713)의 배양물로부터 인위적으로 분리된 화합물 항균/항진균 활성에 의한 식물병 방제 효과

28 수원지방법원 “아그라스타틴” 사건(2010가합15632, 2012. 2. 16.)
사례 1 침해물품 B. subtilis Y1336 균주 배양물을 건조한 습식 분말 형태로서, Y1336 균주 대사산물 (플리파스타틴, 아그라스타틴 A, 설펙틴, 이튜린 등) 침해자의 주장 본 특허발명의 권리범위는 아그라스타틴 A를 포함하는 모든 미생물의 사용에 미치는 것이 아니라, 아그라스타틴 A 화합물을 분리하여 그 화합물 자체를 사용하는 경우에만 미침 침해물품은 자연 상태에 존재하는 Y1336 균주를 배양하여 얻은 배양물을 건조한 다음 여기에 여러 가지 첨가제를 혼합한 수화제로서 아그라스타틴 A를 인위적으로 분리하거나 합성한 것이 아님

29 수원지방법원 “아그라스타틴” 사건(2010가합15632, 2012. 2. 16.)
사례 1 법원의 판단 본 발명은 아그라스타틴 A를 단순히 발견한 것이 아니라, 인위적으로 분리한 신규화합물 발명임 물건 발명의 보호범위는 생산방법이나 용도에 관계없이 그 물건의 사용 전부에 미치는 것이 원칙 천연물에서 인위적으로 분리한 화합물과 합성한 화합물의 권리범위를 달리 볼 이유 없음

30 캐나다 대법원, 몬산토 사건 제초제 내성 유전자에 카놀라를 재배하는 농부  특허된 유전자 포함 특허침해
사례 2 제초제 내성 유전자에 대한 특허를 가진 종자회사 카놀라를 재배하는 농부  특허된 유전자 포함 특허침해 주장 난 몰랐다고요!

31 캐나다 대법원, 몬산토 사건 피고 농부의 특허 침해를 인정 피고 농부 주장 캐나다 대법원 판결
사례 2 피고 농부 주장 유전자를 “단리된” 상태로 사용하는 경우만 유전자 특허의 침해를 구성 피고 농장에서 카놀라가 자란 것은 자연 법칙에 따른 것이므로 피고가 유전자를 “사용”한 것이 아님 캐나다 대법원 판결 유전자가 포함된 식물을 재배하는 것도 유전자 특허의 침해 현실적으로 특허발명이 다른 요소 없이 단독으로 사용되는 경우 거의 없음 피고 농부는 파종 및 재배라는 인위적이고 적극적인 행위를 통해 카놀라를 수확하였음 피고 농부의 특허 침해를 인정

32 결론 : 창작적 요소가 있으면 OK, 창작이 어려워야 하나 NO
천연물 푸른 곰팡이 페니실린 중이염 치료제 천연물 발명 용도 발명 창작적 요소 분리, 동정 및 유용성 확인 미지의 속성 및 새로운 용도 확인

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