제4회 직무발명세미나 일시 : 2005. 9. 9. (금) 15:00 ~ 17:30 장소 : 한국지식재산센터 19층 국제회의실

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목 차 1.판례로 본 직무발명 제도 1 2.㈜LG전자의 직무발명사례 12 3.직무발명 보상과 보험 14

주제발표 Ⅰ 제 목 : 사례를 통하여 본 직무발명 보상제도 발표자 : ATG 배재광 변호사

사례를 통하여 살펴 본 직무발명 보상제도 Advanced Technology Group 대 표 배 재 광 대 표 배 재 광 (law@cyberlaw.co.kr)

Contents 직무발명과 정당한 보상제도 사례를 통하여 살펴 본 직무발명 보상 ‘정당한 보상’에 대한 판례 Agenda 직무발명과 정당한 보상제도 사례를 통하여 살펴 본 직무발명 보상 ‘정당한 보상’에 대한 판례 직무발명 보상제도 운영 실태 정당한 보상과 입법 방향 3

직무발명과 정당한 보상 ◈ 직무발명(특허법 제39조) ▪ 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명: ▪ 발명을 하게 된 행위가 직무에 속하는 경우 - 퇴직후의 발명이 재직중의 직무에 속하는 경우에도 과거의 직무는 아님 (고용관계의 존속을 전제함). 단, 재직중에 발명을 완성한 경우는 직무발명에 해당. ◈ 직무발명과 정당한 보상 ▪ 사용자와 종업원간 이익조정(권리의 귀속과 보상) ▪ 사용자의 권리 - 무상의 법정실시권 ▪ 예약승계 - 사용자 등은 계약 또는 근무규정(직무발명 규정 등)으로 직무발명에 관한 특허건의 승계약정 가능 - 발명자에 대한 정당한 보상을 하여야 함(정당한 보상이란?) 4

직무발명과 정당한 보상 ◈ 정당한 보상의 기준 ▪ 정당한 보상이란 일반적으로 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하여야 한다는 완전보상을 의미함. ▪ 정당한 보상의 기준은 시장가격이 원칙임(미판례) ◈ 직무발명의 객관적인 재산 가치추정 ▪ 특허 등의 객관적 재산가치는 특허 등으로 인한 기업매출에 대한 일정비율로 추정되는 가치라고 일응 간주 ▪ 일반적으로 동일한 특허에 대한 라이센싱하는 경우 지급하게 되는 금액이 객관적 가치의 추정기준이 될 것으로 사료됨 ◈ 향후 직무발명에 대한 보상기준의 입법화 ▪ 보상기준은 헌법과 법률에서 규정하고 있는 ‘정당한 보상’을 일응의 기준으로 규정되어야 함. ▪ 정당한 보상에 포섭될 수 없는 경우 위헌, 위법한 규정으로 판단될 것임. 5

사례를 통해 살펴 본 ‘직무발명 보상’ ◈ 미국의 경우 ▪ 통일법이 부존재. 사적자치의 원칙에 따라 규율됨. ◈ 미국의 경우 ▪ 통일법이 부존재. 사적자치의 원칙에 따라 규율됨. ▪ 사전양도계약의 효력을 광범위하게 인정 ▪ 사용자에게 Shop Right(무상실시권, 양도불가) 인정 ◈ 일본의 경우 사례1) 청색발광다이오드(LED) 청색발광다이오드를 발명한 나까무라 슈지는 니치아화학을 상대로 직무발명에 따른 보상으로 200억엔을 청구하여 도쿄 지방법원으로부터 이를 전액 인용 받았으나, 고등법원에서 재판부의 화해권고안인 8.4억엔을 받아 들였다. 사례2) 인공감미료 동경지법은 인공감미료에 대한 직무발명 보상청구 소송에서 가치를 247억엔으로 인정하여 1.89억엔을 지급할 것으로 판결하였다. 사례3) 광디스크재생장치 동경고등재판소는 광디스크재생장치에 대한 직무발명 청구 소송에서 히타치 제작소에 1.6억엔을 지급하라고 판결. 6

판례- ‘정당한 보상’ ◈ 한국의 경우 사례1) 휴대폰 한글자판 ‘천지인’사건 ◈ 한국의 경우 사례1) 휴대폰 한글자판 ‘천지인’사건 ① 원고는 ‘천지인’특허발명이 직무발명이 아니라는 것을 확인해 줄 것과 이를 사용 하여 취득한 부당이득금 10억원을 반환할 것을 청구하였음. 즉, 원고는 위 발명이 개인의 자유발명에 해당됨에도 직무발명으로 오인되어 피고 명의로 특허등록이 된 것이므로 직무발명이 아니라는 확인을 구하고, 아울러 위 발명들을 직무발명으로 오인하고 체결한 양도계약이 무효인 이상 정당한 특허권자가 아닌 피고는 위 발명들을 실시하여 얻은 수익을 부당이득으로서 원고에게 반환할 의무가 있다고 주장. ② 법원은 본 확인판결로 인하여 특허권의 효력에 어떠한 영향을 미치는 것이 아니므로 확인의 이익이 없어 부적법하며, 부당이득반환청구에 대해서도 양도계약이 무효라는 주장에 대해서 직무발명에 속한다고 판시하면서 무효를 전제로 하는 부당이득반환청구는 이유없다고 판시. ③ 결국 특허무효확인소송(혹은 심판)을 통하여 특허가직무발명에 의한 것이 아님을 주장해야 하고 이것이 인용된 경우에 이로인하여 부당사용에 대한 부당이득반환청구가 가능하며, 그렇지 아니하면 특허법 제40조 ‘정당한 보상’을 청구하는 것이 타당 7

판례- ‘정당한 보상’ 사례2) 이트라코나졸 특허발명 보상청구 ① 종업원인 원고가 직무1발명에 해당하는 이 사건 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 주었으므로 정당한 보상금을 지급할 의무 발생. 피고가 직무발명규정에서 ‘등록된 특허권’을 처분하였을 경우에 한하여 보상금을 지급 하도록 규정하고 있는 것은 특허법 제40조 제1항에서 특허권 뿐아니라 ‘특허받을 수 있는 권리’를 승계한 경우도 규정하고 있으므로 이 강행규정을 위반한 것으로 무효라고 판시. 회사내 ‘직무발명심의위원회의 심의를 거쳐’ 보상금을 지급하도록 규정하고 있는 것은 보상을 위한 내부 절차적 규정에 불과하고 정당한 보상을 소로써 구하는 것을 방해하는 것은 아님. ② 보상금의 범위 - 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻은 이익 - 발명자들에 대한 보상율(발명자들의 기여율) - 발명자 중 해당 원고가 차지하는 기여율 8

국내기업들의 직무발명 보상제도 운영실태 ◈ 직무발명보상제도의 미도입 ▪ 직무발명 보상제도 실시 여부 - 직무발명 보상제도 실시기업 20%내외 - 직무발명 보상제도 인식하고 있지 못한 기업이 50% - 직무발명 보상제도 실시하는 경우도 형식적인 보상제도 운영이 대부분을 차지(출원보상) ▪ 직무발명 보상제도 미실시 이유 - 직무발명 보상제도에 대한 취지 몰이해(경영방침, 회사자산) - 회사 경영사정 어려움 - 보상금의 객관적인 산정의 어려움 9

정당한 보상 제도와 입법 ◈ 정당한 보상’에서 고려할 사항 ▪ 판결에서 나타난 ‘정당한 보상’에서의 고려 사항 ◈ 정당한 보상’에서 고려할 사항 ▪ 판결에서 나타난 ‘정당한 보상’에서의 고려 사항 - 당해 발명으로 인한 회사의 수입의 량 - 회사와 직무발명자의 당해 발명에 대한 각 기여율 - 당해 직무발명자의 구체적인 기여율(단체적인 참여자) ▪ ‘정당한 보상’에 대한 기타 고려 사항 - 투입비용은 회사의 직무발명에 대한 기여율에 포함 - 일반적인 당해 발명에 대한 시장 가격 - 발명 전까지의 회사내 지식의 집약도 (논문, 제품개발, 연구결과 등 객관적인 자료) - 당해 직무발명자의 특수한 기여여부(능력, 업무행태, 기타) - 참여자의 범위(연구원, 상급연구원, 연구원관리자 등) 10

직무발명에 대한 정당한 보상 입법방향 ◈ 그간의 논의과정 정리 ▪ 2004 발명진흥법 개정을 둘러 싼 이해충돌 ◈ 그간의 논의과정 정리 ▪ 2004 발명진흥법 개정을 둘러 싼 이해충돌 ▪ 삼성전자와 천지인 직무발명자간의 소송 ▪ 일본 LED발명자 나까무라 슈지와 니치아 화학간의 소송 ▪ 국내 연구개발자에 대한 지위 문제(연구개발자들에 대한 인식제고) ▪ 발명진흥법 개정에서의 정당한 보상에 대한 사회적 합의의 필요 ▪ 기술의 개발과 보상에 대한 사회적 인식의 제고 ▪ 헌법상 재산권 보상에 대한 ‘정당한 보상’ 제도 고려 11

주제발표Ⅱ 제 목 : ㈜LG전자의 직무발명 사례 발표자 : ㈜LG전자 황수연 차장

발표내용생략

주제발표Ⅲ 제 목 : 직무발명 보상체계의 구축과 보험활용 방안 발표자 : 삼성SDI 최승재 변호사

職務發明報償體系의 構築과 保險 活用 小考 2005.8. 辯護士 최승재 ©

특허법 제39조 제1항 從業員·法人의 任員 또는 公務員(이하 "從業員등"이라 한다)이 그 職務에 관하여 發明한 것이 性質상 使用者·法人 또는 國家나 地方自治團體(이하 "使用者등"이라 한다)의 業務範圍에 속하고, 그 發明을 하게 된 행위가 從業員등의 현재 또는 과거의 職務에 속하는 發明(이하 "職務發明"이라 한다)에 대하여 從業員등이 特許를 받았거나 特許를 받을 수 있는 權利를 承繼한 者가 特許를 받았을 때에는 使用者등은 그 特許權에 대하여 通常實施權을 가진다 16

직무발명의 특허출원 중 비중 증가추이 2000년 76.6%를 차지하던 전체 특허출원 중 직무발명의 비중이 2004년 83.9%까지 증가함. (특허청) 17

향후 비중 추이 전망 증가할 것임 주요 발명의 대부분은 많은 비용이 소요되는 경우가 많음 개인의 천재성에 의존하기 보다 많은 연구가 기업 내지 연구소에서 이루어 지고 있음 다수의 특허가 전략적으로 출원 되고 있음 18

Issues in employee’s invention 적절한 보상이 필요하다. - 청색 LED 사건을 보라. - 이공계 기피 현상의 회피 이견이 있을 수 있는가? 적정성이 논점임. NOT MAXIMUM, but OPTIMUM LEVEL 19

THREE Approaches 1st : Contractual Approach 2nd: Statutory Approach 3rd: Judicial Approach 미국의 경우의 立法例로 사용자와 근로자 간의 계약으로 문제 해결 접근 종전의 한국 및 일본에서의 접근법과 유사한 방법은? 20

2nd Approach 금전보상의 최저한을 법률에 규정 하방경직적인 구조를 띠게 됨. ‘최소 총 매출 내지 순 매출의 5%를 지급하여야 한다.’는 방식으로 규정[License Agreement에서] 실제로 지불되어야 할 금액보다 더 지급되는 경우는? 21

Are you satisfied? Might be NO Both Employee and Employer will not be satisfied Whether minimum amount or any specific formula 22

3rd Approach 한국 특허법 제40조 제1항 從業員 등은 職務發明에 대하여 特許를 받을 수 있는 權利 또는 職務發明에 대한 特許權을 契約 또는 勤務規程에 의하여 使用者 등으로 하여금 承繼하게 하거나 專用實施權을 設定한 경우에는 정당한 補償을 받을 權利를 가진다. 23

특허법 제40조 제2항 第1項의 規定에 의한 補償의 額을 決定함에 있어서는 그 發明에 의하여 使用者 등이 얻을 이익의 額과 그 發明의 完成에 사용자 등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급기준에 관하여 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다. 24

한국에서의 해결방법 법 제40조에서 규정한 정당한 보상은 분쟁이 발생할 경우, 사용자의 내부규정에 의하여서도, 계약에 의하여서도 해결되는 것이 아니고, 법원의 판단에 의하여 법원이 정당하다고 판단하는 수액으로 결정하게 됨. 25

일본 舊 특허법 제35조 제4항 그 발명에 의해 사용자 등이 받으려고 하는 이익의 액 및 그 발명이 행해지는 것에 대해 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여 정한 상당한 대가 분쟁이 자율적으로 해결되지 않으면 결국 법원이 결정하는 구조 구체적인 액수의 산정이 불가능에 가깝다는 비판 존재(竹田 367) 26

Issues in employee’s invention 직무발명 보상이 많아져야 훌륭한 특허가 많이 출원 된다. 보상체계에 의하여 인센티브가 된다는 것에 이견이 있나? 훌륭한 특허가 무엇인가? 기술적인 우수성과 산업상의 유용성 내지 상품성 27

훌륭한 발명 실무상 기업들은 A,B,C 등으로 등급을 부여하여 기술적으로 특허의 가치 부여 기술적으로 훌륭하다.= 많은 수익이 그 특허로 인하여 발생한다. 28

수익성의 함수 Revenue = f(technology, marketing, Bland value, Time to market strategy, ….. Patent? 29

How to extract Hard to extract the pure value contributed to the revenue generated by the company Do you have any formula? 30

Who knows? Court? Congressman? How about the Employee and Employer? 31

Revenue Generating Power Battle field between employee and employer IF no revenue, no disputes Property? Sweat? 32

Issues in employee’s invention 직무발명보상금이 기업경쟁력을 약화시킨다. 원가요인: 상승 요인임. 논점은? Compare 원가요인과 수익증대요인 33

Contract? 당사자 들이 적절한 대가를 사적자치에 의하여 발견하도록 하는 것을 기대함. 발명진흥법 제13조 개정안 상의 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하는 경우에 그 정한 바에 다른 보상이 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다는 규정 34

일본 특허법 제35조의 개정 법 개정 후 제35조에서는 “상당한 대가”에 대해서 (1) 원칙적으로 사용자 등과 종업원 등이 자주적으로 결정한 대가를 재판소에서도 존중한다 (2) 다만, 결정한 대가가 불합리하면 안 된다 (3) 불합리성의 판단은, 대가를 결정할 때의 절차를 중시한다. 35

협상력? 현실에서의 협상력이 근로자에게 있는가? 36

계약의 유형과 보상체계 모델 1 특정한 발명을 목적으로 하는 근로관계 실제로 이 경우에는 협상력이 기대되는 상황이고, 계약에 이미 성과 보상이 규정되어 있을 것이므로 문제가 거의 없음 37

계약의 유형과 보상체계 모델 2. 특정한 프로젝트를 수행하기 위하여 근로관계가 형성된 경우 38

계약의 유형과 보상체계 모델3 일반적으로 근로관계를 형성한 엔지니어 39

계약의 유형과 보상체계 모델 4 엔지니어가 아닌 직종의 근로자의 경우 40

특정성과 계약상 협상력 모델 1 에서 4로 이동할 수록 협상에 반영되기 어려운 구조를 가짐. 모델 4로 이동할 수록 적정성에 대한 판단이 개입된 여지가 많아지게 됨. 41

계약상 보상의 대상 출원보상 등록보상 실시보상 처분보상 30인 이상의 1565개의 기업 중 실시보상은 5.6%, 처분보상은 1.1.%가 시행 중(노동부, 운영실태, 2001) 42

보험에 의한 전보 종업원에게는 보상금을 지급하는 방식으로 보험이 사용되면 연구개발활성화의 수단으로 사용가능(연구의욕 고취 및 핵심인력 유출 방지) 사용자에게는 보상액 관련 분쟁을 미연에 방지하고, 업무를 아웃소싱 할 수 있음. 43

결론 계약에 의하여 보상을 하는 것이 바람직하나, 실제에 있어서는 발명진흥법이 예상하는 것과 같이 조정이 필요한 경우가 있을 수 있음. 보험으로 직무발명을 cover하는 경우에는 근로자와 사용자 모두에게 득이 될 수 있는 상황을 상정가능 다만 구체적인 보험설계에 대하여는 과제라고 할 것임. EOD. 44