세계 특허기준의 통일화 논의 동향 2004. 6. 특허청 심사조정과 김희태 세계 특허기준의 통일화 논의 동향 2004. 6. 특허청 심사조정과 김희태

Contents 통일화 논의 배경 PLT의 쟁점 및 전망 SPLT의 쟁점 및 전망

서언-국제적 특허통일화 논의 배경 ’86: 특허법 통일화 (harmonization) 논의의 제기 미국의 유예기간 통일 제안 후 제도 전반으로 논의확대 -’90: 8차에 걸친 전문가 회의를 통해 PHT 작성 미국의 선발명주의 입장고수로 조약체결 무산 ’95: 특허법의 “절차”에 대한 통일화 논의 시작 2000. 6월 WIPO SCP에서 PLT체결 ’00: SCP 4차 회기부터 “실체”에 대한 논의 시작 2004. 11월 SCP 11차 회기에서 SPLT 논의 예정 특허요건의 통일화를 통한 심사결과의 일치 지향

서언 - PCT, PLT, and SPLT PCT PLT SPLT 국제단계에서의 통일 (국내단계진입 전까지) 국내단계 진입후 체약국내 출원의 절차적 요건 통일 SPLT 특허부여를 위한 특허요건 등 실체적 요건 통일 PLT 및 SPLT에서의 PCT 준용 PCT개혁과 특허법통일화 논의와의 상호관련

PLT 쟁점 - 출원일 설정 출원일 설정의 3요소 PLT와 특허법의 출원일설정 요소 비교 ① 명시적 또는 묵시적 출원의사 표시 ② 출원 신원표시 또는 연락표시 ③ 외관상 명세서(도면으로 대체 가능, 외국어도 가능, 이전출원 인용으로 대체 가능, 청구범위 불필요) PLT와 특허법의 출원일설정 요소 비교              특허법                        PLT      o 서류종류가 명확할 것       o 서류종류 명확 불필요                                      - 암시적 의사표시로 가능                                      - 일정 출원양식 사용 불필요      o 출원인의 성명, 주소        o 성명, 주소 불필요                                      - 신원표시 또는 연락표시로 가능      o 특허청구범위               o 특허청구범위 불필요      o 도면(물건 발명)            o 도면 불필요      o 특허관리인(재외자)         o 특허관리인 불필요(출원시는 필요)

PLT 쟁점 – 기간해태의 구제 기간해태 구제(조약 제11조, 제12조) PLT와 특허법의 기간연장 또는 권리복원 규정 비교 관청이 정한 기간의 구제(지정기간)        ▶ 기간경과 전 또는 경과 후 규칙에서 정한 요건을 구비‧신청        ▶ 최소 2개월 이상 연장        ▶ 제3자 이익 관련 기간은 제외(당사자간 소송수행을 위한 기간) 권리복원(지정기간, 법정기간)        ▶ 고의없거나 상당한 주의를 기울였음을 관청이 인정하는 경우        ▶ 기간해태원인 소멸 후 2월 이내 또는 기간 만료일로부터 12월 중 먼저 만료되는 날까지 신청    ▶ 제3자 이익 관련 기간은 제외(당사자간 소송수행을 위한 기간) PLT와 특허법의 기간연장 또는 권리복원 규정 비교                      PLT(제11조)              특허법(제15조)       o 기간종류    지정기간                    지정기간       o 신청기간    기간만료 이전 또는          기간만료 이전                     기간만료 2월 이내              PLT(제12조)               특허법(제16조, 제17조)       o 전제조건    Due care or unintentionality 천재‧지변, 기타 불가피 사유       o 기간종류    모든 기간                 특허료납부기간, 심판청구기간 (거절 ‧취소결정) 등       o 신청기간    기간해태원인 소멸 후 2월    기간해태원인 소멸 후 14일 이내                     이내 또는 기간만료일로부터  또는 기간만료일로부터 1년 중                     12월 중 먼저 만료되는 날    먼저 만료되는 날

PLT 쟁점 – 강제대리의 예외 PLT의 강제대리 예외(조약 제7조(2)) 출원일 설정을 위한 출원의 접수  출원일 설정을 위한 출원의 접수 수수료의 단순한 납부 규칙이 정하는 기타 절차 (선출원 또는 이전출원 사본 제출)  위 항목에 해당하는 절차에 대한 특허청의 접수증/통지서 수령  등록유지료의 납부(제3자도 가능)

PLT 발효시기 전망 발효요건 가입현황 발효시기 전망 10개국 가입 후 3개월이 경과 후 효력발생  10개국 가입 후 3개월이 경과 후 효력발생 최초 기탁 10개국은 조약의 발효일부터, 그 외의 국가는 기탁후 6개월 범위 내에서 지정한 날부터 조약에 구속 가입현황  2004년 6월 현재 몰도바, 키르기스, 슬로베니아, 슬로박, 나이지리아, 우크라이나, 에스토니아, 덴마크 8개국 가입    발효시기 전망 대규모 법개정 및 전산시스템보완 작업을 최소화하기 위하여 PLT와 SPLT의 동시 가입을 선택할 것으로 판단되나 SPL의 타결이 장기화될 것으로 전망됨에 따라 PLT의 우선발효도 가능

SPLT 쟁점 – 선출원주의 채택여부 SPLT현황 선출원주의에 대한 명시적인 규정신설 여부 Article 4(3) [Invention Made Independently by More Than One Inventor]는 제목만 기재된 채로 논의 유보된 상태 선출원주의에 대한 명시적인 규정신설 여부 미국 입장 선발명주의 포기 시사를 철회 특허대상확대와 유예기간을 묶어 선발명주의 포기의 협상조건으로 활용 아국 및 다수국 입장   선발명주의 포기가 특허실체법통일의 전제 선출원주의에 대한 명시적 규정 필요 선발명주의 포기를 특허대상확대가 아닌 유예기간연장과 연계할 것임을 시사

SPLT 쟁점 – 특허대상의 확대 여부 SPLT 현황 [기술분야 → 인간의 모든 활동분야] 로 대상확대 Article 12 (1) [Subject matter Eligible for Protection] ..shall include products and processes [, in all fields of technology] … [기술분야 → 인간의 모든 활동분야] 로 대상확대 아국 및 유럽 입장 UR/TRIPs 제27조에 규정된 바와 같이 기술분야로 한정 기술과 산업의 발전을 촉진하고자 하는 특허제도의 취지에 비추어 특허대상을 기술분야로 제한 장기적으로 특허법의 발명의 정의규정 삭제를 검토 중 미국, 캐나다, 호주 입장 인간의 모든 활동분야로 특허대상 확대  IT, BT분야의 혁신과 미래의 기술발전을 수용

SPLT 쟁점 – 유예기간의 통일 SPLT 현황 신규성 상실의 예외기간의 확대(6월→12월)여부 [12][six]months 아국, 유럽, 일본 등 다수국 입장 법적 불안정성을 초래하므로 6개월의 제한적인 safety net으로만 활용  “선출원주의”를 채택하고 선사용자의 권리규정을 유지하는 것을 조건으로 12개월 수용가능 미국입장 시장성조사 목적등의 업계입장에서 6개월은 짧음 유예기간을 적용하는데 있어 선언문의 제출을 전제로 할지 여부에 대하여서는 합의를 보지 못함 

SPLT 쟁점 – 유전자원/전통지식 SPLT 현황 유전자원 및 전통지식보호를 위한 적용배제나 추가요건의 인정 여부 Art. 2 (2) (General Principles and Exceptions)에 현행 security Exception외에 유전자원, 전통지식, 보건 및 환경 등의 보호를 위한 조약적용의 예외 규정을 둘 것인지 여부 Rule 4 (2) [Additional Content]에 유전자원 등과 관련된 출원에 대하여 추가적인 요건(명세서에 출처표시)을 신설하고 이의 미준수를 제13조(거절이유) 및 제14조(무효 및 취소사유) 대상에 포함시킬지 여부 유전자원 및 전통지식보호를 위한 적용배제나 추가요건의 인정 여부 아국 및 선진국 입장 유전자원 및 전통지식에 대하여 이해 당사국간 첨해한 의견대립이 있고 이익공유와 관련하여 “국제적인 의무”에 대한 합의가 아직 도출되지 않음을 감안하여 입장표명을 유보 광범위한 적용예외인정으로 인한 과도한 특허권 제한을 방지하기 위해, 출원인에게 불필요한 요건을 부가하지 않기 위해, 또 아국이 유전자원 및 전통지식부국이 아님을 감안 규정의 신설에 반대입장을 표명할 수 있음 남미, 인도, 이집트의 조직적 대응 전통지식과 유전자원의 쟁점화로, 특허대상의 확대, 특허요건의 국제적 통일화를 통해 지재권분야의 독점적 이익을 확대하려는 선진국에 대항하여    개도국이 이익의 공유 등을 요구할 수 있는 효과적인 대응수단을 마련하려고 함

SPLT 쟁점 – 개시요건 SPLT 현황 국가별 기술력 차이에 따른 상이한 개시요건의 인정 여부 아국 및 다수국 입장 Art. 10 Enabling Disclosure (1) The application shall disclose the claimed invention in a manner sufficiently clear and complete for that invention to be carried out by a person skilled in the art in the country of grant. … 국가별 기술력 차이에 따른 상이한 개시요건의 인정 여부 아국 및 다수국 입장 개시요건의 통일은 통일화 논의의 근간으로 그 차이를 인정 할 수 없음 인도, 남미 입장 해당 기술분야에 통상의 지식을 가진 자의 수준이 국가별로 상이함을 고려하여 개시요건 적용의 국가별 차이를 인정하여야 함  국가별로 상이한 개시수준을 인정하는 문구를 원안에 추가하고 계속 논의하기로 결정함.

SPLT 쟁점 – 선행기술 국제주의 SPLT현황 우리법과의 비교 법개정 검토사항 SPLT Art. 8(1) The prior art… shall consist of all information which has been made available to the public anywhere in the world in any form before the priority date of the claimed invention. 로 확정되어 추가 논의 없음 우리법과의 비교 법 제29조는 공지공용과 관련 국제주의 채택 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 공개에 한하여 선행기술지위부여 SPLT는 일개념인데 반해 우리법은 시개념 법개정 검토사항 공지공용의 국제주의 도입 필요 모든 전기통신회선을 통한 공개에 대하여 선행기술지위 부여 관련 증거(국외 공용, 전기통신)채택관련 요건의 엄격한 판단 필요

SPLT 쟁점 – PCT의 신규성 의제 SPLT현황 선출원된 PCT출원의 선행기술 효과 Art. 8 (2) [Prior Art Effect of Certain Application] PCT에 의한 선행 국제특허출원이 관련 체약국의 국내단계에 진입한 경우만 선행기술효과를 가질지 관련체약국을 지정만하면 선행기술효과를 가질지 여부가 선택지로 규정됨 선출원된 PCT출원의 선행기술 효과  아국 및 다수국 입장 국내단계에 진입하지 않는 PCT출원의 경우 국제공개언어로만 공개되므로 공개어지만 최소문헌은 아닌 경우 (중국어) 심사관 및 제3자가 출원내용을 확인하기 어렵고,  최근 PCT의 자동지정제도 도입으로 인해 만약 선원을 인정할 경우 해당국에서 아무런 조치도 취하지 않은 미진입 PCT에 대하여 지나친 보호를 부여할 우려가 있음.  미국 입장 국내단계에 진입하지 않는 PCT출원에 대하여도 “선출원의 선행기술효과”를 부여해야 함을 주장 이는 전체 PCT출원의 약40%를 차지하고 있는 미국이 시장 진입시 발생 가능한 장애요소를 제거하기 위한 것임 선택지 유지에 합의

SPLT 쟁점 – 청구범위 해석 SPLT 현황 사법적 판단인 청구범위 해석의 국제적 통일 여부 Art. 11 (4) [Interpretation of Claim] 균등론, 금반언의 원칙 및 특수한 형태의 청구범위(Means-plus-Function Claims, Product -by-Process Claim, Product-by-Use Claim)등에 대한 해석기준이 고려되어져야 한다. 사법적 판단인 청구범위 해석의 국제적 통일 여부 아국 및 다수국 입장 균등론 등 특허허여후의 침해소송과 관련한 청구범위 해석기준은 사법적 판단대상이므로 SPLT논의에서 제외 미국의 입장 SPLT논의 존치 결과 국제사무국이 관련 보고서를 제출하기로 합의 특허허여후의 청구범위해석에 대하여 국제적 통일이 어려워질 전망

SPLT – 최근 논의 경과 제안서 주요내용 개도국의 제안서 반대이유  광범위한 주제에 대한 포괄적 검토로 인한 조약타결의 지연.  신속한 타결을 위하여 선행기술관련 4개 조항에 대한 우선협상주제 선정   ∙ 선행기술의 정의    ∙ 유예기간     ∙ 신규성       ∙ 진보성  우선적 협상종결로 2006년 상반기에 부분타결에 대한 조약화 추진    개도국의 제안서 반대이유 유전자원/전통지식을 이용한 발명의 대부분이 개도국의  유전자원/전통지식 재료에 선진국이 기술을 가미하여 특허를 취득하는 형태이므로   유전자원/전통지식의 출처를 명세서에 밝히는 것을 의무화하는 조항과 유전자원/전통지식의 보호를 위한 특허효력 유보조항을 의제에 포함시킴으로서 향후 선진국의 특허에서 발생하는 이익을 개도국이 공유하는 기반으로 이용하고자 하는 것이 개도국의 의도임 선진국은 이익공유는 사적계약에 의한 것이므로 특허논의에서 제외하고자함  

SPLT – 발효시기 전망 선진국과 개도국간 대립구도 형성 유예기간 쟁점화로, 일본과 EU가 미국의 특허대상 확대의도 견제 3극은 유전자원, 전통지식 등의 논의를 유보하고 선행기술과 관련한 한정된 의제에 대한 우선적 통일을 통하여 지적재산권 분야의 지속적인 우위를 확대․재생산하고자 하는 의도를 나타냄. 이에 대응하여 남미, 인도, 이집트 등 개도국은 유전자원, 전통지식등을 특허권의 부여 및 행사를 위한 조건으로 하는 규정의 병행 논의가 통일화의 전제임을 조직적으로 주장하고 있어 향후 특허법 통일화 논의가 장기화될 것으로 전망됨. 유예기간 쟁점화로, 일본과 EU가 미국의 특허대상 확대의도 견제  3극 제안을 기초로 한 3극 공조체제구축에도 불구하고, 선발명주의를 협상 조건으로 고수함으로써 특허대상을 확대하려는 미국의 의도를 견제하기 위하여 일본 및 유럽은 선출원주의를 전제로 유예기간의 6개월 제한을 주장하고 있어 3극간에도 해결하기 어려운 근본적인 갈등 상존

E-mail ; ht-kim@kipo.go.kr 감사합니다 김희태 E-mail ; ht-kim@kipo.go.kr Tel) +82-42-481-5393 Fax) +82-42-472-3470