연구성과물 보호 방법 - 해외특허출원절차 포함 -

현재의 한국상황은 1980년대 미국경제와 비슷 주요 제조업 분야에서 경쟁력 약화 (한국기업은 중국기업에게, 미국기업은 일본기업에게 시장을 잠식) 해결책으로 미국이 선택한 것은 강한 달러에 대한 정책의 변화: 환율 변화를 통해 미국 기업의 경쟁력을 강화시킴 특허 보호정책의 강화: 통상무역법을 바꿔서 미국과 교역하는 모든 국가에게 특허보호정책의 실시를 강요하고, 특허관련 소송을 전문적으로 처리하는 연방순회항소법원을 설치하여 특허권자의 권리를 적극적으로 보호 그 결과 일본 반도체 기업들에게 시장을 빼앗겨 부도 직전까지 갔던 Texas Instrument사는 특허로얄티로 매년 1조원 이상을 버는 알짜기업으로 변화 미국 기업들의 특허로얄티 수입은 1990년 약 5조원에서 2005년 160조원 이상으로 급증

소송의 개요 2008년 Yale 대학의 교수인 David Gelernter가 설립한 Mirror World사에서 Apple사를 대상으로 자사특허 3건에 대한 침해 소송 (iPod의 대표 기능인 Cover flow 기능이 포함됨) 2010년 10월 1일 $625.5 million 의 배상판결이 나옴 위의 금액은 미국 특허법상 4번째로 큰 금액임. 작년에 이보다 큰 $677 million의 배상판결이 Healthcare 부분에서 나왔으며 이후 $50 million에 화해함 David Gelernter 교수는 1993년 불특정 다수에게 폭탄소포를 배달하였던 Unabomber Ted Kacznvski에 의해 한손과 한쪽 눈을 잃는 사고를 당했지만, 이후 연구에 매진하여 Software 관련 다수의 특허를 출원함

목차 무엇을 출원할 것인가? 특허출원 절차 (해외특허) PCT 출원 국내 및 해외특허 출원시 유의사항 기타 특허관련 상식

성과를 전부 특허출원? <IP Circle> 영업비밀 (영원히? 공개하지 않음) 특허 (출원 후 20년 동안만 법적 보호: 이후 누구나 사용) Defensive publishing Enablement document IP insurance <IP Circle> 발명이 만들어졌을 때 이를 반드시 특허출원 해야만 할까요? 물론 만들어진 발명이 특허의 구성요소에 해당하는지 (즉, 특허출원 하고 싶어도 특허가 아니라서 못할 수도 있음) 평가해야겠지만 이보다 앞서 회사 차원에서 발명을 어떻게 이용할지를 결정해야 함. 성과를 보호하는 방법은 크게 3가지로 나눌 수 있음 영업비밀: 회사 내에서 비밀로 간직. 법적인 권리를 보장받기 어렵지만 (영업비밀 보호법이 있지만, 영업비밀에 대한 정의가 모호하여 실질적인 효력이 작음) 외부로 누설되지 않는 이상 기한없이 다른 사람이 사용할 수 없게 할 수 있음 특허출원: 법적인 권리를 보장받지만 출원 후 20년이 지나면 누구나 사용할 수 있는 기술이 됨 (예: 제약업계의 복제약 관련 이슈) Defensive publishing: 논문의 경우 영업비밀과 특허의 단점만 모아놓은 것 같지만 (법적 보호 없음, 누구나 사용) 특허와는 달리 출원 및 유지비용이 들지 않기 때문에 삼국지에 나온 “계륵”처럼 특허로 보호하기에는 비용이 아깝고 그렇다고 타인이 특허출원을 하면 회사영업에 방해될 것 같은 발명은 논문으로 발표하여 공지기술이 되도록 할 수 있음 Enablement document: 연구노트를 포함하여 연구결과 및 진행과정에 관련된 모든 서류 IP insurance: 필요하지만 회사 내에서 개발할 수 없는 특허들의 경우 외부에서 licensing-in 하여 사업을 보호

IP circle 영업비밀로 간직 Defensive publishing 특허수명보다 제품수명이 길 것으로 예상: Coca Cola 특허등록 시점에서 수명이 끝날 기술(단기간만 사용) 특허의 가치를 극대화하기 위해 전략적으로 특허출원과 함께 사용해야 함 Defensive publishing 특허 요건 중 신규성(novelty)을 활용: 타회사가 특허로 출원하지 못하게끔 논문 등으로 발표하여 공지기술로 만듦 영업비밀로서 인정받기 위해서는 아래 4가지 요소가 필요 정보성 공연히 알려지지 않을 것 독립된 경제적 가치를 가질 것 상당한 노력에 의해 비밀로 유지될 것

특허와 영업비밀 차이 Wal-Mart DEC (Digital Equipment Corp.) 물류 노하우와 소프트웨어: 권리화 안함 핵심인력이 Amazon.com으로 이직 영업비밀 침해로 소송 Face-saving reassignment of Amazon.com’s employees DEC (Digital Equipment Corp.) 수석연구원이 MS로 이적: Window NT 개발 특허침해소송 1억6천만달러에 합의: 전략적 마케팅 협력(?) 회사내 노하우에 대한 내용을 특허로 보호하거나 영업비밀로 간직할 수 있는데 2가지 대비되는 사례가 있음 월마트: 물류 노하우 및 관련 소프트웨어를 특허로 출원하지 않았고, 그 결과 Amazon사와의 영업비밀 침해분쟁에서 실질적인 패소 (승소하였지만 금전적인 대가를 받지 못함) DEC: 월마트와 유사하게 자사 직원을 타사(마이크로소프트)사에 스카우트 당했지만, 개발중인 프로그램을 특허출원 해놨기 때문에 약 2천억원의 배상금을 받음

속지주의 (屬地主義) 특허는 등록받은 국가에서만 권리를 인정 보호받고자 하는 나라의 특허청에 특허출원하고 등록되어야 함 특허는 등록받은 국가에서만 권리를 인정받기 때문에, 출원전 권리보호가 의미가 있는 국가에 대한 검토가 반드시 필요함 한국에 출원한 특허는 한국에서만 효력이 있으며, 만약 같은 내용을 미국에 출원하지 않았다면 미국에서는 누구나 해당특허에 포함된 기술을 사용할 수 있음. 단, 미국에서 생산된 제품이 한국에 수입되면 국내특허를 침해하게 됨 가능한 많은 국가에 출원해야 보호를 받을 수 있지만, 특허출원에는 국가별로 수백만원에서 수천만원의 비용을 소요되기 때문에 경제적 측면에서의 검토가 동반되어야 함 국가별로 특허법 및 시스템에 약간의 차이가 있기 때문에 이를 사전에 파악하여 활용하는 것이 중요함 (예: 미국의 가출원 제도)

특허출원 루트 일반적인 특허 출원방법은 보호받고 싶은 국가에 직접 출원하는 것임 다수의 국가에 출원하고자 할 때, PCT 제도를 활용하면 비용이나 의사결정에 필요한 시간 측면에서 이점을 얻을 수 있음 유럽의 경우 단일국가 체제이기 때문에 유럽 각국에 직접 출원하는 것이 아니라 EPO에 출원하여 심사를 받을 후, 등록결정이 되면 원하는 국가를 골라서 등록하는 시스템임

PCT 국제특허출원이란? 개별출원 (파리조약에 의한 우선권주장출원) 0 12개월 국내특허출원 해외출원 PCT (Patent Cooperation Treaty) 국제출원 0 12개월 30(31)개월 국내특허출원 PCT국제출원 국내단계진입 PCT(Patent Cooperation Treaty, 특허협력조약) 국제출원이란? 해외에서 특허를 받는 방법은 ① 원하는 국가에 직접 출원하는 방법과 ② PCT 국제출원 절차를 이용하는 방법이 있음. 이 중 PCT 출원제도란 특허협력조약에 가입한 나라들 간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하게 하기 위해, 출원인이 하나의 수리관청에 PCT 국제출원서를 접수함으로써 출원인이 지정한 국가에 대해서는 국제출원일에 출원을 한 것으로 인정하는 제도임. 제도의 목적은, 외국인이 특허를 받고자 할 경우 해당국가의 언어, 절차 등에 익숙치 않아 비용 및 시간이 많이 드는 점을 보완하여 특허출원절차에 있어 실질적인 내외국인간의 평등을 이루기 위한 것임. 개별출원과 비교할 때 PCT 출원은 개별국 출원에 대한 의사결정에 필요한 시간을 늘릴 수 있음. 즉, 일반 개별국 출원은 국내출원 후 12개월 이내에 해외출원 여부에 대한 결정을 해야 하지만 PCT 출원은 이보다 훨씬 긴 30개월 (일부 국가는 31개월) 이내에 출원결정을 하면 됨 단점으로는 별도의 비용 (수백만원 이상)이 들어간다는 점과 개별국 특허등록에 걸리는 시간이 길어지기 때문에 빠른 등록이 필요한 특허의 경우에는 PCT 출원이 적절치 않음

PCT 출원은 어떻게 하나? PCT 체약국의 특허청은 모두 수리관청(PCT 출원을 접수하는 관청)이 되므로, 출원인은 대한민국 특허청에 PCT 출원을 할 수 있음. PCT 출원은 발명 명세서와 일정한 양식의 PCT 출원서(PCT Request)를 제출하고 비용을 납부함으로써 이루어짐.

PCT 국제출원 절차 국제단계 (International Phase) 국내단계 (National Phase) 수리관청(Receiving Office)에 출원서 제출 수리관청 : WIPO 또는 각국 특허청 국제조사 국제공개 국제예비심사 (선택) 국내단계 (National Phase) 최초출원일로부터 30개월 이내 각국 특허청에 번역물 제출 PCT 출원절차 1) 국제 단계 ① 출원인은 명세서, 출원서, 위임장 등을 소정의 양식에 따라 작성하여 수리관청에 3부씩 제출 ② 수리관청에서 유효하게 PCT 출원이 접수되면, 국제출원일이 부여되고, 국제출원일이 부여된 출원 서류는 WIPO 국제사무국(기록원본) 및 국제조사기관(조사용 사본)에 각 1부씩 송부됩니다. ③ 국제조사기관은 수리관청으로부터 송부받은 국제출원서류에 대해 국제조사를 수행함. ④ 우선일로부터 18개월이 경과하거나, 그 전이라도 출원인의 조기공개 청구가 있는 경우에는 WIPO 국제사무국은 국제출원에 대한 국제공개를 함. 국제공개대상은 국제출원서류 및 국제조사보고서로, 팜플렛 형태로 공개되며, 공개서류는 출원인 및 지정관청에 송부됨. ⑤ 출원인은 국제예비심사를 청구할 수 있음. 2) 국내 단계 ① 출원인은 지정국에 우선일로부터 20개월(국제예비심사를 청구한 경우에는 30개월) 이내에 국제출원서류의 번역문, 국내 수수료 납부, 대리인 선임 등 지정국의 국내법에 따른 절차를 밟아야 함. 이 기간 내에 번역문을 제출하지 아니하면 그 PCT 국제출원은 취하된 것으로 간주됨. ② 출원인으로부터 번역문을 제출받은 각 지정관청(선택관청)은 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서를 참고로 국내법에 따라 심사한 후 특허 여부를 결정함.

PCT 국제단계 (출원, 조사) PCT 특허출원 국제조사 (International Search Report) 및 견해서 언어: 한국어 (우선일로부터 14개월내 영문번역 제출), 영어, 일어 국가지정: 2004년부터 출원시 모든 PCT 체약국을 자동지정 우선권 주장 (자기지정표시: 한국, 독일, 일본, 러시아) 국제조사 (International Search Report) 및 견해서 국제조사기관: 한국을 수리관청으로 하는 경우는 한국, 오스트리아, 호주, 일본 특허청 공개용 사본 수령일로부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦은날 출원인이나 지정관청 구속하는 의미 없음 견해서는 우선일로부터 30개월까지 미공개, 국제예비조사 청구가 없는 경우는 견해서가 예비심사보고서가 됨 국제조사는 출원발명과 관련있는 선행 기술을 찾는 것을 목적으로 하며, 그 결과에 대해 국제조사보고서를 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부함. 국제조사보고서를 받은 출원인은 조사보고서를 받은 날로부터 2월 내에 특허청구범위에 대해 1회에 한하여 보정을 할 수 있음.

PCT 국제단계 (공개) 국제조사보고서 및 견해서를 받은 후의 출원인의 대응방안 계속진행여부 판단 국제예비심사청구 및 명세서, 청구항 보정, 의견서 제출 국제공개 우선일로부터 18개월 조기공개신청가능 - 공개대상: 국제출원서, 조사보고서 (견해서는 공개 제외) - 공개언어: 영어, 일어, 독어 등 8개 국어 국제공개란, 국제출원이 각 지정국의 국내단계로 이행되기 이전에 국제사무국에서 공개되는 절차를 의미하며, 국제사무국은 국제출원을 우선일로부터 18개월이 경과하면 공개하고 출원인이 국제출원의 국제공개를 행할 것을 국제사무국에 청구한 경우 국제사무국은 그 기간 이전에도 공개할 수 있음. 국제공개는, 국제사무국이 국제출원서류(출원서, 명세서, 청구범위, 도면 및 요약서) 및 국제조사보고서를 팜플렛 형태로 공개하고, 국제출원언어가 영어, 불어, 독어, 일어, 러시아어, 스페인어 또는 중국어로 된 경우에는 그 언어로 공개하며 그 이외의 언어로 된 경우에는 영어번역문으로 공개함. 한국어로 출원된 국제출원의 경우에는 우선일로부터 1년 4개월 이내에(조기국제공개 청구시에는 그 청구일까지) 국제공개용 영어번역문을 제출하여야 함.

PCT 국제단계 (예비심사) 국제예비심사 (International Preliminary Examination) 국제예비심사기관: 국제조사기관과 동일 신청: 국제조사보고서 및 견해서 송부일로부터 3개월 또는 우선일로부터 22월 우선일로부터 30개월까지 예비심사청구 또는 선택국 취하가능 특허성(산업상이용성, 신규성, 진보성)에 대한 비구속적 심사 견해서: 심사결과를 사전 통지하여 출원인이 의견서 제출할 기회부여 (출원인은 제34조에 따른 보정가능) 국제예비심사 견해서를 받은 후의 출원인의 대응방안 PCT 제34조 보정: 명세서 및 청구항 보정 (국제예비심사보고서 작성전까지) 의견서 제출 국제예비심사는 선택적 과정으로서 우선일로부터 19개월 내에 국제예비심사 청구가 있는 경우 번역문의 제출기간이 우선일로부터 30개월(국제예비심사청구를 하지 않은 경우에는 20개월)로 연장됨. 국제예비심사에서는 출원 발명의 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 대한 예비적 판단을 하며, 이는 출원인이 선택한 국가에서 심사 참고자료로 사용되지만 구속력을 갖지 않으며, 출원인은 국제예비심사과정에서 명세서 전반에 대하여 보정할 수 있는 기회를 갖게 됨.

PCT 국제단계 (예비심사보고서) 국제예비심사 보고서 [IPRP (Chapter II): International Preliminary Report on Patentability] 작성기한: 우선일로부터 28개월, 예비심사착수로부터 6개월, 예비심사용 번역문 접수일로부터 6개월중 늦은날 IPRP는 국제사무국 및 출원인에게 송부: 국제사무국은 IPRP를 선택관청에 송달. 국제예비심사보고서는 출원인 및 국제사무국에 송부되고, 국제사무국은 각 선택관청에 이를 부속서류와 함께 송부함. 각 선택국은 이를 심사자료로 활용하여 심사노력을 경감할 수 있는 한편, 출원인은 보고서의 결과를 참고하여 선택국에서의 절차속행여부를 결정할 수 있음. 국제예비심사기관은 국제출원의 청구범위에 기재되어 있는 발명에 대해 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 심사하나, 이는 예비적인 판단으로서 각국특허청에서의 심사시 판단을 구속하지는 않음. 우리나라 관할의 국제예비심사기관은, 국제출원언어가 국어인 경우에는 한국특허청이며, 국제출원언어가 영어인 경우에는 한국 또는 오스트리아 특허청 중 택일하면 됨. 또한, 국제출원언어가 일어인 경우에는 일본특허청이 국제예비심사기관이 됨.

PCT 국제단계 (보정기회) 제19조 보정 제34조 보정 기한: 국제조사보고서 및 견해서 송부일로부터 2개월 또는 우선일로부터 16개월 중 늦은날 보정서 제출기관: 국제사무국 보정범위: 청구항에 한하여 1회만 가능 보정의 효과: 보정된 청구항은 국제조사보고서와 함께 국제공개됨. 제34조 보정 기한: 국제예비심사보고서 작성전 (우선일로부터 28개월, 예비심사착수로부터 6개월, 예비심사용 번역문 접수일로부터 6개월중 늦은날) 보정서 제출기관: 국제예비심사기관 보정범위: 명세서 및 청구항 1회 이상 가능 (잠수함 특허 가능성) 국제조사보고서를 받은 후의 보정(PCT 제19조 보정) - 출원인은 보정서의 국어에 의한 번역문을 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 당해 보정서의 번역문이 기준일까지 제출된 때에는 그 보정서의 번역문에 의하여 특허법 제47조 제1항의 규정에 의한 청구의 범위가 보정된 것으로 본다.(특허법 제204 제1~3항) - 기준일까지 보정서의 번역문이 제출되지 않은 경우에는 조약 제19조에 의한 보정서는 제출되지 않은 것으로 간주한다.(특허법 제204 제4항) - 법 제201조에 의한 국제특허출원의 번역문 제출시, 조약 19조에 의한 청구범위에 관한 보정을 한 때에는 보정 후의 청구의 범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할수 있다 (특허법 제201 제1항 단서) 국제에비심사보고서 작성 전의 보정(PCT 제34조 보정) - 출원인은 보정서의 국어에 의한 번역문을 기준일까지 특허청장에게 제출하여야 한다. 당해 보정서의 번역문이 기준일까지 제출되면 특허법 제47조제1항의 규정에 의한 명세서 및 도면의 보정으로 간주한다. (특허법 제205조 제1,2항) - 기준일까지 보정서의 번역문을 제출하지 않으면 조약 제34조에 의한 보정서는 제출되지 아니한 것으로 간주한다. (특허법 제205조 제3항)

PCT 국제단계 (Time table)

PCT 국내단계 각 출원진행국가 결정 각국 언어로 된 번역문 제출 기한: 우선일로부터 30개월 (스위스 등 일부 국가에서는 국제예비심사를 청구하지 않은 경우는 20개월) 번역문 기준의 원칙 : 한국의 경우 번역문 불일치시 거절, 이의신청 및 무효대상 번역문 제출 PCT국제출원의 출원인은 국제출원서류와는 별도로 국어로 작성된 번역문을 제출해야 하고, 심사관은 번역문을 기초로 심사를 진행한다. 국내서면제출기한내에 번역문을 제출하지 않으면 당해 출원은 취하 간주되고, 보정서의 번역문이 제출되지 않은 경우에는 당해 보정은 행해지지 않은 것으로 간주된다. 번역문 제출의 대상 외국어로 출원된 국제특허출원의 출원인은 국제출원일에 제출한 명세서, 청구의 범위, 도면(도면 중 설명부분) 및 요약서의 국어번역문을 제출하여야 한다. (특허법 제201조 제1항) 번역문 제출의 기간 - 국내서면제출기간 : 우선일로부터 2년 7월(31개월) 이내(특허법 제201조 제1항) - 번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간 내에 그 번역문에 갈음하여 새로운 번역문을 제출할 수 있으나, 심사청구를 한 후 에는 제출할 수 없다 - 기준일 내에 제출된 번역문에 기재되지 아니한 것은 국제출원인에 제출된 국제특허출원의 명세서 및 청구범위에 기재되지 아니한 것으로 보거나 도면 중의 설명이 없었던 것으로 봄 * 기준일 : PCT 국제출원의 국내서면제출기간(번역문 제출기간)이 기준일이며 심사청구를 한 경우 심사청구일이 기준일이 됨

PCT 출원이유 심사측면 시간, 경제적 측면 단점: 권리확보가 지연 개별국 출원 전에 선행기술 및 특허성에 대한 사전 평가가 이루어짐 보완기회 국제예비심사보고서: 선진국에서 작성한 조사보고서가 중소/개발도상국가에서 활용 시간, 경제적 측면 국내단계 개시의 연기 (12 v. 30): 사업성에 대한 평가가 이루어진 후 해외출원을 결정 한국어로 외국 출원 가능 다국 출원시 경비절감 효과 단점: 권리확보가 지연 절차가 단순함 하나의 언어로, 하나의 관청에 출원한 하나의 출원으로, 국내단계 진입시점까지 여러개의 외국출원을 대체함. 신속한 외국출원이 가능 여러개 국가에 출원하는 경우 준비기간에 많은 시간이 소요되어 출원일을 빨리 확보하는 것이 어려운데, PCT 국제출원은 국제출원일에 각 지정국에 있어 실질적이고 유효한 국내출원을 한 것으로 보기 때문에 동시에 여러 나라에서 신속하게 출원일을 인정받을 수 있음. 투자여부 및 특허가능성에 대한 평가의 기회와 시간여유가 주어짐 PCT 출원을 하는 경우 발명의 시장성 및 특허 획득 가능성에 대해 판단할 수 있는 기간이 우선일로부터 20개월(국제예비심사 청구의 경우 30개월)까지 연장됨. 특허 획득 가능성이 높아짐 국제단계에서 보정의 기회가 주어지므로, 이를 적절히 활용하여 발명의 기술적 가치가 확실해졌을 때 최종 청구범위를 작성하여 보정된 상태로 각 지정국의 국내단계로 들어갈 수 있으므로 보다 특허 획득 가능성이 높아짐.

유의사항(1): 자기지정 문제 국내우선권 제도와 관련 국내출원을 원출원으로 우선권 주장을 하여 PCT 출원한 경우, PCT에서 한국을 지정국으로 지정함으로써 문제 발생 국내 우선권 주장과 같은 효력 국내 원출원이 원출원일로부터 1년 3개월 후 취하간주 됨 대책: 국내출원을 우선권 주장하여 PCT 출원할 경우는 그 발명의 내용이 동일하다면 KR을 지정국에서 제외해야 함. ▣ 2004년도부터 PCT 국제출원은 출원과 동시에 모든 PCT 체약국을 자동지정 되도록 함. ▣ 다만, PCT 자기지정출원으로 선출원이 취하간주 되는 제도를 가지고 있는 국가 (한국, 독일, 러시아, 일본)에 대하여는　Request No . Ⅴ DESIGNATION OF STATES의 해당 국가 박스에 X표하여 지정에서 제외시킬 수 있도록 함. ▣ 지정국을 제외하고자 하는 경우에는 우선권 주장의 대상이 되는 출원 건이 존재해야 지정국에서 제외 할 수 있음.  예) 우선권 주장 출원 건이 KR인 경우에는 지정국 항목에 KR(한국)을 체크해서 제외 할 수 있고, 다른 국가는 제외 할 수 없습니다. 다른 국가를 지정국에서 제외하고자 하는 경우에는 별도로 지정취하서를 작성해서 제출해야 함.

유의사항(2): IDS IDS (선행기술자료 보고) 영문 명세서 보완 Information Disclosure Statements 발명과정에서 참고한 기존 등록특허, 공개특허, 논문, 특허검색결과 등 PCT 국내단계(미국) 시점에서 이미 국제조사보고서를 받은 경우에는, 국제조사보고서에 인용된 특허, 공개특허 등의 정보를 반드시 IDS에 포함시켜야 함 등록 후 새로운 선행기술이 발견되면 재심청구 가능 영문 명세서 보완 PCT 출원시 작성한 영문명세서를 수정하고 싶을 경우 별도의 사전보정서(Preliminary Amendment)를 출원서와 함께 제출 새로운 기술내용 추가는 불가

유의사항(3): 발명자 발명자 확인: 미국 (공동발명자) 발명자 요건은 착상과 구체화 이중 착상이 으뜸 ! 다수의 발명자면 기여도 및 지분 등 확인 가능하면 발명자의 수효를 최소화 미국 (공동발명자) 균등 기여: 청구항 모두 동일 공동 발명자 차등 기여: 청구항 마다 다른 발명자 가능 공동발명자의 누락, 발명자가 아닌 자의 추가는 무효화 사유 논문 선발표: 저자와 발명자의 일치하지 않을 경우 특허 무효사유가 될 수 있음 미국은 선발명주의를 택하고 있기 때문에 발명자의 권리와 의무가 한국에 비해 강화되어 있음. 한국의 경우 발명자는 명예적 지위를 갖지만 (선출원주의이기 때문) 미국의 경우 특허의 모든 권리를 먼저 발명자가 갖고 필요시 출원인에게 양도하는 절차를 가지고 있기 때문에, 명세서에 적힌 발명자가 진정한 발명자이냐 아니냐가 특허의 효력에 영향을 줌

유의사항(4): 변리사 선정 청구항의 중요성 변호사/변리사 선정은 신중해야... 특허의 힘 = 청구항의 힘 유비무한 모든 발명은 청구항 범위만 줄이면 특허 가능 청구항 단어 하나에 따라 침해여부가 좌우될 수 있음 유비무한 출원 시 명세서 및 청구항 확인 심사 시 청구항 범위 조정 확인 변호사/변리사 선정은 신중해야... 발명의 이해/응용을 위해 전공 확인 필수 청구항 작성은 도제제도의 산물이므로 경력 확인 필수 변리사가 직접 (명세서)와 청구항을 작성하는지 확인

Worst practice 특허 청구항 작성의 중요성을 보여주는 예: 특허침해가 있었지만 청구항 작성이 잘못되어 특허권 행사를 하지 못함 반도체 회로를 도면으로 표시 회로의 구성요소를 청구항으로 작성 도면으로는 침해가 확인되었지만, 청구항 내용이 도면과 일치하지 않음

상식: 공지예외규정 논문, 해외발표 등과 관련 어떻게 해야 하나? (한국) 주의할 점 특허법 30조: 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우 어떻게 해야 하나? (한국) 공지사유가 발생한 날로부터 6개월 이내 특허출원 특허출원일로부터 30일 이내에 증명서류 제출 주의할 점 상당수 국가에서 제한적으로 인정: 유럽, 중국 미국 출원시 날짜 계산 주의: 국내출원일 이후 1년이 아닌 공지사항 발생 후 1년 이내 1. 미국  미국특허법 제102조 (b)항은  "미국 특허출원일로부터 1년 이전에 그 발명이 미국 내 또는 미국 외에서 특허되거나 인쇄된 간행물에 게재된 경우 또는 미국 내에서 공용되거나 판매되었을 경우“  에는 특허를 받을 수 없도록 하고 있어, 공지 예외 적용범위가 비교적 넓은 편임. 2. 유럽  유럽의 경우 유럽특허조약 제55조에서 공지 예외 주장 사유에 관하여 매우 제한적으로 규정하고 있음.  (1) 발명의 공개가 아래의 이유로 유럽특허 출원일 이전의 6개월 이내에 이루어진 경우는 그 발명의 공개는 이루어진 것으로 간주되지 않음      (a) 출원인 또는 그의 법적 전임자와 관련한 명백한 악용      (b) 출원인 또는 법적 전임자가 그 발명을 공식적으로 인식되는 국제박람회에 전시했을 경우 공지예외규정에 적용되는 6개월 기간의 기산은 우선일이 아닌 실제 유럽특허 출원일로부터이므로 기간 면에서도 매우 제한적임. 3. 중국  중국의 경우 특허법 제24조 "특허출원된 창작발명이 출원일 이전 6개월 이내에 (1) 중국정부가 주관하거나 승인한 국제박람회에서 최초로 발표한 경우 (2) 규정된 학술회의나 기술회의에서 최초로 발표한 경우 (3) 타인이 출원인의 동의를 얻지 않고 해당 내용을 누설한 경우   에는 신규성을 상실하지 않는다“ 로 규정

어쩔 수 없이 공지된다면?

상식: 가출원(Provisional application) 장점 영어 기재 의무가 없음 수수료가 저렴 : 약 200달러 청구항을 기재하지 않아도 됨 IDS 제출의무 없음 특징 우선권 기간은 1년 본출원시 가출원은 포기로 간주 가출원은 말 그대로 임시적 혹은 잠정적인 출원으로, 예를 들어 미국으로의 제품수출이나 논문발표 전에 그 기술을 보호받기 위해 특허를 가출원해 출원일자를 선점해 두었다가 1년 내에 정규출원을 하게 되면 그 날은 출원일이라 하며, 특허의 우선권은 최초 가출원해 둔 날은 우선일이라 하여 특허의 우선권 기준일로 인정받는 제도임. 이 우선일로부터 1년 이내에 정규출원을 하지 않으면 포기한 것으로 간주됨 반드시 가출원 부터 해야 하는 것은 아니며, 이러한 가출원 제도는 미국에만 있지만, 외국인 출원인(foreign applicant)에게도 동등한 출원기회를 부여합니다. 가출원은 비교적 간단한 절차로 출원한다고 알려져 있지만, 절대적으로 중요한 필수요건이 있는데 (1) 실시가능요건(enablement & best mode requirements), (2) 서면명세요건(written description requirement). 즉, 해당 분야에서 평균적인 지식을 가진 자가 특허출원 명세서에 기재된 대로 하면 같은 결과가 나와야 한다는 것과 또한 그러한 내용이 특허에 상세히 기술되어 있어야 한다는 조건임. (참조 35 USC 112, first paragraph). 가출원이란 말 자체로 인해, 많은 출원인이 발명의 단순요약이나 개념만을 명세서에 기재하는 경우가 있는데, 이것은 잘못되고 위험한 생각이며, 정규출원 시 심사관의 특허심사의 촛점은 청구항(claims)인데 만일 가출원의 명세서 내용이 정규출원의 청구항을 충분히 뒷받침 하지 못하면 가출원의 우선일은 소급되지 못함.

상식: 미국특허법의 특이점 선발명주의 Inventorship Duty of Candor 모든 True inventor가 발명자로 기재되어야 함 고의가 아니면 언제든지 수정 가능 선행논문이 있을 경우 저자는 발명자에 포함되어야 함 Ethicon v. US Surgical (Fed. Cir. 1998) 법원은 누락된 발명가도 실제 발명가이므로 license는 유효하다고 판결 누락된 발명가 때문에 특허침해소송 자체가 기각 Duty of Candor IDS에 고의로 관련 정보를 누락: 특허무효 가능 등록 후 새로운 선행기술이 발견되면 재심요청 가능 사업상 큰 성공을 거둔 특허의 경우 제3자가 공동 발명가임을 주장하는 경우가 종종 발생하게 되며, 따라서 발명가이다고 주장하는 사람이 진정 발명가의 범위에 포함될 수 있는가를 판단하는 문제는 중요하다. 발명가이다고 판단되는 경우, 사기의도가 없는 경우 특허청 정정절차를 통하여 정정될 수 있으나, 사기의사로 누락된 경우에는 그 특허는 무효 (invalid) 된다. 따라서, 특허가 유효하기 위해서는 실제 발명에 기여한 발명가(들)의 이름이 정확하게 기재되어 있어야 한다. 발명가의 지위를 가지기 위해서는 주장자는 특허발명의 모든 부분에 대하여 착상을 할 필요는 없지만 최소한 중요한 또는 필요한 부분에 대하여 착상을 할 것이 요구된다. 또한 발명가는 발명과정에서 다른 사람의 제품, 아이디어 또는 서비스를 받을 수 있으며 그렇다고 하여 그의 특허권이 부정되는 것은 아니다. 주장자가 특허발명에 기여를 하였다고 하더라도 그가 한 기여는 그 당시의 기술을 설명하고 소요 부품을 제공한 것에 불과하며 특허발명의 중요한 또는 필요한 부분에 대하여 착상(Conception)한 것이 아닐경우 주장자는 발명자로 인정되지 않는다. <Hess v. Advanced Cardiovascular System, 106 F.3d 976 (1997)>

상식: 연구노트 (선발명의 증거) 연구노트란 발명자가 발명을 착상 한 뒤 그 발명을 개발하기까지의 행적을 서면으로 남겨놓은 자료를 뜻하고 영어로는 Research, Laboratory, Scientific, Patent, 또는 Inventor’s Notebook이라고 호칭을 한다. 이런 노트는 미국과 같이 선발명주의 방식을 따르는 국가에서는 interference proceeding과 같이 누가 선발명자인가를 판가름 하는 소송에서 중요한 자료가 된다. 즉, 연구노트는 선발명주의 국가(미국)에서 발명일(date of invention)을 주장하는 중요한 근거 자료임.

Hundreds of million dollars 연구노트의 중요성 Gil Amelio: IT 분야의 위대한 발명자로서 National Semiconductor와 Apple의 CEO를 역임 디지탈카메라, 비디오카메라 등의 필수부품인 촬상소자(CCD)의 발명자 Bell 연구소에 연구원으로 근무할 때 CCD를 발명하였는데, 처음 Bell 연구소에 들어갔을 때 연구노트, 특허에 대한 교육을 집중적으로 받았고, 잘 작성해놓은 연구노트 덕분에 나중에 CCD와 관련된 Northern telecom과의 특허분쟁에서 Bell 연구소가 승소함 IEEE Fellow CEO of National Semiconductor CEO of Apple Bell Labs  Northern Telecom Hundreds of million dollars

연구노트 체크리스트 All work written up in a permanently bound notebook with consecutively numbered page Text written in permanent ink No blank spaces on a finished page and no skipped pages Each entry made consecutively, signed, dated and contemporaneous Corrections are neat, dated, initialed and witnessed Information entered is legible, consistent, chronological, thorough and complete Entries that are required to be made at a later date are recorded on a separate page and cross-referenced to the relevant page containing the earlier entry Ancillary material mounted in the notebook and/or identified by attached signature All entries witnessed on a regular basis by an impartial reliable party Laboratory notebooks appropriately stored and their location tracked Notebook kept for as long as the researcher wants to be able to verify the legitimacy of the work 전자연구노트는 위변조가 용이하기 때문에 아직까지 증거성이 약해서 미법원에서 적극 인정하지 않고 있음. 전자연구노트로 인정받기 위해서는 아래의 3가지 장치가 필요함 인증: 입력자와 증인의 확인과정 및 서명인증장치가 필요 자동입력일 기록장치 (date stamping) 입력기록을 수정했을 경우 수정한 표시가 영구적으로 잔존되도록 프로그래밍

  연구노트의 체크리스트 지침 모든 연구기록이 페이지에 일련번호가 매겨진 묶음형식의 노트에 기록 되었는가? 본문이 지워지지 않는 잉크로 작성 되었는가? 완료된 페이지에 공란이 없는가, 건너뛴 페이지가 없는가? 각 기록이 연속적으로 만들어지고, 서명되고, 날짜가 기입이 되고, 동시에 작성되었는가? 수정이 간결하고, 날짜가 기입되고, 서명되고, 증명 되었는가? 정보의 기록이 읽기 쉽고, 일관되고, 시간 순서적이고, 빈틈없고, 완전한가? 후일에 만들어진 기록은 분리된 페이지에 기록되고 이전의 기록을 포함한 관련된 페이지와 상호 참조 되었는가? 부수적 자료가 연구노트에 고정되고, 첨부된 사인에 의해 확인되었는가? 모든 기록이 공정하고 신뢰할 수 있는 서명자에 의해 통상적인 원칙으로 증명 되었는가? 연구실의 연구노트들이 적절하게 보관되고 그것들의 위치가 표시되었는가? 연구노트는 연구자가 연구의 합법성을 증명할 수 있고 싶어 하는 만큼 오랫동안 보관 되어지는가?

성과관리 우수사례: Gillette Model case on managing IP Search and map the patent landscape with R&D Patent everything Blockbuster “Sensor” Floating Angle geometry : seven candidates – patented 22 patents: High-speed photography techniques Mach3 Core technology : DLC (Diamond-like Carbon) 35 patents : $20 million vacuum chamber for DLC blade coating “Single point” cartridge loading system A rubberized contour grip An indicator strip 연구개발과 관련된 모든 내용을 특허로 출원하는 전략 - 연구개발 과정에서 면도날의 움직임을 확인하기 위해 만든 초고속 촬영기법까지 특허로 출원

성과관리 우수사례: Dell Computer “Build-to-order” direct sale Innovation: 주문형 생산 42 patents on direct sales model (1998) IP strategy 컴퓨터 기술이 아닌 판매방식에 집중: 핵심역량 컴퓨터 기술은 Cross-licensing 으로 해결 Cross licensing (IBM): $ 16 billion deal (1999) DELL : IBM’s patented PC components IBM : Dell’s patented system (build-to-order) 자사 경쟁력의 핵심이 되는 부분만 중점 출원하는 전략