“중국 상표 권리화 및 분쟁대응” 知心IP&COMPANY 변리사 전소정 1

Contents 한국 화장품, 중국 지식재산권 보호 현황 중국 상표 출원 제도의 특징 중국 신상표법의 주요 개정 내용 중국 상표 권리화 시의 유의점(표준상품명칭 지정, 다류지정 가능, 분할출원제도 신설(의견서 제출 기회 없음), 상표의 유사 여부 판단) 2

한국 화장품, 중국에서 K-뷰티 열풍

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상표심사지남(商标审查指南), 상표심리기준(商标审理基准） 중국의 상표법 및 관련 법령의 체계 법률 행정법규 부서규정 지방법규 사법해석 상표법 상표법실시조례 상표사용허가 각 지방 정부의 저명상표 인정에 관한 규정 등. ex. 절강성 저명상표 인정 및 보호규정, 길림성 저명상표 인정 및 보호규정 제소 전 상표권 침해행위의 중지 및 증거보전에 관한 해석 형법 특수표장관리조례 비안등기방법 등록상표 재산 보전에 관한 해석 세관법 지식재산권 세관보호조례 상표평심규칙 상표사건 관할에 관한 해석 반부당 경쟁법 올림픽표장 보호조례 저명상표인정 및 보호규정 상표민사분쟁 사건에 관한 해석 세계박람회표장보호조례 인터넷 도메인 네임 분쟁사건에 관한 해석 지적재산권 침해 형사사건에 관한 해석 상표심사지남(商标审查指南), 상표심리기준(商标审理基准） 5

중국 상표심사지남 및 상표심리기준의 구성 상표심사지남 상표심리기준 6 제1부분 상표로 사용될 수 없는 표장에 대한 심사 제2부분 상표의 특별현저성(식별력)에 대한 심사 제3부분 상표의 동일유사에 대한 심사 제4부분 입체상표에 대한 심사 제5부분 색채조합상표에 대한 심사 제6부분 단체상표증명상표에 대한 심사 제7부분 특수표지에 대한 심사 상표심리기준 제1장 타인의 유명상표를 복제/모방 또는 번역한 상표에 대한 심리 기준 제2장 무단으로 피대리인 또는 피대표자의 상표를 등록한 경우에 대한 심리 기준 제3장 타인의 선행 권리 침해에 대한 심리 기준 제4장 타인이 사용중인 일정한 영향력 있는 상표를 먼저 가로채어 등록하는 행위에 대한 심리 기준 제5장 기만적인 수단 또는 기타 부정한 수단으로 상표등록을 취득한 행위에 대한 심리 기준 제6장 등록상표 취소사건에 대한 심리 기준 제7장 유사 상품 또는 서비스에 대한 심리 기준 제8장 사용을 통하여 식별력을 취득한 표장에 대한 심리 기준 6

중국 상표 제도의 특징 <신상표법 발효 이후로 양국 모두 가능한 제도> 다류 1출원 제도 인정 분할출원제도 도입 항목 중국 한국 출원 및 등록기관 공상행정관리총국 상표국 특허청 등록가능한 표장범위 색채조합, 입체상표, 소리상표 가능 색채만의 상표, 동작, 홀로그램, 소리냄새 등 비시각적 상표도 가능 우선심사제도 없음 있음 동의서 제도 채택 없음(개정안 포함) 정보제공제도 거절결정에 대한 의견서제출기회 없음(복심) 보상금청구권 저명상표 인정 제도 <신상표법 발효 이후로 양국 모두 가능한 제도> 다류 1출원 제도 인정 분할출원제도 도입 선사용권 상표법 내 편입

Q. 신상표법 이후 복심 전에 의견서 제출 기회를 주고 있다?? 중국 신상표법의 주요 개정 내용 (2014. 5. 1 발효&시행) 소리상표 등록가능 1상표다분류제도 채택 신속한 심사·심판 도모 이의신청제도 개선 [중국 상표법 제35조(2)항] 모방상표 근절 강화 [중국 상표법 제15조(2)항] 상표권존속기간갱신출원기한 변경 [중국 상표법 제40조] 유사상표 동시이전 의무 신설 [중국 상표법 제42조(2)항] 저명상표(驰名商標) 표시금지 [중국 상표법 제12조(5)항] 타인의 유명상표/등록상표 상호사용금지 [중국 상표법 제58조]. 징벌적 손해배상제도 도입 [중국 상표법 제63조(1)항]. 법정손해배상액 인상 [중국 개정법 제63조(3)항]. 상표침해소송에서의 상표권자 입증책임 경감 [중국 상표법 제63조(2)항] 상표침해소송에서 불사용항변시 상표권자의 입증책임 [중국 상표법 제64조] 선사용권 제도 법제 편입 [중국 상표법 제59(3)항] Q. 신상표법 이후 복심 전에 의견서 제출 기회를 주고 있다?? No! 한국과 같이 정식 의견서 제출 기회를 주지 않음. 단, 심사 중 지정상품에 대한 보정통지서가 나옴(중국 상표법 제29조 신설,종전과 다름)

중국 상표 출원 절차 상표 심사 베이징시 지재권법원 베이징시 고급인민법원 국내직접출원 상표대리기구 (온라인 출원 포함) 상표국에 출원서 제출 형식심사 기한 내 보정 불수리 실질심사 거절 부분 거절 상표 삭제 (확정) 초보심사공고 복심여부 등록공고 무효선고(상표국) 상표 또는 일부 상품 삭제 취소 말소 복심 취소 거절 복심 무효선고 복심 무효선고 (상평위) 상표 심사 베이징시 지재권법원 베이징시 고급인민법원 Y N 이의여부 심사 결정, 재정 불복 요구에 부합하는지 여부 분할출원 이의 대체로 부합 일부 공고 등록 부등록 일부 부등록 복심

거절이유=이의신청이유(중국상표법 제33조) 중국 상표 등록 요건 거절이유=이의신청이유(중국상표법 제33조) 식별력 제11조 상표로서 사용할 수 없는 표장 제10조 기능적 입체상표 제12조 저명상표 보호 제13조 대리인 및 기타 계약관계에 있는 자에 의한 선점 금지 제15조 (신상표법 동조 제2항 신설) 지리적 표시의 보호 제16조 선등록 유사 제28조 선출원주의 제31조 선권리와 저촉 제32조 전단 일정한 영향력이 있는 상표 보호 제32조 후단 소멸된 지 1년이 경과하지 않은 상표와 유사한 상표 제50조

중국 상표 출원 시의 유의점(1)- 표준상품명이 아닌 상품 지정의 문제 한국 ‘반도체제조 및 가공 설비’ 업체 A의 지정상품 지정 한국에서는 표준상품명칭으로 지정되어 있으나 중국에는 표준상품으로 지정되어 있지 않은 경우? No.G1092250의 지정상품 No.G1202017의 지정상품 그래도!! 중국에서는 표준상품명칭으로 지정하는 것이 바람직. 신상표법 이후 지정상품 표현에 대해 더 엄격한 심사 경향! 11

중국 상표 출원 시의 유의점(2)-제35류 지정의 문제 Q) 우리나라에는 도매업과 소매업을 판매 품목을 한정하여 자유롭게 지정할 수 있는 편인데, 중국에서 제35류에 도매업, 소매업을 지정할 수 있나? 지정할 수 있다면 구체적인 판매 품목을 한정할 수 있나? 중국 제35류 표준상품서비스업 구분표에 포함된 판매업 관련 업종 3503 타인을 대신하여 판매하는 업 替他人推销 350005 수출입대리업 进出口代理 350030 경매 拍卖 350071 판매대행업 替他人推销 350085 구매대행업 替他人采购(替其他企业购买商品或服务) 350106 시장마케팅 市场营销 350107 텔레마케팅업 电话市场营销 중국에서는 제35류에서 도, 소매업을 지정하는 것이 불가능함. 상품 분야를 주 상표권으로 보호 하고, 제35류의 판매대행업 분야도 함께 지정하여 병행하여 보호할 필요성 있음

중국에서는 제35류에서 도, 소매업을 지정하는 것이 불가능함. 도, 소매 대상 상품에 대한 출원을 주 상표권으로 보호 하고, 제35류는 주로 개인 또는 기관에서 제공하는 서비스를 포함하며, 주요 목적은 다음과 같다: (1) 상업기업의 경영 또는 관리에 도움 제공 (2) 공상기업의 업무활동 또는 상업기능의 관리에 도움 제공 및 광고부서에서 각종 상품 또는 서비스를 위해 제공하는 서비스는 모두 각종 전파방식을 통해 공중에게 광고홍보를 진행. 특히 다음의 내용을 포함한 타인을 위해 각종 상품(운송 제외)을 분류하여 고객이 보고 구매할 수 있도록 함; 이러한 서비스는 소매, 도매상점에서 우편구매 카탈로그 및 전자매체를 통해 예를 들어 웹사이트나 TV 홈쇼핑 프로그램을 통해 제공함. <중국상품서비스업 분류집> 제35류 주석 本类主要包括由个人或组织提供的服务，其主要目的在于： （1）对商业企业的经营或管理进行帮助；（2）对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助；以及由广告部门为各种商品或服务提供的服务，旨在通过各种传播方式向公众进行广告宣传。 尤其包括：为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买；这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介，例如通过网站或电视购物节目提供； 중국에서는 제35류에서 도, 소매업을 지정하는 것이 불가능함. 도, 소매 대상 상품에 대한 출원을 주 상표권으로 보호 하고, 제35류의 판매대행업 분야도 함께 지정하여 병행하여 보호할 필요성 있음 13

영문상표의 식별력 인정 기준 한자 상표의 식별력 판단 상이 도형과 문자 결합상표의 식별력 중국 상표 출원 시의 유의점(3) – 영문 상표의 식별력 판단 한국보다 영문 상표의 식별력 인정 기준 완화 Ex) SMART(차, 맥주 등)-식별력 인정, BEST BUY+도형-식별력 인정 단, 최근 추세는 영문상표에 대한 식별력 기준이 높아지는 상황. 인지도와 도 형 결합 여부에 따라 상이하게 판단될 수 있음 영문상표의 식별력 인정 기준 동일한 한자 문화권이나 뜻이 다르게 사용되는 경우가 더 많음 ex) 川湖 한국에서는 현저한 지리적 명칭이나 중국에서는 현저한 지리적 명칭은 아닌 경우 ex) 大观岭韩牛 헌국에서는 지명이나 인명으로 사용되지 않는 상표가 중국에서는 지명과 인명 이라는 이유로 식별력이 약하다고 판단되는 경우를 주의 ex) 마복림할머니 한자 상표의 식별력 판단 상이 한국보다 도형과의 결합상표에 대한 식별력 인정 기준이 엄격한 편 도형과 문자 결합상표의 식별력

중국 상표 출원 시의 유의점(3) – 영문 상표의 식별력 판단 <<指导意见>> 제6조 영문상표의 식별력 판단에 대해 특별히 규정하고 있다. 중국 내 관련 공중의 통상적인 인식을 기준으로 중국 관련 공중의 시각으로 판단해야 한다. 계쟁 상표에 포함된 일부 외국어가 해당 언어에서 비록 고유의 의미를 가지고 있지만, 중국 관련 공중의 외국어 수준을 토대로 인지가 불가능하고 단지 상표의 표지로만 간주할 경우, 해당 식별력에 대한 인정에 영향을 미치지 않는다. 기술적 표장인지 여부는 관련 공중이 외국어 표지에 대한 인지를 기준으로 한다. 관련 공중의 인지는 관련 증거에 의해 뒷받침되고 입증되므로, 통상적으로 대응되는 외국어가 일반적인 단어일 경우, 관련 사전은 여전히 그 의미를 확정하는 가장 중요한 참고기준이 된다. 여러 가지 의미가 있는 경우에는 통상적으로 그 상용 의미를 기준으로 한다. 물론, 관련 공중이 인지 가능한 것을 전제로 한다. 15

중국 상표의 식별력 판단 CASE No.G865698 No.5151543 베이징고등법원: 베이징고등법원: 출원상표는 도형과 문자의 결합상표로서, 하나의 상표에 문자와 도형이 공존할 경우, 보통 공중의 읽기습관을 고려하며, 문자부분의 식별력은 통상적으로 도형부분보다 강하다. 게다가 출원상표의 도형부분은 문자부분에 대한 변형이고 해당 구성주체는 여전히 문자 ”保热墙”이므로, 이는 해당 상표의 현저한 식별부분이고, 서비스의 내용, 목적 등에 대해 직접적으로 묘사하였기 때문에 식별력이 없다. 베이징고등법원: 도형이 문자 부분과 결합되어 문자부분보다 강한 식별력이 구비되도록 하지 못했으며, 현저한 읽기 부분인 문자부분 “THE GLOBAL FUND”는 관련 업종에서 통용하는 상업무역용어이므로 관련 공중은 일반적인 읽기 습관에 따라 출원상표를 기금회의 명칭으로 인식할 것이므로 식별력이 없다. 16

중국 상표의 식별력 판단 CASE No.1494687 G919084 베이징고등법원: 평심위: 계쟁 상표는 “깔끔한, 총명한, 트랜디한, 빠른”의 의미를 가지며, 지정하는 맥주, 무알콜 음료 등 상품에 사용하는 것은 직접적으로 지정상품의 품질 등 특징을 표시하는 표장에 속하지 않는다. 베이징 1중원/고등법원: <<영한사해(英汉辞海)>>에서의 “smart”에 대한 해석 “짙은 맛의”는 해당 단어의 흔히 쓰는 의미가 아니므로, 중문을 주요 식별 언어로 사용하고 있는 중국 대륙에서는 “맥주, 무알콜 음료” 등의 지정상품에 대해서는 식별력이 있다. 베이징고등법원: 문자 외에 도형적인 요소도 있으며 차지하는 비율도 작지 않은데, 법원은 현저한 식별작용을 하는 부분인 “FINE FOOD”는 “美好的食物”로 번역 가능하며, “FINE” 네 자모는 중간에 가운뎃점이 있으나 소비자들이 해당 의미를 이해하는데 영향을 주지 않으므로, 상품의 품질에 대한 묘사로 판단되어 식별력이 없다. 17

중국 상표의 식별력 판단 CASE No. 4532736 18 상표국/평심위/1심, 2심법원: 설명적 표시로 구성된다고 인정 베이징 고등법원: 관련 소비자에 있어서, 출원상표 “CHEMDRAW”는 “CHEM”와 “DRAW”로 분리되어 인지되기 쉽고, 이로 인해 “화학의 드로잉”의 의미로 이해하며, 출원상표가 주로 화학구조 드로잉의 컴퓨터프로그램 또는 화학구조 드로잉 정보용 컴퓨터 소프트웨어에 사용되므로 관련 공중으로 하여금 상품의 내용 특징을 표시하는 묘사성 언어로 이해하기 쉽다는 평심위와 원심법원의 인정은 타당하다. – 식별력이 없다. 많은 사전에는 “BARBIE”라는 단어를 수록하고 있지 않거나 마텔회사의 바비인형으로 해석하여 수록되어 있다. 하지만, <<牛津高阶英汉双解词典>>을 포함한 일부 사전에는 이미 해당 어휘를 수록하였고 “바비큐(户外烤肉)”로 해석하고 있다. 법원은, “바비큐”라는 해석이 사전에서 오스트레일리아에 한해서 사용되는 비공식적인 속어라고 밝히고 있지만, 네트워크와 정보기술이 신속히 발전하는 배경에서 정보의 전파는 이미 국가와 지역을 초월하므로 단어의 의미도 불변하는 것은 아니다. 일부 사전에서 이미 “바비큐”로 해석되어 있는 상황에서 “음식점” 등 서비스 업종에 지정 사용하는 것은 서비스의 내용 등 특징을 직접적으로 표시하는 것이다. – 식별력이 없다. 18

VS 칭호 외관 한국 표음문자 중국 표의문자 중국 상표 출원 시의 유의점(3) – 중국의 상표 유사 여부 판단기준 외관, 칭호, 관념 （形， 音， 义） 유사판단 3요소 칭호 외관

중국 상표의 유사 판단 케이스 1. 문자 vs 문자 2. 병음 vs 한자 3. 한자 vs 외국어 4. 도형 결합 상표 5. 포함 관계인 경우

중국 상표의 유사 판단 CASE 1. 문자 vs 문자 <베이징시 고등인민법원의 판단기준> 글자의 외관이 유사한 경우 글자의 외관은 다르지만 칭호, 관념이 동일한 경우 문자는 다르지만 발음이 동일하고, 글자의 모양이 유사하며 문자가 의미를 가지지 않을 경우 3개 이상의 글자로 이루어지고, 확정적인 의미가 없지만 배열 순서가 동일한 경우; 또는 배열 순서가 다르지만 발음이 유사하고, 글자의 모양이 유사한 경우 외국어 자모로 이루어진 의미 없는 상표, 일부 자모가 동일하고 배열 순서가 동일하거나, 또는 배열 순서가 다르지만 발음, 글자의 모양의 유사한 경우 유사상표로 판정될 수 있는 기타의 경우 21

VS 법원: 출원상표는 세 한자로 구성되고, 인용상표는 두 한자로 구성되었으며, 구성요소 및 전체적인 외관 형태에서의 양자의 이러한 차이는 양자가 호칭에서 뚜렷한 구별점이 생기게 하여 출원상표의 발음은 “ru jia li”, 인용상표의 발음은 “ru li”이므로 비유사라고 판단함. 유사 VS 상표국/평심위: 비유사  법원: 중문을 주요 언어로 하는 중국 소비자에 있어서, 양 상표의 한자 부분이 주요 식별부분이다. 소쟁 상표의 주요 식별부분인 “护士宝”의 전체적인 구조, 글자 모양, 발음과 인용상표 “护舒宝”는 극히 유사하고; “护士宝”, “护舒宝”는 모두 특정 의미가 없는 조어상표이며, 양 상표의 지정상품이 동일 유사를 이루고 인용상표가 일정한 인지도가 있는 상황에서 관련 소비자의 일반적인 주의력으로 오인 혼동을 일으킬 수 있다. 따라서 유사. 22

중국 상표의 유사 판단 CASE 2. 병음 vs 한자 <<병음상표와 한자상표의 유사성 판단 기준(拼音商标与汉字商标近似判定的标准)>> 한자상표와 대응되는 병음상표는 보통 유사상표로 판단하지 않음. 선행상표가 특정 의미가 있거나 또는 저명상표의 경우는 제외. “LONGHAN” vs “龙瀚” 비유사 “龙汉” vs “LONGHAN” 비유사 “ZHONGSHANJIAN” vs “中山舰” 유사 “耐克” vs “NAIKE” 유사 23

중국 상표의 유사 판단 CASE 2. 병음 vs 한자 병음상표와 해당 병음 및 한자(대응 여부를 불문)의 결합상표는 보통 유사로 판단 “美丽花 MEILIHUA” vs “MEILIHUA” 유사 “JIAREN” vs “JIAREN 宣言” 유사 양 상표가 모두 병음이고, 병음 자체가 유사할 경우, 보통 유사상표로 판단. “TONGMEI” vs “TONGMEN” 유사 병음 및 한자의 결합상표는 보통 한자는 다르지만 병음이 같은 상표와는 유사상표로 판단하지 않는다. “美丽 MEILI” vs “美黎 MEILI” 비유사 24

중국 상표의 유사 판단 CASE 3. 한자 vs 외국어 한자와 외국어에 있어서, 외관이 다르기 때문에 보통 유사로 인정하지 않는 것이 원칙. 단, 호칭, 관념이 동일한 경우 유사 가능성이 있음. 외국어에 관련 공중이 보편적으로 알고 있는 명확하고 흔한 의미가 존재한다면, 상응하는 중문이 대응성을 가진다는 이유로 유사가 인정될 수도 있다. 유사 여부 판단 시, 관련 공중에 입각하여 중국 관련 공중의 외국어에 대한 실질적인 인지능력을 고려할 필요가 있다. 사전에 상응한 번역이 있다는 이유만으로 유사를 인정해서는 안 된다. 25

3. 한자 vs 외국어 VS 유사 인용상표 1 본원상표 인용상표 2 26

7. K-BRAND의 중국 상표 무단 선점 실태 가장 빈번한 형태!! 유형 원 권리자 상표 무단 선점 상표 그대로 모방 영문 또는 중문의 문자 변형 새로운 중문 결합 우리나라 지명 또는 문화재명 선점 상표 가장 빈번한 형태!!

抢注 掮客 악의적인 선출원에 대한 용어 정리 (치앙쭈 qiangzhu) (치앤커 qianke) 타인의 상표를 무단 선점하는 행위 선사용자와 출원인 간에 특수관계가 존재할 가능성 높음. 掮客 (치앤커 qianke) 사용을 목적으로 하지 않고, 경제적 이득을 취할 목적으로 다량의 상표를 출원한 자 선사용자와 출원인 간에 특수관계가 거의 존재하지 않음. 抢注가 掮客를 포함하는 개념으로 사용될 때도 많음. 특수관계 존재 여부에 따라 양자를 구분한다면 적용 법률이 상이함. 28

악의적인 선출원 제지에 적용 가능한 중국 상표법 규정 중국 상표법 제13조(저명상표 보호 규정) 중국 상표법 제15조 제2항(특수관계인의 악의적 선출원 금지 규정) 중국 상표법 제32조(타인의 선권리 침해 금지/부정한 수단 출원 금지 규정) 중국 상표법 제44조 제1항(기타 부정당한 수단의 등록 무효 사유 규정) 중국 상표법 제49조 제2항(불사용 취소심판 규정) 중국 상표법 제7조(신의성실의 원칙) 중국 상표법 제59조 제3항(선사용권) 29

중국 상표법 제13조(저명상표 보호 규정) 중국 상표법 제13조: 第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 제13조 ① 공중이 잘 알고 있는 상표는 상표권자가 그 권리를 침해 받았다고 생각될 때에 본 규정에 근거하여 저명상표 보호를 신청할 수 있다. ② 동일 또는 유사한 상품에 대해 등록출원한 상표가 타인이 중국에서 등록하지 아니한 저명상표를 복제, 위조하거나 저명상품을 번역하여 혼동을 초래하기 쉬운 경우에는 등록을 허가하지 않으며 사용을 금지한다. ③ 동일하지 않거나 또는 유사하지 않은 상품에 대해 등록을 출원한 상표가 타인이 이미 중국에서 등록한 저명상표를 복제, 위조 또는 번역하여 공중의 오인, 저명상표의 등록인의 권익을 침해할 우려가 있을 경우 등록을 허가하지 않으며 사용을 금지한다. 30

중국 상표법 제13조(저명상표 보호 규정) 저명상표(驰名商标)란? “중국에서 관련분야의 공중에게 널리 알려지고 비교적 높은 명성과 신용을 가진 것” 별도의 ‘저명상표 인정 제도’ 있음. <저명상표의 인정과 보호규정> 부서규정을 두고 운영함. 중국 상표법 제14조 (저명상표의 인정요건) - 관련대중의 당해 상표에 대한 인식 정도 - 당해 상표 사용의 지속 시간(단, 사용기간이 짧다고 해서 저명상표로 인정 받을 수 없다고 단정할 수 없음. 관련 내부 규정 없음) - 당해 상표 홍보의 지속 시간, 정도 및 지역범위 - 당해 상표가 저명상표로서 보호받은 기록 - 당해 상표가 저명하다고 판단될 기타 요소 이의신청사유(상표법 제33조), 무효선고사유(상표법 제44조 제1항) 무효선고청구 시, 제척기간 적용 받지 않음 타인의 유명상표를 복제·모방 또는 번역한 상표는 등록 받을 수 없다(상표심리기준) 31

중국 상표법 제15조 제2항(특수관계인의 모인출원 제지 규정) 第十五条 未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。 就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册(신상표법 추가)。 제15조 ① 대리인 또는 대표인이 수권을 받지 않고, 자신의 이름으로 피대리인 또는 피대표인의 상표를 등록하고, 피대리인 또는 피대표인이 이의를 신청한 경우에는 등록을 허가하지 않으며 사용을 금지한다. ② 동일한 상품 또는 유사한 상품에 등록출원한 상표가 이미 사용하고 있는 미등록상표와 동일 또는 유사한 경우, 출원인과 해당 타인은 전항의 규정 이외의 계약, 업무 거래 관계 또는 기타 관계로 해당 타인의 상표 존재를 알고 있고, 해당 타인이 이의를 제기한 경우 등록을 허가하지 아니한다 (신상표법 추가). 32

중국 상표법 제15조 제2항 제15조 제1항은 대리인 또는 대표자가 수권 없이 출원한 경우를 규정함 신설된 제15조 제2항은 계약, 업무상 왕래가 있던 관계 및 그에 준하는 기타 관계가 있는 경우까지 확장하여 모인 출원을 방지하고자 함 이해관계인의 범위- 신상표법 시행 전에는 상표대리, 판매대리 영역의 직접대리관계 이외의 거래/계약 관계에는 본조의 적용이 불가능했음. 신상표법 시행 후에는 계약, 업무왕래 및 그에 준하는 기타 관계를 증명할 수 있으면 적용 가능 계약서, 인보이스, 수출입증명자료 등. 선사용자와 출원인 간에 이메일 왕래만 있었던 경우?? 이의신청사유, 무효선고사유(중국 상표법 제45조) 33

일정한 영향력 있는 상표 부정한 수단 출원 금지) 중국 상표법 제32조(타인의 선권리 침해 금지/ 일정한 영향력 있는 상표 부정한 수단 출원 금지) 第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利， 也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。 제32조 상표 등록출원은 타인이 소유한 선권리를 침해하지 못하며, 타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정한 수단으로 선등록 하 지 못한다. (전단) 타인의 선권리 침해 금지 (후단) 타인의 일정한 영향력 가진 상표를 부정한 수단으로 선등록하는 행위 금지 34

일정한 영향력 있는 상표 부정한 수단 출원 금지) 중국 상표법 제32조(타인의 선권리 침해 금지/ 일정한 영향력 있는 상표 부정한 수단 출원 금지) 타인의 선권리? - 상호권, 저작권, 디자인권, 성명권, 초상권 - 우리 기업의 선 상호권, 저작권 주장 가능 여부 검토 필요 일정한 영향력의 판단 중국에서 이미 사용. 일정한 지역 범위 내의 관련 분야 공중에게 잘 알려진 미등록상표. 부정당수단(不争当手段)= 악의(恶意) 법조문에는 '부정당수단(不争当手段)'이라고 기재되어 있으나  상표심리기준에서는 '악의 恶意'라고 표현하고 있으며, 판례에서도 '부정당수단'과 '악의'를 같이 언급하고 있음. -출원인과 선사용자 사이에 거래상 왕래 또는 협력관계 -출원인과 선사용자가 동일지역에 소재/ 판매경로 -다른 분쟁이 있어 상표 인지할 수 있는 경우 -조직 내부자의 왕래 있는 경우 -부당한 이익을 꾀할 목적으로, 공중 오도하는 선전, 협박, 고액의 양도금/침해배상금 요구 한 행위 -강한 독창성 -기타 악의라고 인정될만한 정황 이의신청사유, 무효사유(중국 상표법 제45조) 35

중국 상표법 제44조 제1항 후단 (기타 부정당 수단으로 등록) 第四十四条 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。 제44조 ① 이미 등록된 상표가 이 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반한 경우 또는 사기 및 기타 부정당한 수단으로 등록된 경우에는 상표국은 해당 상표 등록의 무효를 선고한다. 기타 단체 또는 개인은 상표심사위원회에 해당 상표의 무효선고를 청구할 수 있다(신상표법 ‘무효선고’로 용어 수정). 36

중국 상표법 제44조 제1항 후단(기타 부정당 수단으로 등록) “기타 부정당한 수단”의 의미 해석 상표평심위원회 ‘缪缪(PRADA사의 miumiu 중문 상표)’ 무단 선점 사례 재판 결과 - 상표국 평심위원회는 심리결과, 분쟁상표와 신청인이 선등록한 제 3147250호 미우미우 등 상표가 문자구조, 배열순서 등에서 완전히 동일하다고 판단 - 피신청인이 분쟁상표를 신청등록한 것은 부정당한 수단으로 타인의 저명도 높 은 상표를 고의로 복제, 표절, 모방한 것이 명백 ⇒ 공평경쟁한 시장질서를 저해하고, 신의성실의 원칙을 위반했으며, 개정전 <상 표법>제41조 제1항의 정황에 해당, 분쟁상표는 법에 따라서 무효선고 판결 한편, 피신청인은 분쟁상표 외에도 ‘心相印、愤怒的小鸟、一茶一坐、百岁山’ 등 많은 저명상표를 등록 신청 다만, 상기 건은 해당 상표가 저명상표라는 점이 영향을 미쳤을 것임. 저명상표가 아닌 경우라면? 장점: 지명도나 특수관계를 요건으로 하지 않음. 상표브로커들의 상표 출원행위에 대해 적극적 적용 가능? 37

중국 상표법 제44조 제1항 후단 무효선고사유로는 규정이 되어 있으나 이의신청사유에는 제외되어 있음!! 2014. 7월에 발표한 국가공상행정관리총국 상표평심위원회 법무통신 我委认为，依据商标法第四条第一款的立法精神，民事主体申请注册商标应当是基于正当使用的目的，确为生产经营所需要。商标法第三次修改也特别在总则部分增加了第七条第一款，明确规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”这对于行政执法机关和司法机关充分解释运用具体法律条款，有效制止不具有正当性的商标注册行为具有重要的指导意义。目前我国存在大量的商标掮客，他们不以使用为目的，仅是为了不正当占用资源或者谋取不正当利益，大量申请注册商标。此类商标的注册不仅对推动经济发展毫无益处，还扰乱了正常的市场竞争秩序，浪费了大量的行政资源，造成了恶劣的社会影响。此类行为无论是在商标注册程序中，亦或商标无效宣告程序中，均应一旦发现，立刻制止。若仅仅因为立法技术上的疏漏导致禁止“以其他不正当手段取得注册”的条款仅存在于第五章“注册商标的无效宣告”，在第三十五条有关提出异议的具体法律依据中未包含“以其他不正当手段取得注册”的情形，就排除该条款在异议和不予注册复审案件中的使用，则会导致扰乱商标注册秩序的商标在异议程序中可以获准注册，但是一旦注册即可被宣告无效的逻辑悖论，有违商标法第四条第一款和第七条第一款的立法精神。 무효선고사유로는 규정이 되어 있으나 이의신청사유에는 제외되어 있음!! 브로커의 출원이 등록된 이후에는 적극 주장 가능! 이의신청사유로 편입될 수 있도록 기업/정부 차원의 의견 개진 필요 38

중국 상표법 제49조 제2항(불사용 취소심판) 第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。 제49조 ① 상표 등록인이 등록상표 사용과정 중에 등록상표, 등록인 명의, 주소 또는 기타 등록사항을 스스로 수정한 경우에, 지방 공상행정관리부서는 기한 내에 시정하도록 명령 내린다. 기간이 만료하여 시정을 하지 못한 경우에는 상표국은 해당 등록상표를 취소한다. ② 등록상표가 해당 지정사용 상품의 통용명칭으로 되었거나 또는 정당한 이유없이 연속 3년간 사용하지 않은 경우, 어떤 단체 또는 개인은 상표국에 등록상표의 취소신청을 할 수 있다. 상표국은 신청을 접수한 날로부터 9개월 내에 결정해야 한다. 특별한 사정으로 연장해야 하는 경우에는 국무원 공상행정관리부서의 비준을 받아 3개월을 연장할 수 있다. 39

중국 상표법 제59조 제3항(선사용권) 第五十九条 商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。 ③ 상표권자가 상표 등록출원 전에 타인이 이미 동일한 상품 또는 유사한 상품에 대해 상표권자보다 먼저 해당 등록상표와 동일하거나 유사하며 일정한 영향을 가진 상표를 사용하는 경우, 상표권자는 해당 사용자가 본래 사용범위 내에서 계속 상표를 사용하는 것을 금지할 수 없으나 적당한 구별 표시의 추가를 요구할 수 있다(신상표법 추가). 40

중국 상표법 제59조 제3항(선사용권) 第五十九条 商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。 ③ 상표권자가 상표 등록출원 전에 타인이 이미 동일한 상품 또는 유사한 상품에 대해 상표권자보다 먼저 해당 등록상표와 동일하거나 유사하며 일정한 영향을 가진 상표를 사용하는 경우, 상표권자는 해당 사용자가 본래 사용범위 내에서 계속 상표를 사용하는 것을 금지할 수 없으나 적당한 구별 표시의 추가를 요구할 수 있다(신상표법 추가). 41

VS VS 중국 상표법 제59조 제3항(선사용권) 1유형 상표의 선사용자 악의적 후출원 상표권자 2유형 상표의 선사용자 선의의 후출원 상표권자 몇몇 중국 개정 상표법 해설서에 중국이 최근 2014년 개정에서 최초로 선사용권을 인정한 것처럼 기재되어 있으나, 구법에서도 선사용에 의한 항변은 인정되어 왔음. 《知识产权抗辩体系研究》，尹腊梅， 知识产权出版社(2013) 에서는 상표분쟁 상에서의 선사용권항변에 대하여 중국 지재권 분야 전문 판사인 孔祥骏의 논문을 인용하여 중국 상표 분쟁 상 선사용 항변이 적용될 수 있는 두가지 유형을 분류 42

VS VS 중국 상표법 제59조 제3항(선사용권) 1유형 상표의 선사용자 악의적 후출원 상표권자 2유형 상표의 선사용자 이론적으로 명백한 악의적 후출원 상표권자에 대하여는 구 상표법 제41조(신상표법 제44조)에 의거하여 선사용자의 선사용 항변 인정된다고 주장 하지만, 악의를 입증하여 항변에 성공한 판례 제시 못함 2유형 상표의 선사용자 VS 선의의 후출원 상표권자 선출원주의 원칙(구상표법 제18조)를 들어 원칙적으로 선사용항변 불인정 (老糖坊 사례， 北京景山炉灶 사례) 다만 선사용상표가 주지저명성이 인정된 경우는 선사용항변 인정(好帮手 사례) 43

중국 상표법 제7조 제1항(신의성실의 원칙) 第七条 申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。 ① 상표의 등록출원 및 사용은 당연히 신의성실의 원칙에 따라야 한다. 사법실천에서 적용되었던 원칙이 신상표법에 편입 원칙적 조항 이의신청사유 또는 무효선고사유로 규정되어 있지 않음 다른 조항들과 병용 주장 필요 44

8. 중문 브랜드 네이밍의 필요성 중국인들은 외국 브랜드를 어떻게 읽을까?

중국 상표 브랜드 8. 중국, 상표, 브랜드의 3요소를 모두 고려한 중문 브랜드 네이밍이 필요함 중국의 언어, 문화 중국 소비자 중국의 방언 부정적 이미지 연상 여부 중국 상표 전문성 중문 상표의 식별력 판단 중문 유사 여부 판단 상표 브랜드 브랜드의 컨셉을 충분히 반영할 것 중문 브랜드의 아이덴티티 네이밍 단계에서부터 마케팅 전략 고려

8. 중문 브랜드 네이밍의 필요성

知心人 4848 * JEESHIM IP&COMPANY Education 대원외국어 고등학교 중문과 졸업 (1998) 연세대학교 이과대학 자연과학부 생물학과 졸업 (2004) 중국 북경어언대학교 한어속성과정 고급반 수료 (2008)  Professional Qualifications 제40회 변리사 시험 합격(2003) HSK(汉语水平考试）고급 획득 (2009) Professional Experience 현 知心 IP & Company 파트너 변리사 (2010. 5 ~ ) 현 중국 북경 MING&SURE 특허법률사무소 한국 IP DESK 대표 (2009년~) 유미특허법인 상표팀 변리사 (2005.8 ~ 2008.2) 유니스특허법인 화학팀, 상표팀 변리사  (2004.3 ~ 2005.8) Membership 대한변리사회(KPAA), Language 영어, 중국어 * JEESHIM IP&COMPANY 4848

Acacia Research Corp 44 Employees --------------- 70 Patent Programs 140 Patent Portfolios 521 Patent Families 337 Cases 740 License Agreements  49