식품분야 지재권 분쟁사례 농림수산식품심사과 2014. 10. 13. 두호특허법인 변리사 명정용

농림수산식품심사과 개설 지식재산권 분쟁의 개요 지재권 분쟁 사례 특허권의 행사 최근의 동향

농림수산식품심사과 개 설

농림수산식품심사과 MONEY 실시자 특허권자 기술의 지속적 사용 독점권 확보 금전적 이익 NPE

농림수산식품심사과 기술력 v. 기술사용권한 제품시장 v. 기술시장

농림수산식품심사과 지식재산권 분쟁의 개요

Entrepreneurial model 농림수산식품심사과 IP Management Enterprise model Entrepreneurial model 수익 - 새로운/대체 가능한 기술 또는 기업과의 전략적 제휴, 파트너 쉽을 가능케 함 (ex. IBM/Dell, Philips/Sony) - 지식 재산 자체가 상품 새로운 수익 흐름을 창출하기 위하여 다른 기업에 라이선싱을 하는 것이 목표가 됨 (ex. IBM, Texas Instrument, P&G) 재정적 관점 Defensive model Monopolistic model 지식 재산은 침해 공격에 대한 맞대응을 하기 위한 수동적인 방어수단으로 사용됨 지식 재산은 시장에서의 독점적 지위를 향유하고 경쟁자의 시장 진입을 막기 위해서 사용됨 (ex. Gillette, Dyson, 3M) 비용 고정된 수입 운영적 관점 증가하는 수입

분쟁 진행 일반 경고장 접수/검토 특허소송 승산 분석 특허권자 조사/답신 기술 논의 조언자(대리인) 선임 경제성 분석 농림수산식품심사과 분쟁 진행 일반 경고장 접수/검토 특허권자 조사/답신 특허소송 승산 분석 기술 논의 경제성 분석 대응전략 수립 분쟁 대응 착수 침해분석/무효분석 계약 협상 소송 조언자(대리인) 선임 선행기술 조사 법률 쟁점 발굴 상대방 약점 파악 관련 분쟁 현황을 참고 최적화된 접근 방법 도출 협상과 소송의 2-track 접근 전략 사용 국내 특허전문가의 도움 필요 Win-Win 전략

분쟁 진행 일반 유형 특허권 행사 전략 특성 대기업 폴라로이드, 인텔 등 TI, GE 등 IBM, MS 등 공통점 소기업 농림수산식품심사과 분쟁 진행 일반 유형 특허권 행사 전략 특성 대기업 폴라로이드, 인텔 등 - 시장점유율 확보 위해 라이센스 계약 피함 TI, GE 등 - 고율의 라이센스를 통해 기업 수익 도모 IBM, MS 등 - 산업표준 위해 저율의 라이센스 계약 공통점 - 경쟁예상기업의 시장진입저지, 퇴출 시도 - 강력한 대항특허 보유 기업에는 Cross License 체결 - 외부 로펌 개입 시에는 제소 징후    소기업 - 공격적이고 감정적임 - License는 고율이 아닌 한 선호하지 않음 - 특허 이외 분야에서 타협책 모색 가능 특허관리회사 Non-Practice Entity Patent Troll - 제품 비즈니스 없이 특허 비즈니스만을 수행 - 라이센스 수입만을 추구 - 종종 극단적 법정 전술 구사 - 분쟁능력이 약한 기업부터 공략 - 조기 계약시 저율의 로열티 적용하여 계약 촉진 도모

한 국 대법원 고등법원 특허법원 지방법원 특허심판원 무역위원회 세관조치 특허 침해 소송 심판 농림수산식품심사과 한 국 대법원 고등법원 특허법원 지방법원 특허심판원 무역위원회 세관조치 특허 침해 소송 (본안소송, 가처분) 심판 (무효심판, 권리범위확인심판 등) <특허 분쟁에 대한 방어적 경향> 중소기업(개인)의 대기업 공격 경향 법원 선택 Issue(Forum Shopping) - 고등법원/특허법원 등 상소 사건 多

미 국 CAFC Federal Supreme Court Federal District Court ITC 무역위원회 농림수산식품심사과 미 국 Federal Supreme Court CAFC (The Court of Appeals for Federal Circuit) Federal District Court <ITC> 장점 소송속도(12~18개월) broad in rem jurisdiction 단점 손해배상청구 불가능 ITC (International Trade Commission) 무역위원회 특허 침해 소송 (Preliminary Injunction / Permanent Injunction) <특허권자 선호 경향> 소송 수행 용이성 관점 및 승소율을 고려한 지방법원 선택(삼성 v. 애플) 선호지방법원: 텍사스, 버지니아 - Jury Trial v. Bench Trial

농림수산식품심사과 미 국 [출처: Patent Litigation Study(2013. PwC)]

미 국 비침해 주장 Declaratory Judgment Denial <주장의 근거> 농림수산식품심사과 미 국 비침해 주장 Declaratory Judgment Denial 비침해 확인의 소 침해소송 중에 침해 사실 부인 <주장의 근거> 구성요건 완비의 법칙(All Elements Rule) 역균등론(Reverse Doctrine of Equivalent) 계약에 의한 실시권 획득(License) 정당하게 구입한 물건에 대하여 사용, 수리, 또는 재판매할 수 있는 묵시적 실시권(Implied License) 재등록된 특허에 대한 중용권(Intervening rights) 선사용권(Prior User Rights): AIA(America Invents Act)에서 전면적으로 확대 단순 소지(mere possession) 또는 비영리적 실험을 위한 사용(nonprofit experimental use) 통상 실시권(Shop Rights)

미 국 특허 무효 주장 PTAB action Declaratory Judgment Affirmative Defense 농림수산식품심사과 미 국 특허 무효 주장 PTAB action Ex parte Reexamination Ex parte Reexamination: SNQP Post-Grant Review: more likely than not Inter Parte Review: Reasonable likelihood of success 미국 특허청(USPTO)에서의 무효 주장 PGR (BMR) IPR CAFC <IPR> 장점 1. 대세적 효력 2. 저렴한 비용(discovery) 3. 승소율(70~80%) [DJ(20~30%)]/BRI 4. 계류중인 소송절차의 중지 단점 1. Article 102/103 only 2. 무효화 증거는 특허 및 간행물로 한정 3. Collateral Estoppel Declaratory Judgment 무효 확인의 소(Declaratory Judgment) 제기 Affirmative Defense 침해소송 중 무효의 항변

미국 특허청(USPTO)에 대한 불공정 행위 농림수산식품심사과 미 국 형평법상 방어 <증명 사항> 기만 의도 (Intent to Deceive) 자료의 중요성(Materiality) * 출원발명이 거절될 정도의 중요성은 아님(PerSeptive Biosys. v. Pharmacia Biotech), 허위의 진술서는 중요한 자료임(Refac Int’l, Ltd. v. Lotus Dev. Corp.) Inequitable Conduct 미국 특허청(USPTO)에 대한 불공정 행위 Patent Misuse 특허권자의 행위가 합리적인 범위 이내의 행위가 아니면서, 정당한 이유 없이 자유 경쟁을 훼손하는 경우 특허권의 남용 Latches 특허권자가 침해 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 정당한 이유 없이 불합리하게 지연하다가 침해소송을 제기하였고, 그 지연으로 인해 피소자가 심각하게 불이익을 겪어야 함 해태 Estoppel 특허권자가 피소자에 대하여 특허권을 행사하지 않을 것이라는 오해를 불러일으키는 행동을 하였고, 그러한 특허권자의 행동을 피소자가 신뢰하였으며, 특허권을 행사토록 허락한다면 특허권자의 행동에 대한 신뢰로 인해 피소자가 상당한 불이익을 당할 것임 금반언

이의 신청(Opposition to EPO) 농림수산식품심사과 유 럽 실시자 EPO 이의 신청(Opposition to EPO) 특허권자 각국 법원 무효 소송 각국 법원 침해 소송 Forum Shopping - 소송 수행 용이성 관점 및 승소율을 고려한 국가 선택 * 특허권자: 독일 선호 * 실시자: 영국 선호 Italian Torpedo Cross-Border litigation

유 럽 – 독 일 1. 무효 소송과 침해 소송의 분리 심리 2. 침해소송 3심, 무효 소송 2심 3. 특허권자: 침해 소송 농림수산식품심사과 유 럽 – 독 일 1. 무효 소송과 침해 소송의 분리 심리 침해 소송 절차 내에서 특허의 무효 주장 불가능 2. 침해소송 3심, 무효 소송 2심 3. 특허권자: 침해 소송 4. 실시자: 무효 소송(누구든지 가능), 비침해 확인 판결(Declaratory judgment) 5. 피신청인에게 변론(hearing)의 기회를 주지 않고도 가처분 가능(Protective Writ)

유 럽 – 독 일 유럽 소송의 60%가 독일에서 발생 [독일 12개 지법 중 3개 법원(뒤셀도르프, 만하임, 뮌헨)활발] 농림수산식품심사과 유 럽 – 독 일 유럽 소송의 60%가 독일에서 발생 [독일 12개 지법 중 3개 법원(뒤셀도르프, 만하임, 뮌헨)활발] 그 외, 네덜란드 헤이그/영국 런던/프랑스 파리/이탈리아 밀란/벨기에 브뤼셀 유럽 소송의 50%가 뒤셀도르프에서 발생 권리범위를 넓게 해석, 침해 소송 신속 진행(중지 비율 낮음) 독일 Priliminary Injunction(ex parte) Fast Injunction(긴급성/명확성/유효성) The most “Patentee-friendly” Patentee 승소율 60~70% Dual system[침해(3심)/무효(2심)]-중지비율 낮음(실용신안예외) Most speedy proceeding in EU Low costs Foreign cases often have no impact for DE decision - 세관 조치는 국경 및 전시회에서 가능

유 럽 – 영 국 특허권자: 침해 청구, 침해 소송 실시자: 무효 청구, 무효 소송(누구든지 가능), 침해 소송 중 무효 주장 농림수산식품심사과 유 럽 – 영 국 특허권자: 침해 청구, 침해 소송 실시자: 무효 청구, 무효 소송(누구든지 가능), 침해 소송 중 무효 주장 특허권의 침해가 형사죄에 해당하지 않음

[출처] 중국 국가지식산권국, 중국 지식산권 보호 현황 농림수산식품심사과 중 국 전리법 (专利法) 발명창조 실용신형 외관설계 [2013. 8. 1. 전자신문] 중국 특허 침해 관할 집중 시도, 글로벌 IP 소송 무대로 주목 IP 민사, 형사, 행정 재판을 담당하는 IP 전문법원의 설립이 추진되고 있음(베이징, 상하이, 광동성, 강소성 등 특허 분쟁 주요지 설립 가능성이 큼) => 베이징/상하이/광동성 3개 지역에 전문법원 설립 추진 [출처] 중국 국가지식산권국, 중국 지식산권 보호 현황

* 대략 손해액이 8000만위안 이상인 경우, 고급인민법원을 1심 범원으로 선택 가능(지역 보호제도 탈피 가능) 농림수산식품심사과 중 국 특허권자 쌍궤제 인민법원 행정기관 전리업무관리부문 장점 1. 절차 간소 및 신속 2. 침해자 탐색 가능 단점 1. 침해행위 중지만 가능 2. 최종적 처분 불가능 3. 손해배상 명령 권한 없음 * 대략 손해액이 8000만위안 이상인 경우, 고급인민법원을 1심 범원으로 선택 가능(지역 보호제도 탈피 가능) 실시자 복심위원회 무효선고의 청구 법원제소 베이징시 제1중급인민법원

최근의 동향 - NPE NPEs(Non-Practicing Entities) 농림수산식품심사과 최근의 동향 - NPE NPEs(Non-Practicing Entities) - Patent Troll, 특허 괴물(약 2,300개 이상) - [출처] 지식재산보호협회, NPE 활동과 우리나라 특허 경쟁력 보고서 * [출처] 지식재산보호협회, 2012년 NPEs 동향 연구 보고서 * 괄호는 국내기업 연관 건수

농림수산식품심사과 지재권 분쟁 사례

[KR-Case 1] 다민바이오텍 V. kt&G 농림수산식품심사과 [KR-Case 1] 다민바이오텍 V. kt&G 다민바이오텍 KT&G 황토 담배 매출 1조 2007.05.03 경고장 2007.05.15 회신문 2007.06.04 가처분 2007.06.11 (소)권리범위확인심판 2007.06.18 무효심판 Issue “담배 싸는 종이”의 해석 (궐련지만을 의미하는지 아니면 내부 포장지까지 포함하는지 여부) 실익? 실익? 2010. 종결 특허권자의 권리 맹신 경향 전략적인 분쟁 수행의 필요

[KR-Case 2] 박OO V. 청OOO 박OO 청OOO 초코찰떡파이 이OO 이직 Issue i) 영업비밀의 관리성 농림수산식품심사과 [KR-Case 2] 박OO V. 청OOO 박OO 청OOO 초코찰떡파이 이OO 이직 2003.06.30 2005초 특허 6269** 확보 비밀유지서약 2007.07.04 형사고소 징역8월(집유2년) 2007.09.21 무효심판 무효 2007.11.09 영업비밀침해금지가처분 (일부)인용 2009.06.24 손해배상소송 (일부)인용 Issue i) 영업비밀의 관리성 ii) 영업비밀보호기간(1년/3년) iii) 무권리자 출원의 동일성(기술적 사상의 창작에 실질적 기여 여부)

[US-Case 3] 경고장에 대한 대응 A사 미국 F사 미국시장 마케팅 개시 1차 경고장 1차 회신문 수입상 대상 농림수산식품심사과 [US-Case 3] 경고장에 대한 대응 A사 미국 F사 미국시장 마케팅 개시 2010. 1차 경고장 미국특허 1건 1차 회신문 비침해(기술적 측면) 수입상 대상 악선전/영업방해 행위 F사 보유 특허 분석 비침해 논리 및 무효자료 확보 미국 변호사 Legal opinion 확보 2차 회신문 비침해 및 무효

[US-Case 3] 경고장에 대한 대응 대응 자신감 영업적 활용 미국시장 안착 A사 미국 F사 무효화 착수 농림수산식품심사과 [US-Case 3] 경고장에 대한 대응 A사 미국 F사 무효화 착수 Ex-parte Reexamination 특허 무효화 가능 절차-US Ex-parte Reexamination Post Grant Review Inter-parte Review Declaratory Judgement 3차 회신(경고)문 분쟁 종료 재심사 진행 사실 적시 의도적 영업방해 경고 불법행위 및 손해배상 경고 대응 자신감 영업적 활용 미국시장 안착

[TW-Case 4]경고장에 대한 대응 B사 대만 G사 증명하라 ! 비침해/무효 1단계 송부 공급계약 체결 영국 R사 농림수산식품심사과 [TW-Case 4]경고장에 대한 대응 B사 대만 G사 공급계약 체결 2010.3. 영국 R사 2010.3. 1차 경고장 구체적 침해 미적시, 기한지정 19건 1차 회신문 비침해/무효 주장, 기한내 송부 20쪽 2, 3차 경고장 구체적 침해 미적시, 기한지정 9건 2차 회신문 증명하라 ! 4차 경고장 주요특허로 특허 4건 제시 3차 회신문 비침해/무효 1단계 송부

[TW-Case 4]경고장에 대한 대응 태백사 대만 G사 만나자! [협상의 개시] 침해/비침해 및 무효 Issue 농림수산식품심사과 [TW-Case 4]경고장에 대한 대응 태백사 대만 G사 5차 경고장 구체적으로 침해주장 반복 4차 회신문 비침해/무효 2단계 송부 6차 경고장 만나자! Technical Discussion [협상의 개시] 침해/비침해 및 무효 Issue 합의(화해) 가능성 엿보기 퇴로를 주고 실리를 얻기 실시료의 최소화

[DE-Case 5]특허침해소송에 대한 대응 농림수산식품심사과 [DE-Case 5]특허침해소송에 대한 대응 C사 독일 J사 2012말 침해여부검토 무효여부검토 소송 가능성 회피설계안 도출 침해 무효(弱) 특허 전문가와 연구원 협업 회피 설계안 확정 Cost, 성능테스트 자동차 업체에 대체품 제안 2013. 2 특허권침해소송 협상 제안

[DE-Case 5]특허침해소송에 대한 대응 농림수산식품심사과 [DE-Case 5]특허침해소송에 대한 대응 C사 독일 J사 무효자료 대체품 개발 완료 현재 비침해 O 천만원 OO 억원 O 억원 X 천만원

농림수산식품심사과 특허권의 행사

[Case 6]특허권 행사 사례 D사 중국 N사 침해품 판매 말레이시아 수입총판 가처분 준비 침해소송 준비 세관조치 농림수산식품심사과 [Case 6]특허권 행사 사례 D사 두유 두부 제조기 중국 N사 2009년부터 매출 감소 1998 제품 개발(6년 소요) 국내 100억원 규모 매출 신기술 개발 성공(20억) 해외 20여건 특허출원 침해품 판매 말레이시아 수입총판 무효선고청구 특허침해소송(쿠알라룸프르 법원) 침해O 경고장 무효X 가처분 준비 침해소송 준비 세관조치 법원제소

특허권 행사의 최근 동향 기술 권리화 추진 특허권 행사 상대방 기술에 맞춘 특허 확보 시장 상황 모니터링 모출원 확보 농림수산식품심사과 특허권 행사의 최근 동향 상대방 기술에 맞춘 특허 확보 기술 권리화 추진 모출원 확보 심사미청구 시장(경쟁사) 정보 시장 상황 모니터링 DA DA 특허권 행사

농림수산식품심사과 최근의 동향

최근의 동향-1 NPE(Non-Practicing Entities) 관련 산업 창업 제조사들의 PAE 결성 산업계의 반발 농림수산식품심사과 최근의 동향-1 PAEs (Patent Assertion Entities) 관련 산업 창업 제조사들의 PAE 결성 NPE(Non-Practicing Entities) - Patent Troll, 특허 괴물(약 2,300개 이상) - TI / RIM NPE PE US AIA 산업계의 반발 특허 제도의 악용 문제 각국의 규제 움직임 v. 자본주의와 특허 US 소송남용금지법 EU 인사반영

최근의 동향-2 UP&UPC EU 가입국 간의 협정 참가국 25개국, 2015/2016 발효 예상 농림수산식품심사과 최근의 동향-2 UP&UPC EU 가입국 간의 협정 참가국 25개국, 2015/2016 발효 예상 EPC(38개국; EU 27개국, 외 11개국)와의 구별 Opt-out/Opt-in issue 분할출원을 활용한 EP/UP 활용 現: FR/AU 의회 승인 Opt-out 13개국 의회 승인시 발효 EP UP Google 번역 단일소송 비용절감 Opt-in

Thank You! 두호특허법인 변리사 명정용 jymyung@doohopat.co.kr (대표)02-3487-9595 (직통)070-4333-8393