정승복 미국변호사 가산특허법률사무소 sbchung@kspat.com 특허분쟁에서의 초기 대응 정승복 미국변호사 가산특허법률사무소 sbchung@kspat.com

언제까지는 꼭 답변할께 전형적인 경고장 문구 답변방안 고려사항 본 서신에 대한 답변을 0월0일까지 하지 않을 경우, 필요한 법적 조치를 취하겠다. 답변방안 (기본)검토하겠다. 침해주장 근거를 청구항과 대응시켜 구체적으로 제시하라. and 1. 제시한 날짜는 지키기 어렵다. 검토가 끝나면 연락 주겠다. or 2. 제시한 날짜는 지키기 어렵다. 아마도 2달 정도 걸릴 것 같다. 검토가 끝나면 연락 주겠다. 고려사항 당당할 것. 상대에게 회피한다는 인상을 주지 말 것 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

왠 사과문? 저희 XXX 주식회사(대표이사 : ooo, 이하 “폐사”)는 전라북도 완주군 ∆∆∆에 본점을 두고, LED 관련 제품을 제조하여 국내외에 판매하는 회사입니다. 폐사는 일본 니치아화학공업주식회사(이하 “니치아사”)로부터, 폐사가 제조 · 판매하는 LED관련 일부 제품이 니치아사가 대한민국 특허청에 적법하게 등록하여 두고 있는 특허권(특허등록번호: 제92103호; 발명의 명칭: 질화갈륨계 화합물 반도체의 결정 성장방법)을 침해하고 있음을 이유로, 그러한 LED 관련 일부 제품의 제조 및 판매를 중지할 것을 요구하는 특허권침해금지청구의 소를 제기당한 바 있습니다. 폐사는 폐사가 보유한 능력의 한계 내에서 최선의 노력을 기울여 니치아사의 소송상 주장을 독자적으로 검토한 결과, 폐사의 LED 관련 일부 제품이 니치아사의 특허권을 침해한 것으로 판단되어, 본 지면을 빌어 니치아사에게 진심으로 사과를 드립니다. 폐사는 향후에도 니치아사는 물론 타인의 지적재산권을 존중하며 사업을 운영하도록 노력하겠습니다. 이와 아울러, 폐사가 현재 제조 · 판매하고 있는 LED 관련 제품은 앞에서 말씀드린 니치아사의 특허권(특허등록번호: 제92103호)을 침해하지 않는 제품임을 밝혀드립니다. 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

법적 조치를 취하겠다 상황 고려사항 A사, B사에게 특허권의 영구실시권을 부여 A사, IMF때 해당사업을 분사하여 C사 설립. 특허권도 양도함. B사, C사에게 특허침해 경고 C사는 A사와 다른 법인인 점, 특허권의 양수자인 점을 들어 특허침해에 따른 법적조치를 역경고 (사장이 직접 작성, 발송) 미국사, 미국 법원에 선제소 고려사항 상대를 파악할 것 경험있는 전문가와 사전 전략 협의 필요 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

우리기술은 이래서 다르다 상황 고려사항 한국사는 한대에 20억원 짜리 장비회사임 상대의 침해주장에 대해, 자사 기술을 제시하며 다르다는 입증과 설득에 주력 (협상시 자료 제공, E-mail로 설명 및 도면 첨부) 고려사항 침해 입증책임은 특허권자에게 있음. 장비와 공정은 성격상 침해 입증이 곤란한 분야임. 따라서 스스로 자기 기술을 노출시킬 필요가 없음. 홈페이지에 기술내용 공개시 주의필요. 거래선에는 사전에 confidentiality agreement 체결요 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

침해 의견이라도 보내달라 상황 고려사항 상대 특허와 한국사 제품을 전문가가 검토한 결과, 침해 구두로 설명하며, 의견서 작성 안 할 것을 제의했으나, 한국사 담당자는 의견서 제출을 요망함. 고려사항 미국 소송 중 증거조사과정에서 제출우려가 있음. 침해의견, 그것도 자기 측 전문가가 쓴 침해의견은 치명적임. 고객사의 이해 필요 한국, 일본은 증거제출 의무가 없으나, 미국법원에 제출 가능성이 있으므로, 미국 기준으로 대응하는 것이 안전함. 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

금액까지는 내가 협상해야 상황 고려사항 사장이 협상 담당자로 직접 참여함. 진행상황: 자사기술 제시, E-mail 창구, MOU 작성 동의, 로열티 통상보다 높은 % 시사 사장이 직접 담당한 이유는 담당자의 어학/능력 불신 불참을 권고하자, 로열티까지만 자기가 타결하고 뒤로 빠지겠다고 함. 통상적으로 협상에서 가장 마지막에 합의보는 것이 로열티인 점을 감안하며, 실제로는 끝까지 하겠다는 얘기임. 고려사항 CEO가 협상실무를 담당하는 것은 바람직하지 못함. CEO의 동의는 회사차원의 의사결정이 되어버림. 실무 담당자의 협상력 약화 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

지금도 돈 안내고 있다 상황 고려사항 경고장을 받은 지 약 6개월 된 상황(2004.3)에서 협상일정 잡힘. 전문가, 특허담당자, 기술자가 모인 검토회 실시. 3회에 걸친 검토회에서 무효/비침해 논리 개발, 상대의 예상 반박에 대한 대응 논리 개발. 협상대표(전무급)와 역할 분담 및 최종 협상 전략 수립. 상대방의 준비부족까지 겹쳐, 상대의 공격을 성공적으로 방어. 현재까지 구체적인 로열티 요구 없음. 고려사항 특허분쟁에 대응은 fact가 우선임. Fact는 협상파워가 되고, 분쟁 억지력이 될 수 있음. 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771

초기 대응 요약 특허분석(비침해, 무효)이 문제 해결의 시발점. 분석 결과를 바탕으로 한 신속한 방침 결정. 전문가의 자문 필수 당당하게 회피는 상대에 따라 신중하게 자신의 정보를 노출시키는 과잉대응 금물 지피지기에 따른 전략적 대응 2006.8 가산특허법률사무소 02-501-6771