보다 나은 특허심사 수행을 위한 제언

2 목 차 1. 고품질 특허란 ? 2. 특허품질 향상을 위한 심사사례 분석 3. 특허 품질 향상을 위하여

3 고품질 특허란 ?

4 고품질 특허 – 각국 법원의 관점 ▣미국 법원의 관점 – 청구항이 잘 정돈되어 기재될 것 – 특허명세서 작성이 명확할 것 – 특허명세서에 사용된 용어들이 잘 정의될 것 – 출원 전에 충분한 선행기술조사가 이루어질 것 – 본원발명과 가장 유사한 발명에 대하여 충분히 설명할 것 ▣독일 법원의 관점 – 새롭고 진보성이 있을 것 – 명세서가 명확하게 작성될 것 – 정성스럽게 작성될 것 – 가능하면 너무 길지 않을 것

5 고품질 특허 – 출원인, 제 3 자, 심사관의 관점 ▣출원인의 관점 – 권리자에게 해당 발명의 독점적 이용을 보장할 수 있을 것 – 특허 분쟁 발생 시 효과적으로 대응이 가능할 것 ▣제 3 자의 관점 – 공개 시 훌륭한 기술문헌으로 기능하여 산업발전에 공헌할 수 있을 것 ▣심사관의 관점 – 선행기술에 비하여 고도의 창작성이 있을 것 ( 진보성 ) – 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 – 특허청구범위가 명확하고 간결하게 기재될 것

6 특허출원의 단계 우선권, 공지예외 선행기술조 사 기재불비 발명의 단일성 우선권, 공지예외 선행기술조 사 기재불비 발명의 단일성 선행기술조 사 분야 지식 습득 명세서 작성 선행기술조 사 분야 지식 습득 명세서 작성 연구개발 수행 선행기술조 사 대리인 선정 연구개발 수행 선행기술조 사 대리인 선정 출원인 대리인 심사관

7 특허품질 향상을 위한 심사사례 분석

8 심사사례 – 선행기술조사 미비 【청구항 1 】 DMB 겸용 PDA 로 방송수신을 하면서 이동 중 일정거리 내에 장애물이 발견 시 적외선 센서가 이를 감지하여 DMB 겸용 PDA 의 CPU 에 장애물이 있음을 전달하고, 정보를 전달받은 CPU 는 DMB 겸용 PDA 의 디스플레이를 차단하여 방송이 자동으로 중단되게 구성되며, 장애물을 인식한 후 사용자가 다시 DMB 방송을 수신하고자 할 경우에는 임의 키를 누르면 방송이 재개되도록 하는 DMB 겸용 PDA

9 심사사례 – 선행기술조사 미비

10 심사사례 – 무효심판 ( 등록특허 xxx 호 ) 【청구항 1 】 물 120~130 kg/m 3, 시멘트 270~340 kg/m 3, 혼화제를 시멘트 사용량의 0.3 % 이내, 6~10 mm 의 단입도골재 1530~1920 kg/m 3, 안료 14~20 kg/m 3 을 혼합하여 투수 계수가 50x10 -2 cm/sec 이상이고 설계기준 강도가 100~300 kg/cm 2 로 되게 한 칼라투수콘크리트

11 심사사례 – 무효심판 ( 등록특허 xxx 호 ) 일본 콘크리트 공학회지 Vol. 32 의 ‘ 투수성 콘크리트 ’ 라는 제목의 논문은 -7 호 (7~2.5mm), 6 호 (13~5mm), 5 호 (20~10mm) 골재가 적합. - 물 74kg/m 3, 시멘트 296kg/m 3, 혼화제의 일종인 고성능 감수제 2.96kg/m 3 ( 시멘트 사용량의 1%), 6 호 쇄석 (13~5mm) 의 골재 1540kg/m 3 을 사용. - 투수율 약 125x10 -2 cm/sec 이고 압축 강도는 150~209kg/cm 2 인 투수성 콘크리트

12 최후거절이유 통지에 대한 심사흐름도 명세서 보정이 최초명세서 범위내인지 여부 보정서제출보정서제출 제 47 조 제 3 항 1~3 호 해당 여부 제 47 조 제 4 항 1~2 호 만족 여부 보정된 명세서로 재심사 보정전 명세서로 재심사 보정각하보정각하 Yes No

13 심사사례 - 보정각하 ( 실질적 확장 변경 ) ▣청구항을 신설하는 보정 ▣택일적 구성요소의 추가 [ 보정전 ] Fe 또는 AL 로 [ 보정후 ] Fe, AL 또는 Cu 로 ▣인용항의 추가 ( 제 47 조 제 3 항, 제 4 항 제 1 호 ) [ 보정전 ] 청구항 1 에 있어서 [ 보정후 ] 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서

14 심사사례 - 보정각하 ( 독립특허요건 ) ▣ 사례 – 청구항 1 : A+B 로 이루어진 장치 – 청구항 2 : A+B+C 로 이루어진 장치 [ 최후거절이유통지 ] 청구항 1, 청구항 2 는 인용발명에 의해 진보성 없음 [ 최후보정 후의 명세서 ] 청구항 1: 삭제 청구항 2: A+B+C 이고, A 는 a 인 장치 ( 진보성이 없다고 가정 )

15 심사사례 - 보정각하 ( 독립특허요건 ) ▣보정각하 청구항 2 는 보정을 하고자 하는 청구항이고, 최후보정을 통해 청구항 2 를 내적 한정하였으나, 여전히 진보성이 없어, 거절이유를 극복하지 못함 따라서, 이 경우는 최후거절이유통지 이후 보정을 하였으나 여전히 거절이유를 해소하지 못한 경우에 해당되므로 독립특허요건을 적용하여 보정각하 함 ▣거절결정 청구항 1, 청구항 2 는 진보성이 없으므로 거절결정

16 심사사례 – 기재불비 【특허청구범위】 【청구항 1 】 PC 의 USB 통신포트 중 한 곳과 키보드 또는 무선키보드의 무선 송수신부 사이에 적절한 스위치부..... 를 구비하여 통상적인 PC 의 전원 스위치의 작동을 대신하여 주는 것을 특징으로 하는 피씨 주 전원 제어장치의 구조와 방법. 【청구항 2 】 제 1 항에 있어서, 마이크로컨트롤러가..... 비교하여 결정하는 것을 특징으로 하는 피씨 주 전원 제어장치.

17 심사사례 – 기재불비 ( 특히 국외건 ) 【특허청구범위】 【청구항 10 】 서버를 통하여 웹 페이지를 리얼타임으로 공유하는 리얼타임 웹 공유 시스템의 단말 장치에 있어서, 자기단말 장치 상의 웹 페이지의 갱신을 검출시키는 기능과, 자기 단말 장치 상의 웹 페이지의 갱신을 검출하면, 이 갱신 결과를 원격지에 있는 서버에 통지하는 갱신 정보를 생성시키는 기능과, 상기 서버로부터 송신된 갱신 정보에 의거하여 자기 단말 장치 상의 웹 페이지를 갱신시키는 기능을 실현시키는 것을 특징으로 하는 프로그램.

18 심사사례 – 상세한 설명에 의한 뒷받침 ▣청구항에 기재된 사항이 발명의 상세한 설명에 기재 및 암시 없음 – 청구항에는 구체적 수치한정, 상세한 설명에는 수치기재 없음 – 청구항에는 초음파모터에 대한 발명을 기재, 상세한 설명에는 직류모터를 이용한 발명만 기재하고, 다른 모터의 사용가능성에 대하여 전혀 기재하지 않음 ▣상세한 설명과 청구항에 기재된 발명간의 용어가 통일되지 않아 양자의 대응관계가 불명료

19 결론 : 특허품질 향상을 위하여

20 특허품질 향상을 위하여

21 특허품질 향상을 위하여 ▣출원인 –R&D 수행시 특허맵 활용 등 – 국내에 더하여 미국, 유럽, 일본의 선행 특허는 반드시 검색 ▣대리인 – 청구범위 작성시 선행기술과의 경계를 어떻게 설정할 것인지 신중하게 전략 결정 – 본원발명과 선행기술의 차이점 ( 개선점 ) 을 명확히 부각 – 명세서 작성 및 국외건 번역은 정성스럽게 ( 종속항과 독립항간의 관련성 부족, 용어의 불통일, 다수항 인용청구항, 1 출원에 다수의 발명 포함 등 )

22 특허품질 향상을 위하여 ▣심사관 – 특허심사하이웨이, T-Pion 도입 등 국제간 심사정보공유 및 활용 가속화 – 진보성에 있어서 Global Standard 에 부합할 정도의 심사 퀄리티 필요 – 한국의 특허심사착수가 세계에서 가장 빠르므로 국제 표준을 선도한다는 사명감 필요

23 감사합니다.