특 허 청 - 직무발명연구회 1 직무발명 최근 판례연구 특 허 심 판 원 장만철 심판관

특 허 청 - 직무발명연구회 2 목 차 90 년대 판례 경향 2000 년 이후 판례 경향 ( 권리 귀속문제 ) 2000 년 이후 판례 경향 ( 보상금 관련 ) 에스케이건설 사건 (2000 년 ) 한국전력 사건 ( 년 ) 동아제약 사건 ( 년 ) 한국델파이 사건 (2004 년 ) 이수화학 사건 (2005 년 ) 엘지전자 사건 (2005 년 ) o 보상금 관련 개정 조문 ( 한일 비교 )

특 허 청 - 직무발명연구회 3 90 년대 판례 경향 직무발명의 권리귀속문제 1. 직무발명의 조건에 대한 개괄적 판단 ( 사례 1) - 업무범위, 직무범위 (98 카합 4304 등 ) 2. 발명과 회사의 제품을 비교하여 직무발명인가를 판단 ( 사례 8) - 회사가 생산하고 있는 제품이 종업원의 발명에 따른 제품과 상이함을 인정 (95 가합 3704) 3. 통상실시권의 권리자 ( 사례 10) - 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 등록시의 사용자가 아님 (97 도 516)

특 허 청 - 직무발명연구회 년 이후 판례 경향 - 권리 귀속문제 - 1. 종업원의 직무발명에 대한 통상실시권 인정 ( 사례 2) - 업무범위, 직무범위 ( 2001 라 207 등 ) 2. 공무원의 직무발명에 의한 특허권소유에 대한 처벌 ( 사례 3) - 업무상 배임 ( 형사 ), 파면 ( 행정 ), (2001 구 등 ) 3. 업무범위와 직무범위에 대한 판단 ( 삼성전자 )( 사례 4) - 업무범위 : 회사는 통신기계기구의 제작, 판매를 설립목적으로 하고 있으며, 1989 년부터 현재까지 이동전화단말기를 주요생산품목으로 하고, 이 건 발명은 이동전화단말기에 이용되는 발명 - 직무범위 : 정보통신부분의 신상품개발을 위한 아이디어를 창출하는 것, 실제 한글입력방식에 관한 아이디어 계발에 주력 (2001 고단 3568)

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 권리 귀속문제 - 4. 영업비밀인 상태의 직무발명 공개에 대한 처벌 ( 사례 5) - 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 위반 ( 형사 ), (2001 고단 3568) 5. 종업원이 직무발명에 의한 특허받을 수 있는 권리를 제 3 자에게 양도한 경우 제 3 자의 권리 ( 사례 6) - 특허받을 수 있는 권리의 양수행위에 대한 무효 판단 (2002 가합 11918) 6. 직무발명자가 회사의 허락을 받지 않고 자신의 이름으로 외국에 특허출원한 경우 ( 사례 7) - 업무상 배임 ( 형사 ), (2004 노 ) - 조약우선권에 의한 무효와는 별개

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 권리 귀속문제 - 7. 종업원의 직무범위를 벗어난 발명 ( 사례 9) - 업무범위에는 해당되나, 직무범위를 입증할만한 증거가 없다 (2004 카합 926) 8. 통상실시권을 등록하지 아니한 경우의 권리 불인정 ( 사례 11) - 업무범위에는 해당되나, 직무범위를 입증할만한 증거가 없다 (2004 카합 926) 9. 예약승계 규정의 유무 ( 사례 12) - 명시적 ( 묵시적 ) 인 예약승계규정이 없는 경우 직무발명자가 권리자임을 인정 (2003 가단 32000)

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (99 가합 ) - 1. 에스케이건설 사건 ( 사례 13) 제 16 조 ( 처분보상 ) : 지적재산권의 실시를 유상으로 허여한 때에는 그 실시료수입금 의 10% 이내에 해당하는 금액 제 17 조 ( 보상금지분 ) : 발명자가 2 인 이상인 경우에는 지분의 비율에 따라 보상한다. 특허실시료 : 13 억 1900 원 실시료수입의 10% : 1 억 3,190 만원 원고의 지분 (40%) : 5,276 만원

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2001 나 34227) - 2. 한국전력 사건 ( 사례 14) 회사가 승계하기로 결정한 산업재산권이 등록된 경우에는 특허권의 경우 700 만원한 도 내의 등록보상금 [ 보상금 총액 = 보상한도 * 사내지분율 *( 평점 -69)/31, 개인별 보상금 액 = 보상금 총액 * 개인별지분율, 퇴직자는 개인별보상금액의 50%] 을 발명자에게 지급 한다. 보상한도 (700 만원 )* 사내지분율 (1)=700 만원 *( 평점 )/31= 만원 * 개인별지분 (80%)=195.1 만원 퇴직자보상 (50%)=97.6 만원

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2003 나 52410) - 3. 동아제약 사건 - 발명자는 부터 까지 동아제약에서 근무하여 “ 경구용 이트라코나 졸 정제의 제조방법 ” 관 관련된 발명 중 3 가지를 하였다. 보상의 종류는 출원보상, 등록보상, 실시보상, 처분보상 및 특별보상으로 구분되 고, 1 건 당 100,000 원에서 300,000 원이 지급되는 출원보상 외의 나머지 보상금은 회사 내에 설치된 직무발명심의위원회의 보상금 결정 후에 지급하며, 보상금 등 에 관하여 동의하지 않는 발명자는 보상금 결정통지 후 30 일 이내에 소위원회에 이의를 제기할 수 있고, 보상금을 받을 권리는 전직 또는 퇴직 후에도 존속한다고 규정되어 있으며, 한편 회사 명의로 등록된 특허권을 양도 또는 기타의 방법으로 처분하였을 때 실시하는 처분보상 가운데 산업재산권의 실시를 유상으로 타인에 게 허여한 경우에는 그 실시료의 5 ～ 10% 에 해당하는 금액을 보상금으로 지급하 도록 하고 있다.

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2003 나 52410) - 3. 동아제약 사건 ( 사례 16) O 고등법원 판결 회사가 얻을 이익 : 117 억 4 천만원 *50%=58 억 7 천만원 * 발명자보상율 (10%)=5 억 8,700 만원 * 원고 기여율 (30%)=1 억 7,600 만원 O 원심 판결 (2003 가합 4567) 회사가 얻을 이익 : 200 억원 * 발명자보상율 (5%)=10 억원 * 원고 기여율 (30%)=3 억원

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2003 나 52410) - 3. 동아제약 사건 ( 사례 16) 1. 실시계약에 따른 회사의 수입에 대한 판단 (100%( 원심 ), 50%) - 고등법원의 판단 : 실시계약에 따른 수입액 전부가 이 사건 발명에 의한 수익 으로 볼 수 없다 2. 발명자의 보상율에 대한 판단 (10%, 5%( 원심 )) - 고등법원의 판단 : 회사가 막대한 인적 물적지원을 한 점 직무발명규정의 처분보상율이 5-10% 인 점 안정적인 실시료 계약이 이루어질 수 있었던 점 3. 원고의 기여율 (30%) - 이 사건 관련 발명자 총 5 명 중 원고가 내놓은 제안의 중요성 등을 고려

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2003 가합 4567) - 4. 한국델파이 사건 ( 사례 15) - 한국델파이는 자동차부품제조 등을 하는 회사이다. - 발명자는 한국델파이 ( 구 대우전자 ) 에 근무하여 이 건 특허 ( 제 호 ) 를 발명하여 특허를 받았으며, 회사는 말소등록을 하였다. 보상의 내용을 출원보상, 등록보상, 실적보상, 처분보상으로 구분하고, 그 중 처분 보상에 대하여 ‘ 회사가 발명자로부터 승계한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허 권을 제 3 자에게 유상으로 처분하거나 실시권을 허가한 경우에는 직무발명심의위 원회의 심의를 거쳐 그 처분대금 또는 실시료 등 수입대금의 10% 에 해당 하는 보상금을 발명자에게 지급한다. ’

특 허 청 - 직무발명연구회 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2003 가합 4567) - 4. 한국델파이 사건 ( 사례 15) 매출액 : 78 억 9300 만원 *( 추정실시료율, 4%) : 3 억 1570 원 *( 원고공헌도, 5%) : 1,578 만원 - 회사는 제품 개발을 위하여 수년간 인적 물적 투자를 하였다. - 회사는 대우자동차라는 고정적인 제품판매처를 가지고 있었다. - 이건 특허는 비교적 단순한 내용으로 제조에 고도한 기술이 필요하지 않았다 ( 추정실시료율 : 3-4% 인정 ) - 회사가 제품 개발을 위하여 수년간 인적 물적 투자를 하였다. ( 공헌도 : 5%)

특 허 청 - 직무발명연구회 이수화학 사건 ( 사례 17) 매출액 : 580 억 X 독점적 지위에 의한 이익율 : 20%=116 억 X 적정 실시료율 :3%= 3.48 억 X 발명가 기여율 :30%= 억 X 원고 기여율 :1/3=3.48 천만원 2000 년대 판례 경향 - 보상금 관련 (2004 가합 91538) -

특 허 청 - 직무발명연구회 이수화학 사건 ( 사례 17) 1. 발명 : 몬모릴로라이트 점토촉매를 이용한 알킬머캅탄 제조방법 - 존속기간 만료일 : 2014 년, 발명자 2 인 : 99 년, 01 년 퇴직 2. 독점적 지위에 의한 이익율, 적정실시료율 (20%, 3%) - 실시 기간 : 년, 2005 년부터 새로운 방식에 의해 생산 - 경쟁사 ( 미국, 프랑스 ) 특허보다 효율이 떨어짐을 발견 (2003) 3. 원고들의 기여율, 원고의 기여도 (30%. 1/3) - 이 건 특허의 발명자는 총 3 인으로 기재 - 실제 다른 발명자들이 다수 존재함 보상금 관련 판례 - 보상금 관련 (2004 가합 91538)

특 허 청 - 직무발명연구회 16 보상금 관련 판례 - 보상금 관련 (2004 가합 35286) - 6. 엘지전자 사건 ( 사례 18) 로열티수입액 : 억 X 원고의 공헌도 3% : 3.8 억 X 원고의 기여도 90% : 3.42 억 로열티수입액 : 억 X 참가인의 공헌도 3% : 3.8 억 X 참가인 기여도 10% : 0.38 억

특 허 청 - 직무발명연구회 17 보상금 관련 판례 - 보상금 관련 (2004 가합 35286) - 보상금 관련 판례 - 보상금 관련 (2004 가합 35286) - 6. 엘지전자 사건 ( 사례 18) 1. 발명 : 디지털 자기기록 재생시스템 (DVCR) 의 복사방지장치 - 한국 ( 제 호, 2014 만료 ), 미국 ( 재발행 특허 Re 36, ,502, 2018 만료 ) - 이건 출원, 등록일 (1994, 1998), 원고 : 2000 퇴직, 참가인 : 1995 퇴직 2. 라이센싱풀 가입 - 3C( 필립스, 소니, 파이오니아 ) 4C 에 편입 ( 로열티수입의 5% 배정 ) - 7C( 도시바, 마쯔시다 등 ) 3. 보상금 청구 근거 발명 - 미국의 재발행특허

특 허 청 - 직무발명연구회 18 보상금 관련 판례 - 보상금 관련 (2004 가합 35286) - 보상금 관련 판례 - 보상금 관련 (2004 가합 35286) - 6. 엘지전자 사건 ( 사례 18) 4. 예상로열티 수입액 - 기존수입 (2003.3/ /4) : 225 만불 - 예상수입 ( /4) : 995 만불 5. 원고 및 참가인의 공헌 (3%) - 미국 재발행 특허는 이 건 특허발명을 기초로 이루어진 것으로 동일성이 유지됨 - 미국 재발행 특허 (DVD 포함 ) 와 이 건 특허발명 (DVCR) 은 적용매체, 해결하고자 하는 과제, 핵심적인 기술이 상이 - 이 건 특허발명에 대한 연구개발비 투입 및 재발행 특허의 수정 보완

특 허 청 - 직무발명연구회 19 보상금 관련 개정법 내용 특허법 제 40 조 제 2 항 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 발명진흥법 제 13 조 제 3 항 보상에 대하여 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 정하고 있다 하더 라도 그에 따른 보상이 제 2 항의 규정에 의하여 불합리하다고 인정되는 경우 그 보 상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정 도를 고려하여야 한다. 일본특허법 제 35 조 제 5 항 ( 개정 ) 규정에 의하여 대가를 지불하는 것이 전항의 규정에 의해 불합리하다고 인정되는 경우에는 제 3 항의 대가액은 그 발명에 의해 사용자 등이 얻을 이익액, 그 발명과 관련하여 사용자 등이 하는 부담, 공헌 및 종업원 등의 처우 기타 사정을 고려하여 정하여야 한다.

특 허 청 - 직무발명연구회 20 최근 판례의 사용자 공헌도 - 일본 - 사건공헌도사용자 공헌 내용 및 이익액 산정 올림푸스 광학 ( 지재, 고재 ) 95% 회사의 특허담당자에 의한 청구범위 변경 ( 권리범위 확대 ) 종업원의 발명당시 직무범위와의 밀접도 실시료 + 매출액 *(1-2%) 아지 노모도 95% 회사의 출원 권리화, 특허유지, 라이센스계약체결, 판매계약 등 체결, 발명자의 처우개선 실시료 + 매출액 *(1-2%) 히다치금속 90% 회사의 출원 권리화, 회사가 발명의 실시에 따라 입은 손실 발명자의 처우개선 ( 승진, 승급 ) 실시료 히다치제작소 ( 지재 ) 80% 다른 연구원의 협력, 중앙연구소 시설, 다른 기술개발에 의한 공헌, 타 사의 제품을 조사 교섭하여 라이센스계약 체결 실시료 일아화학 ( 지재 ) 50% 미국유학비용부담, 설비투자비용부담, 실험연구개발비용부담, 회사의 실험시설 자유이용, 보조인원제공, 출원 등록 등의 회사 특허부의 노 력 추인매출액 *(20%)

특 허 청 - 직무발명연구회 21 최근 판례의 사용자 공헌도 - 한국 - 사건공헌도사용자 공헌 내용 및 이익액 산정 동아제약 ( 지재 ) 95% 실시료 *2( 회사의 이미지 등 ) 동아제약 ( 고재 ) 90% 실시료 *1/2 한국델파이 95% 매출액 *4% 이수화학 70% 매출액 *(0.6%) 엘지전자 97% 실시료 전액

특 허 청 - 직무발명연구회 22 보상금산정에 관한 새로운 모델 - 오오타 다이산 - 사용자 등이 얻을 이익액 X(1- 해당 직무발명이 이루어 지는데 대한 사용자 등이 공헌한 비율 ) 사용자 등이 얻을 이익액 X( 사용자의 부담, 공헌, 종업원 처우 등 다양한 고려요소를 감안하여 종업원 등에게 배분 되어야 하는 비율 )