특허법조약(PLT)을 반영한 유럽특허조약(EPC) 2008년 11월 6일 특허청 특허법통일화연구회 정차호교수 성대 법대 chaho@skku.edu

특허법조약(PLT)을 반영한 유럽특허조약(EPC) TRIPs (1994) PLT (2000) 달라진 환경, 특히 기술환경을 반영할 필요 특허 후 보정의 기회 등 제도 변경 필요 조약의 규정을 규칙으로 이동 배치(flexibility)

EPC 2000 Highlights European application as full prior art 의약용도 (Swiss-type) 청구항의 간단화 균등론 개념의 도입 특허 허여 후 보정을 위한 절차 마련 심판원(Board of Appeal) 결정의 재심 가능성 Optional Duty of Disclosure PLT 반영을 위한 개정 출원일 설정 우선권주장 절차의 계속 권리의 회복

European application as full prior art (Art. 54(3)) Old Law 선출원 유럽출원을 선행기술로 사용 (우리 법 제36조) 신규성에만 적용 지정국이 중복되는 경우에만 적용 지정국마다 선행기술이 다르고, 결과적으로 심사결과가 달라지는 부작용 초래 지정국 여부는 지정료(designation fee) 납부 여하에 따라 결정되고, 게다가 지정의 취하가 가능 EPC 2000 전 회원국 자동 지정제도 도입으로 동일한 심사결과 지정료 납부와 상관없이 선행기술로 적용

의약용도 (Swiss-type) 청구항의 간단화 Art. 54(5) Old Law 조약 제52조 제4항에 따라, 의료 진단, 치료 방법발명은 산업상 이용가능성 부정 그러나, 그러한 방법에 있어서의 용도를 위한 조성물은 긍정 일차 용도는 가능하나, 이차 용도는 신규성 부정을 회피하기 위하여 Swiss-type 청구항으로 복잡하게 작성 “The use of composition X in the manufacture of a medicament for use in the treatment of Y” EPC 2000 이차 용도발명도 일차 용도발명과 동일한 방식으로 청구항 작성 “Composition X for use in the treatment of Y”

균등론(Doctrine of Equivalents) 개념의 도입 Old Law 조약 제69조에 따라, 보호범위는 청구항에 의하여 결정되고, 명세서 및 도면이 참고됨 균등론 개념 부재 EPC 2000 Art. 2 to the Protocol on the Interpretation of Art. 69 “due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims”

특허 허여 후 보정 (Post-grant Amendment) Old Law EPO에서의 특허결정 후 보정을 위해서는 각 지정국 특허청 또는 법원에서 개별적으로 보정 절차 수행 EPC 2000 보정신청서, 수수료, 보정내용, 보정이유 청구항 및/또는 명세서, 도면 제3자의 의견(observation) 제출 가능 이의신청의 대상 보정이 허용되는 경우, 새로운 청구항, 공고료 납부

Review by Enlarged Board of Appeal Old Law A decision of the Board of Appeal is final; no review Enlarged Board of Appeal decides only questions of principle referred to it by the Board of Appeal EPC 2000 당사자에 의한 “petition for review”

주요국의 PLT 가입 및 준비 동향 EU EPC 2000(’07년 12월 발효)에 PLT 내용 반영 영국 특허법 개정으로 PLT 내용 반영(‘04년) 및 PLT 가입(‘06년) 미국 상원에서 특허법조약 가입을 승인(‘07년) 일본 AIPPI Japan에서 특허법조약 관련 연구용역 수행(‘07년) ‘08년 5월 현재 17개 국가가 조약에 가입

PLT Art. 5: 출원일 설정 Old Law Art. 91 출원일 설정을 위해, 언어, 수수료, 명세서, 청구항 등 요건 준수 필요 EPC 2000 (new) Rule 40 출원일 설정 3요소 유럽특허출원을 한다는 의사표시 출원인 신원표시 또는 연락표시 신원표시만 있는 경우, 출원인에게 연락은?? 명세서로 보이는 부분 또는 인용에 의한 명세서의 대체 이전출원에 대한 인용으로 명세서의 제출없이도 출원일 설정 가능 언어, 수수료, 청구항 불 필요 (2월 이내에 제출)

PLT Art. 5: 출원일 설정 EPC 2000 (new) Rule 40 출원일 설정 3요소 청구항 제출 시기 2개월 현재 우리의 경우, 청구항 제출 유예제도에 의하여 기준일로부터 1년 6월 또는 심사청구취지 통지로부터 3월 중 빠른 날까지 청구항 제출 현행과 같이 유지할 것인가? 출원일 설정 후 2월 이내에 제출하게 할 것인가?

PLT Art. 5: 출원일 설정 EPC 2000 (new) Rule 40 출원일 설정 3요소 출원의사표시 및 신원/연락표시의 언어 EPO의 경우, 어떤 언어로도 가능(차후 공식언어로 작성된 출원서 제출) 우리의 경우?? 한국어 v. 한국어 또는 영어 Cf. 제출서류의 언어 현재 = 한국어 기본 , 외국어+번역문 향후 ? 위임장의 경우?

PLT Art. 13: 우선권주장 Old Law 우선권기간(최선출원일로부터 12월) 이내에 출원하며 출원과 동시에 우선권 주장 우선권서류 및 번역문 제출 필요 EPC 2000 Art. 87 & Rule 52 우선권주장이 최선출원일로부터 16개월까지 가능 출원인이 정당한 주의(due care)를 기울였음을 관청이 인정하는 경우에 한정 우선권서류가 EPO에 의하여 입수가능한 경우 제출 면제 번역문은 관련 발명의 특허성 판단과 관련이 되는 경우에만 제출

PLT Art. 11: 절차의 계속(further processing) EPC 2000 Art. 121 & Rule 135 기한 미준수의 경우, 절차의 계속 신청 가능 기한 미준수 통지로부터 2월 이내에 신청 기한해태가 없었던 것처럼 절차 계속 예외 절차계속, 권리회복을 신청하는 기한 우선권기간(Art. 87(1)); 심판신청기간(Art. 108); 재심판신청기간(Art. 112a(4)); 외국어출원 번역문 제출기간(Rule 6), 무자격자 출원의 승계(Rule 16) 등

PLT Art. 12: 권리의 회복(re-establishment of rights) EPC 2000 Art. 122 & Rule 136 출원인 또는 권리자의 상당한 주의(due care)에도 불구하고 기한을 준수하지 못하여 권리를 상실한 경우, 권리회복 신청 미준수의 이유 제거 후 2월 이내 또는 기한 만료일 1년 이내 중 빠른 날 다만, 우선권기한(12월), 확대심판신청기한(2월)은 기한 만료 후 2월 이내 예외 절차계속이 가능한 기한 권리회복을 신청하여야 하는 기한 우리 법 제17조는 “책임질 수 없는(unavoidable) 사유”인 경우, 심판청구기간 및 재심청구기간 추후 보완 미국 및 영국은 비의도적인(unintentional)인 경우, 권리회복

Thank YOU for your attention! and Qs & Ds Chaho JUNG SKK Law chaho@skku.edu