사례를 통하여 살펴 본 직무발명 보상제도 Advanced Technology Group 대 표 배 재 광 대 표 배 재 광 (law@cyberlaw.co.kr)

Contents 직무발명과 정당한 보상제도 사례를 통하여 살펴 본 직무발명 보상 ‘정당한 보상’에 대한 판례 Agenda 직무발명과 정당한 보상제도 사례를 통하여 살펴 본 직무발명 보상 ‘정당한 보상’에 대한 판례 직무발명 보상제도 운영 실태 정당한 보상과 입법 방향

직무발명과 정당한 보상 ◈ 직무발명(특허법 제39조) ▪ 사용자 등의 업무범위에 속하는 발명: ▪ 발명을 하게 된 행위가 직무에 속하는 경우 - 퇴직후의 발명이 재직중의 직무에 속하는 경우에도 과거의 직무는 아님 (고용관계의 존속을 전제함). 단, 재직중에 발명을 완성한 경우는 직무발명에 해당. ◈ 직무발명과 정당한 보상 ▪ 사용자와 종업원간 이익조정(권리의 귀속과 보상) ▪ 사용자의 권리 - 무상의 법정실시권 ▪ 예약승계 - 사용자 등은 계약 또는 근무규정(직무발명 규정 등)으로 직무발명에 관한 특허건의 승계약정 가능 - 발명자에 대한 정당한 보상을 하여야 함(정당한 보상이란?)

직무발명과 정당한 보상 ◈ 정당한 보상의 기준 ▪ 정당한 보상이란 일반적으로 객관적인 재산가치를 완전하게 보상하여야 한다는 완전보상을 의미함. ▪ 정당한 보상의 기준은 시장가격이 원칙임(미판례) ◈ 직무발명의 객관적인 재산 가치추정 ▪ 특허 등의 객관적 재산가치는 특허 등으로 인한 기업매출에 대한 일정비율로 추정되는 가치라고 일응 간주 ▪ 일반적으로 동일한 특허에 대한 라이센싱하는 경우 지급하게 되는 금액이 객관적 가치의 추정기준이 될 것으로 사료됨 ◈ 향후 직무발명에 대한 보상기준의 입법화 ▪ 보상기준은 헌법과 법률에서 규정하고 있는 ‘정당한 보상’을 일응의 기준으로 규정되어야 함. ▪ 정당한 보상에 포섭될 수 없는 경우 위헌, 위법한 규정으로 판단될 것임.

사례를 통해 살펴 본 ‘직무발명 보상’ ◈ 미국의 경우 ▪ 통일법이 부존재. 사적자치의 원칙에 따라 규율됨. ◈ 미국의 경우 ▪ 통일법이 부존재. 사적자치의 원칙에 따라 규율됨. ▪ 사전양도계약의 효력을 광범위하게 인정 ▪ 사용자에게 Shop Right(무상실시권, 양도불가) 인정 ◈ 일본의 경우 사례1) 청색발광다이오드(LED) 청색발광다이오드를 발명한 나까무라 슈지는 니치아화학을 상대로 직무발명에 따른 보상으로 200억엔을 청구하여 도쿄 지방법원으로부터 이를 전액 인용 받았으나, 고등법원에서 재판부의 화해권고안인 8.4억엔을 받아 들였다. 사례2) 인공감미료 동경지법은 인공감미료에 대한 직무발명 보상청구 소송에서 가치를 247억엔으로 인정하여 1.89억엔을 지급할 것으로 판결하였다. 사례3) 광디스크재생장치 동경고등재판소는 광디스크재생장치에 대한 직무발명 청구 소송에서 히타치 제작소에 1.6억엔을 지급하라고 판결.

판례- ‘정당한 보상’ ◈ 한국의 경우 사례1) 휴대폰 한글자판 ‘천지인’사건 ◈ 한국의 경우 사례1) 휴대폰 한글자판 ‘천지인’사건 ① 원고는 ‘천지인’특허발명이 직무발명이 아니라는 것을 확인해 줄 것과 이를 사용 하여 취득한 부당이득금 10억원을 반환할 것을 청구하였음. 즉, 원고는 위 발명이 개인의 자유발명에 해당됨에도 직무발명으로 오인되어 피고 명의로 특허등록이 된 것이므로 직무발명이 아니라는 확인을 구하고, 아울러 위 발명들을 직무발명으로 오인하고 체결한 양도계약이 무효인 이상 정당한 특허권자가 아닌 피고는 위 발명들을 실시하여 얻은 수익을 부당이득으로서 원고에게 반환할 의무가 있다고 주장. ② 법원은 본 확인판결로 인하여 특허권의 효력에 어떠한 영향을 미치는 것이 아니므로 확인의 이익이 없어 부적법하며, 부당이득반환청구에 대해서도 양도계약이 무효라는 주장에 대해서 직무발명에 속한다고 판시하면서 무효를 전제로 하는 부당이득반환청구는 이유없다고 판시. ③ 결국 특허무효확인소송(혹은 심판)을 통하여 특허가직무발명에 의한 것이 아님을 주장해야 하고 이것이 인용된 경우에 이로인하여 부당사용에 대한 부당이득반환청구가 가능하며, 그렇지 아니하면 특허법 제40조 ‘정당한 보상’을 청구하는 것이 타당

판례- ‘정당한 보상’ 사례2) 이트라코나졸 특허발명 보상청구 ① 종업원인 원고가 직무발명에 해당하는 이 사건 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자인 피고에게 승계시켜 주었으므로 정당한 보상금을 지급할 의무 발생. 피고가 직무발명규정에서 ‘등록된 특허권’을 처분하였을 경우에 한하여 보상금을 지급 하도록 규정하고 있는 것은 특허법 제40조 제1항에서 특허권 뿐아니라 ‘특허받을 수 있는 권리’를 승계한 경우도 규정하고 있으므로 이 강행규정을 위반한 것으로 무효라고 판시. 회사내 ‘직무발명심의위원회의 심의를 거쳐’ 보상금을 지급하도록 규정하고 있는 것은 보상을 위한 내부 절차적 규정에 불과하고 정당한 보상을 소로써 구하는 것을 방해하는 것은 아님. ② 보상금의 범위 - 이 사건 발명으로 인하여 피고가 얻은 이익 - 발명자들에 대한 보상율(발명자들의 기여율) - 발명자 중 해당 원고가 차지하는 기여율

국내기업들의 직무발명 보상제도 운영실태 ◈ 직무발명보상제도의 미도입 ▪ 직무발명 보상제도 실시 여부 - 직무발명 보상제도 실시기업 20%내외 - 직무발명 보상제도 인식하고 있지 못한 기업이 50% - 직무발명 보상제도 실시하는 경우도 형식적인 보상제도 운영이 대부분을 차지(출원보상) ▪ 직무발명 보상제도 미실시 이유 - 직무발명 보상제도에 대한 취지 몰이해(경영방침, 회사자산) - 회사 경영사정 어려움 - 보상금의 객관적인 산정의 어려움

정당한 보상 제도와 입법 ◈ 정당한 보상’에서 고려할 사항 ▪ 판결에서 나타난 ‘정당한 보상’에서의 고려 사항 ◈ 정당한 보상’에서 고려할 사항 ▪ 판결에서 나타난 ‘정당한 보상’에서의 고려 사항 - 당해 발명으로 인한 회사의 수입의 량 - 회사와 직무발명자의 당해 발명에 대한 각 기여율 - 당해 직무발명자의 구체적인 기여율(단체적인 참여자) ▪ ‘정당한 보상’에 대한 기타 고려 사항 - 투입비용은 회사의 직무발명에 대한 기여율에 포함 - 일반적인 당해 발명에 대한 시장 가격 - 발명 전까지의 회사내 지식의 집약도 (논문, 제품개발, 연구결과 등 객관적인 자료) - 당해 직무발명자의 특수한 기여여부(능력, 업무행태, 기타) - 참여자의 범위(연구원, 상급연구원, 연구원관리자 등)

직무발명에 대한 정당한 보상 입법방향 ◈ 그간의 논의과정 정리 ▪ 2004 발명진흥법 개정을 둘러 싼 이해충돌 ◈ 그간의 논의과정 정리 ▪ 2004 발명진흥법 개정을 둘러 싼 이해충돌 ▪ 삼성전자와 천지인 직무발명자간의 소송 ▪ 일본 LED발명자 나까무라 슈지와 니치아 화학간의 소송 ▪ 국내 연구개발자에 대한 지위 문제(연구개발자들에 대한 인식제고) ▪ 발명진흥법 개정에서의 정당한 보상에 대한 사회적 합의의 필요 ▪ 기술의 개발과 보상에 대한 사회적 인식의 제고 ▪ 헌법상 재산권 보상에 대한 ‘정당한 보상’ 제도 고려