대외비 미국 특허분쟁 제도 및 사례 2002. 5 정승복 미국 변호사 가산특허법률사무소

Contents I. 특허에 관한 국제적인 동향 II. 미국 특허소송 제도 III. 특허소송 대응방안 IV. 특허소송 사례연구

Chapter I. 특허보호의 변천 특허의 인식변화 특허 수익화 시도 1. 특허에 관한 국제동향 특허보호의 한계

Patent Law vs. Anti-trust Law 특허보호의 변천 특허의 인식변화 Pro-Patent 1776 ~ 1930 - 벨, 에디슨의 시대 - 링컨도 특허권자 - 년간 출원 증가율 50%이상 1차 세계대전 후 미국은 강대국으로 부상 Anti-Patent 1930 ~ 1980 - 대공황의 원인으로 특허가 지목됨 - 반특허 소송기관 설립 - 권리자 승소율 30% - 강제실시권 제도 - 재정적자 누적 - 일본의 미국추월 - 경제성장 저조 Pro-Patent 1980 ~ 현재 - CAFC설립 - ITC 소송요건 완화 - 지재권의 통상이슈화 - Bayh-Dole 법 제정 - Software 특허인정 - 유전공학 특허인정 - BM 특허인정 - Trips 협약 체결 - 권리자 승소율 70% - 출원 급증 - 개인 발명자 급증 - 전세계 Bio특허 70%보유 - 현재 유일의 초강대국 특허 수익화 시도 특허보호의 한계

Patent Economics 시대의 도래… 2. 특허에 대한 인식변화 Patent Economics 시대의 도래… 특허보호의 변천 특허의 인식변화 $10,000 $1 million $100 million 출원/등록 Enforcement Royalty 특허 수익화 시도 특허보호의 한계

3. 기업들의 본격적인 특허 수익화 시도 Ford Global Technologies (‘1997) 특허보호의 변천 Ford Global Technologies (‘1997) Thompson Multimedia (MP3licensing.com) IBM NEC: 100억엔(‘2001) -> 500억엔(‘2005) ZEROX: 850만불(‘1997) -> 18,000만불(‘2002) Ericsson Mobile Platform (‘2001) Lucent TM Patents 특허의 인식변화 특허 수익화 시도 특허보호의 한계

4. 특허보호의 한계는? Title: Method of Putting (USP 5,616,089 / Apr. 1, 1997) 특허보호의 변천 특허의 인식변화 특허 수익화 시도 특허보호의 한계

Chapter II. 소송제도 비교 General 소송인적구성요소 2. 미국 특허소송 제도 미국소송의 절차 ITC 소송

1. 한국 및 미국 소송제도 비교 특허청 심판 지방법원 연방법원 ITC 한 국 미 국 결정자 항고심 판단사항 침해 판단시 한 국 미 국 심판관(행정부) 판사 판사, 배심원 행정판사:행정부 결정자 특허법원 고등법원 CAFC 항고심 유무효 및 침해 침해 판단사항 원칙적으로 불가 가능 침해 판단시 무효항변 없음 과거 배상명령 최고 3배 고의침해 배상 미래 금지처분 있음 증거제출의무 (Discovery) 약 1년 1 ~ 2년 1 ~ 3년 이상 1년 혹은 1.5년 소요기간 1 50 ~ 1000 비용(비율) 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

2. General 연방법과 주법, 연방재판소와 주재판소 - 연방법과 주법의 관계는 상하가 아닌 영역의 차이 - 특허침해는 연방재판소 관할 - Trade secret은 주법 관할 - 대부분 2심에서 종결, 대법원은 상고허가제 Jurisdiction & Venue 소송은 갈등 해결을 위한 방법에 불과하다는 사고방식 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

2. General [ U.S. Federal Circuit Map ] 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

2. General 배심원(jury) 제도 - Runaway jury(?) 증거조사(Discovery) 제도 불리한 증거라도 제출의무가 있음 소송기간의 대부분을 차지 4가지 종류 Request for Production of Documents(서류제출 요구) Interrogatory (질문서) Request for Admission (자인 요구서) Deposition (증인 신문) Court마다 다소 다른 성향 (소송 속도, 親특허/反특허) 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

3. 미국소송 인적구성요소 판사 연방법원 판사 주법원 판사 행정판사 Magistrate Judge Attorney by Seniority Partner Associate Attorney by Role Patent Attorney Trial Attorney Paralegal 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

3. 미국소송 인적구성요소 Witness Litigation Supporter Fact Witness Expert Witness Litigation Supporter Jury Consultant Test Organization Exhibition Maker Trial Site Supervisor 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

Preliminary Injunction) 4. 미국소송의 절차 [ 제1심 절차의 Flow-Chart ] 원고(Plaintiff) 법원(Court) 피고(Defendent) 소송 제도 비교 소장 (Complaint) (120일 이내 송달) General 답변(Answer) 항변(Affirmative Defense) 반소(Counter Complaint) 소송인적구성요소 소장 접수후 20일 이내 (연장가능) 각종 신청(Motions) - 각하 (Dismiss) - 삭제 (Strike) - 관할이송 (Transfer) 미국소송의 절차 가처분 신청(Motion for Preliminary Injunction) ITC 소송 Hearing 결정 (Order) 증거개시요구(Discovery) - 질문장 (Interrogatory) - 자인요구서 (request for Admission) - 서류제출 요구 (Request for production of document) - 증언녹취 (Deposition) 증거개시요구(Discovery) - 질문장 (Interrogatory) - 자인요구서 (request for Admission) - 서류제출 요구 (Request for production of document) - 증언녹취 (Deposition)

증거 개시 기한 (Discovery Cut-off) [ 제1심 절차의 Flow-Chart- Con’d] 원고(Plaintiff) 법원(Court) 피고(Defendent) 소송 제도 비교 약식판결 신청 (Motion for Summay Judgement) General Hearing 결정 (Order) 소송인적구성요소 미국소송의 절차 증거 개시 기한 (Discovery Cut-off) ITC 소송 공 판 (Trial) - 준비명령 (Pre-Trial odrder) - 배심선정 (Jury selection) - 서두변론 (Opening Statement) - 증언 (Testimony) - 최종변론 (Closing Statement) - 배심판결 (Verdict) - 신청 (Motions) 판결 (Judgement)

[ Pleading Stage ] Filing a Complaint Service Simple Pleading Rule (재판관할, 청구이유, 구제내용을 간략히 기재) All causes of Action 모순된 사실도 주장 가능 악의적이거나 근거 없는 주장은 처벌 Service 원고가 피고에게 직접 전달 원칙 예외적으로 주에 따라 특정기관 도착시 송달로 간주 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ Pleading Stage ] Pre-Answer Answer 정식 답변을 하기 전 절차 Motion to Dismiss Motion to move venue Motion to strike Answer 제소장 각 항목별로 Deny / Admit / Don’t’ know Defense Counter claim 가능 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ Pleading Stage ] Pretrial Conference - 소송 일정 설정 Protective Order (보호명령) 소송진행을 위한 기본 Rule Discovery 범위, 방법, 횟수, 기간 등 Confidential Information에 대한 상대방의 접근 제한 상대방의 변호사는 볼 수 있으나, 상대방 자신은 볼 수 없음. Privilege (면책특권) Attorney Work Product Initial Disclosure 제소 당시 입수 가능한 소송관련 모든 정보 (서류, 증인, 추정 피해액, 보험) 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ Discovery Stage ] Request for production of document and things 소송관련 서류 제출 명령 Interrogatory 소송관련 정보를 얻기 위해 상대방에게 보내는 질문서 Deposition 증인 심문 원칙적으로 증인 소재지에서 실시 예, 아니오, 모르겠음 등 간략한 답변이 요령 제3자에게는 Subpoena 발송 Summary Judgment 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ Discovery Stage ] Request for Admission Expert Opinion 교환 자인 요구서 소송시 유리한 증거 번복 방지용 Expert Opinion 교환 특허 침해 의견, 무효의견, 배상액 및 방법 Expert Deposition 위 의견을 개진한 이유에 대한 심문 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ Discovery Stage ] Summary Judgment (약식 판결) 특정 청구이유에 대해 핵심적인 사실관계가 명확할 경우, 공판까지 갈 필요 없이 (배심절차를 생략하고) 판사가 결정을 내림. 판사는 피청구인 입장에서 증거를 해석하고, 두 가지 해석이 가능할 경우 , 피청구인에게 유리하게 해석함. 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ Discovery Stage ] Markman Hearing 특허청구범위 해석 절차임. 특허의 해석은 배심원의 판단사항이 아닌 판사의 소관 사항임. 보통 Trial 이전에 실시하고, 그 결과에 따라 summary judgment 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

(공판 화해를 유리하게 진행시키기 위한 자료, 정보의 수집) [ 증거개시 수속 Tool 사용방법 ] (스케줄 결정) 소송 제도 비교 증거개시 소속 준비회의 General (일반정보 수집) 소송인적구성요소 - 질문서 - 문서제출 요구소 미국소송의 절차 증거 개시 거부 특권 비밀준수명령 신청 개시강제명령 신청 (쟁점 정보 수집) ITC 소송 증언 청취 (유리한 증언) (다툼이 없는 사실) (유리한 증언의 고정) 자백 요구서 약식 판결 신청 (화해 교섭의 무기) (공판 화해를 유리하게 진행시키기 위한 자료, 정보의 수집)

[ Trial Stage ] Pretrial Conference (공판전 협의) Jury Selection (배심 선정) 공판 기간, 쟁점, 쌍방 변론 요지, 필요 증거 등을 결정 Jury Selection (배심 선정) 연방법원은 6명, Opening Argument (모두 변론) Trial (공판) Closing Argument (최종 변론) Jury Instruction (배심 평결시 고려사항) Verdict (배심 평결) 전원일치 결정 JNOV (이의신청) 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

[ 미국의 소송절차 ] 지방법원 제 1심 (Referee) 원고 제소 및 응소 (Pleadings) 증거 개시 소송 제도 비교 General 지방법원 제 1심 (Referee) 소송인적구성요소 원고 미국소송의 절차 제소 및 응소 (Pleadings) 증거 개시 (Discovery) 공 판 (Trial) ITC 소송 판결 피고 (인사) (무기선택) (결투) 대법원 상고 CAFC 항소 (Return Match)

5. ITC 소송 ITC(International Trade Commission) 개요 Tarriff Commission (1916) 이 전신, 1974년부터 개정통상법에 의거 현재의 권한을 가지게 됨. 행정소송이나 법원 절차와 유사 3명의 ALJ(행정판사)가 가결정을, 6명의 commissioner가 최종 결정을 담당하고 있음. 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

5. ITC 소송 [관세법 337조 조사절차 Flow Chart] 기준일: 조사 개시결정 답변서 제출 월 소장 제출 (기준일) 소장 및 조사개시결정 송달 답변서 제출 월 소장 제출 증거개시 수속 ( 질문장에 대한 답변기한은 10일이내) -1 1 2 3 4 5 6 7 조사 개시 결정 공고 Hearing (2~3주간) 위원회에 의한 가결정의 재심사 ITC 최종 결정 (복잡한 사건 18개월까지 연장) 8 9 10 ALJ 가결정 (복잡한 사건 14개월까지 연장) CAFC에 상소 11 12 13 14 15 16 (규칙상 기한) 대통령에게 기록 송부 대통령에게 의한 승인 (법정기한) 60일 이내 30일 이내 30일(+10)이내 소송 제도 비교 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

5. ITC 소송 ITC 소송의 특징 제소시 국내산업요건 만족 Staff Attorney 제도 소송 제도 비교 제소시 국내산업요건 만족 Staff Attorney 제도 미래 수입금지는 가능하나 과거침해보상 불가, 방어는 가능하나 맞제소는 불가 주요 방어 방법 무효/비침해 국내산업요건 결여 설계변경 GATT 준수법 지방법원과 ITC 동시소송 불가 General 소송인적구성요소 미국소송의 절차 ITC 소송

Chapter III. 소송 대응 방안 방어전략(무효) 방어전략(비침해) 3. 특허소송 대응방안 특허침해분석절차 기타 방어전략

1. 소송 대응방안 우선 대응조치 사내 Task Force 구성 대리인 선정 전문 증인 선정 소송 대응방안 방어전략(무효) 방어전략(비침해) 특허침해분석절차 기타 방어전략

2. 방어전략(무효) §101 (유용성) §102 (신규성) §103 (비자명성) 소송 대응 방안 방어전략(무효) 방어전략(비침해) 특허침해분석절차 기타 방어전략

3. 방어전략(비침해) 문언침해 균등론하의 침해 금반언의 원칙 명세서 참작의 원칙 역균등론 기여침해 외부 변호사 감정의견 소송 대응 방안 문언침해 균등론하의 침해 금반언의 원칙 명세서 참작의 원칙 역균등론 기여침해 외부 변호사 감정의견 방어전략(무효) 방어전략(비침해) 특허침해분석절차 기타 방어전략

4. 특허침해여부 분석절차 Doctrine of Equivalents 1) 전체적 기능이 실질적으로 동일 ? 2) 방법이 실질적으로 동일 ? 3) 전체적인 효과가 실질적으로 동일 ? 4) 상호 교환이 가능 ? 5) 복제품 ? 6) 설계회피물인가 ? 7) 기타 관련증거 청구범위가 침해제품에 읽히는가? 소송 대응 방안 NO 방어전략(무효) YES 청구범위에 수단으로 표현된 요소가 있는가? YES 방어전략(비침해) NO 특허침해분석절차 침해물과 상당한 차이 ? YES 침해물이 명세서에 기재된 수단, 혹은 그 수단과 교체사용 (Equivalent) 가능한 구성인가? 기타 방어전략 NO NO YES 출원경과 서류를 참고할 때 침해가 배제될 수 있는가? YES 비 침 해 YES 출원경과 서류를 참고할 때 침해가 배제될 수 있는가? NO NO 문 언 침 해 균등론에 의한 침해 비침해

5. 기타 방어전략 재심사 Best Mode Description Requirement 소송 대응 방안 재심사 Best Mode Description Requirement Enablement Requirement Inequitable conduct Patent Misuse 방어전략(무효) 방어전략(비침해) 특허침해분석절차 기타 방어전략

Chapter IV. 4. 특허소송 사례연구 A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 94.6 Dallas 법원에 제소 95.1 샌프란시스코로 이송 96.9 특허 유효 및 침해 Summary Judgment A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 특허청구범위 “A process for gaseous etching of aluminum and aluminum oxide, including an initial step of plasma etching in the presence of a gaseous trihalide comprising at least in part a boron trihalide” “BCL3 가스를 일부 포함하는 염화가스 분위기에서 플라즈마 에칭을 하는 초기단계를 포함하여서 된 알루미늄 및 산화알루미늄에 대한 가스 에칭 공정” A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 플라즈마 에칭의 종류 Plasma Etching – 본 발명 화학적 Reactive Ion Etching - 침해품 화학적 + 물리적 Sputter Etching 물리적 B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 특허무효 (Prior Art) 무효주장 법원결정 (§102) Jacob특허는 BCL3가스를 이용, 금속을 플라즈마 에칭하는 방법이 공지됨. Al은 금속임. (§103) Jacob + Abe + Irving 법원결정 Jacob명세서에는 Al에 대한 기재나 시사가 없음 Abe는 Jacob의 화학반응기재에 불과 Irving은 Jacob과의 link를 보여주지 못함. B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 특허침해 다툼 비침해 주장 File wrapper estoppel (U.S.) 모호하므로 권리자에게 불리하게 해석 File wrapper estoppel (Japan) 순수 화학적 에칭만을 의미 명세서 참작의 원칙 법원결정 미국 file wrapper는 모호하므로 배척 명세서상 RIE도 배제될 수 없음 A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 특허무효 다툼 (Best Mode) 무효주장 법원결정 동의 발명자가 발표한 논문에서 순수 Al을 다룰 때의 문제를 적시하였음 따라서 발명자는 더 좋은 실시례를 알고 있었으나, 은닉하였음. 법원결정 동의 A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

1. A 사 Case 특허무효 항고 (Best Mode) 유효주장 CAFC 결정 순수 Al이 일으키는 문제는 본발명 실시후 그 다음단계에서 일어나는 문제점임. CAFC 결정 동의 A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

2. B 사 Case ’95. 12. ’96. 01. ’96. 02. ’96. 04. ’96. 09. ’96. 11. ’96. 11. 4 ’96. 11. 26 양사, 3차 갱신계약 협상 결렬 A사 Case B사, 텍사스 마샬법원에 K사 특허 제소 (특허 13건) K사, 달라스 법원에 B사 특허 제소 (특허 13건) B사, 미국 ITC에 K사 제소(자동화 2건, 공정1건) B사 Case C사 Case K사, 미국 ITC에 B사 제소 (특허 3건) D사 Case K사, 계약위반 혐의로 B사를 텍사스 지방 법원에 제소 Lemelson story K사, B사를 반독점금지법 위반으로 제소 B사, K사를 영국에 제소 B사, 추가로 이태리, 독, 프, 화란에서 제소 경고 계약위반 사건 Trial 시작 양사 협상 타결

3. C 사 Case ’97. 07. 양사, 2차 갱신계약 협상 결렬 (구계약: ~96년말) ’97. 09. A사 Case ’97. 09. C사, 캘리포니아 법원에 제소 (특허 6건) C사, ITC에 특허 제소(특허 2건) B사 Case C사 Case ’97. 10. K사, 미국 ITC에 C사 제소 (특허 2건) K사, 미국 델라웨어에 C사 제소 (특허 3건) K사, 영국에 SDRAM관련 제소 (특허 1건) K사, 독일 멘하임 법원에 가처분 신청 이태리 법원, K사의 가처분 신청 인정 D사 Case Lemelson story ’97. 11. C사, 독일 듀셀도르프 법원에 가처분 신청(특허 1건) ’98. 04. 독일 멘하임 법원, C사 제품의 판매금지 가처분 인정 ’98. 08. ITC trial 종료 ’98. 09. 양사 협상 타결

4. D 사 Case ’94. 05. 양사, 협상 결렬 ’96. 10. D사, 버지니아 법원에 제소 (특허 3건) A사 Case ’96. 10. D사, 버지니아 법원에 제소 (특허 3건) B사 Case ’97. 10. K사, 응소 및 맞 제소(계약서 중재조항 위반) C사 Case ’98.02. D사, 제소특허 3건 중 2건 자진 취하 D사, 동경지법에 가처분 신청 (특허 1건) D사 Case Lemelson story ’98. 03. K사, 일본 특허청에 무효심판 청구 ’98. 04. 미국특허 무효 판결 (D사는 CAFC에 항고) ’99. 06. D사, K사 일본 거래선 X사 제소 ’00. 04. CAFC, 무효 확정

5. The Lemelson Story 관련 사항 모음 특허권 558건 보유 (에디슨의 1,093건에 이은 2위) 로열티 수입 15억불 사회활동 Jerome H. Lemelson Professor Lemelson Professor Lemelson Medical, Education & Research Foundation Lemelson Center at Smithonian 박물관 외 다수 발명분야 bar code readers, machine eye vision, toys, VCRs, semi-conductors, hard drives, fax machines, Bank ATM Machines, the tape mechanisms found in Sony® Walkmans®. A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

5. The Lemelson Story 특허권 행사 절차 1 – 경고장 발송 2 – 재차 경고 침해사실, 타사 타결, 합리적인 로열티 수준 (소송비용보다 저렴) 2 – 재차 경고 압력 및 시급성 강조, 소송 위협 3 – 소송제기 (단, 송달 보류) 4 – 솟장 송달 (단, 기간연장 부여) 5 – 표준 라이센스 Form사용 일시불 로열티 요구 과거 5년, 향후 5년 A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

5. The Lemelson Story 희생자들 진정한 특허권자는? 자동차 회사 반도체 생산업체 각 산업계 User를 소송, 생산자는 제외 약 200여 소송제기 진정한 특허권자는? United States Metals Refining사가 1999년 소송제기 Lemelson이 1953 – 1958년 근무 사실 따라서 진정한 특허권자는 USMR이어야 함을 주장 A사 Case B사 Case C사 Case D사 Case Lemelson story

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