특허법 제 7장 특허심판          

특허심판 종류 1. 당사자계심판 무효심판, 권리범위확인심판 : 등록권리 관련 당사자간의 분쟁 2. 결정계심판 거절사정불복심판, 정정심판 : 심사관 거절(처분)에 대한 불복심판 3. 주요 쟁점 : 명세서 기재요건, 신규성, 진보성

주요 특허심판(1) 특허무효심판 : 제 133조 특허권을 완전 무효시키기 위한 심판이다. 무효사유 : 제133조 제1항 제1호 내지 제8호 이해관계인과 심사관이 청구할 수 있다. 법적효력 : 무효심결 확정시 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 권리범위확인심판 : 제135조 특허권의 보호범위에 속하는 지 여부를 확인하는 심판 권리자 청구 : 적극적 권리범위확인심판 침해자 청구 : 소극적 권리범위확인심판 판단의 실체 : 특허권(청구항)과 확인대상발명(가호발명)과, 동일성 (속하는 지 여부 심판)

권리범위확인심판종류 1. (소극적) 권리범위확인심판 특허권자가 아닌 제3자(침해자)가 특허권자를 상대로 심판을 청구한다. 제3자의 실시발병이 특허권자의 특허발병의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결을 구하는 심판이다. 청구의 취지 : “ 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다“ 2. (적극적) 권리범위확인심판 권리자가 심판을 청구한다. 제3자의 실시발명이 자신의 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 심판이다. “ 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다“ ** 확인대상발명 : 심판물로 특허발명과 대비하기 위해서 별지에 첨부 (확인대상 발명의 명세서 및 도면)

주요 특허심판(2) 정정심판 : 제 136조 특허권에 존재하는 하자를 치유하는 심판- 명세서 정정 1. 특허청구범위를 감축하는 경우 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 통상실시권 허여심판 : 제138조 정당한 이유없이 실시허락을 아니할 경우 청구하는 심판 상당한 경제적 가치가 있고 기술적인 진보가 인정되어야 통상실시권을 허여한다. ** 선특허 : A+B+C, 후특허 : A+B+C+D -> 이용저촉관계-> 침해성립 후특허권자라는 선특허권리자의 허락을 받아야 한다.

심판제도(1) 1. 심판청구방식 : 제 140조 특허심판원장에게 심판청구서 제출 청구의 취지, 청구의 이유를 기재 심판청구서의 보정은 요지를 변경할 수 없다. 2. 심판합의체 : 제146조 심판은 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되는 합의체가 행한다. 심판관은 직무상 독립하여 심판 – 제143조제3항 3. 심결각하 : 제142조(보정불능한 심판청구의 심결각하) 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 심결로써 각하할 수 있다.

심판제도(2) 일사부재리 : 제 163조 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실, 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 직권심리 : 제159조 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지는 심리할 수 없다. 심결 : 제162조 심판은 심결로써 종결한다. – 심결문에는 심결의 주문, 심결의 이유 등 포함 심결은 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.

심판제도(3) 재심의 청구 : 제 178조 제1항 당사자는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. 재심사유는 민사소송법 제451조, 제453조를 준용 심판과 소송의 관계 : 절차의 중지 (제164조) 소송절차에서 특허심결이 확정될 때 까지 소송절차 중지가능 심판절차에서 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때 까지 그 절차를 중지할 수 있다.

 심 결(특허법 제162조) 4. 심결문의 기재사항 1) 심판번호 2) 당사자 및 참가인의 성명 및 주소 3) 심판사건의 표시 4) 심결의 주문 5) 심결의 이유 (청구의 취지 및 그 이유 포함) 6) 심결연원일 * 심결은 심리종결통지를 한 날부터 20일이내에 한다.

심결의 확정 1. 심판은 심결로써 이를 종결한다(법 제 162조 제 1항). (민사소송법 제 198조의 종국판결에 해당) 2. 심결은 취소 가능성이 없어진 경우에 확정된다. 심결취소의 소송을 법정기간내 제기하지 않는 경우(법 제 186조 제3항) 3. 확정심결의 효력 : 구속력(拘束力)(법 제 133조 제 3항) 심결의 구속력, 즉 대세적(對世的)효력이 생긴다. 대세적 효력은 당사자, 제3자에게도 효력이 미친다. 4. 일사부재리의 효력도 발생한다(법 제 163조) 5. 무효심판에서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 -당사자, 제 3자 및 법원도 구속(拘束)한다.

일사부재리 (특허법 제163조) 1. 심결이 확정되면 누구에게나 일사부재리 원칙이 적용된다. 2.일사부재리는 확정된 기각심결의 효력으로서 당사자계 심판에만 적용 - 각하심결이나, 결정계 심판에는 적용되지 않는다. 3. 판단시기는 심결시를 기준으로 한다. 4. 권리범위확인심판에서 대상과 심판의 종류가 같다면 적극적이든 소극적이든 동일심판이다. 5. 동일증거라 함은 : 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거 뿐 만아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다. ( 대법원 1991. 11.26. 선고, 90후 1840 판결)

기판력(旣判力) 1.이미 확정된 판결이 존재하고 있으면 동일사항에 대해서 전소(全燒)의 판단 대로 판단해야 한다. 확정판결이 후(後)의 재판(심판)에 미치는 영향력이 기판력(旣判力)이다. 2. 특허법상의 일사부재리(법 제 163조)는 민사소송법상의 기판력의 모방한 규정이다. -일사부재리의 효력은 “동일한 사실 및 동일한 증거”를 갖고 하는 심판청구에 한다. 다만, 동일사실에 대해 다른 증거가 있는 경우는 포함되지 않는다. 3. 민사소송법상 기판력의 객관적 범위 확정판결은 주문에 포함된 것이 한하여 기판력을 가진다(민소법 제 216조) 4. 판결의 효력발생 판결은 선고로 효력이 생긴다(민소법 제 205조)

직권탐지주의 대 처분권주의 1. 심판의 직권 심리(직권탐지주의) 심판에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다.(법 제 159조) 2. 법원의 처분권주의 법원은 당사자가 신청하지 아니한 사항에 대하여는 판결하지 아니한다. (민소법 제203조) 3. 특허법원의 심결전치주의 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다.(법 제 186조 제6항)

특허법상 추정(推定)조항 1) 손해액의 추정 (법 제128조) 특허권자가 침해자가 받은 이익액을 증명하면 원고의 손해액으로 추정한다. 손해액 = 물건의 양도수량 × 단위수량당 이익액 2) 과실의 추정 (법 제130조) 타인의 특허권을 침해한자는 과실이 있는 것으로 추정한다. 특허권자는 아무 입증을 하지 않아도 침해자는 침해행위에 과실이 있었던 것으로 추정된다. 3) 생산방법의 추정 (법 제129조) 물건을 생산하는 방법발명이며, 그 물건이 특허출원 전에 한국 국내에서 공지된 물건이 아닌 경우에는 그 물건과 동일한 물건은 그 방법으로 생산한 것으로 추정함(입증책임의 전환).

대법원 2004.10.28. 선고 2000다 69194판결 (일명 : 메밍거 판결) 1. 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다. 2. 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 이용되지 아니한다. 3. 메밍거판결은 일본의 킬비판결과 동일한 취지이다. (最判 平成 12.4.11. 민집 54권1호 1368면)